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06/05/2021
Sentencia CIVIL Nº 80/2021, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 529/2020 de 28 de Enero de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 28 de Enero de 2021
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: FUENTES DEVESA, RAFAEL
Nº de sentencia: 80/2021
Núm. Cendoj: 30030370042021100039
Núm. Ecli: ES:APMU:2021:116
Núm. Roj: SAP MU 116:2021
Encabezamiento
Modelo: N10250
SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA
Equipo/usuario: MFM
Recurrente: EXIGRUP CONFORT S.L.
Procurador: MARIA DEL CARMEN GARCIA VIVANCOS
Abogado: BORJA NAVARRO PEREIRA
Recurrido: COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L.
Procurador: JOSEFA GALLARDO AMAT
Abogado: JESUS GABRIEL ESPESO ZUÑIGA
Ilmos. Sres.
Don Carlos Moreno Millán
Presidente
Don Francisco José Carrillo Vinader
Don Rafael Fuentes Devesa
Magistrados
En la ciudad de Murcia, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario que con el número 22/2017 se han tramitado en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y demandada reconvenida y ahora apelada COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L., representada por el/la procurador/a Sr/a. Gallardo Amat y con la asistencia letrada del Sr/a. Espeso Zúñiga , y de otra, como demandada y actora reconvencional y ahora apelante EXIGRUP CONFORT SL representada por el/la procurador/a Sr/a. García Vivancos y con la asistencia letrada del Sr/a. Navarro Pereira. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.
Antecedentes
Fundamentos
1. El litigio principia por demanda de COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L., titular de las marcas nacionales nº 2.689.330 para productos de la clase 21 y nº 2.689.334 para servicios de la clase 39 , ambas mixtas, registradas en 2006, en la que ejercita las acciones por violación de su derecho de exclusiva por el uso que realiza la demandada EXIGRUP CONFORT SL del signo 'exigrup' en el tráfico económico , interesando las pretensiones declarativas, de cesación , remoción , difusión e indemnizatorias que desglosa en el suplico, con arreglo a los arts. 34 y 41 y ss. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ( LM en abreviatura)
2. Frente a ello EXIGRUP CONFORT SL se opone en su contestación y además formula reconvención
De una parte, solicita la desestimación de la demanda por (a) estar la marca de la actora incursa en causa de nulidad, con arreglo al art 51.1 b) , art 52 y art 9 LM , por haber la actora inscrito como marca con mala fe un nombre que corresponde a la razón social de la mercantil demandada y usada para su identificación en el tráfico mercantil y (b) por prescripción de la acción ejercitada, con invocación de los art 45LM y art 35 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal (LCD). Además, añade que se produce una situación de competencia desleal en la actuación de la demandante, con invocación de la cláusula general del art. 4, art 5 (actos de engaño), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (aprovechamiento de reputación ajena)
Por otra parte, reconviene , y con arreglo a los mismos hechos de la contestación, se deduce de su fundamentación jurídica que ejercita (a) la acción reivindicatoria de la marca objeto de debate, con arreglo al art 2.2 y 2.3 LM; (b) la nulidad de la marcas de la actora, con remisión a la contestación y (c) la acción de indemnización de los daños y perjuicios por el uso ilícito desde la inscripción en el año 2006 de la marca nula y en la que solicita (a) la declaración de fraude de ley en la inscripción de la marca exigrup por parte de la mercantil Comercial Aznar Zamora ; (b) la nulidad de la marca; (c) el derecho de uso de la marca 'exigrup ' y su reivindicación y ( d) la condena a la demandada reconvenida a indemnizarle los daños y perjuicios causados con arreglo al art. 43 LM, consistente en el 1% de la cifra de negocios de la mercantil Comercial Aznar Zamora S.L
3. En su confusa contestación a la demanda reconvencional, COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L no solo se opone a la misma, sino que en realidad la aprovecha - indebidamente- para rebatir la contestación (a modo de réplica inexistente en el juicio ordinario) y ratificar su demanda por violación de las marcas que 'ha patentado ', según reitera, revelador de una manifiesta imprecisión conceptual, al no discriminar los signos distintivos de las patentes
4. La sentencia estima sustancialmente la demanda y desestima la reconvención.
En primer lugar, precisa que las acciones ejercitadas son marcarias, ya que, aunque la demandada EXIGRUP CONFORT menciona posibles actos de competencia desleal en la contestación, en la reconvención no se hace referencia a dicha conducta, ni concreta la acción ejercitada conforme al artículo 32 de la LCD ni en su suplico interesa condena compatible con dichas acciones. Por ello entiende que no procede un pronunciamiento en relación a una posible conducta desleal.
No considera acreditado mala fe o abuso del derecho en la inscripción de las marcas por la actora, por lo que rechaza las acciones ejercitadas en la reconvención
Descarta que la acción ejercitada por la actora esté prescrita, y aunque se ha discutido el uso de la marca por la actora, se estima suficientemente acreditado. Y dado que no se discute el riesgo de confusión, afirmada la legalidad del registro de la marca por la actora, estima la demanda en lo sustancial , en los términos del fallo antes trascrito, con rechazo de la pretensión de publicación de la sentencia; de la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca ; del embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción, o la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados
4. La mercantil demandada y actora reconvencional EXIGRUP CONFORT, S.L, disconforme con ello, apela por errores en la valoración de la prueba y aplicación del derecho, y solicita su revocación y que (a) se declare la nulidad de las marcas 'exigrup'; (b) se otorgue la propiedad de las marcas a la mercantil EXIGRUP CONFORT, S.L y (c) se condene a la reconvenida a indemnizar los daños y perjuicios de acuerdo con el art. 43 LM.
En extracto, de forma confusa y repetitiva, sin la debida y exigible sistemática que exige un escrito forense, se alega (a) indebida denegación de la nulidad absoluta y relativa de las marcas de la actora, con infracción (i) del art 51 LM, al haber sido inscrita de mala fe y (ii) del art 52 LC LM en relación con los arts. 7 y 9 LM, por ser confusoria con la denominación social previa usada desde 2001; (b) error al no apreciar la prescripción, con infracción del art 45 LM y (c) ausencia de prueba de daños y perjuicios ocasionados
Asimismo, realiza en el motivo segundo y tercero (duplicado) alegaciones referentes a (a) ausencia de riesgo de confusión, por usar la apelante el vocablo 'exigrup' no como marca, sino su denominación social, con invocación del art. 37 LM; (b) la caducidad de la marca por ausencia de prueba del uso de la marca inscrita por la actora, con invocación del art. 41.2 LM; (c) actos de competencia desleal llevados a cabo por la apelada
5. La apelada COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L solicita la confirmación de la sentencia
6.La escasa precisión de las partes en sus escritos en la instancia, que no se esclarece debidamente en la sentencia, y que se agravan con los presentados en segunda instancia, impone que hagamos una serie de previas aclaraciones para fijar el ámbito de conocimiento de este Tribunal
1.La primera aclaración referente al ámbito de conocimiento de este Tribunal es que el litigio se reduce a una controversia marcaria.
Aunque la demandada EXIGRUP CONFORT en su contestación alegara posibles actos de competencia desleal imputados a COMERCIAL AZNAR ZAMORA, acierta el Juzgado cuando indica que no procede un pronunciamiento al respecto, pues más allá que no se concretara la acción ejercitada conforme al artículo 32 de la LCD, lo relevante es que esas referencias no se hacen valer en la reconvención ni en su suplico se interesa condena con arreglo a las mismas.
No deja, pues, de ser un argumento defensivo frente a las acciones de violación de las marcas registradas de la actora (inadecuado, dicho sea de paso), pero no el ejercicio de unas pretensiones que exijan una respuesta judicial específica
Por ello las alegaciones a los actos de competencia desleal del recurso solo pueden ser entendidas como un apoyo argumental de la acción de nulidad de marca; prescindibles, ya anticipamos, pues esa nulidad se funda en la LM, no en la LCD; dualidad de planos (el registral marcario y el concurrencial) que las partes no discriminan con precisión.
En segundo lugar, la caducidad de la marca por ausencia de prueba del uso de las marcas inscritas por la actora y la excepción de falta de uso con invocación del art. 41.2 LM son inatendibles por lo siguiente:
i) ni la excepción de falta de uso del art 41.2 LM, como defensa ante la acción por violación del ius prohibendi del titular marcario, ni la caducidad por falta de uso del art 55.1.c) en relación con el art 39LM , como supuesto de cancelación de la marca distinto a la nulidad, fueron invocados en la contestación a la demanda y reconvención, respectivamente, por lo que su alegación en el recuso es improcedente, no permitido por el art 412 y 456LEC, que positiviza el principio 'pendente apellatione , nihil innovetur' ( SSTS 12 de julio de 2010 y 1 de octubre de 2012, entre otras)
ii) en todo caso , reconocido por la apelante que la apelada ha hecho uso de las marcas litigiosas desde 2013, y presentada la demanda y la reconvención en 2017, no se da el presupuesto para la aplicación del art 41.2 LM ni del art 55.1.c) en relación con el art 58 LM, pues lo determinante es que en los cinco años inmediatamente anteriores a la demanda (en el caso de la excepción ) o de la reconvención ( en el caso de la caducidad) la marca no haya sido objeto de un uso real y efectivo para los productos y servicios para los que está registrada , sin que se plantee aquí su caducidad parcial, que impide su apreciación.
El que no se usara tras su registro en 2006 no es aquí relevante si después comenzó a usarla, que da lugar a un nuevo plazo de cinco años. Otra cosa es la trascendencia que ello pueda tener a la hora de apreciar la mala fe
En tercer lugar, tampoco procede el análisis de las alegaciones relativas a la ausencia de riesgo de confusión por usar la apelante el vocablo 'exigrup' no como marca sino como denominación social, con invocación del art. 37 LM por lo siguiente:
i) se trata de una alegación ex novo suscitada en apelación, prohibida por el art 456LEC, que consagra el principio 'pendente apellatione, nihil innovetur'
ii) carece de rigor, pues el uso del signo exigrup por la apelada se hace a título de marca o nombre comercial, pues se sirve de ella para identificar la empresa y sus servicios en el mercado, y así lo dice en la contestación y se admite como no controvertido en la audiencia previa al resolver sobre la prueba. El que forme parte de su denominación social no habilita, sin más, para usar un signo registrado ajeno. Así, la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto Céline) según la cual puede ejercitarse el ius prohibendi cuando el uso no permitido de la denominación social
Doctrina de la que se hace eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 6 de julio de 2015, tal y como dijimos en nuestra sentencia de 23 de noviembre de 2015
Cuestión diversa es que ese signo marcario ajeno se declare nulo por estar incurso en causa de nulidad, de modo que en ese caso ese uso en el tráfico jurídico de ese denominativo confusorio (pues es idéntico al que figura en las marcas registradas y en unos casos, concurriendo identidad aplicativa) ya no podría tildarse de infractor.
En cuarto lugar, al carecer el grupo empresarial de personalidad jurídica, que se predica de forma separada de cada una de las sociedades que lo conforman, resulta prescindible la polémica en la que se enzarzan las partes y asume el juzgado relativa a si EXIGRUP CONFORT SL es una filial de un grupo cuya matriz es EXIGRUP J. GUERRERO SL, ya que desde el punto de la legitimación de las acciones de nulidad de marca ejercitadas ello es irrelevante
En cuanto a la acción de nulidad absoluta por registro de mala fe ( art 51), para ejercitarla basta que se trate de una persona que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o interés legítimo ( art 59 a LM). Y evidentemente EXIGRUP CONFORT SL lo tiene al estar demandada, y máxima interesada en que se declare la ausencia de validez del título que ampara al actor, sin que para apreciar la mala fe del solicitante de la marca sea elemento a valorar que el demandado forme o no parte de un grupo empresarial
Respecto de la acción de nulidad relativa por registro contrario a la denominación social prioritaria (o nombre comercial o marca no registrada, por la confusión que genera la cita de preceptos) ( art 52.1 en relación con art 6, 7 y 9.1 d) LM), solo está legitimado para ejercitarla según el art 59 b) LM el titular de ese derecho anterior afectado (aquí denominación social, o nombre comercial o marca no registrada). Y es claro que EXIGRUP CONFORT SL no tiene esa legitimación, pues se constituyó en 2013, tras el registro que se pretende anular, que se remonta a 2006. Estaría, en su caso, legitimada la mercantil que antes del registro marcario tuviera como denominación social EXIGRUP, pero no la aquí apelante, sea o no parte de un grupo conocido como EXIGRUP
En quinto lugar, en cuanto a la ausencia de prueba de daños y perjuicios ocasionados, no es posible entrar a valorarlo, pues fue admitido en la audiencia previa que, si había infracción, el quantum indemnizatorio era ese, de modo que su cuestionamiento en apelación es improcedente
2. En otro orden de cosas, la falta de rigor del escrito de apelación se revela con la referencia del otrosí a la aportación de informe axesor de la mercantil COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L., al amparo del art. 460 LEC, que no ha recibido respuesta pues no se aporta, siendo firme la resolución del LAJ que da cuenta de que ninguna de las partes ha solicitado prueba .Pero es que además su justificación - acreditar el transcurso del plazo de caducidad durante la pendencia del proceso judicial- es inatendible, al ser improcedente por las razones que acabamos de exponer, a las que nos remitimos
1.De los datos contenidos en la sentencia, que en lo no cuestionado en apelación deviene vinculante para las partes, completado en lo necesario con las alegaciones conformes de las partes y material probatorio obrante en autos, dejamos constancia que el marco fáctico relevante para la comprensión del litigio es el que sigue:
i) Luis y Narciso, vecinos del pueblo murciano de Fuente Álamo, dedicados a la misma actividad, estuvieron en conversaciones para crear una empresa con el nombre EXIGRUP, que no fructificó: Narciso constituyó en 2001 la sociedad EXIGRUP J. GUERRERO SL en tanto que Luis (con su hermano Simón) constituyó marzo de 2004 COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. (hecho invocado en la contestación a la reconvención)
ii) las sociedades EXIGRUP J. GUERRERO SL y EXIGRUP VIAJES, S.L (creada en 2005 por el citado Narciso), se han dedicado, en otras actividades, a la organización de excursiones, viajes y comercialización y distribución de menaje, etc. (no controvertido)
En el tráfico económico se han servido del nombre EXIGRUP para su identificación y la de sus servicios (hecho no controvertido en oposición a la reconvención, al indicar que utiliza una marca a la que no tiene derecho y en la que se limita a afirmar que son entidades distintas EXIGRUP J. GUERRERO S.L y EXIGRUP CONFORT S.L, que no conforman un grupo del art 42Cco, sin que lo que haya hecho otra empresa como EXIGRUP J. GUERRERO S.L. afecte al litigio). Corrobora el uso del signo EXIGRUP en el tráfico económico el que figure en la documentación mercantil adjuntada relativa al periodo 2001 a 2005 (doc. núm. 7 de la contestación).
iii) la mercantil actora COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L se dedica a semejantes actividades (no controvertido e interrogatorio de los legales representantes de la demandada)
Es titular de las marcas nacionales siguientes, solicitadas el 13 de enero de 2006, y concedida el 18 de julio y 17 de octubre de ese año
- nº 2689330(4) para los productos de la clase 21 siguientes: UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (CON EXCEPCION DE LOS PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; VIRUTA DE HIERRO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCION DEL VIDRIO DE CONSTRUCCION); CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA, NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES
- nº 2689334(7) para los productos de la clase 39 siguientes: SERVICIOS DE TRANSPORTE, DEPOSITO, EMBALAJE, EMPAQUETADO, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE MENAJE DEL HOGAR. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS TURISTICAS.
Ambas reivindican los colores rojos, amarillo, verde, azul, azul marino, marrón y naranja y su representación gráfica es la siguiente
Se afirma en la contestación a la reconvención que
No consta el uso en el tráfico mercantil del nombre EXIGRUP por esta mercantil hasta 2013 (hecho no controvertido en oposición a la reconvención), limitándose la prueba del uso de la marca a unos folletos de viaje de 2017 en la que los servicios de la actora se identifican en el tráfico económico como prestados por VIAJES EXIGRUP AZNAR ZAMORA (doc. 18 demanda)
Se corrobora por el uso en el mercado por COMERCIAL AZNAR ZAMORA de la expresión 'AZZA' o 'VIAJES AZNAR ZAMORA' (publicidad del año 2017, búsqueda de Google y página de Facebook del perfil de uno de los administradores de la mercantil, en la que aparece el uso de AZZA para promocionar su actividad profesional, doc. nº 4 a 6 de la contestación
iv) en 2008 EXIGRUP VIAJES, S.L. y EXIGRUP J. GUERRERO, S.L dirigen burofax a COMERCIAL AZNAR ZAMORA en el que denuncian que las marcas registradas por esta última eran de mala fe para aprovecharse de una denominación usada previamente por aquellas. Y en ese año 2008 se denegó a EXIGRUP J. GUERRERO S.L. registrar la marca EXIGRUP J. GUERRERO por la Oficina Española de Patentes y Marcas, tras la oposición de COMERCIAL AZNAR ZAMORA
v) la demandada (y actora reconvencional) EXIGRUP CONFORT se constituyó el 14 de enero de 2013, y entre sus actividades, en lo que aquí interesa, se dedica a agencia de viajes. El administrador es hijo de Narciso, que es apoderado y socio de referencia, junto con su mujer e hijo, siendo su domicilio social el mismo que el de EXIGRUP J. GUERRERO, S.L (no controvertido y documental registral).
2.Con ello damos respuesta a la invocación de error en la valoración de la prueba, que se entremezcla con las deducciones o inferencias de la misma, que analizaremos a continuación, al tratar de la apreciación de mala fe en la solicitud de registro
Acierta la sentencia al decir que los testigos poco aportan, y que la documental relevante no es abundante, pero no compartimos la apreciación judicial según la cual la documentación mercantil aportada del periodo enero de 2001 a enero de 2005 en la que figura el membrete EXIGRUP J. GUERRERO no revela un uso del signo EXIGRUP a título de marca. No se trata exclusivamente de la utilización de la denominación social para individualizar a una sociedad en el tráfico jurídico, sino que figura EXIGRUP solo , o junto con el resto de expresión, de forma destacado , de manera que va más allá de esa finalidad apuntada , y denota una vinculación o conexión entre el mismo y el producto o servicio, que nos permite afirmar que estemos ante un signo que identifica y distingue a estos en el mercado, es decir, un uso a título de marca ( STS 476/2006, de 18 de mayo , citada por la STS de 6 de julio de 2015)
1. El registro de mala fe es elevado a causa de nulidad absoluta en el art 51.1 b LM 2001 y constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE (más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE ( art. 4.4. g]), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436), y equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca de la Unión Europea ( art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/1994 , después Reglamento CE 207/2009 , y ahora art. 59.1.b] del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio), de modo que para interpretar este concepto jurídico indeterminado, al no constar definición alguna en la Ley española ni en la Directiva ni Reglamento comunitario ( a diferencia de lo que ocurre con alguna ley nacional como la luxemburguesa) debemos acudir a la jurisprudencia del TJUE, después asumida por el TS
En la sentencia de 11 de junio de 2009 recaída en el asunto C-529/07 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof austriaco en el procedimiento entre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG y Franz Hauswirth GMBH, el TJUE sienta la siguiente interpretación:
En todo caso en su apartado 40 y 41 indica que
«
La posterior STJUE 27 de junio de 2013, caso Malaysia Dairy Industries (C-320/12), en relación con el precepto equivalente de la Directiva de marcas, reitera que
Y al interpretar el correlativo precepto del RMC, el TJUE ha concretado más este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18):
Doctrina que, como hemos dicho, asume el TS (entre otras, STS 70/2017, de 8 de febrero o STS 625/2020, de 23 de noviembre)
2. Lo determinante es, pues, atender a las circunstancias concurrentes al tiempo de la solicitud de las marcas en enero de 2006. Y ya podemos anticipar que discrepamos de la conclusión judicial por las siguientes razones:
i) no cabe negar que se solicitó sabiendo de la existencia de una empresa que usaba el signo EXIGRUP J GUERRERO en el mercado desde 2001
No solo resulta sorprendente que la mercantil solicitante no conociera a otra que se dedicaba a semejante actividad en un pueblo de reducidas dimensiones, y escasamente creíble cuando se dice que estuvieron en conversaciones previamente para crear una empresa conjunta precisamente con el nombre EXIGRUP , que no llegó a buen puerto, sino que en la contestación a la reconvención se reconoce su uso por ese tercero cuando se dice que
Pero es que en todo caso, en vía de hipótesis, no es siquiera necesario que el solicitante tenga conocimiento del uso del signo en el mercado por un tercero, pues basta que deba tenerlo; y tratándose de empresas que compiten en la misma actividad y mercado local, resulta predicable ese deber
ii) aunque el signo usado por ese tercero no gozara de protección marcaria, no significa que no pudiera estaba protegido por las normas de la LCD que ordenan una adecuada y leal concurrencia en el mercado, en tanto era el que servía para presentarse en el mercado, distinguir servicios y establecimiento
iii) la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro no fue leal.
El registro de las marcas mixtas antes descritas no obedecía a la propia función de la mismas, pues no se registró ese signo para identificar sus productos/servicios y permitir al consumidor distinguirlos sin confusión de los que tienen otra procedencia.
Ello se revela no solo porque (i) no consta su uso tras ese registro , sirviéndose de otros signos para ello, pues hasta 2013 ( hecho admitido de contrario ) no se puede afirmar el uso de EXIGRUP por COMERCIAL AZNAR ZAMORA, que explicaría su inacción ante el uso que venía haciéndose de esa expresión EXIGRUP en el mercado por terceros ( pues se ejercita el ius prohibendi en 2017 con las demandas por infracción contra las distintas sociedades EXIGRUP), sino porque ( ii) se reconoce que la finalidad era impedir y obstaculizar su uso por un competidor , al no haber este '
Aun en la hipótesis de que
En conclusión, frente al parecer de la sentencia, el conjunto fáctico que rodea esa solicitud nos permite afirmar que esos registros marcarios son censurables desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque violenta las funciones propias de la marca, o los elementales principios de respeto a lo ajeno, con intento de apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por los demás, contrario a un sistema de competencia basada en los méritos propios, pues como dice la citada sentencia del TJUE de 11 de junio de 2009
3. En definitiva, los signos nacionales registrados por la actora adolecen de nulidad absoluta y radical, con la eficacia ex tunc prevista en el art 54 LM, y, por ende, inválidas para sustentar la acción por infracción ejercitada por COMERCIAL AZNAR ZAMORA, lo cual implica la desestimación de su demanda y la absolución de la demandada EXIGRUP CONFORT de las pretensiones contra la misma ejercitadas
4. Aunque ello hace innecesario examinar la prescripción de las acciones por infracción solo indicar que, aunque el art 45LM diga que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse, aquí al tratarse de una infracción continuada no se podría predicar. Es decir, al perdurar en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina es que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición [ STS 184/2014, de 15 de abril], con cita de las sentencias de 20 de enero de 2010 y 721/2010, de 16 de noviembre. Se reitera en la STS 520/2014, de 14 de octubre
1. En cuanto a la nulidad relativa de las marcas de la actora, por infracción del art del art 52 LC LM en relación con los arts. 6 y 9 LM, por ser confusoria con la denominación social previa usada desde 2001 (o marca o nombre comercial no registrado, según la cita de preceptos), no puede ser estimada:
i) por falta de legitimación activa, según lo indicado en el fundamento de derecho segundo ( art 59 b) LM), al que nos remitimos
ii) no concurren los requisitos para invocar un derecho anterior en base al uso del signo 'exigrup' no registrado ya que (a) si se trata de marcas no registradas , deben ser «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París ( art 6.2 d) LM) y ( b) si se trata de nombre comercial no registrado o denominación social es preciso probar un uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional ( art 9.1 d) LM), y ello ni se alega en la demanda reconvencional ni consta por supuesto probado
1.El apelante reitera la petición de su demanda reconvencional relativa a que se otorgue la propiedad de las marcas de la actora a la mercantil EXIGRUP CONFORT, S.L con arreglo al art 2.2 LM, que recoge la llamada acción reivindicatoria
2. Esta acción, de la que la cesión de marca registrada a nombre de agente recogida en el art 10 LM es una especialidad, representa una excepción en un sistema marcario de corte registral en el que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley (art 2.1). Dice el apartado 2 del art 2
«
Precepto de aplicación a las marcas de la Unión Europea, según indica la STS 14 de febrero de 2018, que recoge el parecer de la STJUE de 23 de noviembre de 2017, Convenio Colectivo de Empresa de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A., que dio respuesta a la petición de decisión prejudicial remitida por la Sala Primera
Sobre su exégesis, la STS de 14 de abril de 2015 expone
3. En el caso presente no puede prosperar la acción por las siguientes razones
i) de orden procesal: si se pide la nulidad de las marcas registradas, y se declara esta, no cabe simultáneamente reivindicar una marca que no ha producido efectos desde su solicitud ( art 54LM). Son pretensiones incompatibles, que deben ser pedidas de forma principal y subsidiaria; extremo que no hace el apelante, que en su suplico pide la nulidad de las marcas que después reivindica
ii) falta de legitimación: no ostenta la apelante la condición de 'persona perjudicada', que va ligado al uso por el demandante del signo anteriormente al registro por el demandado, ya que se reivindica lo que previamente se ha usado como signo distintivo, pero no registrado. Aquí es imposible predicar esa condición de EXIGRUP CONFORT, S.L, que se constituye en 2013, respecto de unas marcas registradas en 2006
1. La indemnización de daños y perjuicios reclamada por la apelante por infracción de la marca 'exigrup' tampoco procede porque (i) no es titular de ninguna marca y (ii) la indemnización en todo caso se otorga al titular de una marca registrada ( art 40 y 41.1.b) LM), por lo que, aunque se hubiera estimado la acción reivindicatoria, hasta su registro no se generaría derecho indemnizatorio
1.Al ser desestimada la demanda, las costas se imponen al demandante ( art 394LEC) en tanto que al ser parcial la estimación de la reconvención, no se efectúa imposición de las costas devengadas por esta
2. La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de costas de esta alzada al apelante ( art. 398 y 394 de la LEC)
Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por EXIGRUP CONFORT SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en fecha 5 de julio de 2019 y debemos revocar la misma, que se deja sin efecto, y en su lugar debemos
1º) desestimar la demanda formulada por COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. contra EXIGRUP CONFORT SL, a la que se absuelve de las pretensiones formuladas, con imposición de las costas a la actora:
2º) estimar parcialmente la reconvención formulada por EXIGRUP CONFORT SL contra COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. y, en consecuencia, se declara la nulidad de las marcas nacionales nº 2.689.330 y nº 2.689.334, con absolución a la reconvenida de los restantes pedimentos, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad
No se efectúa imposición de las costas causadas en esta alzada
Firme esta sentencia, comuníquese a la OEPM para que procede a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el BOPI
Procédase a la devolución del depósito para recurrir al recurrente
Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea