Sentencia CIVIL Nº 806/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 407/2019 de 28 de Junio de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 407 (U-15) 19.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 201/18.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.
SENTENCIA NÚMERO 806/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a veintiocho de junio del año dos mil diecinueve.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente
en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados,
ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas
de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D.ª
Erica , parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª FABIOLA MONERRIS
JUAN, con la dirección letrada de D. JUAN ANTONIO GARCÍA SOLANO; siendo la parte apelada SOCIEDAD
ANÓNIMA DAMM, actuando con su Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección letrada
de D. CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 9 de enero de 2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de la mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra la mercantil CORPORACIÓN ALIMENTARIA FOOD IBÉRICA, S.A. y en consecuencia: A) Declaro: - Que el uso del signo ESTRELLA DE ASTURIAS para distinguir cerveza en el tráfico económico, incluyendo el uso en redes telemáticas, documentos mercantiles y publicidad supone una infracción de la Marca notoria de la UE nº 1439207 DAMM ESTRELLA DAMM y de la marca española notoria número 825050 ESTRELLA DAMM.

- Que el uso y registro de los nombres de dominio www.estrelladeasturias.comy www.estrelladeasturias.esconstituye una infracción de las marcas indicadas.

- Que la demandada carece del derecho a utilizar como marca, nombre comercial, denominación social o nombre de dominio la denominación 'ESTRELLA' para identificar productos o servicios relacionados con la cerveza.

- Que las demandada ha causado daños y perjuicios a S.A DAMM como consecuencia de referidos actos.

B) Y en consecuencia, se condena a CORPORACIÓN ALIMENTARIA FOOD IBÉRICA, S.A.

- A cesar y abstenerse en lo sucesivo de cualquier uso y/o acto de explotación comercial del signo impugnado en relación con productos y/o servicios relacionados con la cerveza.

- A retirar a su costa del tráfico económico los documentos mercantiles y publicitarios en los que se inserte el símbolo infractor.

- A dar de baja los nombres de dominio www.estrelladeasturias.comy www.estrelladeasturias.es.

- Al pago a la actora de una indemnización por daños materiales por el importe que se determine en fase de ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.

- A la publicación del fallo de la sentencia, a su costa, en un diarios de tirada nacional.

- Al pago a la actora de una indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600 €) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

- Al pago de las costas causadas por la acción contra ella dirigida.

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de la mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra doña Erica y en consecuencia: A) Declaro que: - Que el registro de marca española nº 2439540 ESTRELLA DE ASTURIAS es nulo por resultar engañoso.

- Que el registro de marca española nº 2439540 ESTRELLA DE ASTURIAS es nulo, por existir riesgo de confusión con las marcas ESTRELLA DAMM y DAMM ESTRELLA DAMM propiedad de la actora.

B) Se desestiman las demás acciones contra ella dirigidas sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Una vez firme ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 27 / 6 / 19, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Mediante el recurso de apelación que se ha interpuesto, la parte recurrente persigue que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que este Tribunal, procediendo a un nuevo examen de las actuaciones, dicte otra favorable a sus intereses. Ya se adelanta que la valoración que efectúa este Tribunal es coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en el escrito de interposición del recurso se advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992 , 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89 , y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la resolución apelada.

Efectuaremos, sin embargo, unas breves disquisiciones sobre ciertos aspectos que revisten especial importancia: i) No procede estimar la excepción de cosa juzgada (ex art. 53 de la Ley de Marcas en su redacción original -' Extensión de la excepción de cosa juzgada. No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo '- ni ex art. 222 LEC ), por la sentencia n.º 257/2006 de 27 de febrero, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Galicia, por cuanto en dicho procedimiento no fue parte la ahora demandante.

Además, esa sentencia desestimó el recurso planteado por la representación de HIJOS DE RIVERA SA contra la resolución de la OEPM que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la concesión de la marca española n.º 2.439.540/4, 'ESTRELLA DE ASTURIAS' para la Clase 32ª del Nomenclátor, al no apreciar riesgo de confusión con la marca contradictoria ESTRELLA DE GALICIA, titularidad de dicha sociedad, distinta de las marcas UE que ahora nos ocupan.

ii) Ninguna relevancia tiene la invocación del art. 400 LEC (' Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos ', que, en su número segundo, establece que '... a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste '), puesto que el juicio que ha enfrentado a las partes ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid (en que recayó sentencia, de 5 de noviembre de 2018 , que desestimó la demanda interpuesta por SA DAMM, en que pretendía la caducidad por falta de uso de la marca ESTRELLA DE ASTURIAS) tiene un objeto distinto del que constituye materia del presente procedimiento.

No es aceptable el alegato de que, en dicho procedimiento, se debió haber ejercitado la acción de nulidad marcaria, y que el no haberlo hecho impide su ejercicio en el pleito que nos ocupa, en virtud del mencionado art. 400.2 LEC , produciéndose un caso de cosa juzgada.

Y ello, porque se trata de dos pretensiones (de caducidad y de nulidad) de naturaleza y objeto distinto, que no existía obligación legal de acumular cuando se presentó la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, ya que no cabe confundir el instituto de la cosa juzgada con el de la acumulación objetiva de acciones, que es facultativa y no necesaria para el actor como dispone el artículo 71.2 LEC cuando establece que el actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí. Es decir, que no ejercitara ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid acción de nulidad alguna no le priva de la posibilidad de hacerlo en el pleito que ahora nos ocupa, de forma acumulada a las acciones por infracción marcaria.

iii) El recurso no combate la estimación de las acciones por infracción marcaria y, únicamente, y respecto de las acciones de nulidad, discute la estimada sobre la base del art. 5.1.g LM . El argumento es absolutamente intrascendente e inane, pues la declaración de nulidad de la marca española ESTRELLA DE ASTURIAS deberá mantenerse en todo caso, puesto que no se ha rebatido la declaración de nulidad basada en el riesgo de confusión (ex art. 52.1 en relación al art. 6.1.b LM ), que también ha sido declarada en la sentencia. Siendo los efectos los mismos (art. 54) ya se estime la existencia de una causa de nulidad absoluta o relativa.

En cualquier caso, compartimos los razonamientos de la sentencia recurrida, en orden a la declaración de nulidad de la marca.

En definitiva, ninguno de los argumentos vertidos en el escrito de interposición del recurso de apelación tiene entidad para que este Tribunal modifique el criterio y resolución adoptados por el juzgador de instancia, razón por la que, sin necesidad de mayores disquisiciones, se desestimará el recurso interpuesto.



SEGUNDO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ ).



TERCERO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de D.ª Erica contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 9 de enero de 2019, en los autos de juicio ordinario n.º 201/18, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

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