Sentencia CIVIL Nº 808/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 1635/2019 de 15 de Mayo de 2020

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120170002148

Recurso de apelación 1635/2019-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 216/2017

Parte recurrente/Solicitante: Caridad

Procurador/a: Marc Tarrago Freixa

Abogado/a: Nuria Rodriguez Olivé

Parte recurrida: LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Anna Auto Casassas, Marta López Galán

Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por no uso. Causas justificativas.

SENTENCIA núm.808/2020

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona a quince de mayo de dos mil veinte.

Parte apelante: Caridad

Parte apelada:HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMOVILES S.A.

Resolución recurrida:Sentencia

-Fecha: 17 de mayo de 2019

-Demandante: Caridad

-Demandado: HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMOVILES S.A.

Antecedentes

PRIMERO.-El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

'Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad LA HISPANO SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMÓVILES S.A., contra Dña. Caridad, debo DECLARAR:

-la caducidad de la MARCA NACIONAL Nº 2. 901. 221 'HISPANO SUIZA', relativa a productos incluidos en la clase 12 del Nomenclátor para los que está registrada, por falta de uso de la misma durante 5 años consecutivos.

Se ordena la cancelación del registro de la citada marca española mediante la remisión del correspondiente mandamiento a la OEPM, con los efectos previstos en el artículo 55.2 de la Ley de Marcas .

Se imponen las costas del procedimiento a la parte demandada.'

SEGUNDO.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.-Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 16 de abril de 2020.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO.-Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.

1.Para contextualizar la controversia, estimamos conveniente partir del relato de hechos probados contenidos en la sentencia de instancia, que no ha sido impugnado:

1. La entidad actora tiene como objeto social el sector automovilístico. En el marco de su actividad ha fabricado y comercializado automóviles, camiones y autocares, destacando la fabricación del motor HISPANO SUIZ H6, Documentos número 1 y 2 de la demanda.

2. La demandada, la Sra. Caridad, solicitó el día 16 de noviembre de 2009, la marca española HISPANO SUIZA numero 2.901.221 para la distinción de 'vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática' en la clase 12 del Nomenclátor.

3. La Sra. Caridad utilizó la marca HISPANO SUIZA en la exhibición que se llevó a cabo en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en el año 2010, con relación a un prototipo de vehículo. La citada exhibición provocó la interposición de una demanda por la actora del presente procedimiento contra la demandada dirigida, entre otras acciones, a lograr el cese de la marca. El procedimiento es el número 558/2010-H que ha tramitado el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona .

4. Tal como consta del escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto en este procedimiento, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en el procedimiento indicado el día 14 de febrero de 2014 , en el que se condenó a la Sra. Caridad a abstenerse en lo sucesivo de la realización de las conductas que se describen en el fundamento jurídico vigésimo primero de la sentencia.

2.La demandante HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES S.A. solicitó la nulidad de la marca de la actora por falta de uso durante cinco años consecutivos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 55 c) de la Ley de Marcas.

3.La demandada no compareció en forma ni contestó a la demanda, por lo que fue declarada en rebeldía. El Juzgado, atendida la postura rebelde de la demandada, dictó sentencia inmediatamente después de celebrada la audiencia previa, fechada el 12 de julio de 2017, estimando íntegramente la demanda. La sentencia fue recurrida por la demandada, que interesó que se declarara la nulidad de lo actuado en primera instancia, dado que no había sido convocada al acto de la audiencia previa. El recurso fue estimado por la Sentencia de esta Sección de 24 de julio de 2018, que declaró la nulidad de actuaciones, reponiéndolas al momento en que se acordó convocar a las partes a la audiencia previa, dado que la providencia que declaró a la demandada en rebeldía y convocaba la audiencia previa debió haberse notificado a la demandada, tal y como exige el artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4.Convocadas de nuevo las partes al acto de la audiencia previa, la demandada pretendió hacer valer, como alegaciones complementarias del artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concurría causa justificativa de la falta de uso, en concreto, que el Juzgado de lo Mercantil 6 había acordado la ejecución previsional de la Sentencia de esta Sección de 23 de mayo de 2014, ordenando el cese en el uso del signo distintivo, así como que la actora había actuado en abuso de derecho y con fraude de Ley. El Juzgado rechazó las alegaciones complementarias, por entender que excedía del ámbito del artículo 426 y rechazó las pruebas propuestas para acreditarlas.

SEGUNDO.-La sentencia, el recurso y la oposición.

5.La sentencia estima íntegramente la demanda, dado que, aceptado por la demandada que no había realizado un uso real y efectivo de la marca HISPANO SUIZA, no era posible analizar si concurrían causas que justificaran la falta de uso, pues esas causas deberían haberse introducido en el escrito de contestación. Además, la Sentencia de esta Sección (y el auto que acordó su ejecución provisional) no prohibió el uso de la marca registrada, sino el uso en una determinada forma (con emblemas y otros signos confusorios).

6.La sentencia es recurrida por la demandada Caridad. En el recurso la recurrente solicitó de nuevo la práctica de prueba denegada en la instancia tendente a acreditar que la falta de uso estaba justificada, petición que fue rechazada por este Tribunal por auto de 2 de diciembre de 2019. En cuanto al fondo del asunto, insiste en los mismos argumentos que esgrimió en la audiencia previa, esto es, que el cese en el uso de la marca HISPANO SUIZA vino impuesto por la ejecución provisional de la Sentencia de esta Sección de 14 de febrero de 2014 y que la actora ha incurrido en abuso de derecho y en fraude de ley.

7.La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

TERCERO.-La caducidad por falta de uso en la Ley de Marcas. Causas justificativas de la falta de uso.

8.El artículo 39 de la Ley de Marcas (en su redacción vigente al tiempo de interponerse la demanda) dispone que ' si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso'. La sanción no es otra que la caducidad de la marca y la cancelación del registro (artículo 55, c/ de la Ley).

9.Por su parte, de acuerdo con el artículo 58, 'en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. No obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezar a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso su hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada'.

10. En este caso, como hemos indicado, no se cuestiona la falta de uso real y efectivo durante el plazo de cinco años establecido en la Ley. La demandada sostiene, sin embargo, que la falta de uso está justificada, dado que ha venido impuesta por una orden judicial dictada en ejecución provisional de la Sentencia de esta Sección dictada en el procedimiento declarativo seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 6 (autos 551-2010). Ahora bien, en línea con lo resuelto en la sentencia apelada, esa alegación debió ser introducida en el procedimiento en el escrito de contestación, dado que constituye la esencia de la oposición formulada por la demandada contra las pretensiones de la actora. El artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite a los litigantes efectuar ' alegaciones complementarias', pero 'sin alterar sustancialmente' las pretensiones y los fundamentos de estas expuestos en la demanda y en la contestación. 'Complementar' implica añadir o agregar extremos accesorios o secundarios a unos hechos o alegaciones que ya forman parte del objeto del proceso. Aunque la rebeldía no implica allanamiento ni admisión de hechos ( artículo 496 de la LEC ), el demandado, por aplicación del principio de preclusión de los actos procesales y por la imposibilidad de retroceder las actuaciones, perdió la oportunidad de invocar los hechos que pretendió hacer valer indebidamente en la audiencia previa. La concurrencia de una causa justificativa de la falta de uso es una alegación que debe efectuarse necesariamente en la contestación a la demanda. No puede admitirse como alegación complementaria del artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y constituye, a estos efectos, una cuestión nueva que está vedada en segunda instancia ( artículo 456 de la LEC ).

11. Además, aunque aceptáramos que es posible valorar si la falta de uso está justificada, tampoco podríamos acoger las alegaciones de la recurrente. La demandada sostiene que fue compelida judicialmente a cesar en el uso de la marca mediante resolución dictada en el incidente de ejecución provisional de la Sentencia de 12 de febrero de 2014 de esta Sección recaída en el procedimiento ordinario en el que litigaron las mismas partes (autos 558/2010 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona). LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMÓVILES S.A. ejercitó distintas acciones marcarias y de competencia desleal a raíz del registro por la demandada de la marca española 2.901.221 'HISPANO SUIZA' y el uso de la marca en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en el año 2010. En lo que aquí interesa, la orden de cese, acogida por la Sentencia de esta Sección (posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo) al estimar en parte las acciones de competencia desleal, se delimitó en el fundamento jurídico vigesimoprimero de la sentencia, al que se remite el fallo, fundamento que reproducimos a continuación:

'126. El éxito de la acción de la acción declarativa de competencia desleal debe determinar que también prosperen las de condena que estén directamente relacionadas con ella. Este es el caso de la acción de cesación. La solicitud que en ese sentido hizo la demanda fue la condena de la demandada a cesar en las prácticas desleales. En la mayor parte de los casos el alcance práctico de la acción de cesación creemos que será escaso, pues se trata de conductas ya agotadas en el tiempo, de manera que el alcance de la condena debe entenderse exclusivamente referido a la prohibición de reiterarlas.

127. La cesación, como puede desprenderse de la argumentación realizada respecto de cada uno de los ilícitos, no incluye la utilización de los signos propios que la demandada Sra. Sacramento Ruth tiene registrados sino exclusivamente lo que se le prohíbe es la utilización junto con otros signos o emblemas que puedan relacionar las prestaciones de las demandadas con las de la actora. Podríamos sintetizarlos en la evocación histórica de la marca y de los signos o emblemas usados en los vehículos clásicos de la actora.

Las demandadas tienen derecho a usar sus signos, pero no a utilizarlos de forma que puedan inducir al público destinatario de sus prestaciones a pensar que las mismas guardan relación alguna con las prestaciones que la actora desarrolla en la actualidad y tampoco con las que desarrolló en el pasado.'

12. Esto es, la Sentencia, ejecutada provisionalmente, no condena al cese en el uso del signo registrado, sino a su utilización con otros signos y emblemas que vinculan las prestaciones de la demandada con las de la actora (en concreto, la cigüeña y el escudo alado de un radiador, tal y como se señala en el fundamento decimosexto, en el que se describen y valoran los actos de confusión). El decreto del Juzgado que lleva a efecto la orden de cesación se limita a reproducir los términos de la sentencia. En definitiva, no existía obstáculo alguno para que la demandada hiciera uso del signo registrado, por lo que debemos descartar que concurra causa de justificación.

CUARTO.-Sobre el abuso de derecho y el fraude de ley.

13. Igual de extemporánea es la alegación en el acto de la audiencia previa relativa al ejercicio abusivo del derecho y en fraude de ley que la demandada atribuye a la actora. Los mismos argumentos reseñados en el fundamento anterior sirven para rechazar que esa alegación pueda introducirse en el proceso en la audiencia previa al amparo del artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

14. En cualquier caso, tampoco advertimos que la demandada haya infringido los artículos 11.2 de la LOPJ y 7.2 del Código Civil , tal y como se indica en el recurso. El recurso alude al ejercicio de dos acciones judiciales o, mejor dicho, al hecho de haber interpuesto la acción de caducidad de la marca antes de que finalizara el primero de los procedimientos en el que estaban involucrados las mismas partes (alegación cuarta del recurso). La recurrente considera un abuso de derecho que simultáneamente se pretenda impedir a Caridad el uso de la marca HISPANO SUIZA y se solicite la extinción del derecho por caducidad, alegación que no podemos acoger. En efecto, ambas acciones son perfectamente compatibles y el hecho de haberse demorado la demanda de caducidad se explica por cuanto, al interponerse la primera de las acciones, todavía no había expirado el plazo de cinco años establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas . Tampoco advertimos, en absoluto, fraude de ley. De hecho, el recurso ni tan siquiera indica cuál es la norma que se ha tratado eludir.

Por todo ello debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

QUINTO.-De las costas procesales.

15.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la recurrente las costas del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Caridad contra la sentencia dictada en fecha 17 de mayo de 2019, que confirmamos, con imposición de las costas del recurso a la recurrente y pérdida del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El cómputo del plazo se realizará de acuerdo con lo previsto en el art. 2.2 del RDLey 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, esto es, el cómputo se iniciará en el momento en el que se alce la suspensión y quedará ampliado por un plazo igual al previsto, en el caso de que la notificación se haya realizado antes del referido alzamiento o durante los veinte días siguientes al mismo.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.