Sentencia Civil Nº 81/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 177/2009 de 26 de Marzo de 2010

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00081/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

t6

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 177/2009

Materia: Propiedad Industrial (Marcas)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 264/2007

SENTENCIA Nº 81/2010

En Madrid, a 26 de marzo de 2010.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 177/2009, los autos del procedimiento nº 264/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el cual fue promovido por D. Artemio contra Dª. Elisa , siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial(marcas).

Han actuado en representación y defensa de las partes, la Procuradora Dña. Ana Mª Martín Espinosa y el Letrado D. José Miguel Rodríguez Martínez por D. Artemio y la Procuradora Dña. Ana Alarcón Martínez y el Letrado D. Marcos Matesanz Barroso por Dª. Elisa .

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 14 de mayo de 2007 por la representación de D. Artemio contra Dª. Elisa , que correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, se suplicaba que se dictase sentencia por la que:

" 1º.- Se declare que la demandada ha utilizado de forma indebida la marca y el nombre comercial registrado a nombre de mi representado.

2º.- Se le condene a la no utilización de dicha marca y nombre comercial ni de alguno que pueda llevar a confusión, condenándole a que retire a su cargo y en un plazo de 15 días los rótulos, portadas y demás elementos que lleven a confusión a los consumidores.

3º.- Se declare que mi mandante se ha visto perjudicado por la utilización indebida de la marca y se condene a la demandada al pago de una indemnización consistente en 45.350 euros (importe de una anualidad de pago por cada uno de los 84 alumnos que se fueron de LCC a la empresa demandada).

SUBSIDIARIAMENTE y para el caso en que se estime que la indemnización procede y que esta no es ajustada a Derecho, se fije una cantidad acorde con el criterio del Juzgador y teniendo en cuenta los derechos acreditados.

4º.- En todo caso se condene en costas a la demandada."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid dictó sentencia, con fecha 27 de enero de 2009 , cuyo fallo era el siguiente:

"Desestimando la demanda interpuesta por Don Artemio , representado por la Procuradora Dª Ana María Martín Espinosa y asistida del Letrado D. José Miguel Rodríguez Martínez,, contra Dª Elisa representada por la Procuradora Dª Ana María Martínez Alarcón y asistida del Letrado D. Marcos Matesanz Barroso , debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos en su contra deducidos en los presentes auto, con expresa imposición de costas a la parte actora"

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Artemio se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de Dª. Elisa ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 17 de julio de 2008.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El apelante, que opera en el tráfico mercantil con una academia de idiomas bajo el nombre comercial "LCC Lenguajes Cultura Centre", considera que debió estimarse su demanda, puesto que la demandada, con la que le unió en el pasado vínculo matrimonial, ha pasado a actuar, tras el divorcio y disolución de la sociedad de gananciales, en el mismo ramo de negocio con una empresa que se publicita empleando un signo muy similar al del actor en su local, impresos, tarjetas y facturación, con lo que habría conseguido el desvío de un importante número de alumnos desde la academia del demandante hacia la suya sembrando la confusión entre aquéllos. En el recurso de apelación se afirma, ante el rechazo de la demanda sufrido en la primera instancia, que el juzgador no ha valorado con corrección ni las alegaciones ni el material probatorio que se ha aportado por dicha parte, que no ha tenido en cuenta que se solicitaba en la demanda la nulidad de la marca contraria y que no ha decidido según exigían las pruebas que le habían sido presentadas que revelarían la realización por la demandada de prácticas constitutivas de competencia desleal.

La parte demandante está vinculada, sin embargo, por el tenor de las acciones que ejercitó en la primera instancia, sin que resulte admisible que pueda ir mudando sus argumentos según avanza el litigio en cada instancia judicial. No cabe suscitar en apelación cuestiones nuevas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba, ya que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente apellatione nihil innovetur".

Debemos remarcar que la parte demandante, por motivos que solo a ella incumben, únicamente ejercitó en su demanda, y de eso no nos cabe ninguna duda, acciones declarativas, de prohibición de realizar determinados actos, de remoción y de condena pecuniaria vinculadas todas ellas a la hipótesis de la preexistencia de una infracción de los derechos de marca que allí se atribuía. No hay rastro alguno en su demanda del ejercicio de acciones de nulidad contra una marca ajena ni por la comisión por parte de la demandada de ilícitos concretos de competencia desleal. Por el contrario, ha sido al explicarle el juzgador en su sentencia que tales acciones no habían sido ejercitadas cuando la parte apelante ha pretendido cambiar los términos de su demanda.

SEGUNDO.- Las acciones marcarias ejercitadas en la demanda no podían prosperar, puesto que la demandada lejos de utilizar el signo del actor, lo que estaba empleando era su propia marca mixta de servicios, registrada en la clase nº 41 para cursos de idiomas, consistente en las iniciales en mayúsculas ECC sobre la leyenda English Cultura Centre, todo ello enmarcado en un gráfico con los colores gris, rojo, blanco y negro. No usaba, por lo tanto, el signo LCC, con un gráfico, que también tiene inscrito como nombre comercial el demandante. El comportamiento de la demandada debe considerarse, por lo tanto, amparado por su propia marca, con lo que no puede considerarse que haya violado otro signo registrado, con independencia de que fuese o no prioritario y existiese similitud entre ellos, en tanto no se declarase la nulidad de la marca bajo la que comercializa sus servicios. No hay que olvidar que junto a la dimensión negativa o "ius prohibendi" que confiere la marca, que constituye sin duda la faceta más destacada de estos derechos de exclusiva y que en nuestro ordenamiento aparece regulada en los apartados 2 y 3 del artículo 34 de la vigente Ley de Marcas , suele reconocerse al titular de la marca un derecho positivo a su utilización en el tráfico, al que se refiere el apartado 1 del indicado precepto al proclamar que "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico".

TERCERO.- Si el problema estribaba en la similitud entre los signos registrados por uno y otro, tanto en sus componentes denominativos y gráficos como en lo referente a su objeto (pues como señala la mejor doctrina, la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es prácticamente imperceptible, en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario que se solapa con el nombre comercial al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma, aunque no deba olvidarse al realizar el enjuiciamiento que rige el principio de especialidad), lo que el demandante podría, en su caso, haberse planteado sería el ejercicio de acciones de nulidad contra el registro de la demandada, al objeto de evitar que ésta pudiera ampararse en él. Bien podría haber suscitado, si es que ese fuera el caso, la concurrencia de una causa de nulidad absoluta, si se hubiera obtenido tal registro de mala fe por la contraparte (artículo 51.1.b de la vigente Ley 17/2001 de marcas), bien podía haber invocado la incidencia de nulidad relativa por considerar que los signos eran muy similares y confundibles (artículos 52.1 y 6 de la Ley de Marcas ), lo que podría dar lugar a considerarlos incompatibles en el tráfico mercantil. Sin embargo, ya que ese tipo de acciones no han sido ejercitadas en este proceso, ni puede prohibírsele a la demandada que use su propio signo, que además utiliza tal como lo tiene registrado, ni podría condenársele, como se pretende de contrario, a indemnizar al titular de otro signo marcario, aunque fuese prioritario, en tanto no se produjese la declaración de nulidad de tal marca, conforme al aforismo "qui suo iure utitur neminem laedit".

CUARTO.- Por último, si el problema estribaba en la realización por la demandada de actos que pudieran ser contrarios a la leal competencia en el mercado de bienes y servicios, por el posible empleo de mecanismos ilícitos para el desplazamiento de clientela (alumnos de idiomas) del negocio del actor hacia el propio, tal vez pudiera haberse dado lugar a emprender acciones al amparo de la Ley de Competencia desleal, que prevé tipos tales como: 1º) el del artículo 6 , que considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, siendo bastante a tales efectos la existencia de riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación; 2º) el del artículo 12 , que tipifica como desleal el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado mediante la imitación de las manifestaciones externas en las que ésta se encarna, es decir, utilizando los signos distintivos ajenos (marcas, nombres comerciales, etc) u otro medio similar (denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, denominaciones genéricas de productos, etc), aun cuando el infractor se valga además de sus propios signos distintivos; y 3º) la cláusula general de prohibición de la competencia desleal (el antiguo artículo 5 de la LCD - que ha pasado a ser el artículo 4 de la LCD tras la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre ) que permitiría demandar por actos de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno que permitieran considerar ilícita una conducta por la contravención del principio objetivo de buena fe (como podría serlo el desviar la clientela mediante utilización de medios ilícitos desde el interior de la anterior empresa a la que se sustrae aquélla o sirviéndose, por ejemplo, de programas informáticos o de listados de clientes indebidamente extraídos de ella).

Para aplicar dichos preceptos legales resultaría preciso que se hubiese ejercitado una acción al amparo de alguna de dichas previsiones legales. La Ley 3/1991, de 10 de enero , sobre competencia desleal (LCD), declara en su exposición de motivos que "se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad", siendo contrario a la finalidad que persigue dicho texto legal que prácticas concurrenciales incómodas puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. De ahí que el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal se haya de hacer encuadrando cada conducta que sea reputada desleal en alguno de los tipos contenidos en la ley, centrando el debate del proceso, tanto de alegación como de prueba, en determinar si el comportamiento de los demandados reunía los estrictos requisitos previstos en tales tipos. Sin embargo, la parte actora no lo planteó así en su demanda (como se desprende con nitidez del tenor de la misma), por lo que no existe margen, tal como ya explicamos, para que en esta segunda instancia este tribunal pudiera obviar lo acaecido en la primera y aplicase dichos preceptos legales.

En cualquier caso, a tenor de lo que se suplicaba en la demanda, el actor no podría invocar las previsiones de la Ley de competencia desleal para tratar de combatir, por vía indirecta, un derecho de exclusiva de la contraparte que goza de respaldo legal. El que se limita a usar de su derecho como titular marcario ni puede merecer el reproche de obstaculizador cuando su exclusiva goza de amparo legal (artículo 5 de la LCD ), ni puede incurrir en acto de confusión ni de aprovechamiento indebido a costa de otro por usar de su propio signo (arts. 6 y 12 LCD ). Y si eran otros los comportamientos de la demandada que pretendía perseguir el apelante debió efectuar unas peticiones explícitas en su demanda que fueran a ello encaminadas.

Todo lo cual justifica, sin necesidad de efectuar consideraciones específicas sobre el resultado de las pruebas a que se refiere el recurrente, pues carecen de incidencia en los términos en que se accionó por su parte, la desestimación de la apelación.

QUINTO.- La desestimación de la apelación conlleva la imposición a la parte apelante de las costas ocasionadas con su recurso, tal como se prevé en el nº 1 del artículo 398 de la LEC (en relación con el nº 1 del artículo 394 de la LEC ).

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Artemio contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid en el juicio ordinario nº 264/2007. E imponemos a la mencionada parte recurrente las costas correspondientes a dicha apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.