Sentencia CIVIL Nº 81/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 483/2016 de 07 de Febrero de 2018

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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FAX: 938294458
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N.I.G.: 0801947120158006620
Recurso de apelación 483/2016 -1
Materia: Juicio ordinario propiedad industrial
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 689/2015
Parte recurrente/Solicitante: JOSPER S.A
Procurador/a: Ricard Simo Pascual
Abogado/a:
Parte recurrida: MIBRASA CHARCOAL OVENS S.L
Procurador/a: Beatriz De Miquel Balmes
Abogado/a:
Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria y competencia desleal. Keyword (palabra
clave) en un buscador e imitación desleal.
SENTENCIA Nº 81/2018
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUÍS RODRÍGUEZ VEGA
Elena Boet Serra
En Barcelona, a siete de febrero de dos mil dieciocho.
Parte apelante: Josper, S.A.
-Letrado: Ignacio Valdelomar
-Procurador: Ricard Simo Pascual
Parte apelada: Mibrasa Charcoal Ovens, S.L.
-Letrada: M. Eugenia Mateu-Prades

-Procurador: Beatriz de Miquel Balmes
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 29 de julio de 2016.
-Demandante: Josper, S.A.
-Demandada: Mibrasa Charcoal Ovens, S.L.

Antecedentes

PRIMERO. - El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: «Que desestimando a demanda interpuesta por parte de la entidad JOSPER, S.A. contra la entidad MIBRASA CHARCOAL OVENS, S.L. debo absolver a ésta de la reclamación contra ella efectuada.

Se imponen las costas del procedimiento a la entidad JOSPER, S.A . »

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.



TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 13 de julio de 2017.

Actúa como ponente la magistrada Sra. Elena Boet Serra.

Fundamentos

PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en segunda instancia.

1. La entidad JOSPER, S.A. interpone una demanda contra la compañía MIBRASA CHARCOAL OVENS, S.L. por infracción marcaria y competencia desleal.

2. La actora comparece como titular registral de la marca nacional denominativa JOSPER nº2795515 concedida para productos de la clase 11ª de la Clasificación de Niza ('aparatos de cocción, especialmente cocinas, hornos, hornos-brasa, hornos-parrilla con recuperador de calor, cocinas y hornos de carbón de combustión directa', a la que atribuye la condición de marca notoria, y con la que identifica unos hornos-brasa que creó y comercializó en el año 1971 y que ha sido objeto de patentes y de modelos de utilidad.

La demanda denuncia la infracción de la marca de hornos JOSPER y la imitación desleal de sus hornos por aprovecharse la demandada indebidamente de la reputación y del esfuerzo de la actora.

Destaca en su relato fáctico que el horno JOSPER es único y que no es necesario para que un horno de brasa cumpla su función esencial que tenga que adoptar la forma y configuración del notorio horno JOSPER.

Por ello, afirma, la demandada ha incurrido en deslealtad al comercializar un horno imitación casi idéntica del horno JOSPER buscando asociar su horno con el propósito de que el público lo asocie a éste (pág.

15 demanda). Con ese propósito, explica, la demandada ha realizado los siguientes actos: (i) 'ha utilizado indebidamente la marca JOSPER para posicionarse y asociarse a la misma, a través de Internet. De esta forma, por ejemplo, se comprueba que tecleando en el buscador de Google la marca JOSPER curiosamente lo primero que aparece es la marca MIBRASA con su página web www.mibrasa.com (pág. 22 de la demanda); (ii) 'utiliza videos originales de la marca JOSPER para asociarlos con sus servicios de restauración, infringiendo no sólo la marca JOSPER sino también actuando contrariamente a la buena fe contractual' (pág. 23 de la demanda).

En los fundamentos de derecho de la demanda se sostiene, por un lado, la infracción de la marca JOSPER con base en el art. 34 LM , por el uso realizado por la demandada de la misma 'para conseguir que tecleada dicha marca el buscador Google fuera la marca MIBRASA la que apareciera en el primer lugar de los resultados de la búsqueda, ligada claramente a la marca JOSPER'; y, subsidiariamente, para el supuesto de que no se considerase infracción marcaria 'el uso de la marca JOSPER por parte de la demandada como palabra clave de búsqueda', la aplicación del art. 11.2 LCD . De otro, la imitación desleal de los hornos con base en el art. 11 LCD , por ser evitable la imitación casi idéntica del horno de JOSPER y 'la sistemática parasitación de los hornos JOSPER y el resto de prestaciones a través de las cuales JOSPER publicita y comercializa los mismos'. En cuanto 'al resto de prestaciones' imitadas hace referencia a las tarjetas de visita y a las frases publicitarias; y, subsidiariamente, para el supuesto de que dichas actuaciones no vulneraran el art. 11 LCD , solicita la aplicación de la cláusula general del art. 4 LCD .

El suplico de la demanda solicita los siguientes pronunciamientos declarativos y condenatorios: 1. Declare que la marca JOSPER es notoriamente conocida.

2. Declare que la actuación de la demandada, utilizando en calidad de key-words o palabras clave en el sistema de anuncios de Google del signo registrado JOSPER supone una infracción de la marca nacional 2.795.515 'JOSPER' en clase 11; Y subsidiariamente que es constitutivo de un acto e competencia desleal.

3. Declare que la promoción y comercialización de los hornos de brasa de la demandada, denunciados en el cuerpo de esta demanda, son actos constitutivos de competencia desleal.

4. Se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones; a cesar y/o abstenerse en los actos anteriores; a retirar del mercado todos aquellos hornos y demás elementos promocionales constitutivos de competencia desleal; a publicar en la revista especializada MAB HOSTELERO el fallo de esta sentencia; y al pago de las costas de este procedimiento.

3. La demandada, en su escrito de contestación a la demanda, opone las siguientes excepciones procesales: oposición a la acumulación de acciones de infracción marcaria y de competencia desleal, en virtud del principio de consunción conforme al cual la calificación legal queda agotada aplicando la ley especial; error en el modo de proponer la demanda al formular la petición de forma genérica ya que no especifica los tipos aplicables a los actos de competencia desleal denunciados ni el tipo de horno infringido o el horno de la demanda objeto de la infracción, ni cuáles son los 'demás elementos promocionales' imitados y sin acreditar la singularidad competitiva. Tampoco identifica y argumenta las razones fácticas y jurídicas en las que sustenta la aplicación del art. 4 LCD . Por ello solicita el sobreseimiento en lo referente a las acciones ejercitadas con base en los arts. 11 y 4 LCD ; 'desviación procesal', por falta de fundamentación jurídica y de definición y concreción del suplico.

Además, opone (i) retraso desleal en el ejercicio de las acciones, por haber transcurrido más de dos años desde la interposición de la demanda ante los juzgados de Girona hasta la presente demanda, sin haber interpelado, judicial o extrajudicialmente, a la demandada; (ii) la vulgarización tanto del signo Josper como de los hornos Josper, en el sentido de que la denominación Josper se utiliza para designar los hornos y éstos no ostentan singularidad competitiva alguna sino que son genéricos en el sector ya que se inspiran en la estética de los hornos vintage y que su formato hoy ya no está protegido por los derechos de propiedad industrial que han caducado, como lo acredita la existencia en el mercado de hornos-brasa de las marcas Horbra, Embers o Kopa, entre otros; (iii) no cabe extender a través del art. 11 LCD la protección de los derechos de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad) sobre los hornos, cuando ya han caducado y han pasado a formar parte del dominio público.

La demandada niega la existencia de infracción marcaria, porque la demandada se identifica con su marca MIBRASA, perfectamente diferenciada de la actora, y que si aparece en el buscador de Google, como también aparecen otras empresas, se debe a que es una empresa que también se dedica al sector de hornos brasa y que 'Google barajó algoritmos referentes a términos genéricos (horno brasa o charcoal ovens); del mismo modo que aparece la empresa actora cuando se busca MIBRASA en Google. Además, conforme a la jurisprudencia del TJUE el titular de una marca está facultado para prohibir la publicidad a partir de una palabra clave idéntica a su marca únicamente cuando ese uso pueda menoscabar una de las funciones de marca, lo que no sucede en el caso de autos, en el que no aparece la marca JOSPER en la referencia que Google hace a la demandada, y, además, el demandante ni siquiera ha identificado la función de la marca que se ha vulnerado. Además, niega que use los videos de la actora y afirma que no tiene ningún vínculo con la empresa Seben Gescom, S.L.

También se opone a la pretensión de deslealtad formulada en la demanda, afirmando que su actuación es conforme a derecho y de buena fe en el mercado y que la demandada no ha individualizado ni acreditado las conductas desleales y los tipos que les son aplicables. Insiste en que no existe singularidad competitiva en ninguna de las prestaciones denunciadas como infringidas, que el elevado grado de especialización del consumidor y el uso de las marcas de la demandada impide cualquier supuesto de deslealtad del art. 11 LCD y tampoco cabe aplicar el art. 4 LCD porque la actora no argumenta ni fundamenta su aplicación.

4. La sentencia, recurrida por la demandante, desestima íntegramente la demanda por concluir (i) respecto a la acción de infracción del derecho de marca, que el mero uso de la marca en el marco de un servicio de referenciación no vulnera el derecho de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE, recogida en la STS de 26 de febrero de 2016 y, además, que dicha conducta tampoco vulnera el art. 11.2 LCD conforme a la doctrina sobre la complementariedad relativa en el sentido en que se pronuncia la STS de 17 de octubre de 2012 ; y (ii) respecto la acción de competencia desleal, con base en el art. 11 LCD , por la comercialización de un horno de brasa casi idéntico en su configuración al de la actora, que el horno de la actora carece de singularidad especial que le dote de un carácter singular por lo que su imitación no es desleal y que las marcas de las litigantes, que carecen de cualquier tipo de semejanza, expuestas en la parte delantera de los respectivos hornos es lo que determina el carácter distintivo y permite diferenciar un horno de otro. Por último, concluye que el uso de videos promocionales en los que pueda aparecer el horno de la actora constituye una forma de presentación del producto y, por tanto, estaría comprendido en el artículo 6 LCD y no en el invocado art. 11 LCD , así como también rechaza la aplicación del art. 4 LCD , invocado con carácter subsidiario en la demanda, puesto que no cabe el recurso a la cláusula general para enjuiciar conductas objetivamente encuadradas en los otros tipos específicos y que no pueden subsumirse por faltar algún requisito legal.

5. El recurso de apelación formula, en síntesis, las siguientes alegaciones: Primera, incongruencia omisiva conforme al art. 218 LEC . En la demanda se solicita que se declare que la marca JOSPER es notoriamente conocida y la sentencia no contiene un pronunciamiento sobre ese extremo.

Segunda, error en la valoración de la prueba con relación a la aplicación del art. 34 LM . Con el uso de la marca notoria JOSPER la demandada pretende la asociación de su marca MIBRASA a la marca de la actora y que los consumidores crean que se trata de una 'segunda marca' o 'marca económica' de los hornos JOSPER. Esa asociación o aprovechamiento indebido que se pretende con el uso promocional (keyword ) de la marca JOSPER ésta fuera de toda duda, si además, se añade que el sector conocía la relación previa, familiar y comercial, existente entre las partes litigantes.

Tercera, error en la no aplicación subsidiaria del art. 11.2 LCD . 'La utilización del signo JOSPER de forma prioritaria en la promoción de los productos MIBRASA a través del posicionamiento intencionado en Internet y de los anuncios promocionales de MIBRASA utilizando videos de a marca notoria JOSPER es n claro aprovechamiento de la reputación'. Además, esa actuación puede tener encaje en el art. 12 LCD , ya que a pesar de que no haya sido invocado en la demanda cabe su aplicación con base en el art. 218 LEC .

Cuarta, error en la valoración de la prueba con relación al art. 11.2 LCD . El horno de brasa JOSPER goza de una incuestionable singularidad competitiva y el horno de MIBRASA es una imitación que se aprovecha indebidamente de la reputación y esfuerzo de la actora y se asocia directamente al origen empresarial de JOSPER. Pues la presentación y la configuración del horno no viene condicionada por razones técnicas y, por tanto, es evitable. También invoca la aplicación subsidiaria del art. 4 LCD para el supuesto de que las conductas denunciadas fueran atípicas o no tuvieran encaje en los tipos especiales de la LCD, tanto en el art.

11 LCD invocado, como en el art. 6 LCD , que a pesar de no haber sido invocado cupiera su aplicación, todo ello de conformidad con el art. 218 LEC .



SEGUNDO.- 6. Relación de hechos probados.

No existe controversia relevante sobre los hechos objeto de este proceso, que han sido resumidos por la sentencia del juzgado de primera instancia conforme se establecen a continuación: La entidad actora tiene como objeto social la fabricación y comercialización de hornos-parrilla industriales y domésticos, así como de toda clase de accesorios a los mismos.

Tiene registradas a su nombre las siguientes marcas: marca española 'JOSPER', número 0655913, para proteger productos de la clase 11, 'cocinas de carbón de combustión directa'.

Marca española 'JOSPER', número 1214039 para productos de la clase 11, 'aparatos de cocción, especialmente cocinas, hornos, hornos-parrilla y hornos-parrilla con recuperación del calor, aparatos de calefacción, de producción del vapor, de distribución de agua e instalaciones sanitarias'. Ambos registros no están en vigor aunque la última de ellas, se tiene como precedente de antigüedad de la marca internacional 0962443.

Marcas española 'JOSPER' número 2795515, también para la clase 11, concedida el día 1 de marzo de 2008, para 'aparatos de cocción, esencialmente cocinas, hornos, hornos-brasa, hornos-parrilla, hornos- parrilla con recuperador de calor, cocinas y hornos de carbón de combustión directa'. Esta marca fue extendida como marca internacional número 0962443, que es la adaptación europea de la marca española.

Expone la actora que el producto estrella y por el que la marca ha adquirido especial notoriedad es por los hornos-brasa JOSPER. Es un producto que reúne las características de parrilla y de horno. Fue creado y comercializado en el año 1971 y la novedad consistía en que permitía la cocción de alimentos en un horno cerrado empleando brasas vegetales. Estas novedades fueron protegidas por la actora a través de diversos registros de invención y modelos de utilidad.

La entidad demandada, MIBRASA, creada en el año 1996, se dedica desde el año 2011 a la fabricación y comercialización de hornos de brasa.

En la Feria Alimentaria de Barcelona de marzo de 2012, la actora pudo comprobar que la demandada promocionaba un horno de similares características al suyo, por lo que ordenó levantar acta notarial.

De igual modo, pudo comprobar que la entidad demandada utilizaba la marca JOSPER para posicionarse a través de internet. De este modo, tecleando la marca JOSPER en el buscador de Google, lo primero que aparecía era la marca MIBRASA con su página web .

Expone la actora que al momento de interponer la demanda, la entidad MIBRASA ha dejado de llevar a cabo dicha utilización, pero pretende una declaración judicial de infracción, así como la necesidad de ordenar a la demandada abstenerse de repetir esa ilícita actuación en el futuro.

De igual modo, se expone por la actora que en la página web www.maquinariahosteleríadirecta.com, y bajo la responsabilidad de la entidad SEBEN GESCOM, S.L. se anuncian hornos de carbón con la marca MIBRASA utilizando videos promocionales de los hornos de la marca JOSPER.

La actora remitió carta el día 31 de mayo de 2012 a las sociedades HERMA INOX, S.L. y DISSENY PRODUCCIÓ I MUNTATGE, S.L., a las que la actora considera antecesoras de la demandada, informando de estos hechos.

Estas cartas fueron contestadas por las receptoras de las mismas.

En el mes de junio de 2013, la actora dirigió demanda contra la entidad demandada ejerciendo acciones de infracción de marca y competencia desleal ante los Juzgados de Girona. Alegada cuestión declinatoria por la entidad demandada, fue estimada a través de auto de 7 de octubre de 2013.



TERCERO.- Incongruencia omisiva.

7. El recurso denuncia una incongruencia omisiva de la sentencia, con arreglo al art. 218 LEC , por no contener un pronunciamiento declarativo sobre el carácter notorio de la marca JOSPER.

8. No incurre en incongruencia alguna la sentencia recurrida, que se pronuncia expresamente sobre la pretensión del carácter notorio de la marca de la actora rechazando formular una declaración sobre el carácter o no de notoria por no ser necesaria para la resolución de las acciones ejercitadas en la demanda. Así, lo expresa claramente el Sr. Magistrado a quo : 'No es preciso entrar en el debate acerca de si la marca de la actora es notoria. A lo largo del procedimiento, ha aportado diversos documentos (números 8 a 20) para justificar que el producto fue innovador en su día, y un referente del sector, hasta el punto de que en la actualidad, existe un conocimiento muy arraigado del producto, esencialmente, en el sector de la restauración.

La cuestión no resulta útil en el presente procedimiento, en tanto que tal como se ha expuesto, es posible el uso de una marca notoria e incluso renombrada para los servicios de referenciación, sin que afecte al resultado de la pretensión de la actora, tal como se ha indicado'.

9. Debe rechazarse, por tanto, la incongruencia omisiva aducida en el recurso. No procede declarar la notoriedad de la marca actora por no ser un presupuesto ni una circunstancia necesaria o relevante para el enjuiciamiento de las acciones ejercitadas en el supuesto de autos. El carácter notorio o no de la marca no alterará la conclusión sobre las pretensiones de la actora.



CUARTO.- Infracción marcaria.

10. El recurso aduce error en la valoración de la prueba con relación a la aplicación del art. 34 LM .

Concretamente alega que con el uso de la marca notoria JOSPER la demandada pretende la asociación de su marca MIBRASA a la marca de la actora y que los consumidores crean que se trata de una 'segunda marca' o 'marca económica' de los hornos JOSPER, mediante el uso promocional (keyword ) de la marca JOSPER en el buscador de Google.

11. Como significa la sentencia recurrida, la actora plantea la pretensión de infracción marcaria en términos estrictos derivados del uso de la marca JOSPER en el marco de un servicio de referenciación 'sin realizar valoraciones acerca del uso en el enlace patrocinado y en el propio anuncio', por lo que no es necesario entrar en dichas consideraciones 'ya que el mero uso de los signos ajenos como palabras clave en los buscadores de internet no vulnera la normativa expuesta', esto es, no infringe el derecho de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE (Sentencias de 23 de marzo de 2010, 12 de julio de 2011 y 22 de septiembre de 2011) recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016.

12. En efecto, el titular de la marca no puede prohibir el uso como palabra clave de un signo idéntico a su marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada dicha marca si dicho uso no puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (la función esencial de indicación de origen del servicio o producto cubierto por la marca o la función de garantizar la calidad de dicho servicio o producto, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad (como resulta de la jurisprudencia del TJUE, establecida en la Sentencia de 22 de septiembre de 2011, as. C-323/09 , caso Interflora vs Marks & Spencer).

Pues bien, en el supuesto de autos el demandante sostiene que con el uso de su marca como palabra clave en el servicio de referenciación del buscador de Google los destinatarios asocian la marca MIBRASA con la marca JOSPER, esto es, se genera un riesgo de confusión o un menoscabo de la función esencial de la marca. Para que ello sea así y, por tanto, para concluir que ese uso infringe los derechos de marca de la actora es menester que el consumidor medio no pueda determinar si los productos incluidos en el anuncio de la demandada proceden del demandante o si la demandada es una empresa económicamente vinculada a la actora (como establece la citada STJUE de 22 de septiembre de 2011, apartados 44 y sigs.: La determinación de si la función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a dicha marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio. La citada función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 83 y 84, y Portakabin, apartado 34). En efecto, en tal situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantánea del anuncio en cuestión en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición de término de búsqueda, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 85).

Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha marca. Asimismo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que resulta menoscabada dicha función de la marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 89 y 90, y Portakabin, apartado 35).

En el resultado natural o anuncio de la demandada, al que remite el buscador tras introducir la palabra 'josper', ofrece un producto alternativo al producto de la actora bajo la marca MIBRASA, sin que conste ninguna referencia a la marca ni a la empresa de la actora, de forma diferenciada a los productos de la actora.

El precio del producto (entre 9.000 euros y 40.000 euros) y la naturaleza del producto que está destinado principalmente a profesionales determina que el consumidor medio sea un internauta capaz de comprender que el anuncio de la demandada lo es de una oferta alternativa y diferenciada a la de la actora. Esa ausencia de referencia alguna a la marca de la actora en el resultado que ofrece la búsqueda bajo la palabra 'josper' y que en el resultado se ofrezcan los productos propios bajo la marca MIBRASA, que no son falsificaciones ni se ofrecen como copias o imitaciones de los productos de la actora, nos lleva a concluir que con ese uso de la palabra 'josper' en el buscador de google se ofrece un producto alternativo al de la actora que, aun cuando la marca de la actora fuera notoria, no vulneraria su carácter distintivo o renombre ni, tampoco, conllevaría un aprovechamiento indebido por la demandada del esfuerzo de la actora y/o de la reputación o notoriedad que pudiera tener su marca sin hacer ningún tipo de esfuerzo propio ni obteniendo una ventaja desleal de la marca de la actora [conforme a la doctrina del TJUE establecida en la citada Sentencia de 22 de septiembre de 2011 y recogida en la STS núm. 94/2017, de 15 de febrero de 2017 en los siguientes términos: '6. Tras todo lo anterior, el apartado 91 afirma: «En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c) del Reglamento núm. 40/94 ».

Eso es justamente lo que ocurre en el caso enjuiciado. El anuncio de Citylift al que remite el enlace patrocinado en el que la palabra «orona» es utilizada como palabra clave o keyword propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la «justa causa» que excluye la antijuridicidad de la conducta.'] 13. Por ello debe rechazarse que, tanto si la marca de la actora fuera o no notoria, el demandado ha realizado un uso infractor de la marca JOSPER.



QUINTO.- Aplicación subsidiaria del art. 11.2 LCD .

14. El recurso insiste en la aplicación subsidiaria del art. 11.2 LCD a la conducta enjuiciada en el fundamento de derecho anterior y, además, que si esa actuación no estuviera comprendida en el ámbito del precepto invocado, esto es, del art. 11.2 LCD , que el tribunal debe aplicar el art. 12 LCD , a pesar de no haber sido invocado en la demanda, conforme al art. 218 LEC .

15. También en este extremo debemos confirmar el pronunciamiento de la sentencia recurrida que rechaza la aplicación subsidiaria del art. 11.2 LCD en virtud de la aplicación de la doctrina sobre la complementariedad relativa.

16. En efecto, como expone la doctrina jurisprudencial, en particular la STS núm. 375/2015, de 6 de julio de 2015 , partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el denominado principio de complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ). «Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.» De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.» Y,en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido » (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ). En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

Y, como concluye la citada STS de 15 de febrero de 2017 , que tras desestimarse que concurriera infracción marcaria en el uso de una marca ajena notoria como palabra clave o keyword que no menoscababa ninguna de las funciones de la marca y que no constituía un aprovechamiento indebido de la marca ajena, ' si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria'.

17. En el supuesto de autos, conforme a la pretensión actora y los fundamentos jurídicos esgrimidos, la conducta y los reproches de deslealtad formulados no presentan un criterio o faceta anticoncurrencial especifica distinta de aquélla que es común con los criterios de infracción marcaria. Rechazada en el presente supuesto que esa conducta constituya una infracción marcaria, por no vulnerar el uso del vocablo 'josper' como palabra clave ninguna de las funciones de la marca ni conllevar una ventaja desleal o aprovechamiento indebido del esfuerzo o de la reputación ajena a favor de la demandada, no procede ahora su protección con base en la LCD, lo que nos llevaría a sancionar lo que está admitido por aquélla.



SEXTO.- Imitación desleal.

18. El recurso insiste en que los hornos comercializados por la demandada son una imitación desleal de los hornos JOSPER. En la demanda incardina esa conducta en el tipo de imitación desleal del art. 11 LCD y, subsidiariamente, en la cláusula general del art. 4 LCD por ser una conducta contraria a la buena fe pero sin identificar las razones en las que funda la aplicación de la cláusula general.

19. El artículo 4 LCD , antes art. 5 LCD , permite calificar como desleales conductas no descritas en los demás preceptos de dicha Ley cuando, concurriendo los presupuestos previstos en los artículos 1 a 4, sean contrarias al modelo o estándar en que la buena fe consiste. El artículo 5 de la Ley de Competencia desleal no puede ser utilizado para calificar como desleales conductas que superen el control de legalidad a la luz de los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimirlas ( STS 1 de mayo de 2014, Roj : STS 1955/2014 ).

Como recuerda la citada STS de 15 de julio de 2013 ( Roj: STS 4498/2013 ), la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación del art. 5 LCD , que, en la redacción aplicable al caso (en la actualidad secorresponde con el apartado 1 del art. 4 LCD ), prescribe: 'se reputa desleal todo comportamiento que resulteobjetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'.Este precepto 'no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículossiguientes de la misma Ley' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sinoque 'tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos decompetencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, 'esta cláusula no puedeaplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerseen forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido sersubsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular' ( Sentencias 1169/2006, de 24 denoviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda 'servir para sancionar como deslealesconductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptosde la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LC , si es que ello significa propiciar unaafirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisionesque no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas' ( sentencias 635/2009,de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).

La conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias de la buena fe objetiva.

Por consiguiente, como también ha declarado el Tribunal Supremo, por ejemplo en su sentencia de 15 de diciembre de 2008 ( Roj: STS 6676/2008 ), la cláusula general del art. 5 tiene la función de poder sancionar aquellos comportamientos que el legislador no pudo prever en su momento como desleales, no la de considerar ilícitos los previstos en los arts. 6 a 17 cuando falten algunos de los requisitos exigidos en estos.

Consecuencia de todo ello es que el recurso al art. 4 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta ( STS 24 de noviembre de 2006 ), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda ( STS 19 de mayo de 2008 ). Sólo cabe aplicar el artículo 4 LCD cuando se concrete expresamente el acto que lo infringe y, además, dicho acto no se tipifica en otras normas ( SSTS 7 de junio de 2000 y 28 de septiembre de 2005 ).

En el supuesto de autos, como resulta de las propias alegaciones del recurso, no se identifican las razones en que funda la deslealtad de la conducta denunciada al amparo del art. 4, más allá de afirmar que las codemandadas han actuado de mala fe.

Es por ello, que procede desestimar el reproche de deslealtad fundado en el art. 4 LCD .

20. Con relación a la aplicación del art. 11.2 LCD , el recurso alega error en la valoración de la prueba.

Afirma que el horno de brasa JOSPER goza de una incuestionable singularidad competitiva y que el horno de MIBRASA es una imitación que se aprovecha indebidamente de la reputación y esfuerzo de la actora y se asocia directamente al origen empresarial de JOSPER. Pues la presentación y la configuración del horno no viene condicionada por razones técnicas y, por tanto, es evitable.

No obstante, debe destacarse que en la demanda las conductas denunciadas eran (i) la comercialización de un horno de brasa cuasi idéntico en su configuración al notorio horno de JOSPER' y (ii) la sistemática parasitación de los hornos JOSPER y el resto de prestaciones a través de las cuales JOSPER publicita y comercializa los mismos; e incardinó esas conductas en el artículo 11 LCD , sin discernir entre los distintos ilícitos desleales que tipifica el art. 11 LCD .

Ahora en el recurso se alza contra la sentencia a quo por una indebida aplicación del art. 11.2 LCD a la imitación del horno brasa JOSPER, por lo que queda fuera del debate en esta segunda instancia la imitación de 'otras prestaciones' y la aplicación del art. 11.3 LCD , relativo a la imitación sistemática de prestaciones ( 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado).

21. La tipificación de los ilícitos desleales de la LCD con distintos ámbitos objetivos de aplicación obliga a identificar el reproche desleal que se realiza respecto a las concretas conductas que se denuncian como infractoras de uno u otro ilícito desleal.

Pues bien la demandante se limita a sostener la deslealtad ex art. 11 LCD de la promoción y comercialización de los hornos brasa de la demandada por ser una imitación cuasi idéntica y evitable de los de la actora, si bien añade que con ello la demandada persigue 'posicionarse indebidamente en el mercado y aprovecharse de la singularidad competitiva de los productos y hornos JOSPER'(...) 'MIBRASA, en lugar de configurar y crear su propia prestación de hornos, con su formato y configuración y partir de cero en el mercado, como el resto de empresas, ha escogido el camino fácil, imitar/copiar el horno/prestación del competidor y líder del mercado JOSPER, y sus singulares y característicos hornos'. Por lo que entendemos invocado en la demanda el ilícito concurrencial de la imitación desleal por (i) aprovechamiento indebido de la reputación ajena y por (ii) aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, tipificado en el art. 11.2 LCD e invocado en el recurso.

22. El art. 11. 2 LCE reputa desleal la imitación de prestaciones de un tercero cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

Es requisito necesario para que los hornos de la demandada constituyan una imitación desleal ex art.

11.2 LCD de los hornos JOSPER que éstos estén dotados de mérito competitivo, peculiaridad concurrencial o singularidad competitiva, esto es, que la imitación recaiga sobre los rasgos diferenciales de los hornos JOSPER que los diferencien o distingan suficientemente de los habituales en el sector. Como establece la doctrina del Tribunal Supremo, que recoge la STS núm. 306/2017, de 5 de mayo de 2017 , [e] s necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla o reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas. De hecho, la imitación relevante a efectos del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento esencial o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial' que debe identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado en sentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio y 1167/2008, de 15 de diciembre .

Debe significarse que la imitación de un producto con singularidad competitiva sólo podrá ser considerada desleal si concurre alguna de las circunstancias desleales previstas en el artículo 11.2 LCD : riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena o del esfuerzo ajeno, pues la finalidad de esa norma no es proteger las creaciones o prestaciones dotadas de singularidad competitiva en sí mismas consideradas, sino evitar el riesgo de asociación y/o el aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajenos. Como afirma el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia 254/2017, de 26 de abril de 2017 , [l] a deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.

Debe partirse, por consiguiente, de la libre imitación de las prestaciones dotadas de singularidad competitiva, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva (por ejemplo, un derecho de patentes o modelo de utilidad o un derecho de diseño industrial) y la deslealtad de su imitación requerirá, en primer lugar, que la imitación no esté comprendida en el ius prohibendi de los derechos de exclusiva conforme al principio de la complementariedad relativa y, en segundo término, que concurra al menos una de las circunstancias de deslealtad y, además, esa circunstancia o reproche de deslealtad presente un alcance concurrencial diferente al que justifica el ius prohibendi de derecho de exclusiva conforme al principio o doctrina de la complementariedad relativa.

23. En el supuesto de autos, los hornos JOSPER, que se encuentran en el mercado desde el año 1971, se encuentran en el dominio público y no están protegidos por ningún derecho de exclusiva, tras haber caducado los derechos de patente y modelos de utilidad que le fueron concedidos, sin que su imitación pueda constituir una imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por aplicación de la relación de complementariedad relativa con los derechos de exclusiva, ni tampoco por riesgo de asociación, ya que los hornos de la demandada incorporan en el mismo horno la marca MIBRASA de forma clara y visible en la parte frontal del horno. Además, la prueba obrante en autos acredita que concurren en el mercado hornos con una configuración o aspecto externo muy similar a los de la actora (así, los hornos HORBRA, EMBERS, KOPA, HBE, VESUBIO, VESTA o VULCANO, y otros más), como concluye también la sentencia recurrida y ese extremo no es contradicho por el recurso sino que, al contrario, lo confirma si bien alega que el horno JOSPER 'fue el primer horno de brasa con esa configuración, presentación y diseño'. Pues bien, ello nos lleva a confirmar la conclusión del Sr. Magistrado a quo de que 'ni los aspectos externos ni los internos de funcionamiento del horno de la actora tienen una singularidad especial, que le dote de un carácter singular, lo que impide que no pueda ser imitado por la competencia'. El horno de la actora pudo estar dotado de singularidad competitiva, pero que sin embargo no se identifica en el supuesto de autos los concretos elementos dotados de fuerza individualizadora, pero al tiempo de realizarse los hechos objeto de enjuiciamiento se trata de una prestación en la que no se acreditan rasgos diferenciales respecto de los del sector, de modo que el destinatario de los productos no reconocerá en su configuración una procedencia y reputación determinada de la que pueda aprovecharse el demandado con la comercialización de los hornos con la marca MIBRASA.

24. Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

SÉPTIMO.- Costas.

25. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Josper, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 29 de julio de 2016 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, a los efectos pertinentes.

Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe.