Sentencia CIVIL Nº 815/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 315/2020 de 20 de Julio de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
ROLLO DE SALA Nº 315 (U-11) 20
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 634/18
JUZGADO de Dibujos y Modelos Comunitarios nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 815/20
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veinte de julio de dos mil veinte
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Dibujos y Modelos
Comunitarios e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario
sobre infracción de dibujo y modelo comunitario registrado, seguido en instancia ante el Juzgado de lo
Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios con el
número 634/18, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la entidad
demandada Natucer S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Jone Miren Mira Erauzquin y
dirigida por el Letrado D. Jesús Rojo García-Lajara; y como parte apelada la demandante Ceramiche Mutina
SPA, representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado Dª.
Rosalía Ballester Cañizares, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 634/18, dictó Sentencia con fecha 13 de enero de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que debo ESTIMAR y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por don Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de la mercantil CERAMICHE MUTINA, S.P.A. contra la mercantil NATUCER, S.L. y en consecuencia: A) Declaro: - Que la demandada NATUCER S.L., en el desarrollo de su actividad comercial, ha realizado actos de infracción de los modelos comunitarios nº 2193797-0006, 2193797-0007 y 2193797-0008, 2193797-0009 y 1912999-0017 de CERAMICHE MUTINA S.P.A.

- Que la actuación de NATUCER S.L. ha generado daños y perjuicios a CERAMICHE MUTINA S.P.A.

B) Condeno a la demandada NATUCER S.L.

-A estar y pasar por los anteriores pronunciamientos declarativos.

- A cesar y abstenerse de realizar en toda la Unión Europea toda actividad de fabricación y/u oferta y/o puesta en el mercado y/o importación y/o exportación y/o comercialización y/o distribución o utilización con dichos fines de los azulejos y cerámicas KUBIK, CONCRET ROMBO HEX G-46 y G-50 y ART HEX. RAMPA G-52 por infringir los modelos comunitarios nº 2193797-0006, 2193797-0007 y 2193797-0008. 2193797-0009 y 1912999-0017.

- A retirar y destruir del mercado, a su costa y bajo su responsabilidad cualquier producto de los declarados infractores, así como su publicidad (tanto la que exista online en su propia web o webs ajenas como los catálogos donde consten los productos infractores), con independencia del soporte en que se haya realizado esta.

- A abonar los daños y perjuicios ocasionados a CERAMICHE MUTINA S.P.A., en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Cuarto de la presente.

- Al pago de una multa coercitiva por importe de SEISCIENTOS EUROS (600€) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 2 de marzo de 2020 donde fue formado el Rollo número 315/U-1/20 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 16 de julio de 2020 en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- El conflicto de que se trata trae causa en la demanda presentada por la mercantil italiana Ceramiche Mutina SpA (Ceramiche) -dedicada al diseño, fabricación y comercialización de revestimientos de cerámica- contra la mercantil Natucer S.L., por infracción de los modelos comunitarios registrados como número 2193797 en sus variantes 0006, 0007, 0008 y 0009, y de las variantes 0017 del modelo 1912999 y 0022 y 0024 del modelo 2889055, y de la petición, vía reconvencional de la demandada de nulidad de la mayoría de los citados modelos.

La demanda se sustenta en la afirmación de que el modelo 2193797 se infringe por los productos Natucer de las series Kubik y Concret, el modelo 1912999 por los productos de la serie Art Hex Rampa y, los modelos 2889055, por los productos de la serie Dynamic Angle.

A ello opuso la demandada -mercantil española también dedicada a la fabricación y comercialización de productos cerámicos- que, primero, los productos de la serie Art Hex Rampa no infringen el modelo 1912999 por y, en segundo lugar, que los restantes modelos son nulos, promoviendo en efecto la nulidad de los modelos 2193797 variantes 0006, 0007, 0008 y 0009 porque habían solicitados el día 28 de febrero de 2013, es decir, con posterioridad a que Natucer expusiera un diseño idéntico a éste diseño en la feria Cevisama Valencia 2013, y la nulidad de las variantes 0022 y 0024 del modelo 2889055, por la existencia de un modelo divulgado antes de su solicitud, desde mayo de 2015 en concreto por parte de la mercantil Cerámica Mayor S.A., catálogo Tempio, pieza FF- C 9/65 que presentaba las mismas características esenciales que el modelo de Ceramiche.

La Sentencia de instancia ha estimado infracción del modelo 1912999 por los productos de la serie Art Hex Rampa y de las variantes del modelo 2193797 por los productos Natucer series Kubik y Concret, apreciando solo la nulidad de las variantes 0022 y 0024 del modelo 2889055 por la existencia de un modelo divulgado antes de su solicitud.

Crítico con esta decisión, formula recurso de apelación la demandada que plantea lo relativo a la desestimación de su petición de nulidad de los diseños a que se refería en su demanda reconvencional con la correlativa estimación de la acción de infracción deducida por la actora, en tercer lugar cuestiona lo referente a la estimación de la acción de infracción del modelo 1912999 así como la estimación de la acción de daños y perjuicios y, finalmente, sobre formula diversos planteamientos (vencimiento objetivo y dudas) sobre criterio de la imposición de las costas procesales.

Examinaremos por separado cada una de las cuestiones que plantea el recurrente.



SEGUNDO.- Como hemos señalado, el primero de los motivos de apelación que plantea el demandado recurrente se refiere a la desestimación de su pretensión de nulidad de los modelos comunitarios registrados números 2193797 variantes 0006, 0007, 0008 y 0009, alegando error en la valoración de la prueba en relación al concepto de 'acto abusivo' del art. 7.3 RDMC 6/2002.

Argumenta el recurrente que aunque ha quedado evidenciada la anticipación de las variantes señaladas del modelo 2193797 en la serie KUBIK de Natucer la Sentencia desestima la acción de nulidad al aplicar el criterio amplio de lo que debe entenderse por acto abusivo del art. 7.3 RDMC, reconociendo al hacerlo que no de aplicar tal criterio debería estimarse la acción de nulidad dado que la divulgación del objeto del diseño comunitario resulta más que evidente.

Sin embargo, dice el recurrente, quien ha cometido un acto abusivo ha sido el actor quien tras acogerse a la figura del diseño no registrado para requerir a Natucer para que cesara en la comercialización de su línea KUBIK con fecha 6 de marzo de 2013 -una vez solicitado el registro comunitario- la ha demandado pasado con creces el plazo de tres años del art. 11 RDMC.

Recuerda que Ceramiche le requirió el día 6 de marzo de 2013 por exhibición en la feria CEVISAMA celebrada entre los días 5 a 8 de febrero de ese mismo año de la serie KUBIK y que se solicitó el registro de los modelos que se decían infringidos el día 28 de febrero de 2013, requerimiento que reitera el día 24 de marzo de 2014, sustentándose ambos requerimientos en unos diseños no registrados divulgados por la actora en la feria Salone del Mobile de Milán el día 17 de abril de 2012 y luego en la feria Cersaie de Bolonia el día 25 de septiembre de 2012, cuya protección concluyó el día 17 de abril de 2015 no obstante lo cual plantea después una acción judicial de protección de diseños registrados con base a diseños no registrados.

En consecuencia, habiéndose producido la primera divulgación de los diseños comunitarios no registrados en el mes de abril de 2012, la acción por infracción de los diseños no registrados en cuestión debería haberse ejercitado antes de septiembre de 2015. Es por ello que entiende que desde al menos el 25 de septiembre de 2015 Natucer era libre de comercializar su serie Concret -nueva versión de Kubik-, no siendo lícito que se reclame tiempo después y concluso el plazo de protección del diseño no registrado en base al registro de esos mismos diseños, no pudiendo considerarse su actuación como abusiva cuando es Ceramiche quien, en fraude de ley, ejercita una acción judicial frente a quien ha podido comercializar libremente sus productos tras el transcurso de los tres años de protección de los diseños no registrados, con referencia el art. 9.3 CE, art. 6.3 CC y art. 11.2 LOPJ, persiguiendo únicamente evitar la prescripción de las acciones por infracción de diseño no registrado que habían sido previamente invocadas en sus requerimientos.

Posición del Tribunal.

En el caso, lo que plantea el recurrente es que habiendo sido demandado una vez transcurrido el plazo de protección de tres años para la protección de diseños no registrados que era la figura invocada en los requerimientos de Ceramiche, la divulgación hecha por su parte es eficaz dado que la protección del diseño no registrado ha concluido sin el ejercicio de acción alguna frente al mismo. Y siendo así, se cuestiona si en efecto con su divulgación ha cometido un acto abusivo o si Ceramiche es la que, con fraude de ley, ha ejercitado una acción judicial abusiva frente a quien ha considerado que podía comercializar sus productos por haber transcurrido tres años de protección para el diseño no registrado.

Conviene en primer lugar recordar que lo que determina en la regulación del diseño la divulgación es el momento en el que un diseño ingresa en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas que es el momento a partir del cual la ley otorga protección.

No obstante se regula también formas de divulgación, conocida como inocua, que carecen de efectos para determinar la novedad y carácter singular -art 5 y 6 RDMC- de un diseño. Entre otros se establece que no se tendrá en cuenta la divulgación realizada en el periodo de doce meses -art 7.2.b) R- que preceda a la fecha de presentación de la solicitud, o si se reivindica prioridad, a la de presentación de la solicitud de la prioridad.

Lo relevante a los efectos que nos ocupa de lo expuesto es que el registro en la EUIPO por la actora se hace dentro del periodo de 12 meses desde la divulgación inicial de sus diseños y, en segundo lugar, que la divulgación por parte de Natucer de su serie Kubik -luego Concret- se hace antes de dicho registro.

En efecto, en el caso que nos ocupa el diseño del actor se divulgó mediante su exhibición en la feria primero en la feria de Milán 2012 -17 de abril- y luego en la feria de Bolonia de septiembre del mismo año al que acudió la recurrente. También sabemos que antes de que transcurriera un año se hizo por su titular la solicitud de registro, en concreto el día 28 de febrero de 2013. Y lo que plantea el recurrente es que divulgó su serie KUBIK en una feria celebrada los días 5 a 8 de febrero de 2013 y que tal divulgación destruye la novedad y la singularidad de los modelos registrados que serían, en consecuencia, nulos.

Pues bien, y partiendo de lo anterior hemos de concluir lo siguiente.

Desde la divulgación de un diseño, incluido el periodo inicial de 12 meses, el diseño queda protegido como diseño no registrado porque la legislación confiere al titular del diseño divulgado una protección extrarregistral específica por el solo hecho de la divulgación y como tal, está protegido contra la copia. Ello implica que el primer divulgador en los términos de la norma adquiere un derecho de preferencia en el registro en el periodo posterior de doce meses al tiempo que obtiene una protección frente a la copia por un plazo de tres años.

Los actos de requerimiento no condicionan la acción judicial por infracción que se ejercita, dado que no son presupuesto de la misma. En consecuencia, resulta irrelevante que se invocara por Ceramiche como figura de protección de sus modelos la figura del diseño no registrado cuando ya se habían registrado.

Resulta conveniente aclarar, dado el argumento expuesto por el recurrente, que tanto en los momentos de los requerimientos se podían ejercitar las acciones por infracción del diseño no registrado como también se podían haber ejercitado al tiempo de la formulación de la demanda en base al art 19.2 RDMC, cuya protección frente a la copia en el periodo de gracia no cede por el hecho de la solicitud de registro en tanto no se trata de un acto de supresión de la protección durante el periodo extrarregistral conferida por la norma durante un máximo de tres años -art 11.1 RDMC-, sin que deba confundirse, como parece del argumento del recurrente, el plazo de protección del diseño con el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicha protección, siendo así que en el caso la acción al tiempo de la demanda no estaba prescrita teniendo en cuenta que dicha acción tiene una vigencia, a falta de disposición específica, de cinco años, ya se entienda de aplicación al diseño no registrado el art. 57 LDI consecuencia de la remisión que hace el art. 88.2 RMDC-, o se entienda de aplicación el plazo general de cinco años del art 1964.2 y 1969 CC, pues computando dicho plazo desde la fecha del último requerimiento -24 de marzo de 2014- que interrumpía la prescripción a los efectos del art. 1973 CC, dado que la demanda se presenta el día 21 de septiembre de 2018, el plazo quinquenial no había transcurrido.

La ley otorga al divulgador de un diseño no registrado -art 7.2.b) RDMC- un plazo que es de preferencia y que dura 12 meses desde su primera divulgación, plazo dentro del cual Ceramiche procedió a registrar los modelos divulgados en la Feria de Milán.

Este plazo, que se configura como derecho preferencial a favor del divulgador, hace ineficaz cualquier la divulgación de cualquier diseño incompatible con el divulgado que, de producirse, no solo puede ser infractor de un diseño no registrado sino que es, en todo caso, inocuo por efecto mismo de aquella preferencia consecuencia, argumento que afecta de pleno a la pretensión de Natucer que efectúa su divulgación de modelos copia de Ceramiche a primeros de febrero de 2013, dentro por tanto del periodo de preferencia de Ceramiche que días después, y dentro dentro del periodo de 12 meses de gracia, efectúa la solicitud de registro.

Y aunque las razones expuestas son suficientes para desestimar el motivo que nos ocupa cualquier otro argumento es abundatorio del anterior, no queremos dejar de examinar si la divulgación hecha por Natucer de sus productos Kubik pudo ser abusiva a los efectos del art. 7.2.c) RDMC.

Desde nuestro punto de vista sin duda alguna la divulgación de Natucer, hecha a primeros de febrero de 2013, fue abusiva y, por tanto, era inocua a los efectos de la calificación de un diseño como novedoso y singular.

Así se desprende desde la constatación del conocimiento que tenía la recurrente de la colección que luego reproduce en sus modelos Kubik, luego Concret, que son -así lo dice la Sentencia de instancia sin que que se rebata en el recurso- copia de los de Ceramiche, conocimiento que cabe afirmar a partir del reconocimiento de que había participado en la feria de Bolonia donde presenta los productos copiados Ceramiche.

Y es que si el demandado realizó un acto de divulgación de un diseño que había copiado de un competidor, lo único que cabe entender, sin margen interpretativo, es que lo hizo no con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses del demandado, obstaculizándole o pretendiéndole al menos obstaculizar, la obtención de unos derechos de exclusiva que le correspondían tanto conforme a las prácticas competenciales leales como con arreglo a la ley.

El motivo queda por todo lo anterior, desestimado.



TERCERO.- Alega el apelante en defensa frente a la estimación de la infracción de los diseños cuya nulidad promueve que aun cuando no se reconociera la nulidad de los diseños indicados ni, por tanto, la inexistencia de la infracción por causa de aquella nulidad, que en todo caso habría adquirido un derecho de preuso.

Pues bien, el argumento del preuso -art 22 RMDC- es insostenible por dos razones.

En primer lugar porque no se cumplen con las condiciones exigidas por dicho precepto para el reconocimiento del tal derecho, a saber, no se da ni la condición de la buena fe dado que, como hemos dicho, no la hay en la conducta de Natucer que expone sus productos conociendo la titularidad previa y pretendiendo aprovechar la falta de registro para posicionarse con un amparo legal que en realidad solo se pretende con fraude de ley - art 7 CC- y, en segundo lugar, porque tampoco se da la condición de que el modelo sobre el que se pretende un derecho de preuso no sea copia del modelo registrado pues en el caso los modelos de Natucer son copia de los registrados por Ceramiche tal cual ya hemos explicado.

Y el segundo argumento que impide reconocer derecho de preuso alguno al recurrente se encuentra en el hecho de que la divulgación hecha por el mismo haya sido declarada inocua por abusiva, pues resulta evidente que no puede ser reconocido derecho de preuso a Natucer en tanto el titular de una divulgación inocua no tiene, como es lógico, derecho de pre uso dado que de lo contrario se transmutaría -y ampararía- lo que resulta inocuo respecto de la validez de un registro como un límite al derecho reconocido.

El motivo queda en consecuencia desestimado.



CUARTO.- Plantea seguidamente en relación a la estimación de la acción por infracción de la variante 0017 del diseño comunitario 1912999, losa, por parte del modelo Art Hex Rampa, error en el juicio comparativo al no efectuarse entre el diseño tal cual está registrado sino con una parte del mismo, con infracción jurisprudencial.

Alega que como establece el art. 10 RMDC y el art. 47 LDI, la impresión producida por el diseño que debe ser considerada para compararlo con el producto pretendidamente infractor es la general o global tal cual establece la jurisprudencia que cita, y no una impresión sesgada para resaltar los elementos coincidentes con el objeto infractor.

Sin embargo, afirma el recurrente, el Tribunal de instancia ha prescindido de las citadas consideraciones legales y jurisprudenciales, realizando una comparación sesgada del diseño no tal cual está registrado sino tomando en consideración una mínima parte de éste, una tesela de las 390 que, colocadas al tresbolillo, conforman la baldosa irregular objeto del diseño comunitario en cuestión, pretendiendo que la única diferencia entre dicha baldosa con cerca de 400 teselas es el tamaño.

En efecto el Tribunal de instancia prescinde del hecho de que el producto registrado es una baldosa rectangular conformada por la combinación de distintas piezas hexagonales, cada una con una vertiente predeterminada, de forma y manera que todas las piezas presentan las mismas teselas que aparecen obligatoriamente colocadas en la misma posición.

Yerra el Tribunal cuando afirma que comparten los productos en litigio la forma hexagonal y el plano irregular pues el registro de la actora es una baldosa rectangular mientras que la pieza Art Hex Rampa sí tiene forma hexagonal. Y comparando ambos productos, añade el apelante, se constata que las formas son claramente diferentes, el diseño del actor es una losa rectangular formada con 390 teselas inclinadas en una concreta y determinada combinación y el producto de Natucer es una baldosa hexagonal que presenta inclinación pero que puede ser dispuesta de una concreta y determinada forma, produciendo una impresión general diferente.

Que la actora podía haber protegido el diseño de cada tesela individual y en una composición, como hizo con el caso del diseño 2193797, pero ha protegido en el diseño que nos ocupa solo una determinada composición.

En consecuencia, debió efectuarse la comparación entre el registro del actor y el producto del demandado, errando el Tribunal de Instancia en su juicio comparativo al no hacerlo así, por lo que debe desestimarse la acción de infracción.

Que en todo caso, y prescindiendo del marco comparativo indicado, aunque se acuda al resultado final del uso de la tesela, incorporándose incluso elementos accesorios externos, la impresión general es diferente dado el distinto tamaño y colocación. Y es que confrontando una composición que la actora expone de su producto final en la página 22 de la demanda, con la misma imagen compuesta por el producto de Natucer, se aprecia la distinta impresión general, sin perjuicio además de que hay otra diferencia relevante en lo referente a la colocación de las teselas en el registro de la actora y la realizada con el producto Natucer pues en el caso del registro Ceramiche las teselas hexagonales que conforman la baldosa aparecen en la misma con una notable distancia entre sí, representando un llagueado amplio, mientras que en la composición hecha con las piezas Natucer, no hay tal llagueado, quedando colocadas unas junto a otras en solución de continuidad y sin espacio entre las mismas.

Es por todo ello que la Sentencia debe ser revocada en este punto.

Posición del Tribunal.

Del tenor literal del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002, resulta que el carácter singular debe apreciarse, si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, a la luz de la impresión general que produzca en los usuarios informados. La impresión general producida en estos ha de ser diferente de la producida por cualquier otro dibujo o modelo hecho público antes del día en que se haya presentado la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad. El artículo 6, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002 especifica que, al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo [STJGUE de 29 de octubre de 2015, Roca Sanitario/OAMI - Villeroy & Boch (Grifo monomando), T 334/14, apartado 15].

Pues bien, según la misma jurisprudencia, el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de ' déjà vu' con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares ( sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14 , apartado 16).

Al determinar el carácter singular de un dibujo o modelo con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, es preciso tener en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al que pertenece (véase el considerando 14 del Reglamento nº 6/2002), el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, una eventual saturación de la técnica, que puede hacer que el usuario informado sea más sensible a las diferencias entre los dibujos o modelos comparados, así como el modo en que se utiliza el producto de que se trate, especialmente en función de las manipulaciones que normalmente sufre en ese momento ( sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14 , apartado 17).

Al apreciar el carácter singular de un dibujo o modelo, debe también tomarse en consideración el punto de vista del usuario informado, reiteradamente caracterizado en la jurisprudencia como aquél que está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de que se trata que se hayan hecho públicos en la fecha de la presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo impugnado o, en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada (véase la sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14, apartado 18 y jurisprudencia citada).

Por último, y dando la razón al recurrente, recordaremos que también se ha insistido en la jurisprudencia que la comparación entre las impresiones generales producidas entre diseños debe referirse a los diseños tal y como han sido registrados, sin perjuicio de tomar en consideración, a título de ilustración, los productos efectivamente comercializados y que se corresponden a esos diseños tal y como se han registrado, habiendo señalado al respecto la STGUE 7 de noviembre de 2013, asunto T-666/11, -apart. 30- que ' la comparación de las impresiones globales producidas por los diseños(...)debe relacionarse solo con los elementos realmente protegidos, sin tener en cuenta las características excluidas de la protección. Dicha comparación debe relacionarse con los diseños registrados, sin que el demandante en nulidad deba proporcionar una representación gráfica del diseño en el que se confía, comparable a la representación contenida en la solicitud de registro del diseño o modelo impugnado. [véase, a tal efecto, la sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2011 en el asunto T-68/10 Sphere Time / OAMI - Punch (Rec. p. II-2775, párrafo 74). Sin embargo, no es incorrecto tener en cuenta, como ilustración en esa comparación, los productos realmente comercializados y correspondientes a los diseños registrados (ver, a tal efecto, PepsiCo / Grupo Promer), párrafo 21 anterior, párrafo 73).'.

En consecuencia, a efectos de examinar si los productos Natucer de la serie Art Hex Rampa producen o no en los usuarios informados una impresión general distinta respecto del modelo registrado de Ceramiche, procedería comprobar en primer lugar si el Tribunal de instancia cometió algún error al pronunciarse sucesivamente acerca del usuario informado de dicho dibujo o modelo y acerca de la libertad del autor al desarrollarlo, así como al efectuar la comparación entre las impresiones generales que producen los dibujos o modelos controvertidos en el usuario informado.

Sobre los dos primeros aspectos no se plantea cuestión alguna en el recurso de apelación que se ciñe en exclusiva, al posible error en el juicio comparativo.

En relación a esta cuestión, lo primero que plantea es la determinación de los elementos comparativos, criticando al Tribunal de Instancia por no haber utilizado como elemento del juicio valorativo el registro de la actora tal cual, aspecto sobre la cual ya nos hemos pronunciado.

Partiendo de ello, y teniendo en cuenta que el carácter singular de un dibujo o de un modelo resulta de una impresión general de desemejanza, desde el punto de vista del usuario informado, respecto de cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, resultando asimismo de la jurisprudencia del TJUE que la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos debe ser sintética sin que pueda limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias, ciñendo tal comparación únicamente a los elementos efectivamente protegidos, sin tomar en consideración características excluidas de la protección, la conclusión que alcanzamos se aproxima sin duda a la que fundamenta el motivo del recurso de apelación ya que si arracamos el juicio de contraste entre modelos de la comparación entre el registro, que lo es de una losa rectangular formada por la adición de teselas hexagonales ubicadas en una inamovible y concreta disposición y composición, y el producto comercializado por Natucer, que se trata de una losa hexagonal, la conclusión que se alcanza es que los modelos en conflicto no comparten en absoluto una similitud ni medianamente próxima pues lo que se aprecian son modelos de una estructura general sustentada en contornos geométricamente distintos y de contenido sustantivamente diferente.

De un lado el registro invocado por Ceramiche es una losa compuesta por teselas predispuestas de una determinada manera para producir una concreta imagen compositiva que es fácil de proyectar sobre espacios mediante la adición de losas, imagen que en absoluto puede compararse con la losa hexagonal que como producto individual es distinto y que compositivamente en su proyección sobre espacios mediante la adición de tales losas puede dar lugar a resultados totalmente diferentes en atención a la composición que se lleve a cabo con la libertad que el uso de teselas individuales confiere al usuario.

Tiene razón el apelante cuando argumenta que si Ceramiche quería proteger el componente que conforma el diseño que nos ocupa -al igual que hizo con el modelo 2193797- debió haber registrado la tesela que compone la losa registrada a fin de constituir un derecho de exclusiva sobre la tesela en particular y no sobre una determinada composición que es lo que se protege, con el contorno rectangular descrito, en el modelo 1912999.

Procede por todo ello, al considerar que el producto Natucer produce en los usuarios informados una impresión general distinta al modelo registrado por la mercantil actora -art 10-1 RDMC- estimar el motivo y revocar el pronunciamiento de instancia sobre declaración de la infracción del modelo variante 0017 del diseño comunitario 1912999 y los efectos derivados de dicha declaración.



CUARTO.- Dirige el siguiente motivo de impugnación de la Sentencia el recurrente a la acción de indemnización por daños y perjuicios, argumentando su improcedencia caso de que se estime el recurso de apelación, señalando en particular que la Sentencia de instancia no indica el periodo indemnizable, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57.2 LDI.

Posición del Tribunal.

No es cierto que la Sentencia de instancia no fije el periodo indemnizable.

En efecto, después de señalar que la responsabilidad del infractor, en tanto fabricante del producto incorporando el protegido- es en el caso objetiva -art 54-2 LDI-, se refiere de forma expresa a la información que resulte de los ejercicios comprendidos entre el 2013 y el 2018, difiriendo la concreta cuantificación a ejecución de Sentencia para fijar, al menos, el importe correspondiente al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido -art 55.5 LDI-, que en el caso, y habiéndose desestimado la infracción de la variante 0017 del diseño comunitario 1912999, vendrá referida exclusivamente a la infracción de los modelos 2193797 variantes 0006, 0007, 0008 y 0009.

En cualquier caso, el límite lo impone el art. 57.2 LDI de modo tal la indemnización de los daños y perjuicios solamente solo podrá comprender la actividad infractora del demandado en los cinco años anteriores a la fecha de la demanda, sin perjuicio de extenderse desde dicha fecha hasta el cese efectivo de la infracción.



QUINTO.- Concluye el recurso de apelación con una alegación relativa al pronunciamiento en materia de costas procesales, alegando primero el principio de vencimiento y, en segundo lugar, la concurrencia en todo caso de dudas razonables al optar por el criterio determinante de la calificación de la conducta como abusiva.

Alega el recurrente que si se estimara la demanda reconvencional y se desestimara la demanda, deberán imponerse las costas a Ceramiche en aplicación del art. 394.1 LEC, sin perjuicio de que se aprecien dudas de derecho, a las que alude la Sentencia del Tribunal de instancia cuando opta por un criterio amplio del concepto de acto abusivo del art. 7 RDMC, de manera que solicita de Tribunal de apelación que aprecie la existencia de dudas de derecho en cuanto a la calificación como acto abusivo la actuación de Natucer.

Posición del Tribunal.

Debe señalarse en primer lugar que la estimación del recurso en lo que hace a la infracción del modelo 0017 del diseño comunitario 1912999 no varía el pronunciamiento que hace la Sentencia de instancia en cuanto a las costas procesales porque en todo caso, abunda sobre la parcialidad de la estimación de la demanda, de modo tal que refuerza el pronunciamiento de imposición a cada parte de las costas causadas a su instancia y de las comunes por mitad - art 394.2 LEC-.

De otro lado, la desestimación del resto de motivos del recurso de apelación supone la confirmación de los pronunciamientos sobre la demanda reconvencional que, al igual que la demanda, queda solo en parte estimada a los efectos también del art. 394.2 LEC.

Y finalmente, en cuanto a la invocación de las dudas de derecho en relación al concepto de acto abusivo señalaremos que, primero, aun cuando las apreciáramos carecería de todo efecto útil a los efectos de las costas pues su apreciación constituye un correctivo - art 394.1 LEC- del principio de vencimiento objetivo que en el caso que analizamos, no constituye el factor determinante del pronunciamiento de las costas que se fundamenta en la estimación parcial y, segundo, que el análisis del juez de instancia sobre los criterios de interpretación del acto abusivo no se aceptan por este Tribunal que ha concretado el concepto, por asimilación a la mala fe, sin alternativa que pudiera justificar duda alguna sobre el concepto que no trae fundamento en doctrina jurisprudencial alguna.

En conclusión, ningún elemento resulta la decisión de este Tribunal respecto del recurso de apelación para modificar el criterio de estimación parcial que sustenta los pronunciamientos sobre costas en la instancia.

El motivo queda en consecuencia, desestimado.



SEXTO.- En cuanto a las costas procesales de esta instancia y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación no cabe hacer expresa imposición de las mismas a parte litigante alguna - art 398.2 LEC-.

SÉPTIMO.- Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, procede acordar la devolucion para cada apelante de la totalidad del depósito hecho para recurrir - DA 15ª, número 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando en parte el recurso de apelación entablado por la entidad demandada Natucer S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Jone Miren Mira Erauzquin contra la Sentencia dictada el día 13 de enero de 2020 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios, debemos revocar en parte dicha resolución y en su virtud, se deja sin efecto la declaración de infracción del modelo comunitario 0017 del registro número 1912999 y la condena al cese y abstención, remoción e indemnización a que se refiere el apartado B) del fallo de instancia en relación a aquél modelo, confirmando el resto de pronunciamientos sin expresa imposición de las costas de esta alzada a parte litigante alguna.

Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir por cada recurrente.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-