Sentencia Civil Nº 82/2010, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 510/2009 de 23 de Febrero de 2010

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00082/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : SAN JUAN 2

Telf : 947259950

Fax : 947259952

N.I.G.: 09059 38 1 2009 0001087

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000510 /2009

Juzgado procedencia : JDO.DE LO MERCANTIL N.1 de BURGOS

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000148 /2008

RECURRENTE : CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador/a : MERCEDES MANERO BARRIUSO

RECURRIDO/A : CREDIDUERO S.L.

Procurador/a : ELENA PRIETO MARADONA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados DON JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, DON ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA Y DOÑA MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, DON FELIX VALBUENA GONZALEZ ha dictado la siguiente.

SENTENCIA Nº 82

En Burgos a veintitrés de febrero de dos mil diez.

VISTO en apelación ante esta Sección tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, los Autos de Procedimiento ordinario núm.148 /2008, procedentes del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, a los que ha correspondido el Rollo núm. 510 /2009, en los que aparece como parte apelante CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA representado por la Procuradora doña Mercedes Manero Barriuso y asistido por el Letrado doña Carmen Peris Riera; y, como apelado CREDIDUERO S.L. representado por la procuradora doña Elena Prieto Maradona, y asistido por el Letrado don Fernando Vizán, sobre infracción de derechos de marca y competencia desleal, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. don FELIX VALBUENA GONZALEZ, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO " Que estimando parcialmente como estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra. Manero Barriuso en representación de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, debo declarar y declaro que el uso del signo CREDIDUERO, por parte de la Mercantil "CREDIDUERO, S.L." como signo distintivo, viola los derechos de marca que ostenta la actora, en su condición de titular de la marca nº 2.777.842 (antes las marcas nº 2.066.186, 2.066.205. 2.066.206, 2.066.207, 2.066.208, 2.066.209, 2.066.210, 2.066.211, 2.066.212, fusionadas) y el nombre comercial nº 211.412, asimismo debo declarar y declaro que la adopción y el uso de la denominación social "CREDIDUERO" por parte de la demandada viola los derechos de marca de la demandante, debiendo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones al cese de la actividad ilícita, cesando en el uso de del signo "CREDIDUERO", como signo distintivo; y a abstenerse de utilizarlo en el futuro, al cese en el uso de la denominación social "CREDIDUERO" y a la modificación de la misma, a retirar del tráfico económico los rótulos, folletos, publicidad y cualquier otro documento o material en los que se hubiera materializado la violación, a indemnizar a la actora en el 1% de los de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos o servicios ilícitamente marcados durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, debiendo condenar y condeno a la demandada al pago a la demandante de una indemnización diaria de 600 debiéndose fijar en ejecución de sentencia el inicio del cómputo y su montante total, debiendo ordenar la publicación de la Sentencia, a costa de la demandada, en dos periódicos diarios de tirada nacional, en cuanto a las costas cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. ".

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria se presentó escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó, mediante otro escrito, dentro del término que le fue concedido al efecto. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 18 de febrero de 2010 en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia recurrida estima parcialmente la demanda formulada por la representación de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria frente a Crediduero S. L., no haciendo especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esa instancia.

Contra la citada resolución se alza ahora en apelación la actora, al entender que nos encontramos realmente en presencia de una estimación sustancial de sus pretensiones que implicaría la condena en costas del demandado en primera instancia, alegando como motivos del recurso sendos errores del juzgador, a saber: en primer lugar, sobre el criterio elegido por el demandante respecto a la indemnización de daños y perjuicios; en segundo lugar, sobre la condición de principales de las acciones de competencia desleal, aspectos a los cuales se ciñe el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley de Marcas , para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar el titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el escrito de demanda, el actor opta por el criterio b) del citado artículo, como se desprende de la lectura del apartado 5 del suplico. Sin embargo, ya en la audiencia previa, procede a rectificar su inicial error (motivado por no tener en cuenta la modificación del precepto por Ley 19/2006 , de junio), y en contestación a la excepción planteada de contrario, se decanta por el criterio a) del citado artículo. Así se puede constatar tanto en el acta de la audiencia previa levantada por la Secretaria Judicial como en su grabación audiovisual.

Además, en el acto del juicio, consecuente con el criterio elegido en la audiencia previa y sobre la base de la información contable aportada por el demandado a requerimiento judicial, procedió a cuantificar en 925,71 euros los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación en el uso de la marca, concretando así su pretensión indemnizatoria, según se puede observar asimismo en la grabación.

En el juicio ordinario, el actor cuenta con tres momentos procesales distintos para delimitar su pretensión, como son el escrito de demanda (suplico), la audiencia previa (función delimitadora del objeto del proceso) y el juicio (conclusiones).

La sentencia recurrida -sin atender al criterio de indemnización finalmente elegido, cuantificado y acreditado por el demandante- condena al demandado a la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios del infractor (art. 43.5 de la Ley de Marcas ), vulnerando el principio de congruencia de las resoluciones judiciales.

Procede, por tanto, estimar el primer motivo del recurso y condenar a la demandada a abonar a la actora la suma de 925,71 euros en concepto de consecuencias económicas negativas (art. 43.2 a) Ley de Marcas), en sustitución del 1% de la cifra de negocios (art. 43.5 Ley de Marcas ).

TERCERO.- Se ejercitan en el presente proceso junto a las acciones derivadas de la Ley de Marcas, acciones sobre competencia desleal, pero siempre con carácter subsidiario a aquéllas, como se desprende inequívocamente de la utilización del término "subsidiariamente" en los dos apartados del suplico de la demanda referidos a estas últimas, a saber: al comienzo de la tercera petición declarativa y tras el punto y seguido de la quinta petición de condena.

Al resultar estimadas en la sentencia recurrida las peticiones relativas a la marca no procede entrar en el examen de las relativas a competencia desleal que, en ningún caso, pueden entenderse -por esa razón- desestimadas.

CUARTO.- De conformidad con el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

En el presente caso, procede su imposición a la parte demandada, toda vez que se ha producido no tanto una estimación sustancial como se invoca por el recurrente, sino más bien una estimación íntegra de sus peticiones, como se desprende del examen comparativo del suplico de la demanda y el fallo de la sentencia.

En efecto, el fallo de la sentencia recoge todas las peticiones formuladas en el suplico de la demanda, tanto de carácter declarativo como de condena, si bien -por las razones expuestas en los fundamentos precedentes- lo hace indebidamente en el apartado relativo a la indemnización, sin pronunciarse sobre las acciones formuladas con carácter subsidiario (competencia desleal) y, lógicamente, de forma equivocada en lo relativo a las costas causadas.

QUINTO.- No se condena en las costas de esta apelación a ninguno de los litigantes, al haberse estimado totalmente el recurso (art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y, en su virtud, revocar la sentencia dictada el 31 de julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Burgos en los autos de Procedimiento Ordinario 148/2008, en el sentido de considerar estimada íntegramente la demanda presentada frente a Crediduero S. L., lo que implica modificar el fallo de la misma en estos dos aspectos añadidos:

1º.- Sustituir la condena "a indemnizar a la actora en el 1% de los de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos o servicios ilícitamente marcados durante los cinco años anteriores a la interposición de la demandada", por la condena "a indemnizar a la actora en la suma de 925,71 euros"

2º- Condenar a la demandada Crediduero S. L. al pago de las costas causadas en primera instancia.

Manteniendo el resto de los pronunciamientos inalterados, y sin hacer expresa imposición de las causadas en esta alzada a ninguno de los litigantes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.