Sentencia CIVIL Nº 826/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 82/2018 de 26 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120168007268
Recurso de apelación 82/2018-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 572/2016
Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria por riesgo de confusión.
SENTENCIA núm. 826/2018
Componen el tribunal los magistrados:
LUÍS RODRÍGUEZ VEGA
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Elena Boet Serra
En Barcelona, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.
Parte apelante: Filomena .
-Letrado: Josep Pujol i Sureda
-Procuradora: Mª Isabel Pereira Mañas
Parte apelada: Javier
-Letrado: José Carlos Erdozain López
-Procurador: Ignacio López Chocarro
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 15 de noviembre de 2017.
-Demandante: Javier
-Demandada: Filomena

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de D. Javier , contra la entidad Dª. ROSA MARÍA PERICAY FABREGAS y DECLARO que los actos llevados a cado por la demandada, consistentes en la explotación comercial de la denominación 'Pahissa del Mas Pou' para servicios de restauración, constituye un acto de infracción de los derechos que derivan a favor de la actora y de su Marca Nº 2.465.236 'Mas Pou' en clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas, habiendo ocasionado daños y perjuicios a la actora.

CONDENO a la demandada a: Estar y pasar por los anteriores pronunciamientos; Cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro de toda forma de explotación comercial: De la denominación 'MAS POU' para servicios de restauración.

De cualquiera otros signos similares a 'MAS POU' o que difiera únicamente en elementos que alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, en relación con servicios de restauración.

En particular, de utilizar el signo 'Pahissa del Mas pou' en su establecimiento, en su propia página web y redes sociales, especialmente Facebook y Twitter.

Con imposición de indemnizaciones coercitivas de cuantía no inferior a 600€ por cada día que transcurra sin que se produzca la cesación efectiva de la violación, debiendo fijarse en ejecución de sentencia el importe de la indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar.

Retirar del tráfico económico y destruir a su costa todos los objetos, elementos y productos que incorporen el término 'MAS POU' o cualesquiera otros signos o vocablos que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo dicha marca, extendiéndose dicha retirada del mercado al rótulo de establecimiento, cualquier material publicitario, tarjetas de visita, papelería comercial, envoltorios, bolsas, directorios, guías, páginas de internet o cualesquiera otros documentos en los que figure la marca del actor 'MAS POU'; Pagar, en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados, la cantidad correspondiente al 1% calculado sobre la cifra de ventas y comercialización alcanzada respecto de los servicios comercializados bajo la denominación 'MAS POU' hasta el cese efectivo en la utilización de dicho signo por la demandada.

Al pago de las costas causadas en este procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.



TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2018.

Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

Fundamentos

PRIMERO.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en segunda instancia.

1. La actora, Javier , comparece como titular de la marca mixta 'MAS POU', registrada en la OEPM, con el núm. 2.465.236, para designar 'servicios de cafetería, bar, restaurante y alojamiento temporal' en la clase 43 de la Clasificación de Niza y concedida el día 5 de noviembre de 2002, para ejercitar una acción de infracción marcaria por riesgo de confusión y por aprovechamiento de su notoriedad y prestigio, con base en el art. 34.2, letras b) y c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), y una acción de competencia desleal con base en los arts. 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD).

La demanda expone que la demandada explota, desde el mes de mayo de 2016, un restaurante bajo la denominación 'Pahissa de Mas Pou', en una localidad cercana al restaurante de la actora, con infracción de sus derechos sobre la referida marca registrada 'MAS POU' al existir identidad entre la denominación utilizada por la demandada ('Pahissa del Mas Pou') y su nombre de dominio -registrado el 28 de abril de 2016 (www.pahissadelmaspou.com)- y la denominación que integra la marca de la actora ( 'MAS POU') e identidad entre los ámbitos aplicativos (servicios de restauración), generando un riesgo de confusión; y, además, dado el carácter notorio de la marca 'MAS POU', con arreglo al art. 8 LM, por aprovecharse indebidamente de su notoriedad y prestigio, así como menoscabar su carácter distintivo. Por último, sostiene que la conducta de la demandada, en el supuesto de rechazarse que constituya un acto de infracción marcaria, es subsumible en los actos desleales de confusión ( art. 6 LCD) y de aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD).

2. La demandada, en su escrito de contestación a la demanda, niega el carácter notorio de la marca de la actora, alega su carácter descriptivo, en cuanto que identifica el lugar donde está situado el restaurante de la demandada, esto es, en la antigua 'pahissa del Mas Pou' de Pals, como ocurre con otros muchos negocios de la zona que incorporan la denominación 'Mas Pou', y rechaza la existencia de confusión con la denominación de la actora y que concurra una infracción marcaria o de competencia desleal.

3. La sentencia, recurrida por la demandada, rechaza el carácter notorio de la marca de la actora y su protección con base en el art. 34.2.c) LM, pero estima la acción de infracción marcaria por riesgo de confusión, con base en el art. 34.2.b) LM. Acreditada la infracción, la sentencia condena a la demandada a abonar al actor la suma mínima del 1% de la cifra de negocios de la demandada desde la apertura del restaurante en mayo de 2006 y hasta el cese de la infracción, con base en el art. 43.5 LM.

4. El recurso de apelación formula, en síntesis, las siguientes alegaciones: Primera, incorrecta integración de los hechos. En particular, aduce que la sentencia establece erróneamente, en los hechos 7, 9 y 10, que la denominación del restaurante de la demandada es 'Pahissa del MAS POU' cuando la denominación empleada es 'Pahissa del Mas Pou', sin que la denominación 'Mas Pou' se use en mayúsculas. También alega error al fijar en el hecho 9 que los dos restaurantes están situados en 'localidades muy cercanas', cuando en realidad se encuentran en dos municipios distintos, separados por una distancia de seis quilómetros.

Segunda, error en los criterios utilizados en la sentencia para apreciar el riesgo de confusión entre marcas denominativas, ya que no aplica los criterios establecidos por la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo.

Tercera, error al estimar que las denominaciones enfrentadas son similares, ya que el elemento dominante de la denominación de la demandada es la palabra 'pahissa' y la denominación 'Mas Pou', cuya tipografía empleada no es la mayúscula, es el elemento complementario y genérico que hace referencia al lugar donde se ubica el restaurante -la masía familiar Mas Pou-. Resultando, por ello, de aplicación el limite al derecho de marca previsto en el art. 37 LM .

Cuarta, error al no considerar que el riesgo de confusión necesario para apreciar una infracción marcaria es un riesgo cierto, objetivo y real de confusión acreditado en el caso concreto y que del mismo se deriven perjuicios relevantes al titular de la marca registrada. No existe ningún riesgo de confusión entre los dos restaurantes, como resulta acreditado de la prueba aportada por la demandada Quinto, en el supuesto de confirmarse la infracción marcaria apreciada por la sentencia recurrida, debe revocarse el pronunciamiento condenatorio en materia de costas ya que la demanda ha sido estimada parcialmente al rechazar las pretensiones de la actora de declaración de notoriedad de su marca y de transferencia a su favor del nombre de dominio de la demandada.



SEGUNDO.- 5. Relación de hechos probados.

La sentencia recurrida establece la siguiente relación de hechos probados, que han sido controvertidos en esta segunda instancia únicamente en relación con los fijados en los aparatados 7, 9 y 10 y, en concreto, por lo que se refiere al uso por la demandada de la denominación 'Mas Pou' en letras mayúsculas, cuando la demandada alega emplearlos en letras minúsculas, y la referencia a que los dos restaurantes están situados en 'localidades muy cercanas', cuando la demandada afirma que están situados en dos municipios distintos y separados por una distancia de seis quilómetros.

D. Javier es titular de la marca núm. 2.465.236 'MAS POU' (mixta) registrada para la clase 43 'servicios de cafetería, bar, restaurante y alojamiento temporal', solicitada el 25 de marzo de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002 (doc. 5 de la demanda).

El actor explota el Restaurante MAS POU inaugurado en el año 1986 (doc. 1 y 2 de la demanda) asentado en una antigua 'masía' denominada 'Manso Pou' desde el siglo XIX, al ser Pou el apellido familiar (doc. 3 de la demanda).

Que desde su inauguración hasta la actualidad el Restaurante MAS POU ha estado ofreciendo sus servicios y ganándose un nombre y reputación en el mercado, por la calidad de sus servicios y productos, habiendo recibido galardones y distinciones del sector, entre otros, el certificado de excelencia de Tripadvisor, la aparición de la Guía Michelin con el galardón BIB Gourmand o la aparición en la Guía Racc (doc. 7 a 14 de la demanda).

La actividad de la actora no se circunscribe a los servicios de un restaurante, sino que incluso ha creado el Museo del MAS POU, un museo rural donde se expone maquinaria y usos tradicionales de los agricultores de la zona geográfica del Bajo Ampurdán. También ofrece el alquiler de casas rurales tal y como se aprecia en la página web.

Que la denominación MAS POU se protegió inicialmente con el rótulo de establecimiento y tras su desaparición se solicitó el registro marcario (doc. 5 de la demanda) y además es titular del nombre de dominio www.maspou.com, registrado el 17 de diciembre de 1998 (doc. 6 de la demanda).

La marca del actor y los servicios de restauración que identifican están presentes en redes sociales (doc.

15 a 17 de la demanda) así como en guías turísticas y gastronómicas de prestigio y medios de comunicación a nivel nacional e internacional (doc. 11 a 38 de la demanda). Aparece en novelas (doc. 39 de la demanda) y se aporta documentación de la inversión en publicidad que se lleva a cabo la cual es de escasa cuantía (doc. 43 de la demanda).

La demandada Sra. Filomena es la propietaria del Restaurante 'Pahissa del MAS POU', establecimiento que ha sido inaugurado alrededor de mayo de 2016 y que utiliza de forma extraregistral el siguiente signo para identificar sus servicios de restaurante, teniendo presencia también en redes sociales y en internet a través del nombre de dominio www.pahissadelmaspou.com (doc. 44 de la demanda).

Que la finca en la que se ubica el restaurante 'Pahissa de Mas Pou' se ha denominado tradicionalmente Mas Pou. Así consta en la documentación aportada con la contestación: documento nº 2 y 7 a 14, entre otros, nota simple registral de la finca propiedad de la demandada donde aparece cuando se adquirió la finca y ya en 1877 se denominaba Manso Pou, recibos de 1927 que se corresponden a propietarios de vecinos para sacar agua del pozo del Manso Pou y recibos de contribución donde aparece la denominación. Se aporta un plano de 1926 del Estado Mayor del Ejército donde aparece el Mas Pou en el municipio de Pal. Se aporta contribución urbana del año 1975 donde aparece la denominación de Mas Pou. Un libro del municipio de Pals donde se refiere al Mas Pou. Se aporta catálogo de 'masías' y casas rurales en suelo no urbanizable del Ayuntamiento de Pals donde aparece la ficha de la 'masia' Mas Pou. Consta un certificado del Ayuntamiento de Pals en el que se identifica el camino de acceso a la 'masía' Mas Pou como el camino conocido como el camí el Mas Pou. Se aportan firmas de los vecinos del municipio, como doc. 6 y 16 de la contestación, manifestando que la finca donde ahora se ubica el restaurante de la demandada se conoce desde hace varias generaciones como Mas Pou. Este hecho también ha sido corroborado por la declaración en juicio de los testigos Sra. Tatiana , Sr. Melchor y Sr. Norberto .

El restaurante 'MAS POU' está situado en Palau Sator mientras que el restaurante 'Pahissa del MAS POU' está en Pals, localidades muy cercanas, casi 6 km de distancia y 7 minutos en coche (doc. 3 de la contestación).

El restaurante 'MAS POU' tiene capacidad para 200 personas y lleva a cabo un tipo de cocina tradicional, mientras que el restaurante 'Pahissa del MAS POU' tiene capacidad para unas 50 personas y se caracteriza por una cocina de autor, así consta del doc. 4 y 12 de la contestación y se corroboró en juicio por la testifical del Sr. Rosendo .



TERCERO.- Infracción marcaria.

6. Conforme al artículo 34.2 LM existe infracción marcaria tanto cuando concurre una doble identidad entre los signos enfrentados y los productos o servicios que distinguen [art. 34.2. a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada], como cuando, sin ser idénticos, la similitud entre los signos enfrentados y/o los productos/servicios a los que se aplican genera un riesgo de confusión en el público [art. 34.2. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca]. Además, la letra c) del mismo precepto otorga una protección especial para las marcas notorias o renombradas en España.

7. En el supuesto de autos existe identidad en los servicios que distinguen los signos de las litigantes (servicios de restauración y de bar), pero no existe identidad sino semejanza entre los signos, por lo que no cabe la aplicación de la letra a) del art 34.2 LM.

8. La aplicación de la letra c) requiere que las marcas invocadas sean notorias o renombradas en España, por lo que tampoco cabe su aplicación dada la ausencia de ese carácter en la marca de la demandante invocada en el presente procedimiento, conforme concluyó el pronunciamiento a quo que no ha sido objeto de recurso.

9. La aplicación del art. 34.2.b) requiere la existencia de un riesgo de confusión y, por tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca (garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio).

El riesgo de confusión es un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, aplicados por la sentencia de primera instancia, y que también establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo y recoge en su reciente Sentencia nº 497/2017, de 13 de septiembre de 2017: 'Jurisprudencia sobre el juicio de confusión. Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que 'la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable'.

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son: 'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

'ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

'iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

'vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)' 10. El riesgo de confusión presupone a la vezuna identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. Se trata de requisitos acumulativos (STGUE de 20 de septiembre de 2017, T-386/15). Por ello, antes de realizar el juicio de confusión debe examinarse la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos.

En el supuesto de enjuiciamiento concurre identidad entre los servicios de las marcas en liza, además, una semejanza entre la marca registrada mixta de la demandante y los signos utilizados por la demandada. Esa semejanza se ciñe en la denominación 'Mas Pou'.

Es menester significar la validez de la marca de la actora dado que, a pesar de que la demandada aduce su carácter genérico o descriptivo, no se ha cuestionado su nulidad por vía reconvencional ni de excepción.

Se trata de una marca válida y, por ello, también con carácter distintivo a pesar de que los vocablos que la componen, considerados individual y/o conjuntamente, puedan informar al consumidor sobre el lugar donde se ubica el restaurante; y ello pueda conferir a la marca un menor carácter distintivo a los efectos de apreciar si concurre o no riesgo de confusión con el signo utilizado por la demandada. Pues, el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, como afirma la jurisprudencia del TJUE, por ejemplo en su Sentencia de 8 de noviembre de 2016, C-43/15, ap. 62).

No obstante, aun cuando pueda apreciarse esa distintividad débil en los componentes de la marca de la actora, la marca es distintiva y el signo empleado por la demandada integra toda la denominación que conforma esa marca. El signo de la demandada es coincidente idénticamente en esos dos elementos verbales que componen la marca de la actora y el único componente diferente que añade es el elemento verbal 'pahissa', que significa 'pajar', no es un elemento de fantasía sino que describe un lugar concreto de una masía (el pajar de la masía) y carece de carácter distintivo suficiente para producir una impresión de conjunto diferente al signo 'Pahissa del Mas Pou', tanto si el elemento coincidente se usa en letras minúsculas como mayúsculas, respecto de la marca 'MAS POU'. A lo que debe añadirse que el signo de la demandada emplea de forma destacada la denominación 'Mas Pou' al usarlo en mayor tamaño dentro del conjunto del signo y en relación con el vocablo Pahissa; el carácter destacado, por su mayor tamaño, del componente 'Mas Pou' en el signo de la demandada y el significado del elemento diferente, 'pahissa' dentro del signo (pajar de la masía) configuran al elemento coincidente e idéntico el carácter de dominante del signo de la demandada, lo que incide en ofrecer una impresión de conjunto del signo muy similar o con un grado de similitud muy alto a la marca de la actora.

La gran semejanza existente entre los signos en liza y la identidad de los servicios a los que se aplican nos lleva a concluir la existencia de un riesgo de confusión. La concurrencia de un riesgo de confusión solo requiere una probabilidad de confusión por parte del consumidor medio, pero en el supuesto de autos, además, se ha probado la existencia de una confusión real entre los consumidores y los propios distribuidores y suministradores de materias primas (conforme resulta del email y declaraciones formuladas por consumidores o clientes del restaurante y las declaraciones juradas de distribuidores, acompañados como documentos 47 a 51 de la demanda).

11. Por último, el uso que realiza la demandada del signo 'Pahissa del Mas Pou' para identificar su restaurante no cae en el ámbito aplicativo del art. 37 LM, ya que no es controvertido que lo usa a título de marca y, además, como concluye la sentencia recurrida 'el hecho de que la masía donde se ubica el restaurante de la demandada se haya denominado tradicionalmente como Mas Pou no le concede ningún tipo de derecho sobre la citada denominación, ya que no estamos ante un nombre propio o dirección ni se trata de ninguna indicación geográfica de la prestación del servicio'.

12. También debe rechazarse la alegación relativa al pronunciamiento condenatorio en materia de costas a la demandada, ya que, a pesar de desestimarse la pretensión declarativa de la notoriedad de la marca, la demanda ha sido sustancialmente estimada, dado el carácter complementario de la declaración de notoriedad respecto de la acción infracción marcaria ejercitada en la demanda y, por ello, resulta de aplicación la regla contenida en el art. 394.1 LEC.

13. Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.



CUARTO.- Costas.

14. Conforme a lo que se establece en el art. 398.1 LEC, procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Filomena contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 15 de noviembre de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que confirmamos en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe.