Sentencia Civil Nº 83/2004, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 237/2002 de 13 de Febrero de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

ROLLO NÚM. 237/2002

JUICIO DE MENOR CUANTÍA NÚM. 1079/1997

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 30 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

D. JOSEP LLOVET AGUADO

En la Ciudad de Barcelona, a trece de febrero de dos mil cuatro.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía número 1079/1997 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Treinta de los de Barcelona a demanda de HYPROMAT ESPAÑA, S.A., e HYPROMAT FRANCE contra D. Santiago D JAQUELINE LUCCIONI FRANCHI PROGERAL, SL, ALMOPACH, SL, NEW HYPROMAT, SL, LAV MOTOR, SL, y LA BALLEINE BLEUE, SL, los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que se interpuso por los dos primeros demandados citados contra la Sentencia de tres de septiembre de dos mil uno dictada por dicho Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO. El tenor de la resolución apelada es el siguiente: Que estimando la demanda interpuesta por la Procurador Sra. Fuentes Millán en nombre y representación de Hypromat France y Hypromat España SA y estimando parcialmente la reconvención formulada por el procurador Sr. Millán Lleopart , en nombre y representación de Progeral España, SL, Doña Jaqueline Luccioni Franchi y D. Santiago: a) Debo y declarar y declaro que la actuación de los demandados D. Santiago y Doña Clara consistente en derivar clientes de entidades actoras a otras entidades competidoras constituye competencia desleal y asimismo debo ordenar y condeno a dichos demandados a indemnizar a las entidades demandadas en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia en atención a las bases establecidas en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta sentencia; b) Que debo declarar y declaro que no existe confusión entre la marca o signo distintivo del Elefante azul con el de la Ballena azul; c) Debo absolver y absuelvo a los demandados de los demás pedimentos contra ellos deducidos tanto en la demanda principal como en la reconvencional y d) todo ello sin hacer expresa condena en la imposición de costas causadas en juicio.

SEGUNDO. Para la vista del recurso se señaló la audiencia del día once de diciembre de dos mil tres, con el resultado que obra en la precedente diligencia de expedida por el Sr. Secretario de ésta Sala.

Es ponente de la Sentencia el Ilustrísimo Señor Magistrado D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

Fundamentos

PRIMERO. La Sentencia de la Primera Instancia estimando en parte la demanda deducida por Hypromat France y Hypromat España, SA, condenó a D. Santiago y a D.ª Clara, sobre la base de lo establecido en el artículo cinco de la Ley de Competencia Desleal, a indemnizar por los daños y perjuicios infligidos a las dos entidades accionantes en aquella cantidad que resulte en trámite de ejecución de sentencia según las bases de los mismos que resultan del Fundamento de Derecho de aquella. Éste pronunciamiento es objeto de recurso de apelación por los demandados citados en el que interesan, con estimación del mismo, la revocación de aquel.

También la resolución de primer grado desestimó la acción de nulidad e infracción de marcas ejercitada en la demanda de las mencionadas actoras, en concretó declaró la inexistencia de confusión entre la marcas Elefante Azul y Ballena Azul. Este es pronunciamiento atacado por Hypromat France y Hypromat España SA en su recurso de apelación por el que interesan la estimación de los apartados B y C del suplico de su escrito de demanda.

SEGUNDO. El recurso lo demandados mencionados se articula sobre la base de los siguientes motivos de impugnación: (a) incurrir en incongruencia extra petita la sentencia combatida, (b) error en la apreciación de la prueba al no haberse basado ésta en la norma invocada en la demanda - artículo 13 de la referida Ley de Competencia Desleal- artículo 5 de aquella norma- y, (c) por último alegar, con base en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal, la prescripción de la acción ejercitada.

TERCERO. El primero de los motivos no debe prosperar. La incongruencia de la sentencia está definida (con precisión) en el artículo 218.1 de la ley 1/2000 de 7 de enero, cuyo tenor literal señala que Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El Tribunal sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

Por ello como hemos señalado en anteriores ocasiones, la incongruencia (en este caso en la manifestación ultra petita, determinada porque el fallo o decisión contenga más de lo pedido por las partes, cualitativa o cuantitativamente) sólo puede resultar de una comparación entre la decisión y los pedimentos formulados por los interesados en sus escritos fundamentales.

Sin embargo esa comparación puede no estar regida por un estricto sometimiento a la literalidad de los términos empleados, sino por un elemental criterio espiritualista, a la búsqueda del sentido relevante (SSTS de 3 de julio de 1979, 9 de mayo de 1986, 8 de junio de 1988) que se satisface con la racional adecuación de los elementos a comparar e impone una previa labor de interpretación, de acuerdo con los cánones habituales al servicio del intérprete, si bien tomando también en cuenta (por que un escrito de parte rector de un proceso es a la vez acto de autodeterminación y acto de comunicación social) las posibilidades de comprensión de la otra parte, ya que se trata, además de identificar la verdadera voluntad de un litigante, de salvaguardar en beneficio de otro los principios de audiencia e igualdad.

Se estará frente a la misma, en definitiva, cuando aquélla desviación sea de tal naturaleza que suponga una efectiva modificación de los términos en que se produjo el debate procesal, sustrayéndose así a las partes del verdadero debate contradictorio. No es desde luego este el caso de las presentes actuaciones. El principio iura novit curia veda ello. También lo hace respecto al segundo de los motivos alegados. Sin embargo ello no determina que el recurso deba rechazarse aún antes de analizar el tercero de los motivos alegados por la apelante. En este sentido debe procederse a analizar si los hechos denunciados en el escrito de demanda son constitutivos de la infracción alegada o bien de la tomada en consideración por la sentencia apelada.

CUARTO.- Como hemos señalado en anteriores ocasiones el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, con precedentes en el artículo 10 bis 2 del Convenio de la Unión de París, y en artículo 87 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, recoge una cláusula general, considerada tradicionalmente imprescindible ante la escasa protección otorgada, en éste ámbito, por la antigua legislación de la propiedad industrial y ante la variedad de formas por las que el ingenio de los infractores puede manifestarse en la competencia en el mercado. Se refiere la norma a un modelo de conducta, standard jurídico o arquetipo, para señalar un límite extrínseco al ejercicio del derecho subjetivo a desarrollar libremente una actividad en el mercado y a concurrir con otros competidores, manifestación de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, a que se refiere el art. 38 de la Constitución Española. Para la integración de la norma, mediante el modelo de conducta cuya infracción convierte en desleal la competencia (integración siempre necesaria, dado el reenvío que hace el precepto a conceptos metajurídicos), es necesario atender a la finalidad de la Ley, que no es otra que proteger la competencia en interés de todos los que participan en el mercado -art.1-, así como a su específico ámbito material, identificado con los actos que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales -art 2-. Cabe afirmar, por ello, que esa buena fe no se identifica con cualquier regla de conducta tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito, sino las aptas en un sistema de libre competencia, que sirvan para el buen orden concurrencial sancionado en nuestro derecho positivo. Así la buena fe de que se trata no se identifica, al menos necesariamente con el modelo contractual que, sólo con efectos "inter partes", se utiliza para integrar los contratos más allá de lo expresamente pactado - art. 1258 del Código civil- y tampoco con el llamado modelo profesional de concurrencia, configurado por los usos corporativos o de los empresarios, que pueden o no coincidir con aquel standard general, pues la Ley 3/1991, en su preámbulo se preocupa de tutelar "intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil" y "se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto sino también de los intereses colectivos del consumo".

QUINTO.- Al respecto, en las presentes actuaciones ha de precisarse que: a) el derecho a la dimisión en el trabajo está expresamente recogido en el artículo 49.1.d) del vigente Estatuto de los Trabajadores, b) que no consta la existencia en los contratos de trabajo de los demandados, de cláusula de no concurrencia a que se refiere el artículo 21.2 del referido Estatuto, c) que de ambas premisas debe concluirse que no puede impedirse a un ex-trabajador el desarrollo de una actividad profesional idéntica o similar a la que venía desarrollando con anterioridad, máxime si su preparación académica y profesional coincide con ambas actividades, la que venia prestando y la nueva que emprende. Debe ser considerado irrelevante asimismo tanto el hecho de que procediera a iniciar la actividad para la nueva sociedad en un lapso de tiempo breve desde el cese de sus anteriores actividades, pues de por sí ello no delata necesariamente una conducta que pueda ser considerada desleal.

SEXTO.- La dogmática alemana ha venido a señalar que la competencia se rige "Leistungswettbewerbsprinzip", o principio de competencia por la eficiencia de las prestaciones, es decir, que en el proceso selectivo que supone la competencia, el consumidor ha de ser atraído por la eficacia y mejores condiciones que se le ofrezcan, y bajo esta cimentación difícilmente pueden encuadrarse actuaciones como la de autos, pues cada agente compite en el mercado de acuerdo con sus propios medios empresariales, sin asegurarse de antemano su éxito empresarial. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de ésta propia Sala, ha venido a señalar que el hecho de captar la clientela de la sociedad de la que fue su empleadora no implica "per se", y en todo caso, que tal acto constituya deslealtad reprochada en dicho genérico precepto legal salvo la constatación de actuaciones que vengan a infringir el standard o modelo de conducta.

Por eso se han de calificar los ilícitos concurrenciales conforme a las normas que los tipifican y no otras y, menos, con interpretaciones extensivas. Así, en concreto, la revelación de secretos se ha de situar en el ámbito del artículo 13, que es el que la tipifica y no en el artículo 5, como se hizo en la demanda y en la Sentencia apelada, con omisión de un examen de los requisitos a los que condiciona el primero de los preceptos la deslealtad en relación con tal comportamiento.

No se trata, la del artículo 5, de una antijuridicidad indeterminada o de menor exigencia, que se produzca sin la concurrencia de los requisitos que el precepto que la regula establece. Ni es imaginable un standard de conducta socialmente aceptada que resulte diferente del que el legislador tuvo en cuenta al redactar el artículo 13.

SÉPTIMO.- El artículo 13.1 de la Ley 3/1991, en consideración a la importancia de los secretos industriales y comerciales para la buena marcha de la empresa y con el fin de proteger el mercado y al competidor, describe como desleal, entre otros comportamientos, la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva o ilegítimamente a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente (por medio de espionaje o procedimiento análogo).

Para la comisión de tal acto ilícito es necesario, en primer término, que el objeto de la divulgación o explotación sea secreto, industrial (susceptible o no de dar lugar a una invención objeto de propiedad industrial) o comercial. También es preciso que se haya tenido acceso a él ilegítimamente, o si fuera legítimamente, con un deber de reserva, así como que, por último, se exija que la finalidad perseguida por el sujeto agente sea obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

La Ley, en éste artículo, no establece que los agentes actúen movidos por finalidad concurrencial, al exonerar, en su apartado tercero, de los requisitos de los artículos 2 y 3 exigibles a las restantes conductas del catálogo para que puedan reputarse desleales.

No establece tampoco la Ley de Competencia Desleal cuales son las condiciones de la información empresarial para merecer tal protección. Ello no obstante, el artículo 39.2 a.b. del Acuerdo sobre Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) da al término secreto el sentido de no generalmente conocido ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, con la exigencia de un valor comercial consecuente al secreto y de que haya sido objeto de medidas razonables, según las circunstancias, para mantenerlo, tomadas por la persona que legítimamente controla la información. La prueba practicada no posibilita concluir en modo alguno que se esté delante del concepto de secreto en los términos anteriormente expresados..

La falta del presupuesto objetivo básico para la aplicación del artículo 13 de la tan repetida Ley 3/1991, impide su aplicación. Todo lo anterior debe llevar a la estimación del recurso formulado por los demandados.

OCTAVO. El recurso de la parte demandante merece distinta suerte. Éste viene referido a los apartados B y C del suplico contenido en su escrito de demanda. En ellos se ejercían respectivamente, una acción de nulidad y de infracción de marca. En concreto pedía la declaración de que las marcas 1927570/6 Self Autowash Progeral y la marca núm. 18116249/5 La Ballena Azul, para productos de la clase 37 concedidas a las demandadas Progeral España SL y New Hypromat SL, respectivamente, deben ser declaradas nulas y su registro cancelado al colisionar con las marcas registradas por Hypromat France SA bajo los números 1506989 y 1607886 y 1607887 para los productos de la clase 7 y 37 del nomenclator internacional y también de su marca internacional número 541010. Asimismo peticionó que se declarase que las sociedades demandadas carecen de derecho de utilizar el signo La Ballena Azul para señalar y distinguir productos de la clase 7ª y 37ª del nomenclator y de utilizar las presentaciones gráficas consistentes en una ballena azul sobre fondo blanco. Para ello se hace preciso analizar la concurrencia o no de riesgo de confusión entre los signos en liza.

NOVENO. Tanto en la normativa comunitaria (Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados en materia de marcas, como en el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria) otorgan una protección reforzada a la marca notoria. También se desprende ello en nuestra vigente legislación interna marcaria. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas ha venido remarcando que, respecto a lo que establecen los artículos 4 .3 y 4.a) y 5.2 de la citada Directiva (CEE), se deriva asimismo una protección reforzada que sobrepasa el principio de especialidad. Ese añadido en la tutela debe ser proporcional a la notoriedad adquirida por el signo que le proteja, dentro de lo posible, frente a los intentos de terceros de aprovecharse del esfuerzo económico o empresarial conseguido así como del prestigio que la marca haya podido consolidar en el mercado.

DECIMO. Debe recordarse que la propia Directiva CEE ya indicó que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior y así también lo ha mantenido el TJCEE al señalar, en diversas ocasiones, que el riesgo de asociación es una variante del riesgo de confusión. Éste, en su sentido estricto, abarca tanto el riesgo de confusión directo (esto es, el peligro de que el público no diferencie las marcas) como el indirecto (cuando la confusión implica una indebida atribución a una misma empresa), y en su sentido amplio, viene configurado cuando los destinatarios distinguen las marcas y el origen de los productos pero entienden que, entre las empresas, existen vínculos económicos. El riesgo de asociación vendría configurado como una variante del riesgo de confusión indirecto y del amplio.

DECIMO PRIMERO. El artículo 4.1 b) de la directiva 89/104 CEE, se basa en la posibilidad de inducción a confusión (que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior, según la Directiva), como consecuencia de la identidad o semejanza, fonética, conceptual o gráfica, con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares

La comparación entre los signos en conflicto, operación necesaria para comprobar la concurrencia del referido riesgo, debe efectuarse tras una visión de conjunto, ya que el consumidor normalmente percibe aquéllos como un todo, sin detenerse a examinar los detalles.

Para llevarla a cabo hay que partir de que el riesgo de confusión responde, hoy y en todas sus manifestaciones, a un concepto de Derecho comunitario, a partir de la STJCE de 11 de noviembre de 1.997 (C. 251.95 Sabel BV c. Puma AG.)

DÉCIMO SEGUNDO. En efecto, el TJCEE ha afirmado la relación que existe entre el riesgo de asociación y el de confusión y entre la semejanza de los signos y de los productos designados. A su vez ha destacado las características que definen al prototipo de consumidor de cuya reacción dependen aquellos conceptos y pautas para concretarlos.

En la STJCE de 11 de noviembre de 1.997 se niega al riesgo de asociación su condición de alternativa al riesgo de confusión (18) la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estros términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. Recuerda el Alto Tribunal europeo (19), que esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección.

En el mismo sentido se pronunció la STJCE de 22 de junio de 1.999 (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

DECIMO TERECERO. La STJCE de 29 de septiembre de 1.998 (C. 39/1997, Canon Kabushiki c. Metro Goldwiyn-Mayer Inc.) afirmó la interdependencia entre las semejanzas de los signos y los productos o servicios (17) la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre las marcas y a la inversa.

La STJCE de 22 de junio de 1.999 ya citada (C.342/97) señala los criterios a seguir para (22) determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. (23) Al realizar la operación mencionada, procede tomar en consideración, e particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento descriptivo del los productos o servicios para los que ha sido registrada; la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifican los productos o servicios atribuidos a una procedencia empresarial determinada gracias a la marca; así como las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales.

Ésta última Sentencia, por último, basa el riesgo de confusión, que comprende el de asociación, en la percepción de un determinado tipo de consumidor: (25) .... el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... aquél, normalmente, percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles nos e detiene a examinar y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz (TJCE de 16 de julio 1.998, C. 21071996 Gut Springenheide-31). Destaca, también, (26) que para atender a su reacción debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria, así como que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

DÉCIMO CUARTO. En las presentes actuaciones debe señalarse que, ejercitada por la actora acción de nulidad y de infracción en los términos dichos a que se refieren los apartados B y C de su escrito de demandada ha de señalarse que la propia traducción del inglés de los términos incluidos en la marca de la demandada Self Autowash Progeral revela el carácter genérico de los términos empleados, no distintivos en el ámbito propio del autolavado de coches. Los demás signos distintivos meramente denominativos confrontados, así como los de carácter gráfico, teniéndose en cuenta todos los criterios jurisprudenciales de aplicación que se han referido, debe señalarse que no existe, entre los mismos, riesgo de confusión o de asociación por lo que el pronunciamiento vertido al respecto por la resolución combatida merece ser confirmado y, por ello, es de desestimar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes Hypromat España, S.A, y Hypromat France, S.A.

DÉCIMO QUINTO. No se formula condena respeto de las costas devengadas en ambas instancias

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por Hypromat France, S.A, y Hypromat España, S.A, y ESTIMAMOS en parte el deducido por D. Santiago, Dª Clara contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta de los de Barcelona cuya parte dispositiva ha sido descrita en el antecedente de hecho primero y revocándola, en parte, desestimamos íntegramente la demanda deducida por los dos primeros litigantes citados. No formulamos condena en costas en ninguna de las dos instancias.

Una vez firme, remítanse lo actuado al Juzgado de su procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Magistrados integrantes de este Tribunal.