Sentencia Civil Nº 83/2015, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1188/2013 de 03 de Marzo de 2015

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Marzo de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Distribuciones Eurotronics 2007, SL, representada por el procurador de los tribunales don Alberto Inguanzo Tena, contra la sentencia dictada, el cinco de marzo de dos mil trece, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona. Ante esta Sala compareció el procurador de los tribunales don Mariano López Ramírez, en representación de Distribuciones Eurotronics 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Master S.P.A. y Eurotronic 2007, SRL, representada por la procurador de los tribunales doña Rocío Martín Echagüe.

Antecedentes

PRIMERO.Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Barcelona, el veintitrés de noviembre de dos mil diez, el procurador de los tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas, obrando en representación de Master SpA y Eurotronic 2007, SRL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL.

En el escrito de demanda la representación procesal de Master SpA y Eurotronic 2007, SRL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera sociedad citada, de nacionalidad italiana, se dedicaba, como actividad principal, a proyectar y realizar soluciones electrónicas para el control del movimiento de toldos y persianas, con éxito, porque se trataba de una de las empresas líder en el sector del 'home automation'.

Que Master SpA era titular de dos patentes italianas y de dos solicitudes de patentes europeas - como demostraba con los documentos aportados con 2.A, B, 3.A y B -.

Que Eurotronic 2007, SRL nació, por iniciativa de un grupo de empresarios del sector, con la finalidad de introducirse en el mercado de los motores tubulares y que Master SpA, una de sus fundadoras, era titular de un tanto por ciento de sus participaciones.

Que la demandada Distribuciones Sergipack, SL, se constituyó, el dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho y, desde el veintiséis de enero de dos mil cinco, estuvo unida a Master, SRL, luego SpA, por un contrato de distribución en exclusiva, para España y Portugal, de los productos de ésta - documento número 9 -.

Que ese contrato quedó resuelto, en noviembre de dos mil nueve, a instancia de Master SpA, por impago de facturas e indicios de la comisión de actos de competencia desleal por Distribuciones Sergipack SL.

Que, el veinticuatro de junio de dos mil ocho, Distribuciones Sergipack, SL adquirió el diez por ciento de las participaciones en que se dividía el capital de Eurotronic, 2007, SRL, si bien fue luego vendido a Master SpA, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Que Distribuciones Eurotronic 2007, SL fue constituida el quince de febrero de dos mil ocho y adoptó esa denominación porque su objetivo era comercializar los productos de la sociedad italiana Eurotrónic 2007 SRL, lo que hizo hasta el año dos mil nueve, en el que las relaciones quedaron rotas, como se dijo.

Que, durante el año dos mil ocho, se produjo un descenso de las ventas de los productos de las demandantes, a consecuencia de la estrategia empleada por las dos demandadas para captar sus clientes.

Que, el ocho de septiembre de dos mil nueve, recibió la comunicación del director técnico de Ondatrón, SL, indicándole que Distribuciones Sergipack, SL le había ofrecido, para sustituir un producto denominado 'rolly c', averiado, otro de distinta marca, presentándolo como compatible con él - documento número 29 -.

Que, efectuadas las oportunas indagaciones, llegaron a la conclusión de que Distribuciones Sergipack SL no sólo infringía la exclusiva, sino que, además, estaba vendiendo un producto de presentación confundible con el suyo y sospechosamente compatible con él - lo que demostraba con la factura por compra, aportada como documento número 30 -.

Que, en definitiva, Distribuciones Eurotronic 2007, SL, de acuerdo con Distribuciones Sergipack, SL, había lanzado al mercado unos productos con la misma apariencia externa que los suyos, presentándolos como compatibles con éstos y que, además, para distinguir sus productos las demandadas utilizaban unos signos iguales a los propios, a fin de generar confusión, para lo que, incluso, habían reproducido la carcasa exterior del receptor 'rolly ego'.

Que también habían copiado el sistema de comunicación utilizado por las demandantes, como demostraba con un dictamen pericial.

Que las dos sociedades demandadas tenían el mismo representante, el mismo domicilio y unos empleados que trabajaban indistintamente para una y otra.

Que, en conclusión, ambas habían orquestado conjuntamente una estrategia para apropiarse del prestigio en el mercado español de sus productos, buscando la confusión entre los clientes potenciales de los mismos.

Que, como consecuencia de tales comportamientos, las demandantes habían sufrido daños que se cuantificarían mediante una prueba pericial a presentar en el momento oportuno.

En los fundamentos de derecho, mencionaron los artículos 4 , 6 y 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Con esos antecedentes, la representación procesal de Master SpA y Eurotronic 2007, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia 'por la que se declare como actos de competencia desleal los realizados por Distribuciones Sergipack, SL y Distribuciones Eurotronic, SL, descritos en los hechos del presente escrito, consistentes en la producción y venta de productos que constituyen una imitación de los fabricados por las codemandantes, aprovechándose del mercado ajeno.Se ordene a las sociedades Distribuciones Sergipack, SL y Distribuciones Eurotronic, SL el cese de los citados actos de competencia desleal sobre los productos mencionados. Se ordene la retirada del mercado de los dispositivos fabricados y comercializados por las codemandantes que constituyen una imitación de los fabricados por Master y Eurotronic. Se condene a Distribuciones Sergipack, SL y Distribuciones Eurotronic, SL al pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados a las mercantiles Master SpA y Eurotronic 2007, SRL, cuyo importe será el que resulte una vez practicada la prueba oportuna a tal efecto y según quede determinada en el momento procesal oportuno o, en su caso, en ejecución de sentencia y que se corresponda al beneficio neto por las codemandadas por la venta de los productos , y desde el momento en que quede acreditada la primera venta por parte de las demandadas y hasta el cese efectivo de ese acto de competencia desleal. Se ordene la publicación de la sentencia condenatoria de las entidades Distribuciones Sergipack, SL y Distribuciones Eurotronic, SL, a su costa, en prensa especializada en el sector, mediante anuncios o, en su caso, en la prensa generalista'.

SEGUNDO.La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, que la admitió a trámite el cinco de enero de dos mil once, conforme a la normas del juicio ordinario, con el número 898/2010.

Las demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones representadas por el procurador de los tribunales don Alberto Inguanzo Tena, el cual contestó la demanda con sendos escritos presentados el quince de febrero de dos mil once.

I.- En su escrito de contestación, la representación procesal de Distribuciones 2007, SL negó los hechos que no admitiera expresamente y, en particular, la causa alegada en la demanda como determinante de la resolución del contrato de distribución, que no fue otra que la pérdida de toda confianza por los clientes españoles respecto de los productos de las demandantes.

También negó la de contrario afirmada similitud externa de los dispositivos 'vector' y 'vector trío' de las demandantes y 'eos 1 y 4' de la propia demandada y sostuvo que, en todo caso, se trataba de unos utensilios de medida estándar o universal, utilizada por las empresas del sector.

Igualmente negó la identidad de los dispositivos 'rolly ego' de las demandantes y 'mini azer' de la propia demandada.

Afirmó que siempre había utilizado el mismo signo, el cual no había sido registrado por las demandantes ni se había probado su notoriedad.

Que la indicación de la compatibilidad de sus productos con los de las demandantes fue la consecuencia de que éstas no hubieran ofrecido garantías a sus clientes, los cuales les reclamaban a ellas soluciones para unos motores defectuosos.

Que, por otro lado, se trataba de unos dispositivos de utilización general - como demostraba con el dictamen aportado como documento número 13 -.

Que, en resumen, negaba la comisión de actos de competencia desleal, conforme a los artículos señalados en la demanda y, en especial, al artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero .

Que igualmente negaba la procedencia de indemnizar daños.

Con esos antecedentes, la representación procesal de Distribuciones Eurotronic 2007, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona una sentencia que desestimara la demanda, con imposición de las costas a las demandantes.

II.- En su escrito de contestación, la representación procesal de Distribuciones Sergipack, SL negó los hechos alegados en la demanda, así como su legitimación pasiva, sosteniendo que no había fabricado ningún tipo de producto, ya que solo vendía los que los que lo habían sido por otros.

También negó la comisión de los actos desleales afirmados en la demanda y, en el suplico del escrito, interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona una sentencia que desestimara la demanda, con imposición de las costas a las demandantes.

TERCERO.Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona dictó sentencia, en el juicio ordinario número 898/2010, con fecha catorce de marzo de dos mil doce, con la siguiente parte dispositiva: 'Fallo. Desestimar la demanda formulada por el procurador don Ángel Quemada, en representación de Eurotronic 2007, S.R.L. y Master, S.P.A., y absolver a Distribuciones Eurotronic 2007, S.L. y a Distribuciones Sergipack, S.L., condenando a las actoras solidariamente al pago de las costas procesales'.

CUARTO.La representación procesal de Master SpA y Eurotronic, 2007, SRL interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, en el juicio ordinario número 898/2010, con fecha catorce de marzo de dos mil doce.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 414/2012, y dictó sentencia con fecha cinco de marzo de dos mil trece , con la siguiente parte dispositiva: 'Fallamos. Estimamos el recurso de apelación interpuesto, por Master, SpA y Eurotronic 2007, SRL, contra la sentencia del Juzgado Mercantil número Cuatro de Barcelona, de fecha catorce de marzo de dos mil doce , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos. Estimamos la demanda de Master, SpA y Eurotronic 2007, SRL contra Distribuciones Sergipack, S.L. y Distribuciones Eurotronic 2007, S.L. y declaramos que las demandadas han llevado a cabo los actos de competencia desleal que hemos expresado en el fundamento jurídico sexto de esta resolución. Condenamos a las referidas demandadas Distribuciones Sergipack, S.L. y Distribuciones Eurotronic 2007, S.L. a que paguen a las actoras, de forma conjunta y solidaria tanto en el lado activo como en el pasivo, la cantidad de ciento treinta mil cientos ochenta y nueve euros, con ochenta céntimos (130.189,80 €), en concepto de los daños y perjuicios sufridos por los referidos actos de competencia desleal. Imponemos a las demandadas las costas de la primera instancia. No hacemos imposición de las costas del recurso y ordenamos la devolución del depósito constituido'.

QUINTO.La representación procesal de Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo número 414/2012, con fecha cinco de marzo de dos mil trece .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de catorce de enero de dos mil catorce , decidió: 'Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Distribuciones Eurotronic 2007, SL y de Distribuciones Servipack, SL, contra la sentencia dictada, con fecha cinco de marzo de dos mil trece, por la Audiencia Provincial (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 414/2012 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 890/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona'.

SEXTO.El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo número 414/2012, con fecha cinco de marzo de dos mil trece , se compone de dos motivos, en los que las recurrentes denuncian:

PRIMERO. Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de la norma del apartado 1 del artículo 218, en relación con la del apartado 1 del artículo 399 de la misma Ley .

SEGUNDO. Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del artículo 24 de la Constitución Española .

SÉPTIMO.El recurso de casación interpuesto, por la representación procesal de Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo número 414/2012, con fecha cinco de marzo de dos mil trece , se compone de dos motivos, en los que las recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

PRIMERO. La infracción de la norma del apartado 1 del artículo 4 del Código Civil .

SEGUNDO. La vulneración del principio de complementariedad y subsidiaridad de las normas sobre marcas y sobre competencia desleal, que impiden que se apliquen éstas si hay una norma marcaria aplicable.

OCTAVO.Evacuado el traslado conferido al respecto, la procuradora de los tribunales doña Rocío Martín Echagüe, en nombre y representación de Master S.P.A. y Eurotronic 2007, SRL, impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

NOVENO.No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el cinco de febrero de dos mil quince, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Fundamentos

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

Las sociedades italianas Master SpA y Eurotronic 2007, SRL - dedicadas a la fabricación y venta de instrumentos electrónicos para el control del movimiento de toldos y persianas - alegaron en la demanda que las demandadas, Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL, vendían productos de distinto origen empresarial pero con la misma apariencia externa que los propios y, además, los presentaban en el mercado como compatibles con ellos, con lo que pretendían usurpar su posición concurrencial y generar confusión en los consumidores.

Tales conductas fueron calificadas en la demanda como desleales y, en particular, como las tipificadas en los artículos 6 , 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero ; esto es, como los denominados actos de confusión, de imitación y de explotación de la reputación ajena.

Pretendieron las demandantes, además de la declaración de la ilicitud de tales actos, la condena de las demandadas, en cuanto autoras de los mismos, a cesar en ellos, a remover sus efectos y a indemnizarles en los daños y perjuicios causados, así como a costear la publicación de la sentencia.

Las demandadas se opusieron a la estimación de la demanda, negando, una, su legitimación y, las dos, la ilicitud de sus conductas.

En la primera instancia la demanda fue desestimada, por haber entendido el Tribunal que no se cumplía ninguno de los tipos de acto desleal señalados por las demandantes; el del artículo 6, porque las demandadas vendían sus productos diferenciados con una marca comunitaria -'eurotronic home emotion'-, que había sido concedida a una de ellas, con el número 8 114 597 durante la tramitación del proceso, de modo que estaba facultada para utilizarla; el del artículo 11, por no haberse llegado a demostrar que los instrumentos confrontados tuvieran alguna singularidad competitiva; y el del artículo 12, por no haberse probado la reputación de los productos de las demandantes.

El Tribunal de apelación, ante el que habían llevado el conflicto Master SpA y Eurotronic 2007, SRL, consideró correcta la decisión apelada en cuanto a los actos desleales de los artículos 11 y 12, pero no respecto de los tipificados en el artículo 6.

Con referencia a estos, el Tribunal declaró que la utilización por las demandadas de un signo que era confundible con el anteriormente usado por las demandantes para diferenciar sus productos, era legítima una vez registrado como marca comunitaria a nombre de una de aquellas, pero había sido desleal con anterioridad a dicho momento, por haber generado, injustificadamente, un riesgo de confusión entre los potenciales consumidores sobre el origen empresarial.

En apoyo de tal conclusión utilizó el Tribunal de apelación, primeramente, razones procesales, en consideración a que, en la fecha de interposición de la demanda, el registro de la marca comunitaria no había sido concedido - '[l]o relevante, al menos desde la perspectiva de la acción declarativa de deslealtad de la conducta, no es la situación que se producía en el momento en el que la sentencia se dictó, sino la existente en el momento en el que ocurrieron los hechos que se reputan desleales, hechos que la demanda sitúa en los años dos mil nueve y dos mil diez, esto es, antes de haberse obtenido el registro de los signos y, en algún caso, incluso antes de la solicitud de registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Y esa situación está caracterizada por el hecho de que las demandadas estaban usando la marca para significar sus propios productos, cuando debían ser bien conscientes de que inmediatamente antes, cuando no de forma simultánea, habían estado comercializando los productos de las actoras con el mismo signo. El uso de la marca para significar los propios productos no puede considerarse amparado, como hemos anticipado, por el registro de los signos, al menos hasta que el registro se obtuvo, esto es, hasta el veinticuatro de marzo de dos mil once' -; y, después, razones sustantivas, particularmente la relativa a la protección indirecta de un signo no registrado mediante la legislación sobre competencia desleal - '[...] ha venido siendo admitida por nuestra doctrina y jurisprudencia y es consecuencia del principio de complementariedad relativa que regula las relaciones entre el sistema de protección que brinda la legislación sobre marcas y el que ofrece la legislación sobre competencia desleal [...]' la posibilidad de 'acudir a la normativa de competencia desleal para impedir a los terceros la utilización de signos que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos por [...] la normativa sobre propiedad industrial o bien cuando siéndolo no se cumplan todos los requisitos para obtener esa protección a su amparo' -; o a la idoneidad del signo usado y luego registrado, por su semejanza con los de las demandantes, para generar confusión sobre el origen empresarial de los productos.

Consideró el Tribunal de apelación, en definitiva, que , así como la condena de las demandadas a cesar en la ejecución los actos tipificados en el artículo 6 habría perdido todo su sentido a consecuencia del registro del signo como marca comunitaria - y que lo propio acontecía con la publicación de la sentencia -, procedía declarar la ilicitud del uso del signo 'eurotronic home emotion' antes de ser registrado como marca comunitaria y condenar a las demandadas a indemnizar a las demandantes en la medida correspondiente al tiempo del uso ilegal del mismo.

Contra la sentencia de apelación interpusieron Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que examinamos seguidamente.

I.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LAS DEMANDADAS.

SEGUNDO. Enunciados y fundamentos de los dos motivos del recurso.

Distribuciones Eurotronics 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL consideran que como, en el suplico de su demanda, Master SpA y Eurotronic 2007, SRL pretendieron la declaración de la ilicitud de los actos de imitación que les imputaban, exclusivamente habían identificado como norma aplicable la del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero .

Y como el Tribunal de apelación las había condenado como autoras de actos de confusión, esto es, de los descritos en el artículo 6 de la misma Ley , denuncian, en el primero de los motivos de su recurso procesal, la infracción de la norma del apartado 1 del artículo 218, en relación con la del apartado 1 del artículo 399, ambas de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En definitiva, entienden que la sentencia de segundo grado adolece del defecto de incongruencia - ' extra petita' -, al haberse declarado en ella cometida una ilicitud distinta de la que habían calificado las partes.

En el motivo segundo derivan de lo mismo que ha sido expuesto una segunda infracción: la de la norma del artículo 24 de la Constitución Española , ya que afirman sufrieron indefensión incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva que dicha norma ampara.

TERCERO. Desestimación de los dos motivos.

Como expusimos en la sentencia 792/2010, de 9 de diciembre , el artículo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error, sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, a consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en el mercado.

Aunque el artículo mencione en su epígrafe los actos de confusión como objeto de su regulación, realmente se refiere a 'todo comportamiento que resulte idóneo' para producir la confusión, respecto de 'la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos', esto es, de los medios de identificación o presentación de los de otro agente económico en el mercado.

Resulta de la literalidad del artículo que ese resultado pernicioso para el correcto funcionamiento del mercado puede producirse por cualquier comportamiento, incluido el que consista en una imitación. De ahí que la mención que a esta se contiene en el suplico de la demanda no pueda entenderse, necesariamente, como una referencia exclusiva al artículo 11.

Realmente, lo que distingue el tipo del artículo 6 del descrito en el 11, apartado 2, no es el comportamiento que produce el riesgo de confusión o de asociación que cada uno menciona, sino el hecho de recaer el mismo sobre creaciones formales, el primero, y materiales, el segundo.

En conclusión, no es correcta la interpretación de la demanda que hacen las recurrentes, puesto que en ella se les atribuyó, con toda claridad, no solo los actos desleales descritos en el artículo 11, sino, también, los que lo están en los artículos 6 y 12; ni la consecuencia procesal que de aquella extraen, dado que lo que decidió el Tribunal de apelación - apartándose del criterio del de la primera instancia - fue declarar cometido sólo el tipificado en el artículo 6.

Procede, por ello, negar la incongruencia en cuya afirmación se basan los dos motivos - sin necesidad de entrar, por tanto, en la aplicación al caso de la doctrina sentada en nuestra sentencia 57/2014, de 29 de octubre -.

II.- RECURSO DE CASACIÓN DE LAS DEMANDADAS.

CUARTO. Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso.

Como se expuso, el Tribunal de apelación declaró en su sentencia que Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL habían cometido los actos desleales tipificados en el artículo 6 de la Ley 3/1991 , al dar razón a las demandantes que, al apelar, habían sostenido 'que el registro de los signos [...] no puede justificar el uso que hicieron las demandadas de los mismos en el periodo anterior a haberlos obtenido', pues 'el artículo 6 del Reglamento de la Marca Comunitaria establece el principio de que es el registro el que otorga los derechos sobre los signos'; y, por consiguiente, que '[...] únicamente a partir de que el registro se obtuvo puede oponer el titular registral la titularidad para justificar el uso'.

Consideran las ahora recurrentes que el Tribunal debería haber aplicado, analógicamente, la norma del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE ) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria - a cuyo tenor, aunque el derecho conferido por el registro solo sea oponible a terceros a partir de la fecha de su publicación, '[...] podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación [...]' -.

Consideran las recurrentes que dicha norma les legitimaba, una vez obtenido el registro para reclamar una indemnización a los terceros que, como hicieron las demandantes, hubieran utilizado el signo luego concedido. Y, por lo tanto, que no podían ser condenadas a indemnizar a quien, por contra, debería hacerlo a la reciente titular del registro.

Por ello, en el primer motivo de su recurso de casación denuncian la infracción de la norma del artículo 4, apartado 1, del Código Civil , en cuanto manda recurrir a la aplicación analógica de las normas que no contemplen un supuesto determinado, pero si otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

QUINTO. Desestimación del motivo.

La defensa del procedimiento analógico que se efectúa en el motivo no permite entender superados los inconvenientes, básicamente procesales, que se ofrecen a su aplicación.

Ciertamente, el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE ) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, concede al solicitante de la marca comunitaria una protección provisional ante hechos posteriores a la publicación de la solicitud que, tras la del registro de la marca, quedarían prohibidos.

Pero no hace otra cosa que proteger una expectativa, de la que el solicitante ha de hacer ejercicio y sólo mediante la correspondiente acción de resarcimiento.

Dicha acción no consta ejercitada, razón por la que la sentencia recurrida ninguna referencia hace de ella.

No hay, por lo tanto, omisión de regulación ni identidad de razón que permita extraer del mencionado precepto sobre la marca comunitaria una consecuencia liberatoria, como la pretendida por las recurrentes, que no está prevista en él. Carece, al fin, de justificación la mención de la regla 'in casibus omissis deducenda est legis ratio similibus' (en los casos omitidos hay que inferir la razón de la ley de los semejantes).

A mayor abundamiento, la cuestión que se plantea, a modo de excepción, debe ser calificada como nueva o, al menos, introducida 'per saltum', lo que la convierte, en todo caso, en ajena al recurso de casación.

SEXTO.- Enunciado, fundamentos del segundo motivo y razón de su desestimación.

En el segundo motivo Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL afirman que el Tribunal de apelación, al no haber aplicado analógicamente la norma del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE ) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y sí la del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , no había respetado la regla según la que la normativa sobre marcas es preferente a la de competencia desleal cuando se trata de dar solución a un conflicto previsto en la primera.

El motivo debe ser desestimado, ya que la argumentación que le da soporte parte de una premisa inexacta, cual es la consistente en que la norma del Reglamento (CE) 207/2009 era aplicable al caso.

Procede, por ello, desestimar el motivo junto con el anterior.

SÉPTIMO. Régimen de las costas y del depósito constituido para recurrir.

En aplicación de la norma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos desestimados han de correr a cargo de las recurrentes.

Además, procede, en aplicación de la norma del apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial , la pérdida por las depositantes del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legalmente previsto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

Fallo

Declaramos no haber lugar a estimar los recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, interpuestos por Distribuciones Eurotronics 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL, contra la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil trece, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

Las costas de los recursos quedan a cargo de las recurrentes.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Procede declarar la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legalmente previsto.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Ignacio Sancho Gargallo.-Francisco Javier Orduña Moreno.-Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.