Sentencia Civil Nº 84/2007, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 325/2006 de 29 de Marzo de 2007

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00084/2007

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1

PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Ordinario nº325/06

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 29 de marzo de 2007

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº325/2006, a instancia del Procurador D. José Luis Nicolau Rullán, en nombre representación de Calzados Ferrerías SA, y defendido por el Letrado D. Carlos Lema Devesa, contra D. Gabino , con domicilio en la CALLE000 NUM000 , de Ciudadela, Menorca, representada por el Procurador D. José Antonio Cabot LLambías y defendido por el Letrado Dña. Rosa Martínez Brines.

Antecedentes

Primero: por D. José Luis Nicolau Rullán, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado, el día 7 de junio de 2006 , demanda de Juicio Ordinario contra D. Gabino , en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

- &n bsp; Se declare que D. Gabino efectuó la solicitud de la marca nº2.686.569, con mala fe.

- &n bsp; Se declare que D. Gabino , al solicitar la marca nº2.686.569, ha vulnerado el art.2 de la ley de marcas, así como el art.9.1.d) de la citada ley .

- &n bsp; Se declare que D. Gabino ha realizado actos de competencia desleal, consistentes en imitación, confusión, explotación de la reputación ajena y contrarios a las exigencias de la buena fe, frente a la actora, vulnerando los art.6, 11, 12 y 5 de la Ley 3/91, de 10 de octubre , de competencia desleal.

- &n bsp; Se condene a D. Gabino a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- &n bsp; Se condene a D. Gabino a transferir la marca española nº2.686.569 a favor de Calzados Ferrerías SA.

- &n bsp; Se condene a D. Gabino a cesar en los mencionados actos de competencia desleal y abstenerse en el futuro de realizar los mismos.

- &n bsp; Se condene a D. Gabino a abstenerse en el futuro de comercializar calzados con la marca "J.P. Ferrerías", en cuya parte superior figura la letra "R".

- &n bsp; Se condene a D. Gabino a retirar del mercado los zapatos y el material publicitario identificados con la marca "J.P. Ferrerías", en cuya parte superior figura la letra "R" entregándolas a este Juzgado, para proceder a su ulterior destrucción.

- &n bsp; Se condene a D. Gabino a la publicación, a su costa, de la correspondiente sentencia en un periódico de difusión en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en el diario "El País" de difusión a nivel nacional.

- &n bsp; Se condene a D. Gabino al pago de las costas.

- &n bsp; Subsidiariamente, en el supuesto de que la Oficina Española de Patentes y Marcas concediese la marca nº2.686.569, que se decrete la nulidad del registro de tal marca, cuya titularidad registral ostenta D. Gabino , por haberse inscrito de mala fe y, además, en contra de lo previsto en los art.2, 9 y 10 de la Ley de Marcas .

Segundo: admitida a trámite la demanda, por resolución de 19 de junio de 2006, se procedió a dar traslado de la misma a la demandada emplazándola para que compareciese y formulase contestación a la misma, lo cual tuvo lugar mediante escrito de 7 de septiembre de 2006 en la que alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, absolviendo al demandado con imposición de las costas a la actora.

Tercero: convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 24 de noviembre de 2006 , con el resultado que obra en autos. Tras ello se convocó a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar el 26 de febrero de 2007. Al mismo comparecieron las partes asistidas de Letrado y representadas por Procurador; tras ello se procedió a practicar las pruebas propuestas y admitidas, en concreto documental, interrogatorio de parte y testifical con el resultado que obra en autos. A continuación se formularon las conclusiones, quedando el juicio visto para sentencia.

Cuarto: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero: de la prueba practicada en autos queda acreditado que la actora, bajo la denominación de Calzados Ferrerías SA, se constituyó el 22 de marzo de 1976, siendo su objeto social la fabricación y venta, al por mayor o menor, en el mercado nacional o de exportación, de toda clase de calzado bien sea de fabricación propia o ajena, así como de toda clase de artículos confeccionados en cuero natural o sintético y destinados a prendas de vestir y tocado. Desde entonces hasta la actualidad ha venido desarrollando dichas actividades. Igualmente, la actora, en el tráfico jurídico mercantil, ha venido haciendo uso de la denominación social Calzados Ferrerías SA, la marca "Ferrerías", así como el nombre de dominio www.ferrerias.com, discutiéndose el periodo efectivo de dicho uso.

Por su lado, el demandado, como titular de la empresa Jaime Pons Sintes SL, procedió a registrar la marca "J.P.Ferrerías", el 23 de diciembre de 2005, con el número 2.686.569.

Finalmente, el 1 de diciembre de 2006, la Oficina Española de Patentes y Marcas, denegó al demandado la marca antes referida, en virtud de la oposición formulada por la actora, basándose en que la marca "Ferrerías" es notoriamente conocida en el territorio nacional. Dicha resolución ha sido objeto de recurso por el demandado.

Para llegar a esta conclusión se parte de los escritos de demanda y contestación a la misma, junto a sus documentos.

Segundo: sentado lo anterior y partiendo de las pretensiones deducidas por la actora en su demanda, queda claro que la primera cuestión de fondo que ha de tratarse es la relativa a la acción reivindicatoria que se pretende, para lo cual, por conveniencia práctica, conduce a hacer una referencia sobre el nacimiento del derecho sobre la marca, esto es, analizar el punto en que se genera y crea el derecho sobre el signo distintivo. Para ello se hace necesario el análisis previo de los principios básicos sobre el germen del derecho exclusivo del derecho de marcas.

En primer lugar aparece el denominado principio de prioridad en el uso, aquél según el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el tráfico jurídico-económico; así, el derecho de marca pertenece a quién la usa por primera vez para designar sus productos o servicios. Es el modo adquisitivo que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas, e implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, lo que motiva que en caso de conflicto entre el usuario anterior de la marca y el titular posterior de la misma se debe resolver a favor del primero. Posteriormente este sistema evolucionó hacia la notoriedad del signo derivado del uso en el mercado, en el que no bastaba con la utilización de la marca sino que ese empleo fuese realizado de forma que tuviese constancia por terceros, que a los efectos del mercado existiese el conocimiento de la existencia del signo y a quién pertenecía, por la utilización en el trafico, de éste. La diferencia entre una y otra situación estriba en que frente al simple uso del principio, la notoriedad implica una difusión y reconocimiento de la marca por los consumidores.

Frente a este sistema aparece el de la inscripción registral, principio que se ha ido imponiendo de forma gradual; según este sistema el nacimiento del derecho sobre la marca tendrá lugar mediante su inscripción en el registro; a través de ella el titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, que impediría su uso por terceros no autorizados. De aquí que el nacimiento sobre la marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia de su uso y de si éste es o no notorio, revelándose como constitutiva, ya que además de atestiguar el nacimiento de aquella, la inscripción genera el derecho de exclusiva sobre la marca.

Tercero: fijados los sistemas existentes debemos acudir a la evolución experimentada en el ordenamiento español, partiendo para ello del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929, y más concretamente de su artículo 14 , el cual establecía un sistema mixto, en el que se conjugaba el principio de inscripción registral con el de la prioridad en el uso. En efecto, el derecho exclusivo sobre la marca se confería en virtud de la inscripción del signo del registro que debía consolidarse mediante su utilización ininterrumpida en los tres años posteriores, pese a lo cual, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado sino que se le atribuía un derecho de alcance limitado por cuanto se le permitía impugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante el correspondiente proceso declarativo, que debía entablarse antes de tres años, plazo en el que se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fuese usada por el titular inscrito.

Frente a este sistema, la Ley de Marcas de 1988, en su artículo 3.1 y 2 , si bien consolidaba la adquisición del derecho de marcas mediante la inscripción en el registro, instauraba el principio diferente del de la notoriedad de la marca; con ello, el usuario de una marca registrada, a la hora de impugnarla no solo debía acreditar su utilización anterior a la inscripción sino que debía acreditar, además, la notoriedad de la marca como consecuencia del uso de la misma. Y ello sin que se requiera la utilización posterior del titular registral.

Finalmente, la vigente ley de Marcas de 2001 regula en su artículo 2.1 el nacimiento del derecho sobre la marca, al especificar que "El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley." Considerada de forma aislada dicha norma, parecería dar a entender que la vigente normativa se decantaría por un sistema de adquisición registral puro, pero analizándola de forma conjunta y coordinada con otras normas la conclusión cambia de forma radical. En efecto, según el art.6.2 de la ley de 2001 , al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior o confundible, se está equiparando la marca notoriamente conocida a la marca registrada, lo que conduce a que el titular de aquella pueda oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible. Por otro lado, el art.34 de la ley, en su apartado quinto , equipara al titular de la marca notoriamente conocida en España al titular de la marca registrada, concediéndole un ius prohibendi equivalente al que se confiere al titular de marca registrada. Igualmente, al regularse la nulidad relativa de la marca, la vigente norma equipara la norma notoriamente conocida a la registrada, y más concretamente, el art.52.1 , al remitirse al art.6 , reconoce el mismo valor a la marca anterior notoriamente conocida por su uso a la posterior registrada y que es igual o confundible con la primera. A diferencia de lo dispuesto en la norma de 1988 (que disponía que, salvo en el caso de solicitud presentada de mala fe, la acción de nulidad de la marca confundible posteriormente registrada prescribía en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión del registro de la marca, transcurrido el cual la marca posteriormente registrada se consolidaba y su titular podía prohibir cualquier uso de la marca, aún incluso la anterior notoriamente conocida) la normativa actual, a través de lo dispuesto en el artículo 52.2 , permite la coexistencia de la marca registrada y la anterior usada de forma notoria a pesar de haber transcurrido el plazo de los cinco años, por la denominada prescripción por tolerancia.

Como conclusión, se puede afirmar que la Ley de 2001 , consagra un sistema mixto en el que coexisten el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad del signo.

Cuarto: queda claro que conforme a la exposición que se acaba de efectuar el demandado, por mor de la solicitud de inscripción registral de la marca, ha pretendido la titularidad de la misma (en aplicación del art.2.1 de la ley de marcas de 2001 ), y más concretamente de "J. P.Ferrerías" en la que en la parte superior existe una "r"; e igualmente es un hecho indiscutido que la entidad actora ha venido usando la denominación "Ferrerías" en el tráfico propio de su actividad comercial (la fabricación y comercialización del calzado) a lo largo del tiempo, como lo demuestra el hecho de que la propia OEPM afirma la notoriedad del signo (con las consecuencias que ello comporta, partiendo de su concepto, esto es, signo distintivo conocido por el público al que se destinan los correspondientes productos o servicios, lo que implica que ese conocimiento por el público venga originado en un uso cierto y constante, prolongado en el tiempo), así como de las propias manifestaciones del demandado, al contestar al interrogatorio de parte, el cual manifiesta conocer la actividad de la demandante y de sus marcas, desde hace, al menos veinte años. Es más, incluso estuvo en tratos para la compra de activos de su empresa, entre ellos las marcas de la actora (de la que obtuvo la autorización verbal de su uso, indicativo de que realmente pertenecían a la demandante y no al demandado, así como del conocimiento pleno de la existencia de la misma y por quién era explotada), consciente de su existencia y de su notoriedad. Todo ello apoyado por la numerosa documentación aportada en la demanda, de la que se deriva que ha estado presente en ferias del sector, en pasarelas de moda, en centros comerciales, en prensa, ilustrativa de la actividad comercial desarrollada por la empresa demandante, en el sector del calzado, haciendo uso de sus signos distintivos, que ahora se pretenden defender. Por ello, sorprende que se dude del uso dado por la demandante a las marcas de su titularidad.

Llegados a este punto, queda claro que conforme a la exposición efectuada en los anteriores fundamentos, la titularidad de la marca correspondería a aquella persona que la hubiera inscrito en el registro, ostentando las distintas facultades que la propiedad de la marca le otorga, incluso frente a los que la viniesen usando con anterioridad en el mercado.

Frente a ello, la actora contradice dicha petición presentando la actual demanda reclamando la titularidad de la marca objeto del litigio, esgrimiendo los derechos adquiridos derivados de la creación originaria de la denominación objeto de controversia, así como la utilización pacífica de la misma desde, al menos, veinte años (lapso de tiempo reconocido por el demandado), esto es, desde el año 1987 hasta el instante de la inscripción por parte de la actora. Para ello ejercita la acción reivindicatoria de la marca, y subsidiariamente la acción de nulidad.

Por ello, y a efectos sistemáticos, lo procedente es comenzar por el estudio de la primera de las acciones ejercitadas (la reivindicatoria), que viene recogida en los apartados 2 y 3 del art.2 de la ley de 2001 (al igual que sucedía con el art.3.3 de la ley de 1988 ), posibilitando a la persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca o que contravenga una obligación contractual o legal, se subrogue en la posición jurídica que detenta el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada o concedida; y ello sin perjuicio de los derechos de los licenciatarios y demás terceros afectados por el cambio de titularidad. En este caso, el que ejercita la acción reivindicatoria de la solicitud o de la marca registrada tiene que acreditar que el solicitante o el titular actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual frente a él. Por otro lado, si lo que se pide es la reivindicación de la solicitud de una marca, la acción deberá plantearse antes de la fecha de concesión del registro de la marca, mientras que si lo que se reclama es la titularidad de la marca registrada, la acción debe entablarse antes del transcurso de cinco años, computables desde la publicación del registro de la marca o bien desde el momento en que la marca registrada hubiese comenzado a ser utilizada conforme a las previsiones del art.39 de la ley de 2001. Finalmente hay que destacar como hecho de notoria importancia el que en la acción reivindicatoria no aparece como presupuesto esencial y determinante el que la marca usada tenga el carácter de notoria a los efectos del art.6 bis del Convenio de la Unión de París.

Quinto: dicho todo ello procede analizar los requisitos básicos al objeto de determinar si ha lugar o no a la acción reivindicatoria ejercida, para lo cual, y dado que nos encontramos en presencia de una marca que ya ha sido tratado de registrar por el demandado, y cuya titularidad se reivindica por la actora, lo fundamental será determinar (a parte del transcurso del plazo legal, y que ninguna de las partes ha mencionado por considerar que de forma clara y evidente no ha transcurrido, y por ende no debe ser objeto de controversia y de prueba) si queda o no acreditado ese fraude de derechos o contravención de una obligación contractual o legal, por el titular inscrito.

En este punto de la discusión se hace necesario traer a colación la regulación legal y consiguiente doctrina jurisprudencial del principio de la buena fe y del abuso de derecho, para poder atender si la conducta del titular registral ostenta la consideración de fraudulenta, en relación con los derechos de la marca discutida.

Así, la buena fe se define como la confianza o esperanza en una actuación correcta de otro, concretándose en la lealtad en los tratos y en la fidelidad de la palabra dada. Incluso Cossío ha llegado a formular el hecho de que la buena fe ha llegado a ser, dentro de nuestro derecho positivo, una verdadera fuente de normas objetivas, un conjunto de normas jurídicas sin formulación positiva concreta y que son reunidas bajo esta denominación impropia y ocasionada a equívocos. Con ello se pretende el que las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a principios que la conciencia social considera como necesarios; principios que se encuentran implícitos o deberían estarlo en el ordenamiento positivo. Lo expuesto conduce a que todo acto realizado en el ejercicio de un derecho es, por principio, un acto lícito y justo, excluyente de responsabilidad, al tener una causa suficiente de justificación.

Ahora bien, cuando ese ejercicio de derecho se sigue como medio para causar daño a terceros (y partiendo de los actos de emulación), tendrá la consideración de ilícito y en consecuencia, dignos de reprensión. Así surge la teoría del abuso de derecho, el cual se produce cuando, si bien se actúa dentro del círculo que la ley marca como frontera al derecho que sea, sin embargo, de alguna forma no se usa conforme al "papel" que tiene encomendado o para la finalidad para la que está pensado; es decir, los actos realizados conforme a lo que el derecho tolera es perfectamente tolerable y amparable, mientras que cuando ese mismo acto se realiza con determinados fines o propósitos (al margen de la ley), será rechazable y sujeto a indemnización. Así lo recoge el art.7 CC , que exige la buena fe en el ejercicio de los derechos y la persecución (con consiguiente indemnización) del abuso de derecho.

Incluso la Jurisprudencia, al amparo de dicha regulación, ha venido a fijar los elementos esenciales del abuso de derecho, consistentes en un uso de un derecho externamente legal, un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica y una inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestándose en la voluntad de perjudicar a terceros o cuando se ejercita con exceso el derecho.

Trasladado al ámbito marcario, y como se dispone la Corte inglesa al resolver el caso "Gromax Plasticure LTD. Vs. Don & Low Nonwovens LTD", una conducta abusiva sería aquella que tuviere la consideración de deshonesta, con prácticas que no se ajustan a las pautas de una conducta comercial aceptable observadas por personas razonables y experimentadas en el sector concreto pertinente, lo cual, a modo ejemplificador, sucedería cuando al tiempo de depositar la solicitud, el solicitante tenga conocimiento (que tenga conciencia real y efectiva de ello) de que un tercero está usando una denominación o signo idéntica o semejante en relación con productos o servicios idénticos o similares a los que comprende la marca solicitada, siempre y cuando el uso del signo distintivo anterior y confundible haya sido real y efectivo (prolongado en el tiempo y con un nivel estimable de venta y reconocimiento en el mercado); igualmente cuando la intención con el registro de la marca es meramente especulativa o de bloqueo, cuando se pone de manifiesto una actitud meramente obstruccionista, reveladora de que, pese a que en la actualidad no se impone una obligación de uso al titular de la marca, la finalidad de la inscripción revela una conducta abusiva o fraudulenta al pensarse en fines espurios a los derechos amparados por la normativa de propiedad industrial.

Sexto: acudiendo a la prueba de autos, podemos manifestar, ya desde este instante, que la conducta observada por el demandado puede encuadrarse dentro del concepto de mala fe que acaba de ofrecerse; en efecto, no cabe otra solución para alguien que trata de apropiarse del esfuerzo, de la creación, de la ideación efectuada por un tercero y perpetuada a lo largo del tiempo, máxime cuando aquel es conocedor pleno de la situación fáctica concurrente. Porque así hay que pensar de alguien que dedicado al ámbito del sector del calzado, desarrolla su actividad en un territorio tan poco extenso como es el de Menorca, y particularmente en la localidad de Ferrerías. Baste para ello contemplar un simple mapa de la isla para observar las limitaciones existentes en la misma.

Pero cabe reincidir en el factor temporal, en el transcurso de más de veinte años, a lo largo de los cuales el actor viene ejercitando su labor empresarial de forma pública e ininterrumpida, al igual que el demandado, lo que hace presuponer el conocimiento mutuo entre ambos, profesionales del mismo gremio, que tiene sus sedes en puntos geográficos muy próximos (tan próximos que es en la misma localidad), implicando ese conocimiento mutuo, que conlleva el de las actividades que ambos realizaban, los medios de que disponían, así como las marcas de que hacían uso. Fruto de ello se revela la publicidad desarrollada por la actora, acudiendo a los mismos medios, insertando anuncios en revistas especializadas y no especializadas, esporádicas y en otras publicaciones de información sobre actividades profesionales, acudiendo a ferias del calzado, en las que se requiere el previo pago de cantidades para anunciarse o participar.

De esta manera podemos afirmar que no estamos en presencia de una empresa "fantasma", creada bajo una simple denominación para actuar en el tráfico jurídico de manera ocasional, o para un concreto negocio; hablamos de una sociedad creada a mediados de los años setenta, con un objeto social muy concreto, que ha funcionado a lo largo de todo este tiempo, de manera pública, emitiendo sus facturas, publicitándose y prestando los servicios que le contrataban. Y todo ello, de forma pacífica, bajo la marca "Ferrerías", empleando la denominación social Calzados Ferrerías SA y usando el dominio de internet www.ferrerias.com.

Pero sin duda, otro factor que no puede pasar desapercibido en la presente controversia es los sucesivos requerimientos efectuados al demandado, para que depusiese su conducta relativa a la marca objeto de discusión, pese a lo cual, partiendo de la negación de la máxima de no haber inscrito su marca (cosa que si bien es cierto en parte, ha acontecido por la conducta diligente de la actora, pero no por la voluntad del demandado, el cual procedió a registrar el signo distintivo, ocasionando la oposición de Calzados Ferrerías SA, que dio lugar a la estimación de la misma por la OEPM, al considerar que existía confusión, ante la notoriedad de la marca de la actora), procedió a realizar actos conducentes a ello, así como a intervenir en el mercado, publicitando el signo discutido. Incluso se trata de contrargumentar a la actora que como consecuencia de la desidia en la no protección de sus signos, el demandado obró de forma diligente protegiendo aquellos que consideraba propios, pese a ser consciente del uso adecuado y notorio de la marca de la demandante; trató de aprovechar la falta de "cobertura" del registro, para obtener ventajas de las que era consciente que no podía sacar. Aquí se vuelve a demostrar esa mala fe que la norma exige para el triunfo de la acción reivindicatoria, esa conducta maliciosa y a sabiendas de la ilicitud de la conducta, máxime cuando (partiendo de las propias manifestaciones del demandado) no era un persona "recién llegada" al sector del calzado, y en particular del de Ferrerías, sino que ya desde 1994 contaba con una empresa propia en el sector. Si ello es así, resulta acreditado que era plenamente conocedor y consciente de la existencia de las empresas competidoras, empresas que ya funcionaban con anterioridad a la suya, y empresas que gozaban de sus propios signos identificativos para sus productos y servicios.

Volvemos a recalcar que, ante los sucesivos requerimientos, la respuesta por el destinatario fue la de "negar la mayor", la inscripción, así como negar el resto de argumentos que se ofrecían, continuando con actividad empresarial.

Séptimo: derivado de lo expuesto hasta el presente fundamento se llega a la conclusión que procede estimar la acción reivindicatoria planteada por Calzados Ferrerías SA, por concurrir la totalidad de los requisitos exigidos por la ley. Más concretamente, hay que decir que, a parte del registro de la marca, la conducta manifestada por D. Gabino incurre en fraude de los derechos de la actora. En efecto, tratar de obtener un beneficio injusto a costa de un tercero, atribuyéndose la autoría de algo que no le corresponde por ostentarlo terceras personas o entidades, verdaderos creadores de la marca, es una conducta realmente reprobable que merece el rechazo de este Juzgador. La conducta de D. Gabino es abusiva.

Y aquí es donde se encuentra el dilema que ha suscitado la presente controversia encuadrándose en lo especificado como conducta contraria a la buena fe, como acto permisible dentro de ley pero que busca una finalidad torticera, contraria a la confianza que demanda la sociedad, en el ámbito de la contratación. Es cierto que el Sr. Gabino se amparó en la inexistencia de una marca registrada anterior y similar a la que dice suya para acceder al registro y pese a que existía un conocimiento público y contrastado de la vinculación de la denominación "Ferrerías" al ámbito del sector del calzado.

Por las razones que se acaban de exponer, en el presente supuesto, Calzados Ferrerías SA ha narrado los hechos de forma más verosímil y convincente siendo que su versión es creíbles y coherentes, cosa que no sucede con D. Gabino , cuya conducta se encuadra dentro de lo que la legislación vigente recoge como fraudulenta de los derechos de terceros a los efectos marcarios.

Consecuentemente, y en aplicación del art.2.2 y 3 de la ley de marcas de 2001 , ha lugar a la acción reivindicatoria formulada por Calzados Ferrerías SA, sobre la marca española nº2.686.569, constituida por la denominación "J. P.Ferrerias" y en la parte superior una letra "r", debiendo ordenarse el cambio de titularidad de las mismas a favor de Calzados Ferrerias SA, con subrogación en los derechos que hoy ostenta el demandado, extinguiéndose las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma (sin perjuicio de los derechos que les asistan a reclamar frente a D. Gabino , en el caso que los haya) y notificación del cambio de titularidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción a nombre de Calzados Ferrerías SA.

Octavo: sin perjuicio de lo analizado hasta este punto, tal y como se denuncia en la demanda rectora del procedimiento, aparte de las pretensiones relativas al derecho de marcas, se solicita un pronunciamiento que declare que la conducta observada por D. Gabino se encuadra dentro de los tipificados como desleales desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal.

De esta manera debemos indicar que, partiendo del principio constitucional de libertad de empresas y, consiguientemente, el de libertad de competencia, la Ley de Competencia Desleal (LCD en adelante) tiene por objeto fijar unos mecanismos precisos tendentes a impedir que esos principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles de perturbar el eficiente funcionamiento del sistema competitivo de economía de mercado.

En concreto la LCD contempla el cambio radical que ha experimentado la materia, abandonado la tradicional orientación de proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles, para pasar a crear un instrumento de ordenación y control de las conductas dentro del mercado, en aras a garantizar un funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado, sobre la base que cuando compiten varios empresarios dentro de él, ha de triunfar el que, por ser más eficiente, ofrezca mejores prestaciones. De esta manera se impone la obligación de competir, pero evitando que la clientela sea captada por medios que no se basan en la calidad y condiciones de las prestaciones ofrecidas.

En consecuencia, el objeto directo de protección es la propia competencia, la leal competencia, tutelándose no solo los intereses privados de los empresarios, sino también los colectivos de consumo, del público consumidor y, en último término, el interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado, o lo que es lo mismo, que el sistema funcione correctamente.

Para ello, la LCD formula tipificaciones muy restrictivas, llegando a recogerse en la exposición de motivos que el espíritu que preside la vigente normativa es la preocupación de evitar que prácticas concurrenciales meramente incómodas para los competidores puedan ser consideradas solo por eso desleales.

En todo caso, como se indica en el art.2 LCD para que exista competencia desleal basta con que se cumplan dos condiciones, que el acto se realice en el mercado (lo que implica que esté dotado de una trascendencia externa), y que se realice con fines concurrenciales (lo que supone que tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero), sin que sea necesaria la concurrencia de una intención de perjudicar.

Noveno: sentadas las premisas anteriores, como argumento de defensa de la demandada al respecto de ausencia de comportamientos que contravengan la normativa de competencia desleal, se alega la falta de legitimación pasiva para el ejercicio de la demanda, dado que el demandante no es el que actúa en su propio nombre en el mercado, así como resultar inadmisible el recurso de acudir a la ley de competencia desleal para obtener amparo que se encuentra englobado en la normativa de marcas.

Ante ello, comenzando por la primera, hay que señalar que la legitimación, tal y como señala el Profesor Ortell Ramos, es "un requisito subjetivo, cuya existencia depende de una cierta vinculación de las personas que se presentan como parte con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal". Igualmente, el Profesor De la Oliva, entiende por legitimación "la cualidad de un sujeto jurídico consistente en hallarse, dentro de una situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según el derecho, el reconocimiento justamente a su favor de una pretensión que ejercita (legitimación activa).

Partiendo de estas ideas básicas, debemos recordar que la legitimación para el ejercicio, así como para ser sujeto pasivo de las acciones de competencia desleal aparece regulada en el artículo 19 de dicha norma recogiendo una doble posibilidad, una genérica y abierta, de nominada como individual, relativa a cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados o quien perjudique o amenace los mismos, y una segunda llamada colectiva, en la que se concede capacidad de accionar a las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos y las asociaciones de consumidores, apareciendo en este segundo caso, de igual manera, las personas que realicen esos actos perjudiciales. En nuestro caso nos encontramos en la primera en la que se hace referencia a cualquier persona que participe en el mercado, incluidos los consumidores, sin que exista argumento alguno que pueda servir para sustentar que la condición de partícipe solo corresponde a aquellas personas que forman parte del círculo de destinatarios de la prohibición de competencia desleal (art.3.1 LCD ) y menos aún para exigir que realicen actos en el mercado con finalidad concurrencial (art.2 LCD ). La condición de operador económico (como titular de una marca, de unos signos distintivos a través de los que se actúa en el mercado), a los efectos de la legitimación, se satisface tanto a través del desarrollo real y efectivo de una actividad de producción, mediación o prestación de servicios para el mercado, como de la preparación de estas actividades. A sensu contrario, siguiendo con esta doctrina, carecerían de legitimación activa quien hubiese cesado en su actividad en el mercado.

Por otro lado la referencia al perjuicio o amenaza directa de los intereses económicos no puede de ninguna forma servir para exigir la existencia de una relación de competencia o la producción real o potencial de un daño patrimonial como presupuestos de la deslealtad de un acto realizado en el mercado con finalidad concurrencial. En particular y desde la perspectiva ahora considerada, la legitimación no queda limitada a los competidores efectiva o potencialmente afectados por el acto de competencia desleal y, consiguientemente, pierde todo sentido entrar en considerar quiénes son competidores y quiénes no. En este ámbito, el perjuicio y la amenaza directa de los intereses económicos solo concretan el interés legítimo exigible para iniciar una causa de esta naturaleza. Por ello, concurrirán estas circunstancias en las personas que resulten inmediata y personalmente alcanzadas, esto es, afectadas de modo concreto y singular por la repercusión que el acto de competencia desleal tenga o pueda tener sobre la estructura competitiva y/o el funcionamiento concurrencial del mercado, influyendo o pudiendo influir negativamente en la propia posición o actividad en el mercado. De igual manera, la legitimación pasiva alcanzará a los que desarrollen esas conductas que se acaban de describir, con el alcance expuesto. En cambio, no existirá legitimación activa, ni tampoco pasiva, en los casos que derivados de un acto de competencia desleal se sufra o pueda sufrirse un perjuicio relativo a bienes o derechos no directamente protegidos por la legislación contra la competencia desleal.

Dicho lo cual, acudiendo al caso de autos, partiendo del planteamiento general de la demanda, teniendo en cuenta el que la entidad demandante, en los extremos que exige la normativa especial, participa directamente en el mercado, prestando servicios y productos, al igual que el demandado, como titular de un signo distinto bajo el que se pretenden comercializar productos y servicios del mismo género que los de la demandante, queda claro que D. Gabino participa en éste, a los efectos de la legitimación; igualmente, si tenemos en cuenta las actividades desarrolladas por ambas personas (que se concretan en sus respectivas demandas) podemos concluir que existiría la eventual amenaza o perjuicio que el art.19 LCD impone, sin perjuicio del estudio de los comportamientos como denunciados como concurrenciales. De ahí que debamos desestimar la falta de legitimación pasiva alegada.

Décimo: en cuanto al segundo motivo de oposición, el referente a la imposibilidad de acudir al amparo de la ley de competencia desleal, cuando se trata de conductas encuadrables dentro de la normativa marcaria, hay que decir, tal y como se expuso en el segundo congreso de Jueces de lo Mercantil (celebrado en Valencia en diciembre de 2006), que existen relaciones entre la ley de competencia desleal y la ley de marcas, partiendo del hecho incontestable que una y otra ley tienen distinta función, una vez que la marcaria protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, aunque especial, con eficacia erga omnes, y que, por regla general, se adquiere por el registro, limitando su protección por el denominado principio de especialidad. En cambio, la LCD no tiene como fin proteger un signo, sino que (partiendo de su exposición de motivos) pretende ser un instrumento de conductas en el mercado, apareciendo como destinatarios de dicha protección, todos los que participan en el mercado y el propio mercado. Con ello, y como ya se ha dicho anteriormente en la presente resolución, la última ratio de esta normativa no es la de proteger al signo violado o a su titular, sino los agentes del mercado y éste en particular.

De esta manera, el dilema se plantea a la hora de deslindar ambas normativas, de determinar cuándo se aplica una y cuándo la otra, para lo cual se hace necesario acudir a la causa de pedir planteada en la demanda. En función de ello, y como primer criterio, en función de la tutela solicitada, si la norma a aplicar resulta ser la que establece un régimen jurídico de los signos, la aplicable será la de marcas; de ahí que, pese a invocarse al mismo tiempo tato la LM como la de LCD, debe darse al conflicto el tratamiento que corresponda conforme a la primera, y sólo podrá acudirse a la segunda allí donde no alcanza la de marcas, siempre que sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen jurídico de las marcas. En consecuencia, será aplicable la LCD cuando no sea posible hacer valer la protección que dispensa la LM, una vez que la represión que la competencia desleal no duplica la protección de la marca, no constituye un mecanismo de tutela reforzada y subsidiaria que permita reconstruir la protección jurídica de la propiedad industrial cuando, por la razón que fuere, falle su vigencia.

Tampoco puede aplicarse de forma acumulada ni de forma alternativa a la tutela de la LM en aquellos supuestos de hecho que queden plenamente comprendidos en su ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia de aquélla protección y no presenten por demás facetas ajenas al mismo.

Especialmente, la complementariedad que se viene proclamando a través de la presente resolución, se manifiesta especialmente en materia de actos de confusión a través de signos distintivos; así, cuando el acto escape del ius prohibendi marcario, podrá ser enjuiciado desde la perspectiva del art.6 LCD , siempre y cuando en la demanda rectora del proceso, se hayan ofrecido los elementos que permiten subsumir la conducta en dicho precepto, siempre que la aplicación no resulte incompatible.

Todos estos razonamientos son plenamente acogidos por la doctrina más relevante que ha estudiado el problema, especialmente por el Profesor Massaguer, en su obra "Comentario a la Ley de Competencia Desleal", en la que deja claro que los mecanismos de protección jurídica que dispensan la LM y la de LCD, partiendo de unas bases comunes, se han construido sobre mecanismos distintos, una vez que el derecho sobre la competencia desleal se vale de cláusulas generales (adaptándose a la realidad cambiante de cada momento temporal del mercado), mientras que la marcaria se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativos (derechos de exclusión), con la consiguiente rigidez en la definición de los presupuestos materiales y formales de protección, así como en la determinación del contenido material y el alcance objetivo de dicha protección. Con todo, termina concluyendo el mentado autor, que el derecho contra la competencia desleal, en relación con el de marcas, existiendo evidentes centros de interrelación, se presenta "como un motor de expansión y refuerzo de la protección que dispensan los derechos de propiedad industrial e intelectual, en la medida en que permite llevarla a aspectos en principio ajenos a su ámbito objetivo o a su alcance material".

Llevado al caso de autos, acudiendo al suplico de la demanda así como la fundamentación fáctica y jurídica que sustentan el mismo, se denuncian comportamientos que se dicen contrarios a la LCD sobre la base de la infracción del uso de unos signos distintivos, los mismos que han sido objeto de acción reivindicatoria, una vez que se denuncia el uso público y en el mercado de la marca reivindicada, argumentando los perjuicios que ello suponía para el actor. Esto es, partiendo de la existencia de un bien inmaterial, con una específica protección y tutela, se pretende complementarla mediante la aplicación de la normativa sobre competencia desleal, cuando con la LM la tutela que se ofrece es la que realmente el legislador ha querido, la que ampara plenamente los derechos del demandante. Ya a lo largo de la presente sentencia se ha tenido la oportunidad de analizar la tutela marcaria, con sus elementos, requisitos y efectos, otorgando una protección al legítimo tenedor de los derechos sobre los bienes inmateriales que los signos distintivos constituyen. Consecuentemente, el uso de los mismos, con las consecuencias que ello comporta, sería una extensión lógica y natural de aquella infracción, que se ve corregida y abortada por la estimación de la reivindicación interesada. Realmente estamos en presencia de un conflicto sobre derechos relativos a bienes inmateriales, configuradores del derecho marcario, que por mor de esa especialización, de acotar las materias, comporta que no pueda ni deba aplicarse la LCD al respecto, tal y como se ha razonado en el presente fundamento.

En consecuencia, debemos acoger los argumentos y razones esgrimidos por el demandado al respecto, y en consecuencia, desestimar las peticiones relativas a la competencia desleal.

Decimoprimero: en cuanto a la publicación de la sentencia interesada, se encuadra como una particular modalidad de la indemnización por daños y perjuicios, recogida en el art.41.1.e) LM , consistiendo en una reparación específica, con sus propios requisitos, comunes a la acción de resarcimiento pero añadiendo uno en particular, la adecuación de la publicación de la sentencia para cumplir la función resarcitoria en el caso considerado, o lo que es lo mismo, la publicación de la sentencia solo podrá ordenarse en la medida que, en vista de las circunstancias del supuesto de hecho, puede efectivamente reparar la lesión patrimonial ocasionada por el acto de infracción marcaria y/o de competencia desleal. Por el contrario, su otorgamiento no debe hacerse depender de la continuidad del acto infractorio o de sus efectos, como tampoco ha de condicionarse a la concurrencia de un eventual interés de terceros en el conocimiento del fallo.

Queda claro que la publicación de la sentencia procederá cuando la infracción hubiese afectado al prestigio o a la imagen del demandante o los perjuicios deriven de la desviación de la clientela y su cuantificación no sea posible en absoluto o no sea posible en parte, pudiendo sumarse la publicación a la indemnización pecuniaria de los daños y perjuicios cuando se juzgue probada su cuantía sólo hasta una cierta cifra y su efectiva existencia por una cifra superior pero indeterminada.

En cuanto a la forma de la publicación, deberá ser adecuada para que la noticia pueda llegar a los clientes del afectado por el acto de competencia desleal, debiendo reducirse a aquellos fundamentos en que se recoge la existencia de la conducta desleal, y al fallo de la sentencia.

Con los precedentes que se acaban de indicar queda clara la improcedencia de la publicación solicitada por la actora, como medida resarcitoria una vez que no se han acreditado esos perjuicios o daños que el uso de la marca reivindicada hubiese ocasionado a la actora, tales como la desviación de la clientela o simplemente la pérdida de volumen de negocio directamente relacionada con la conducta observada por el demandado. De esta manera, teniendo la publicidad una finalidad de mitigar el perjuicio sufrido por la demandante, dando a conocer a los terceros que pudiesen estar interesados en ello, conocimiento de la conducta ilícita llevada a cabo por D. Gabino , no habiéndose acreditado el mismo, impide acceder a la publicación interesada.

Decimosegundo: en cuanto a las costas, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que al no estimarse íntegramente la demanda, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con estimación parcial de la demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Nicolau Rullán, en nombre representación de Calzados Ferrerías SA, y defendido por el Letrado D. Carlos Lema Devesa, contra D. Gabino , con domicilio en la CALLE000 NUM000 , de Ciudadela, Menorca, representada por el Procurador D. José Antonio Cabot LLambías y defendido por el Letrado Dña. Rosa Martínez Brines:

- DEBO DECLARAR Y DECLARO que D. Gabino efectuó la solicitud de la marca nº2.686.569, con mala fe.

- DEBO DECLARAR Y DECLARO que D. Gabino , al solicitar la marca nº2.686.569, ha vulnerado el art.2 de la ley de marcas.

- DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. Gabino a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. Gabino a transferir la marca española nº2.686.569 a favor de Calzados Ferrerías SA.

Con desestimación del resto de pronunciamientos de la demanda. Todo ello sin especial declaración sobre las costas.

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que se preparará ante este Juzgado en el plazo de CINCO días

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.