Sentencia Civil Nº 86/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 589/2014 de 18 de Abril de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 589/2014

Juicio Ordinario núm. 460/2013

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm. 86/2016

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARIA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En la ciudad de Barcelona a diecinueve de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de SPACE BEACH CLUB S.A. contra Ignacio y Colton Projects S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 14 de julio de 2014.

Han comparecido en esta alzada los apelantes Ignacio y Colton Projects S.L., representados por el procurador de los tribunales Sr. Fernando Bertrán Santamaría y defendidos por el letrado Sr. Odón Marzal Marquet, así como Space Beach Club S.A. en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Carlos Montero Reiter y defendida por el letrado Sr. Iván Varela Sanz.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de SPACE BEACH CLUB S.A. con los siguientes pronunciamientos:

1º. DECLARO que la entidad SPACE BEACH CLUB,S.A. es titular de los derechos de exclusiva dimanantes de la válida inscripción y perfecto vigor registral de su marca número 1.672.210 'SPACE IBIZA DANCE', con gráfico, en clase 41 del nomenclátor internacional.

2º. DECLARO que en virtud de dicha titularidad registral, SPACE BEACH CLUB, S.A., puede impedir que cualquier tercero sin su consenctimiento registre y/o use en el mercado cualquier distintivo caracterizado por el vocablo 'SPACE'.

3º. DECLARO que el uso en el mercado por parte de la demandada COLTON PROJECTS, S.L., en la identificación, ofrecimiento, publicidad -incluyendo el uso en redes de comunicación telemática-, de su local de discoteca, del distintivo que consta en la página 9 de la demanda que es imitación del prioritariamente creado, utilizado y registrdo como marca por la actora, constituye lesión o interferencia en los derechos de exclusiva de Marca, de que dispone la actora, dimanantes de su inscripción y actual vigencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca número 1.672.210.

4º. DECLARO que el uso por la demandada COLTON PROJECTS, S.L., en la identificación, ofrecimiento, publicidad -incluyendo el uso en redes de comunicación telemática-, de su local de discoteca, del distintivo que consta en la página 14 de la demanda, que es imitación del prioritariamente creado, utilizado y registrado como marca por la actora, constituye lesión e interferencia en los derechos de exclusiva, de Marca, de que dispone la actora, dimanantes de su inscripción y actual vigencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca número 1.672.210.

5º. DECLARO que los actos de la demandada COLTON PROJECTS, S.L., detallados en el fundamento jurídico 7º constituyen con respecto a la actora actos de engaño de la Ley de Competencia Desleal.

6º. DECLARO el derecho de la actora a ser indemnizada en los daños y perjuicios sufridos por los actos infractores y desleales antes declarados, cuya liquidación concreta se determinará en proceso posterior de conformidad con los parámetros establecidos en el Título V actualmente vigente de la Ley 17/2001 de Marcas, artículos 42 y 43 que a estos efectos dejamos invocados, optando específicamente ya en este momento por el criterio contenido en el apartado 2.a) del artículo 43 de la Ley de Marcas , fijando la indemnización en los beneficios que la demandada en autos haya obtenido como consecuencia de la violación, invocando en cualquier caso subsidiariamente el mínimo legal establecido en el apartado 5 del referido artículo 43 de dicho texto legal .

7º. DECLARO la nulidad por causas relativas de las marcas números 2.427.520 'SPACE SUMMER' de la clase 41 del nomenclátor internacional.

8º. DECLARO la nulidad por causas absolutas de la marca número 3.030.391 'SPACE SUMMER SALOU', con gráfico, en clase 41 del nomenclátor internacional, concretamente por la causa prevista en el artículo 51.1b) de la Ley de Marcas , al haber sido dicha marca solicitada de mala fe.

9º. CONDENO a la demandada COLTON PROJECTS, S.L., a estar y pasar por dichas declaraciones y, con prohibición de repetición en el futuro, a la cesación de los actos detallados en los puntos precedentes, que constituyen infracción de marca y conducta desleal, según los pronunciamientos declarativos anteriores.

11º. CONDENO a la demandada COLTON PROJECTS,S.L., a la retirada del mercado de carteles, flyers publicitarios, folletos, catálogos y cualquier clase de material publicitario, envases, embalajes, rótulos de establecimiento y cualquier documento o enser en los que se estén materializando dichos actos infractores y desleales.

12º. CONDENO a la demandada COLTON PROJECTS, S.L. a la publicación de la sentencia a su costa en el diario de disfusión regional/provincial 'DIARI DE TARRAGONA'.

Todo ello sin expresa condena en costas a la parte demandada. ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Ignacio y Colton Projects S.L.. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que dejo transcurrir el plazo sin presentar escrito de oposición, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 14 de enero de 2016 pasado.

Actúa como ponente el magistrado LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Fundamentos

1. Son hechos relevantes y no controvertidos en esta segunda instancia los siguientes:

a) La actora Space Beach Club S.A es una empresa dedicada al sector del ocio nocturno que explota la discoteca Space situada en el playa d'en Boses en Ibiza (Islas Baleares), la cual ha sido repetidamente galardonada con premios internacionales al mejor club.

b) Space Beach Club S.A es titular de la marca española numero 1672210 (M'210), marca mixta, actualmente en vigor, solicitada el 5 de diciembre de 1991 para servicios propios de una discoteca, incluidos en la clase 41, que combina el nombre 'SPACE IBIZA DANCE', con el siguiente gráfico:
Para ver la imagenpulse aquí.

b) El demandado Ignacio es igualmente titular de dos marcas nacionales.

b') La primera de ellas, la numero 2.427.570 (M'570), fue solicitada el 18 de septiembre de 2001 por Cine Casablanca SA, sociedad administrada por el Sr. Ignacio , cuya titularidad fue transferida al demandado Sr. Ignacio el 5 de agosto de 2011. Se trata de la marca denominativa 'SPACE SUMMER'concedida para servicios de la clase 41, servicios de discotecas y de organización y promoción de espectáculos artísticos.

b'') La segunda de las marcas es la número 3.030.391 (M'391), solicitada el 8 de mayo de 2012, para productos de la clase 41, servicios de discotecas y de organización y promoción de espectáculos artísticos. Se trata de una marca mixta que combina la denominación 'S Space Summer Salou', con el siguiente gráfico:
Para ver la imagenpulse aquí.

c) En el año 2012, a través de Facebook, la actora tiene conocimiento de que la discoteca Carpes del Cel de Salou (Tarragona) se estaba publicitando con el siguiente signo, en el que puede leerse claramente 'Space Summer Salou'. Dicha publicidad se acompañaba del siguiente texto 'Atención! Atención! Space desembarca en Salou. La mejor discoteca de Ibiza en la Costa Daurada'. 'Agréganos en http:// www.facebook.com/spacesalou' y 'página oficial http://www.facebook.com/ SpaceSummerSalou'.
Para ver la imagenpulse aquí.

d) El 11 de abril de 2012 el agente de propiedad industrial de Space Beach Club S.A requirió a la dueña del local para que retirase dicha información de Facebook. La sociedad Ocisol Group 2020 S.L., dueña del local, informó al requirente que éste era gestionado por Colton Projects SL y que utilizaba la marca 'Space Summer' con autorización de su titular, que al mismo tiempo era el administrador de la compañía, Ignacio .

e) En el mes de mayo de 2012, antes del día 26 de mayo, aparece nuevamente en facebook publicidad sobre la discoteca, nuevamente identificada con el nombre 'Space Summer Salou', pero utilizando como logotipo la marca registrada por el Sr. Ignacio M'391:
Para ver la imagenpulse aquí.

En dicho anuncio, publicado por alguien que se identifica como 'Grupelite Comunidad', se puede leer lo siguiente:

'TODO EL EQUIPO DE GRUPELITE COMUNIDAD TE RECOMENDAMOS VENIR A LA GRAN INAUGURACION DEL NUEVO DISCO-LOUNGE-BEACHE CLUB. Increíble, decoración espectacular. Música de calidad, y ambiente exclusivo. Desde Ibiza, con toda la experiencia de trabajar con los mejores clubs, hemos preparado la mejor Discoteca de la Costa Dorada'.

Igualmente en Facebook, en una página con el nombre de 'Listas Space Summer Salou', se publicita la apertura de la discoteca Space Summer Salou el 26 de mayo en el que se dice: 'un club que marcará un antes y un después en la noche de Salou. La mejor música, las mejores fiestas de Ibiza, los mejores d'js del mundo...'.

f) Para su publicidad, la demandada ha utilizado folletos como los siguientes:
Para ver la imagenpulse aquí.

Primer Folleto 1

En el que se dice ' Justo antes de su desembarco en Ibiza'.
Para ver la imagenpulse aquí.

Folletos Segundo y Tercero

g) La actora, en su local de Ibiza, desde al menos el año 2007 celebra los domingos unas fiestas conocidas con el nombre de 'We Love Space Sundays'.

La demandada, en su publicidad también utiliza la misma expresión sustituyendo la palabra 'love' con la figura de un corazón, como puede verse en el siguiente folleto (cuarto):
Para ver la imagenpulse aquí.

Folleto Cuarto

2. La actora ejercita varias acciones contra la demandada, en primer lugar, pretende que se declare la nulidad de las dos marcas del demandado Sr. Ignacio ; en segundo lugar, que se declare que Colton Projects SL. ha infringido sus derechos marcarios; en tercer lugar, que se declare que Colton a incurrido en competencia desleal; en cuarto lugar, que se declare el derecho de la actora a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción de sus derechos marcarios, a determinar en un ulterior proceso; en quinto lugar, que se condene a la demandada a cesar en los actos de infracción y de competencia desleal, a retirar los productos publicitarios infractores y a publicar la sentencia a su costa en el 'Diari de Tarragona'.

3. La sentencia estima íntegramente la demanda y los recurrentes impugnan todos sus pronunciamientos, lo que, conforme el art. 456.1 LEC , obliga al examen de todas las pretensiones formuladas y de todo lo actuado en primera instancia.

4. Empezaremos por las acciones de nulidad de las marcas del demandado Sr. Ignacio , puesto que su declaración de nulidad implicaría que el comportamiento de Colton, identificando sus servicios con los signos registrados, carecería de la cobertura que se le pretende proporcionar con dichos titulos.

Las acciones de nulidad de las marcas

5. En primer término, la actora pretende que se declare la nulidad de la marca M'570, la cuál fue solicitada el 18 de septiembre de 2001 por Cine Casablanca SA, sociedad administrada por el Sr. Ignacio , cuya titularidad fue trasferida al demandado Sr. Ignacio el 5 de agosto de 2011. Se trata de una marca denominativa 'SPACE SUMMER', concedida para servicios de la clase 41, servicios de discotecas y de organización y promoción de espectáculos artísticos. La actora sostiene que la marca es nula, conforme el art. 52.1 LM , por infringir el art. 6.1 b) LM , según el cual 'no podrán registrarse como marcas los signos: b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

6. El demandado alega la prescripción de la acción de nulidad ejercitada. El art. 52.2 LM , que regula la prescripción por tolerancia, establece que 'el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho usono podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible'. Así pues, la prescripción de la acción requiere que el titular de la marca anterior tolere el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos. La prescripción no se produce por el mero trascurso del plazo de cinco años desde el registro de la marca posterior, sino por la tolerancia del titular anterior con conocimiento de dicho uso. Por lo tanto, el demandado que quiera oponer dicha excepción, tiene la carga de alegar cómo y cuándo el titular del registro prioritario tuvo conocimiento del uso de la marca posterior. Si no lo hace, la prescripción no puede ser examinada.

7. La demandada en su contestación, pág. 24, se limitó a alegar la prescripción de la acción de nulidad relativa. Sin embargo, en su escrito, como acertadamente dice la juez en su sentencia, no precisó el momento en el que debía entenderse que se había iniciado el cómputo del plazo, dato fáctico cuya alegación es imprescindible para que el tribunal pueda analizar si la acción está o no extinguida por este motivo. Es cierto que en el recursoel recurrente mantiene que el actor Space Beach Club S.A tuvo conocimiento del uso de la marca 'Space Summer' en el año 2005, a través de las acciones publicitarias realizadas en los medios de comunicación, en especial en la radio, anunciado las discotecas gestionadas por el Sr. Ignacio que utilizaban ese nombre. Sin embargo, esos hechos, que, como hemos dicho, son determinantes para valorar la prescripción de la acción, no fueron alegados por el demandado ni en la contestación a la demanda ni en la audiencia previa, sino que fueron indebidamente introducidos en el recurso. El art. 456 LEC antes citado limita el conocimiento del tribunal de apelación a las pretensiones o excepciones formuladas por las partes de conformidad con los fundamentos de hechoy de derecho expuesto en la primera instancia, por lo que hemos de rechazar la excepción opuesta y confirmar la decisión de la juez de primera instancia.

8.En la metodología descrita por las Directrices de examen de la OAMI, extraída de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el caso 'Sabel' (TJCE Pleno, S 11-11-1997, nº C-251/1995 ) 'si existe o no un riesgo de confusión depende de una apreciación global', en la que el primer paso consiste en analizar 'varios factores interdependientes que incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca [supuestamente infringida], y (v) el público destinatario'. 'El segundo paso es determinar su importancia en una «apreciación global» aparte, en la que una conclusión sobre el riesgo de confusión se determina después de sopesar estos distintos factores que pueden complementarse o compensarse entre sí y que tienen varios grados de importancia relativa en función de las circunstancias específicas'.

9. Los servicios registrados para ambas marcas son idénticos, puesto que en ambos casos están concedidas para servicios de discotecas de la clase 41. La marca prioritaria es mixta, compuesta de gráfico y de la denominación 'SPACE IBIZA DANCE', mientras que la posterior es meramente denominativa 'SPACE SUMMER'. Las marcas enfrentadas coinciden con la palabra 'SPACE', que es precisamente la que tiene mayor valor distintivo en la marca prioritaria, en tanto que 'Ibiza' es el nombre de la isla donde se encuentra la discoteca origen del nombre y 'Dance' es un nombre descriptivo de la actividad que se desarrolla en una discoteca. Por último, el público destinatario de los servicios de ambas marcas es el mismo.

10. En consecuencia, creemos que la marca M'570 'Space Summer genera riesgo de confusión, ya que se refiere a idénticos servicios que la marca prioritaria, va dirigida al mismo público y utiliza el mismo término 'SPACE' que se destaca especialmente en la marca prioritaria, signo que con el tiempo ha alcanzado una importante notoriedad en el sector. En consecuencia, hemos de confirmar la declaración de nulidad de la marca M 2427570.

11. La segunda de las acciones de nulidad va dirigida contra la marca M'391 'S SPACE SUMMER SALOU' impugnada, y se basa en dos motivos diferentes, según el orden de la demanda, en primer lugar, por nulidad relativa, conforme al art. 52.1 LM , por infringir el art. 6.1 b) LM , y en segundo lugar, por nulidad absoluta, conforme a lo previsto en los art. 51.1.b) LM . La Juez de lo mercantil se pronuncia inicialmente sobre la segunda de las acciones, nulidad por registro de mala fe, y, aunque reconoce que esta marca incurriría en la misma causa de prohibición relativa que la anterior, considera lógicamente que no debe declarar dos veces la nulidad de la misma marca, por lo que no se pronuncia expresamente sobre dicha acción. El recurrente impugna el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de la marca por mala fe en su registro.

12. El art. 51.1b) LM responde a la incorporación al derecho interno del art. 3.2.d) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el que se dice que: 'cualquier Estado miembro podráprever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de 'mala fe'por el solicitante'. Hay que precisar que el legislador español no incorporó al ordenamiento nacional la previsión del art. 4. 4. g) de la Directiva en el que se dice que 'cualquier Estado miembro podráademás disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: (g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de 'mala fe' por el solicitante'.

13. A pesar de la no incorporación de este último supuesto, es importante destacar que el concepto de 'mala fe' que se utiliza en ambos preceptos, en el art. 3 y en el art. 4 de la Directiva, es el mismo, como resulta de la sentencia del TJUE de 27 junio 2013, de Caso Malaysia Dairy Industries ( C-320/12 ). En dicho caso el Tribunal de Justicia dijo lo siguiente:

" (34)Procede señalar que el concepto de «'mala fe'» está contemplado en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (LCEur 1994, 25), en virtud del cual la nulidad de la marca comunitaria se declarará «cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de 'mala fe'». Dicha disposición se recogió en términos idénticos en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (LCEur 2009, 378), sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que derogó y sustituyó al Reglamento nº 40/94.

(35) El Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378), que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95 (LCEur 2008, 1802), es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «'mala fe'» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas.

14. Quizás sea oportuno recordar que los art. 51.1.b) Reglamento (CE ) 40/94 y el 52.1.b) Reglamento (CE) 207/2009 recogen el mismo supuesto que el art. 3.2.d) de la Directiva 2008/95/CE . La consecuencia es que la interpretación que hace al Tribunal de Justicia sobre esos preceptos es aplicable al concepto de 'mala fe' que se utiliza en cualquiera de ellos.

15. Pero es que además, en su fundamento 25 de la citada sentencia (Caso Malaysia Dairy Industries), el Tribunal de Justicia añade que:

" Según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate(véase, en particular, la sentencia de 22 de septiembre de 2011 [TJCE 2011, 287], Budejovick Budvar, Convenio Colectivo de Empresa de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A./09 , Rec. p. I-0000, apartado 29)".

16. Por lo tanto, el concepto de 'mala fe', tanto en el art. 3, como en el art. 4 de la Directiva, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión (FJ 29), como oportunamente recuerda la Juez de lo Mercantil en su sentencia.

17. El Tribunal de Justicia ha señalado varias de las características de la 'mala fe', sin embargo, hay que advertir que éstas no agotan los supuestos posibles. En su importante sentencia de 11 de junio de 2009, caso Chocoladefabriken Lindtand Sprüngli AG ( C-529/07 ) ha descrito varias notas fundamentales sobre la 'mala fe':

"la jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitantede impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita".

18. Para comenzar, como advierte el propio TJUE en el fundamento 35 de la citada sentencia Lindt, 'el momento pertinente para apreciar la existencia de la 'mala fe' del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado', tal y como se desprende del tenor art. 51.1 b) LM , por lo tanto, hemos de situarnos en ese momento.

19. 'La existencia de la 'mala fe' del solicitante, (...) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos' (fundamento 37 Lindt) .

20. En el fundamento 40 el Tribunal de Justicia advierte algo básico, 'que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la 'mala fe' del solicitante'. Respecto de este punto, habría que tener presente que el Tribunal de Justicia se refiere a una marca comunitaria, por eso, tratándose de una marca nacional, la referencia a los Estados miembros, debe de ser sustituida por España, ya que éste es su ámbito territorial de eficacia.

21. En el fundamento 41, el Tribunal de Justicia afirma que 'procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la 'mala fe'.

22. Respecto de la intención del solicitantedel registro en sus fundamentos 42-45 dice que: a) 'la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso'; y b) 'así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la 'mala fe' del solicitante'.

23. En su fundamento 46, en relación al último de aquellos elementos, señala el Tribunal que 'el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la 'mala fe' del solicitante', puesto que podría ser que el solicitante busque beneficiarse de los derechos que le confiere la marca comunitaria 'con el único fin de competir de manera deslealcon un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios'.

24. Por último, en sus fundamentos 51 y 52 señala que también tendría que tenerse en cuenta 'el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria', ya que 'tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible'.

25. En cualquier caso, como ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de junio de 2013, caso SA.PAR./OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI ), de 'los términos utilizados por el Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia se deduce que los factores que se enumeran en ella son solamente ejemplos ilustrativosde un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la posible 'mala fe' de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca [ sentencias del Tribunal BIGAB, citada en el apartado 17 supra , apartado 20 , y de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI - Pelikan (Pelikan), T-136/11 , Rec. p. II-0000, apartado 26]'.

26. La misma advertencia hace nuestro Tribunal Supremo en la sentencia 181/2015 , en la que ha señalado que:

'Ciertamente, en dicha sentencia 988/2011 , al igual que en otra anterior - la 414/2011, de 22 de junio - señalamos que una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de quien intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno.

Sin embargo, en modo alguno pretendimos cerrar con ese comportamiento - y, menos, con la exigencia de un derecho de exclusión a favor del perjudicado - la variedad de los posibles, realmente proteica'.

27. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, para valorar la posible 'mala fe' del solicitante, es retroceder al 8 de mayo de 2012, fecha de solicitud de la marca por parte del Sr Ignacio y analizar las circunstancias que rodearon el registro.

28. En primer lugar, el demandado, en mayo del 2012, cuando solicita la inscripción de su marca M'391, conoce la marca de la actora M'210. Así resulta de varios datos diferentes. Primero, por la notoriedad de la marca M'210, que identifica una discoteca reconocida nacional e internacionalmente con diferentes premios. Segundo, porque en abril del 2012 el agente de propiedad industrial de la actora, requirió a la sociedad propietaria del local, donde el demandado explotaba una discoteca con el nombre de Space Summer Salou, para que cesara en su uso por infracción sus derechos marcarios. Tercero, porque las similitudes entre la marca mixta M'210, titularidad de la actora Space Beach Club S.A. y el signo gráfico utilizado por el Sr. Ignacio y Colton, solo pueden responder a un conocimiento previo de la marca Space Ibiza Dance y al intento consciente de aproximación entre la marca M'210 y el signo inicialmente utilizado. Como puede verse en las siguientes imágenes las similitudes no solo se refieren al término Space, sino también a la tipografía, a la distribución de las palabras en el gráfico y a la estrella de la parte superior.
Para ver la imagenpulse aquí.

29. En segundo lugar, hay un importante riesgo de confusión en el público entre las dos marcas, la prioritaria 'SPACE IBIZA DANCE' y la posterior 'SPACE SUMMER SALOU'. Como sucedía con la primera de las marcas analizadas los servicios registrados para ambas marcas son idénticos, puesto que en ambos casos están concedidas para servicios de discoteca de la clase 41. En este caso, la marca prioritaria es mixta compuesta de gráfico y de la denominación 'SPACE IBIZA DANCE' y la posterior es igualmente mixta ' SPACE SUMMER SALOU'. Las marcas enfrentadas coinciden con la palabra 'SPACE', que es precisamente la que tiene mayor valor distintivo en la marca prioritaria, en tanto que 'Ibiza' es el nombre de la Isla donde se encuentra la discoteca origen del nombre y 'Dance' es un nombre descriptivo de la actividad que se desarrolla en una discoteca. Ambas marcas unen el citado término 'SPACE' con una localidad turística como Ibiza en el primer caso, y Salou en el segundo. Ambas tratan de destacar en su conjunto la palabra 'SPACE'. Por último, el público destinatario de los servicios de ambas marcas es el mismo.

30. En tercer lugar, la intención del titular de la marca al registrarla no ha sido otra que aprovecharse de la reputación de la marca de la actora, como resulta de los siguientes hechos. Primero, como puede verse, la publicidad de la compañía va acompañada de referencia a Ibiza (folletos 1, 2 y 3), a pesar de que las discotecas gestionadas por los demandados no tienen nada que ver con la isla, con la única finalidad de crear la idea de que ésta tenía algún tipo de relación con Space Beach Club S.A., sociedad que gestiona la marca y el famoso club ibicenco que la utiliza. Segundo, el registro de la segunda de las marcas no responde a otra cosa que al requerimiento efectuado por el agente de propiedad industrial de los actores. Tercero, en su publicidad, también utiliza la expresión 'WE LOVE SPACE SUMMER...SATURDAY', sustituyendo un corazón por la palabra LOVE (folleto 4), como la actora utiliza la expresión 'WE LOVE SPACE...SUNDAYS' en sus fiestas.

31. En consecuencia, procede igualmente confirmar la acertada resolución de la juez de primera instancia declarando la nulidad de la marca por haber inscrito la misma de mala fe.

Acciones de infracción y acciones de cesación

32. En coherencia con lo declarado y expuesto sobre las acciones de nulidad ejercitadas, en particular sobre el riesgo de confusión con la marca M'210, el uso por parte de las demandadas de los signos:

a)
Para ver la imagenpulse aquí.

b)
Para ver la imagenpulse aquí.

contituye una infraccion de los derechos del titular de la marca M'210 por generar riesgo de confusión en el público, conforme lo establecido en el art. 34 LM . En el apartado primero del citado art. 34 LM se establece que 'el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico', añadiendo en su apartado segundo b) que 'el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'.

33. La declaración de infracción conlleva la condena a cesar en dichas conductas infractoras, conforme lo establecido en el art. 41.1 a) LM , a indemnizar los daños y perjuicios causados, según lo dispuesto en el art. 41.1 b) LM , a que se retiren del tráfico económico, a costa del infractor, el material publicitario u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca, art. 41.1 c) LM , y, por último, a la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios, art. 41.1 f).

34. La sentencia declara igualmente que en virtud de la titularidad de la marca M'210, SPACE BEACH CLUB, S.A., puede impedir que cualquier tercero sin su consentimiento registre y/o use en el mercado cualquier distintivo caracterizado por el vocablo 'SPACE', pronunciamiento que ha de ser revocado. El art. 34.1 LM , antes citado, establece que 'el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico', pero este derecho solo se extiende a la marca tal y como ha sido registrada, en este caso, la marca mixta M'210, pero no al vocablo 'SPACE' aislado del gráfico y de las otras palabras que componen la marca inscrita.

Acciones de competencia desleal

35. La sentencia de primera instancia declara que el uso por parte de la demandada Colton en sus folletos publicitarios de su discoteca de las expresiones 'Space desembarca en Salou/ La mejor discoteca de Ibiza en la Costa Daurada/ Desembarca en Salou la pura esencia de Ibiza/ Justo antes de su desembarco en Ibiza' inducen a error al consumidor e incurre en el supuesto tipificado en el art. 5.1.g) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ), excluyendo expresamente la aplicación de los tipos previsto en el art. 6 y 12 de la LCD , resolución que ha sido únicamente recurrida por la demandada.

36. El art. 5.1 g) establece que 'se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido'.

37. La conducta descrita en la sentencia induce a error sobre el origen empresarial de la actividad o servicios, ya que el consumidor puede pensar erróneamente que, o bien, es el mismo empresario que explota la discoteca 'Space' de Ibiza quien gestiona u organiza la discoteca de Salou, o bien, que ambos empresarios mantienen alguna relación de cooperación o económica. Sin embargo, el art. 5.1 g) no comprende estos supuestos, sino a aquellos casos en los que el posible error del consumidor se refiera a la naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. En consecuencia, en este apartado la sentencia ha de ser revocada.

Costas procesales

38. Conviene aclarar que a pesar de estimarse parcialmente el recurso, la demanda ha sido sustancialmente estimada, ya que la estimación del recurso se refiere a dos supuestos poco relevantes.

39. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado parcialmente el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Fallo

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Ignacio y Colton Projects S.L. contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 14 de julio de 2014, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente dejando sin efecto únicamente los pronunciamientos 2º y 5º del fallo de la sentencia y confirmando los demás, sin hacer especial imposición de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.