Acerca de operadores lógicos
Última revisión
05/04/2010
Sentencia Civil Nº 87/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 6/2009 de 05 de Abril de 2010
Relacionados:
Tiempo de lectura: 39 min
Orden: Civil
Fecha: 05 de Abril de 2010
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GALGO PECO, ANGEL
Nº de sentencia: 87/2010
Núm. Cendoj: 28079370282010100075
Núm. Ecli: ES:APM:2010:5112
Encabezamiento
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00087/2010
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
t6
Rollo de apelación nº 6/2009
Materia: Propiedad Industrial (Marcas)
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario nº 481/2005
Parte recurrente: CORTEFIEL, S.A. , EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A.
Parte recurrida: MISTRAL, SpA
SENTENCIA 87/10
En Madrid, a 5 de abril de 2010.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Alberto Arribas Hernández y D. José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 6/2009, los autos del procedimiento nº 481/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el cual fue promovido por MISTRAL SpA contra CORTEFIEL, S.A. y EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A., siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial (marcas).
Han actuado en representación y defensa de las partes, por las apelantes CORTEFIEL, S.A. y EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A, la Procuradora Dª. María Isabel Campillo García y el Letrado D. Antonio Cueto García, y por la apelada MISTRAL SpA, el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro y el Letrado D. Carles Prat Masip.
Antecedentes
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 15 de julio de 2005 por la representación de MISTRAL SpA., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "1º) Que se declare que la fabricación, importación y/o comercialización por parte de Eurofiel Confección, S.A. de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas infringe la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA. 2º) Que se declare que la comercialización por Cortefiel, S.A. de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas objeto de la presente demanda infringe la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA. 3º) Que se declare que la puesta en el comercio por las empresas Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. de los productos objeto de la presente demanda, constituyen actos de competencia desleal. 4º) Que se declare la nulidad de la marca nº 2.601.487 de Eurofiel Confección S.A.. 5º) Que se declare la caducidad por falta de uso de las marcas nº 497.928, 1.146.255 y 1.146.256 de Eurofiel Confección, S.A. 6º) Que se condene a Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. al cese en la fabricación, comercialización, publicidad y cualquier otra forma de actuación en el mercado de cualquier producto o accesorio, etiquetas, catálogos, material publlicitario o documentación dentro del sector de la moda que incluyan el signo del ave en posicion de volar objeto de la presente demanda o cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA . 7º) Que se condene a Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. a precintar y efectuar inventario y destruir los referidos productos, accesorios, etiquetas, catálogos, material publicitario y documentación en los alamcenes, o parte de los almacenes de Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. o de cualquier tercero, en que se hallen los artículos mencionados en el apartado precedente. 8º ) Que se condene a las demandadas a indemnizar solidariamente a Mistral,, SpA por infracción de marca, en la cuantía que resulte de multiplicar el número total de prendas y accesorios fabricados, impotados o comercializados por Eurofiel Confección, S.A. y por Cortefiel,, S.A. hasta el cese en dicha fabricación, impotación o comercialización, por el margen de contribución para Eurofiel Confección, S.A. y Cortefiel, S.A. por cada una de dichas prendas, cinturones y accesorios. 9º) Que se condene a las demandadas a indemnizar solidariamente a Mistral SpA por competencia desleal por igual suma a la resultante del párrafo prcedente, en relación con las prendas de caballero. 10º) Se imponga a Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. al amparo del artículo 738.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil una sanción de 198.000 euros, a razón de 10.000 euros por cada tienga distinguida ocn el rótulo Cortefiel, por cada día de demora en el cumplimiento de cualquiera de las condenas anteriores. 11º) Que se condene solidiariamente a las demandadas al pago de las costas del juicio.".
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid dictó sentencia, con fecha 27 de marzo de 2008 , cuyo fallo es el siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por MISTRAL, S.p.A., representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, contra CORTEFIEL, S.A. y contra EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A., reprsentadas por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, debo DECLARAR: 1º) Que la fabricación, importación y/o comercialización por parte de Eurofiel Confección, S.A. de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas infringe la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA. 2º) Que la comercialización por Cortefiel, S.A. de los productos obeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas objeto de la presente demanda infringe la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA. 3º) La nulidad de la marca nº 2.601.487 de Eurofiel Confección S.A.. Asimismo se condena a Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. al cese en la fabricación, comercialización, publicidad y cualquier otra forma de actuación en el mercado de cualquier producto o accesorio, etiquetas, catálogos, material publlicitario o documentación dentro del sector de la moda que incluyan el signo del ave en posicion de volar objeto de la presente demanda o cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA . Igualmente se condena a Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. a precintar y efectuar inventario y destruir los referidos productos, accesorios, etiquetas, catálogos, material publicitario y documentación en los alamcenes, o parte de los almacenes de Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. o de cualquier tercero, en que se hallen los artículos mencionados en el apartado precedente. Absolviendo a las demandadas del resto de los pedimentos formulados en su contra. Todo ello sin hacer expresa condena en cosas, debiendo cada parte abonar los gastos ocasionados a su instancia, incluyéndose entre ellos los honorarios de los peritos solicitados por cada parte.".
TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de CORTEFIEL, S.A. y EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de MISTRAL, S.p.A., quien a su vez impugnó la sentencia, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 29 de octubre de 2009.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo atinente al plazo para dictar sentencia, habida cuenta de la complejidad del asunto.
Fundamentos
PRIMERO.- En la demanda de la que trae causa la presente litis se ejercitaban por la parte promotora del expediente diferentes acciones marcarias y otras amparadas en la Ley de Competencia Desleal. Tras dictarse sentencia por el Juzgado de lo Mercantil, a la vista de las pretensiones formuladas en su escrito de recurso por CORTEFIEL, S.A. y EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A. (demandadas) y por MISTRAL, SpA (demandante) en su escrito de impugnación, el ámbito de esta instancia queda circunscrito al examen de las siguientes cuestiones, de carácter estrictamente marcario: (i) Nulidad de la marca nacional 2.601.487 (gráfica), de la que es titular EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A.; (ii) Vulneración de los derechos de MISTRAL SpA como titular de la marca internacional 472.666 (gráfica); (iii) Procedencia de las acciones de cesación y remoción ejercitadas en la demanda con fundamento en la citada infracción marcaria. En concreto, las demandadas se alzan contra los pronunciamientos de la sentencia de la primera instancia por los que, acogiendo los pedimentos formulados por la parte promotora del expediente en el escrito iniciador del mismo, se declara nula la marca nacional 2601487, se declara asimismo que las demandadas han infringido los derechos de la demandante como titular de la marca internacional 472666 y se estiman las acciones de cesación y remoción ejercitadas por esta última en relación con tales actos infractores. A las cuestiones apuntadas se añade ((iv)) la relativa a la caducidad por falta de uso de las marcas nacionales 497928, 1146255 y 1146256, al haber impugnado la parte demandante la sentencia de la primera instancia en el particular relativo a la desestimación de la acción de caducidad por falta de uso ejercitada en relación con cada uno de esos tres registros.
SEGUNDO.- Sobre la nulidad de la marca nacional 2.601.487.
La sentencia de primera instancia declara nulo este registro marcario, de conformidad con los artículos 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas , por entender que genera un riesgo de confusón con la marca internacional 472.666, de la que es titular la demandante y goza de anterioridad. El núcleo del discurso impugnatorio que la parte apelante formula contra dicho pronunciamiento se centra en el criterio mantenido por el juez a quo para apreciar la semejanza de los signos enfrentados atendiendo fundamentalmente al "criterio conceptual". En un intento de síntesis, se pueden identificar en el desarrollo del motivo de impugnación, prolijo, las siguientes líneas argumentales: (i) la aproximación conceptual entre marcas gráficas que representan figuras de animales debe ser matizada, toda vez que la representación gráfica de un animal no supone que el titular de la marca que consista en la misma pueda alegar un derecho marcario de exclusiva respecto a cualquier otra representación gráfica del mismo animal, debiendo atenderse al diseño gráfico en concreto; (ii) en el presente caso no existe semejanza entre los signos en liza; (iii) existen numerosos registros de marcas españolas y comunitarias para la misma clase de productos que los designados por la marca de la actora que, como esta, reivindican figuras de aves volando, y que la OEPM y la OAMI han considerado compatibles atendiendo a la especial configuración en cada caso. Señala, además, la parte impugnante que ((iv)) a la hora de valorar la similitud de las marcas en conflicto deberían considerarse los actos propios de la parte actora, en concreto, su falta de oposición a la concesión de la marca cuya declaración de nulidad pretende en la demanda y de dos de las tres cuya caducidad por falta de uso igualmente pretende, así como a la de ninguna de las que a título meramente ejemplificativo se señalaron con anterioridad en el escrito del recurso, calificando el proceder de la demandante de abuso de derecho. Se achaca finalmente en el escrito del recurso ((v)) al juez a quo el haber prescindido de factores relevantes a la hora de apreciar la existencia de riesgo de confusión, en concreto el sector pertinente del público en el caso concreto y la coexistencia pacífica de marcas de terceros con elementos comunes o coincidentes con los signos enfrentados.
De lo actuado se desprende que la coincidencia de los productos designados con las marcas en conflicto es pacífica entre las partes, por lo que el debate se centra, en primer y principal lugar (toda vez que también se discute la existencia de riesgo de confusión como consecuencia de la posible concurrencia de otros factores ajenos a la simillitud de signos y servicios) en si existe una semejanza de los signos capaz de generar el riesgo de confusión en el publico, al que alude el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas como fundamento de la protección brindada por la acción que se ejercita en la demanda.
A la hora de examinar la cuestión señalada conviene establecer, en primer lugar, los parámetros con arreglo a los cuales ha de llevarse a cabo tal examen, a la luz de la jurisprudencia interpretativa del precepto anteriormente indicado y de la establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (denominación que debe darse al TJCE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) en relación con el artículo 4.1. de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (y también con el artículo 8.1 .b) del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, que en este punto es esencialmente idéntico a la Directiva).
En este sentido, conviene recordar determinadas premisas establecidas por el TJUE, que han sido también expresamente acogidas por nuestro más Alto Tribunal (entre otras, en sentencias de 6 de octubre y 28 de noviembre de 2008 ). Tiene dicho el TJUE que constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 17, de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 26, de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartado 33, de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), apartado 59 y, más recientemente, de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38). Por otra parte, según consolidada jurisprudencia del TJUE, la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso presente (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59 ). Del mismo modo el TJUE ha señalado reiteradamente que la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 23, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 25, de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 19, de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartados 34 y 35, de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06, apartado 33, y de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 60 ).
Por otra parte, como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de mayo de 2008 , "la jurisprudencia viene declarando que para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica - decía la STS 28 de julio de 2006 - ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado puede producirse por la identidad de los productos (SSTS 14 de abril de 1986, 20 de julio, 3 y 21 de noviembre de 2000, 26 de junio de 2003 , etc) . corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso el criterio mediante el estudio analítico y comparativo (STS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 27 de marzo y 28 de junio de 2003, 7 de octubre de 2005, 28 de julio de 2006 , etc.)".
Sentadas las pautas para abordar la cuestión suscitada, debemos recordar que la misma va referida al examen de la similitud de la siguiente marca internacional 472.666, de la que es titular la demandante:
(EN SENTENCIA ORIGINAL CONSTA DIBUJO)
y la siguiente marca nacional 2601487, de la que es titular una de las apeladas:
(EN SENTENCIA ORIGINAL CONSTA DIBUJO)
Desde el punto de vista gráfico, se aprecian entre los signos enfrentados diferencias importantes en lo relativo a la forma (cabeza, cola, disposición de las alas), y grado de detalle con el que la ave que constituye el motivo del signo es representada. Del mismo modo, en la segunda de las marcas objeto de consideración, la presencia del recuadro negro en el fondo opera como claro factor diferenciador; en relación con este punto concreto, ninguna acogida merece el alegato de la parte apelada en el sentido de que dicho elemento no puede ser tomado en cuenta al no haber sido utilizado por el titular de la marca, toda vez que el examen de que aquí se trata ha de tomar en consideración las marcas tal como están registradas, sin perjuicio de los efectos que, en otro plano, pudieran señalarse al uso de la marca por parte de su titular introduciendo alguna variante. Como consecuencia de todo ello, la impresión visual que se transmite es notablemente diferente.
Desde el punto de vista conceptual, los dos signos representan una ave en posición de vuelo (con trayectoria de derecha a izquierda). La cuestión radica aquí en si dicha circunstancia, tal como se desprende de la resolución recurrida, ha de considerarse determinante para poder apreciar que existe un riesgo de confusión. En este sentido la sentencia del TJUE 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95 , establece, en el apartado 26, al dar contestación a la cuestión prejudicial planteada, lo siguiente: "Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición." (énfasis añadido). Ciertamente, la referida sentencia introduce en los apartados que preceden al transcrito matizaciones al señalar (apartado 24): ". no puede excluirse que la simillitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público". Ahora bien, en el caso que nos ocupa no puede decirse que el signo anterior de la demandante, compuesto sólo por una imagen consistente en una representación fiel a la realidad, sin elementos imaginarios, de una ave de determinada especie común, tenga per se un particular carácter distintivo. Carecemos igualmente de base para poder atribuir a la marca un carácter distintivo particular derivado de la especial notoriedad alcanzada por la misma; la propia parte demandante rehúye plantear la contienda en estos términos, afirmando, sí, la "plena distintividad " de la marca para distinguir los productos que comercializa, pero sin llegar a presentarla siquiera como marca notoria (sin perjuicio de las alusiones a que ". están presentes casi todos los factores que la jurisprudencia considera -enunciativamente- necesarios para apreciar, incluso notoriedad.", y a que la marca goza de "un cierto grado de notoriedad", páginas 22 y 23 del escrito de oposición al recurso, respectivamente), mucho menos como renombrada ("por consiguiente si bien no afirmamos que estemos en presencia de una marca renombrada.", página 22 del escrito de oposición al recurso).
A la vista de cuanto antecede debemos concluir que el motivo de impugnación ha de ser estimado y, en consecuencia, que el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia declarando nula la marca nacional 2.601.487 debe ser revocado.
TERCERO.- Sobre la vulneración de los derechos de MISTRAL SpA como titular de la marca internacional 472.666.
La sentencia recurrida estimó los pedimentos de la parte promotora del expediente tendentes a que se declarase que las demandadas habían infringido sus derechos marcarios con ocasión del lanzamiento de una línea de productos semejantes a los comercializados por la actora en la campaña primavera/verano 2005, al considerar acreditado el juez a quo que las demandadas habían usado para marcar sus prendas un grafismo casi idéntico al del signo de referencia. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte apelante, defendiendo que la valoración en conjunto de todos los factores concurrentes en el supuesto litigioso excluye el riesgo de confusión, imprescindible para apreciar la conducta infractora que se le imputa.
Antes de entrar en el examen del desarrollo argumental de este motivo de impugnación, se hace preciso abordar la cuestión relativa a la vinculación que en la resolución recurrida se establece entre la conducta infractora de las demandadas y la declaración de nulidad de la marca nacional 2.601.487, idea sobre la que se construye, también, el discurso impugnatorio de las apelantes, al considerar estas que, de no declararse nula aquella, su proceder debería estimarse amparado por los derechos que dicho registro marcario les confiere y, por lo tanto, que ninguna acogida merecería la acción de infracción de contrario ejercitada. En el análisis de este tema debemos partir de las siguientes premisas. En primer lugar, la apreciación probatoria del juez de primera instancia en cuanto al elevado grado de similitud del signo utilizado por las demandadas para marcar sus prendas en la parte exterior de las mismas (la que resulta visible cuando se usan) y el empleado por la parte actora con el mismo fin resulta acertada, tal como se desprende de las fotografías del catálogo "Cortefiel Primavera 05" (documento 22 de la demanda, folios 829 y siguientes de los autos) y las incorporadas al acta notarial acompañada como documento nº 23 de la demanda (folios 843 y siguientes), así como de las propias prendas que también aparecen incorporadas a las actuaciones formando parte de dicha acta notarial, por lo que se refiere a las prendas de las demandadas, y, en cuanto a las de la demandante, de la profusa documental (catálogos, publicidad), incluyendo muestras de prendas (acompañadas como documento nº 4) que la misma aporta. En segundo lugar, de los medios de prueba señalados resulta que en ninguna de las prendas de las demandadas aparece el recuadro negro de fondo que forma parte de su registro marcario, de modo que, cabe concluir, cuando menos en este punto la apelante no ha utilizado su marca en la forma en que la tiene registrada. Es en este escenario donde ha de situarse el examen de la cuestión relativa a si el proceder de la apelante debe considerarse amparado por los derechos derivados de su registro marcario al no haber sido este declarado nulo.
Ciertamente, cabe cierto margen en la utilización de una marca en forma no absolutamente coincidente con el registro con el que fue concedida; así lo reconoce expresamente el artículo 39.2 de la Ley de Marcas (y antes, su precedente, el artículo 4.2 .a) de la
consumidor.
Pues bien, en el caso que nos ocupa esos márgenes se han rebasado al prescindirse de un elemento (el recuadro negro de fondo) que operaba como claro factor de diferenciación respecto de la marca de la apelada. Por otra parte, la forma de presentar sobre los productos marcados el motivo gráfico del signo, que aparece bordado en ellos, contribuye a atenuar sus rasgos distintivos frente al signo de la parte contraria. Cabría decir que esto es igualmente imputable a la apelada, pero no puede olvidarse que el registro de esta última goza de prioridad y que, a diferencia de la apelante, no cabe apreciar en su caso extralimitación en el uso de su marca con arreglo a las pautas establecidas en el precedente párrafo.
De cuanto antecede se desprende que la nulidad de la marca nacional 2.601.487 no operaría como presupuesto necesario para poder afirmar que los derechos de la demandante como titular de la marca internacional 472.666 fueron vulnerados a consecuencia de los actos de las demandadas anteriormente descritos.
CUARTO.- Recordemos: frente al criterio del juez de primera instancia apreciando la infracción de los derechos marcarios de MISTRAL SpA, las apelantes defienden que la valoración en conjunto de todos los factores concurrentes en el supuesto litigioso excluye el riesgo de confusión, aludiendo, concretamente, a la necesidad de tener en cuenta los siguientes factores de diferenciación: (i) falta de notoriedad de la marca supuestamente infringida y notoriedad de la marca CORTEFIEL utilizada por la apelante; (ii) inclusión de la marca renombrada CORTEFIEL en todos los productos comercializados por la apelante; y (iii) existencia de canales de distribución totalmente diferentes.
Ninguna relevancia cabe atribuir al primero de los factores apuntados, pues ni la falta de notoriedad del registro marcario de la actora ni la notoriedad de una marca utilizada por la contraria que, habida cuenta de los términos de la litis, en modo alguno aparece enfrentada a la de la actora, podrían operar como elemento obstativo o excluyente de la protección impetrada por esta última. Así pues, debemos centrar nuestra atención en los otros dos factores señalados por la apelante.
También aquí resulta conveniente identificar con carácter previo las premisas que han de utilizarse en el examen de la cuestión suscitada. A este respecto, la sentencia del TJUE de 12 de junio, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06 , apartado 56, nos recuerda que según reiterada jurisprudencia de este Tribunal (citando expresamente las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, apartado 45; de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, apartado 17 y de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, , apartado 15 ), con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado miembro a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 (parece obvio recordar que el artículo 34.2 .b) de la Ley de Marcas, que ha sido el determinante del pronunciamiento recurrido, es fiel trasunto del citado artículo de la Directiva), en particular del concepto de "uso" que figura en él. En este sentido, la misma sentencia indica a continuación:
"57 Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Arsenal Football Club, antes citada; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989 ; Medion, antes citada; Adam Opel, antes citada y Céline, antes citada), el titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes:
- dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
- tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
- tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y
- debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público."
En relación con la última de las condiciones señaladas, que es la que en el caso que nos ocupa suscita debate, señala la meritada sentencia (apartado 65) que "el concepto de riesgo de confusión es el mismo en los artículos 4, apartado 1, letra b) y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartados 25 a 28 )", para precisar más adelante:
"66 No obstante, el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 se refiere a la solicitud de registro de una marca. Una vez que una marca está registrada, su titular tiene derecho a utilizarla como le plazca, de modo que, para apreciar si la solicitud de registro ha de denegarse por el motivo previsto en esa disposición, procede comprobar si existe riesgo de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada.
67 En cambio, en el caso contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningún derecho de marca sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Así pues, para apreciar si el titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso específico, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicho uso, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias" (énfasis añadidos)
Debemos partir, pues, del concepto de riesgo de confusión que ya expusimos con ocasión del examen de la cuestión atinente a la nulidad de la marca nacional 2.601.487, como "riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente", según la jurisprudencia cuya cita damos aquí por reproducida.
Desde esta perspectiva los alegatos de la parte apelante han de ser rechazados. En efecto, el hecho de que las prendas comercializadas por la demandada incorporen etiquetas de tela en el cuello o de cartón unidas a las misma con la marca CORTEFIEL junto con el gráfico que forma parte de la marca nacional 2.601.487 no excluye el riesgo de que en la mente del consumidor pueda llegar a establecerse cierta vinculación entre las apelantes y la apelada, derivada de la utilización en la parte exterior, como decíamos la que resulta visible cuando se utiliza la prenda, de un signo que, si acaso (como reiteradamente ha puesto de manifiesto el TJUE a partir de su sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd, C-342/97 , ha de tomarse en consideracion la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo cual tiene que confiar en la imagen imperfecta que de las mismas retiene en la memoria), sólo un examen detenido permitiría diferenciarlo del registrado por la apelada. En este sentido, la afirmación que se hace en el escrito de recurso en el sentido de que el consumidor observa y da más relevancia a las etiquetas que al signo que muestra la propia prenda, dando una especial importancia a la marca de fábrica, se presenta como un postulado, esto es, como una proposición cuya verdad haya de admitirse sin pruebas, lo que no resulta de recibo, a lo que cabría añadir que, aún admitiendo como cierto a efectos puramente argumentativos el alegato de la apelante, tampoco cabe entender como efecto automático ligado al mismo la exclusión del establecimiento de vínculos asociativos con la demandada.
No resulta ajeno a las consideraciones que se acaban de verter el estándar de consumidor al que aquellas han de entenderse referidas. Como nos recuerda la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07 (apartado 74), "la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25), y, a los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pero su grado de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26)". En este sentido, la apelante construye su discurso sobre la base de que el público de referencia está en este caso constituido por un tipo de consumidor específico, el de las prendas de moda, especialmente selectivo. No se descubre fundamento para una afirmación de ese tipo, toda vez que no nos encontramos ante productos especializados ni de consumo elitista o "de alta moda", de modo que cupiera suponer en sus destinatarios potenciales una atención superior a la media, sino ante un género dirigido al gran consumo.
Idéntica suerte merece el alegato relativo a la existencia de canales de distribución diferenciados. El hecho de que los productos comercializados por la apelante bajo sus marcas se distribuyan exclusivamente a través de su propia cadena de establecimientos no determina que el consumidor deba formarse la idea de que tales productos son exclusivamente los que se ponen a su disposición en dichos establecimientos, máxime cuando no es este el caso, como se desprende de lo alegado por la propia parte en alusión a los "córners" Pedro del Hierro y Polo Ralph Lauren existentes en los mismos. Además, tampoco aquí el hecho aducido por la apelante entraña la exclusión de la posibilidad de establecer vínculos asociativos con la demandada, en la forma de algún tipo de "entente" para la comercialización de los productos que nos ocupa en los establecimientos de la apelada.
Por todo cuanto antecede el motivo impugnatorio ha de ser rechazado, procediendo confirmar, aunque por diferentes fundamentos, el correspondiente pronunciamiento de la sentencia de primera instancia.
QUINTO.- Sobre la procedencia de las acciones de cesación y remoción.
El discurso impugnatorio de la parte apelante en este punto se arma sobre dos ideas: (i) no habría lugar a acoger la actio de remoción ni la actio de cesación (así parece desprenderse de la críptica fórmula utilizada en cuanto a esta última: "sólo podría ser a futuro una vez que adquiriera firmeza la sentencia de nulidad"), al ir referidas a actos realizados por las apelantes al amparo de los derechos derivados de su registro marcario; y (ii) la inconcreción y desproporción del pronunciamiento acogiendo la acción de cesación.
Ninguna acogida merece el primero de los alegatos expuestos, toda vez que, declarada la infracción de los derechos marcarios de la demandante en los términos ya vistos, los pedimentos cuestionados conservan pleno sentido al margen de la falta de fundamento para poder declarar nula la marca nacional 2.601.487.
Distinta suerte merece el segundo de tales alegatos en cuanto a la referencia que en el correspondiente pronunciamiento de la resolución impugnada se hace a "cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral S.p.A.", en la medida en que la misma resulta improcedente por su carácter genérico e indeterminado, resultando, además, de escasa eficacia, pues no eximiría de la necesidad de contrastar su virtualidad en función de las circunstancias concurrentes en cada uno de los hipotéticos casos que de futuro pretendieran subsumirse en dicho pronunciamiento. El éxito del alegato comporta la exclusión de dicha proposición del correspondiente pronunciamiento.
SEXTO.- Sobre la caducidad por falta de uso de las marcas nacionales 497928, 1146255 y 1146256.
En la sentencia de primera instancia se desestiman los pedimentos de la demanda persiguiendo que se declarasen caducados por falta de uso los registros marcarios de este epígrafe con fundamento en la falta de perjuicio para la demandante derivado de los mismos, en concreto se señala: ". pero no le han supuesto perjuicio alguno (a la parte actora) las (marcas) de cuya caducidad pretende ni ahora ni anteriormente, al considerar (la actora) que son diferentes (de la marca internacional 472.666, titularidad de la actora) y que no son las realmente combatidas por la misma, debiéndose por tanto considerar decaído su derecho en pretender la caducidad de dichas marcas".
No se comparten los argumentos de la resolución recurrida, pues, como señala la demandante en el escrito de impugnación, cabe apreciar un interés legítimo en que se declaren caducadas las marcas 1146255 y 1146256 desde el mismo momento en que, en su contestación al requerimiento efectuado por la actora a raiz de la constatación de la conducta descrita en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución (documento nº 26 de la demanda, folios 883 y siguientes), las demandadas esgrimen aquellas para justificar dicho proceder. En cuanto a la tercera marca en liza, 497928, tampoco cabe oponer ningún reparo a la legitimación de la demandante desde la perspectiva del artículo 59 de la Ley de Marcas , pues el hecho de que en el expediente administrativo para la concesión de las marcas 1.146.255 y 1.146.256, la OEPM considerase que EUROFIEL CONFECCIÓN, S.A. ostentaba un derecho prioritario derivado de la titularidad de la marca preexistente 497928, como fundamento para rechazar la oposición de MISTRAL, SpA, resultaría suficiente para habilitar a esta última para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso de la última de las marcas mencionadas.
Sentado lo anterior, procede examinar si concurre o no la falta de uso determinante de la prosperabilidad de las pretensiones deducidas por la parte impugnante. Esta invoca en su favor la regla del artículo 58 de la Ley de Marcas que impone al titular de la marca la carga de la probanza del uso o de la existencia de causas justificadas que lo impidieron. Las demandadas aducen, por su parte, como justificación del uso de las marcas cuestionadas, la identidad del gráfico (perdiz en vuelo) existente en ellas y en la marca 2.601.487, para añadir que "se trata de una modificación estética de la marca que mantiene el elemento del gráfico de la perdiz en vuelo y tales modificaciones se hallan amparadas en el artículo 5.c.2 del Convenio de París y artículo 39.2 de la Ley de Marcas ", aludiendo implícitamente (pues de otro modo el alegato resultaría de difícil comprensión) a que habría de entenderse que las marcas ahora en discusión fueron objeto de uso efectivo y real por el uso realizado de la marca 2.601.487.
Como señala la sentencia del TJUE de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 , con cita de las sentencias de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04, apartado 70, y de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, apartado 43 , así como del auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, apartado 27 ), ". tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca" (apartado 72). Añade a continuación: "La cuestión de si un uso es o no suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. La frecuencia o regularidad del uso de la marca es uno de los factores que cabe tomar en consideración (sentencia Sunrider/OAMI, antes citada, apartado 71; véase también, en este sentido, el auto La Mer Technology, antes citado, apartado 22).". Y más adelante señala, con particular proyección sobre el caso que nos ocupa: "86 En todo caso, si bien las disposiciones mencionadas en los apartados 81 y 82 de la presente sentencia (se refiere al artículo 15.1 y 2 .a) del Reglamento (CE) nº 40/94, del que el artículo 39 es trasunto) permiten que se considere que una marca registrada se utiliza cuando se aporta la prueba del uso de esta marca bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que ha sido registrada, no permiten ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada, cuyo uso no se ha demostrado, por la razón de que ésta no es más que una ligera variante de la primera." (énfasis añadido). De lo anterior se desprende la nula acogida que merece el descargo de las demandadas, quienes, a falta de acreditación cumplida del uso real y efectivo de las marcas cuestionadas han de sufrir las consecuencias que para tal supuesto derivan del artículo 58 de la Ley de Marcas .
En suma, los pedimentos formulados por MISTRAL SpA en este punto han de ser acogidos.
SÉPTIMO.- La estimación parcial del recurso comporta la no expresa imposición de las costas ocasionadas por el mismo. De igual modo, no ha lugar a la expresa imposición de las costas originadas por la impugnación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
Fallo
Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de CORTEFIEL, S.A. y EUROFIEL CONFECCIONES, S.A. y estimando la impugnación formulada por MISTRAL SpA contra la sentencia dictada el 27 de marzo de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid en los autos de juicio ordinario nº 481/2005, del que este rollo dimana, ACORDAMOS:
1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento 3º de la resolución recurrida por el que se declara la nulidad de la marca nº 2.601.487 de Eurofiel Confección, S.A.
2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento por el que se condena a Cortefiel, S.A. y Eurofiel Confección, S.A. al cese en la fabricación, comercialización, publicidad y cualquier otra forma de actuación en el mercado de cualquier producto o accesorio, etiquetas, catálogos, material publlicitario o documentación dentro del sector de la moda que incluyan el signo de ave en posición de volar objeto de la presente demanda o cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA., EXCLUSIVAMENTE en el particular que extiende la condena a "cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional nº 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA."
3.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento por el que se absuelve a las demandadas de los pedimentos contra ellas formulados atinentes a que se declarase la caducidad por falta de uso de las marcas nacionales 497.928, 1.146.255 y 1.146.256 de Eurofiel Confección, S.A., acordando en su lugar declarar la caducidad por falta de uso de las referidas marcas.
4.- Confirmar los demás pronunciamientos de la resolución recurrida.
5. No hacer expresa imposicion de las costas ocasionadas por el recurso de apelación interpuesto por CORTEFIEL, S.A. y EUROFIEL CONFECCIONES, S.A..
6. No hacer expresa imposición de las costas originadas por la impugnación formulada por MISTRAL, SpA.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.