Sentencia Civil Nº 87/2011, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 485/2010 de 24 de Febrero de 2011

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 485 ( C 19 ) 10.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 124 / 09.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 87/11

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de febrero del año dos mil once.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por LA ÚLTIMA NOCHE, SL y D. Eusebio , apelantes por tanto en esta alzada, representados por el Procurador D. PERFECTO OCHOA POVEDA, con la dirección del Letrado D. FRANCISCO JAVIER CABALLERO DOTRES; siendo la parte apelada GEORGE V RESTAURATION SOCIETÉ ANONYME, representada por el Procurador D. FERNANDO FERNÁNDEZ ARROYO, con la dirección de la Letrada D.ª LARA FONCILLAS MIRALBES.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 9 de abril del 2010, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimo la demanda interpuesta por el Procurador D. Fernando Fernández Arroyo, actuando en nombre y representación de las mercantiles GEORGE V ENTERTAINMENT, S.A. y GEORGE V RECORDS, S.A. contra don Eusebio y la sociedad LA ULTIMA NOCHE, S.L. representados por el Procurador D. Perfecto Ochoa Poveda, por lo que CONDENO a los demandados a pagar solidariamente a las empresas actoras la cantidad de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (73.985,60 €) en concepto de indemnización de daños y perjuicios(lucro cesante y daños a la imagen) por el uso no autorizado de las marcas comunitarias propiedad de las demandantes durante el periodo comprendido entre el 14-02-04 y el 31-12-09, así como la cantidad correspondiente que resulte a partir del 1-01-10 (de conformidad con los cálculos efectuados ene. Fundamento jurídico segundo) hasta el cese efectivo de la conducta infractora por parte de los demandados. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada." . Dicha resolución fue aclarada mediante auto de fecha 27 de abril del 2010, cuya Parte Dispositiva es la siguiente: "Rectifico el fallo de la sentencia de fecha 9.04.10 dictada en los presentes autos, de modo que en lugar de condenar a los codemandado a pagar solidariamente a las empresas actoras la cantidad de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (73.985,60 €) debe establecerse lo siguiente:,,Que estimo la demanda ..., por lo que CONDENO a los demandados a pagar solidariamente la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CONS SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (75.285,60 €) en concepto de indemnización de daños y perjuicios (lucro cesante y daños a la imagen) por el uso no autorizado de las marcas comunitarias propiedad de las demandantes durante el periodo comprendido entre el 14-02-04 y el 31-12-09, ...".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 9 / 2 / 2011, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

En lo que interesa al objeto de la apelación, la sentencia recurrida (que parte del allanamiento de los demandados a la práctica totalidad de las acciones ejercitadas en la demanda, excepción hecha de las resarcitorias derivadas de la infracción marcaria denunciada), y tomando como base, por no controvertidas, las cantidades derivadas de la explotación del negocio de discoteca efectuada por los codemandados, resuelve lo siguiente.

Con relación al lucro cesante, se concede el 3 % solicitado de la cifra de negocio, al considerar que nos encontramos ante un uso de marca inconsentido.

Respecto al daño emergente (se pidió igualmente un 3 % del volumen neto de ventas de la demandada, por daño causado a la imagen o prestigio de la marca de la actora, así como 1.300 e por gastos necesarios satisfechos para probar la infracción de dicha marca), la sentencia acoge plenamente la reclamación en tanto no ha existido oposición a dichas peticiones por parte de los codemandados.

Éstos recurren el fallo condenatorio denunciando, en primer término, ausencia de prueba de la existencia de daños y perjuicios por encima del 1 % de la cifra de negocio.

Hemos de partir de que, en la demanda, y con relación a la indemnización por lucro cesante, la actora expresamente optó por elegir "el precio que la demandada hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia", es decir, que la indemnización pedida lo fue por lo que habitualmente se conoce con el nombre de regalía hipotética (art. 43.2.b LM , " La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho "), presentado, en apoyo de su petición de que aquélla comprendiera el 3 % del volumen neto de ventas, un contrato de licencia, como documento n.º 37 de la demanda.

Como dijo la STS de 9 de marzo de 2009 , " el reconocimiento del derecho del titular de la marca a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor. Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes -manifesta non egent probatione-. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.00 ".

Pues bien, en el caso, siendo manifiesta la infracción de la marca comunitaria y no discutido el volumen de ventas obtenido con dicha actuación, la prueba practicada acredita suficientemente, al entender del tribunal, el importe (superior al 1 % con que se conforma la apelante) del daño sufrido por la titular de aquélla, que se identifica, en lo que ahora nos interesa, con el precio que la parte demandada hubiera debido satisfacer para poder utilizar la marca conforme a derecho. Este motivo impugnatorio, por lo tanto, está abocado al fracaso.

SEGUNDO.-

En segundo lugar, la apelante no está conforme con el día final del periodo que se tiene en cuenta en la sentencia para el cálculo de la indemnización (el 31 de diciembre del 2009 ), pues, se afirma, el cese real y efectivo en el uso no autorizado de la marca de la demandante tuvo lugar el 27 de abril del 2009, fecha en que se presentó en el Juzgado de Marca Comunitaria el escrito de allanamiento parcial, en el que se comprometía a retirar de forma inmediata ese signo de la discoteca de Torrevieja.

La sentencia no razona el porqué de fijar la indemnización hasta el día 31 de diciembre del 2009, pero parte, implícitamente, de la consideración de que la actuación infractora no ha concluido, pues también condena al pago de la cantidad correspondiente que resulte, a partir del 1 de enero del 2010 (de conformidad con los cálculos efectuados en el fundamento de derecho segundo) hasta el cese de la conducta infractora por parte de los demandados.

Para resolver la cuestión, no está de más hacer una breve reseña del devenir procesal del procedimiento.

En la demanda, el uso infractor que se imputaba a la demandada era la utilización de la marca en ese establecimiento sito en Torrevieja.

Presentado escrito de allanamiento parcial por los codemandados (que se conformaban con la práctica totalidad de los pedimentos deducidos en la demanda, excepción hecha de las indemnizaciones, y se comprometían, como ya se ha dicho, a cesar en el uso de la marca ajena), se dio traslado a la parte demandante, que alegó nuevos hechos, ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda, que consideró que suponían una persistencia en la infracción. Estos nuevos hechos, presuntamente infractores, consistían en el uso del signo BUDA en una discoteca sita en Guardamar del Segura, explotada por la mercantil DISCOGUARDAMAR, SL, de la que era administrador único el codemandado Sr. Eusebio , así como la presentación por dicha sociedad de una solicitud de marca nacional, BUDABARLO, publicada ya en el BOPI.

El auto de 19 de junio del 2009 efectuó los pronunciamientos declarativos y de condena respecto de los que los codemandados se habían allanado, acordando la continuación del proceso " respecto del resto de las pretensiones ejercitadas en la demanda inicial de este juicio (pretensión indemnizatoria).

Este auto fue consentido por ambas partes, que no presentaron recurso contra el mismo.

En el acto de la audiencia previa, la única prueba propuesta por la demandante fue documental, y ni un solo medio probatorio se intentó con relación a la persistencia de la infracción marcaria que había alegado.

Con posterioridad, y fallado un intento de solución extrajudicial al asunto, la demandante presentó escrito, el 10 de febrero del 2010, en que pedía el alzamiento de la suspensión procesal que se había acordado y determinaba el quantum indemnizatorio hasta el día 31 de diciembre del 2009, si bien también refería que, a dicha cantidad, faltaría por añadir la cifra de negocio realizada por la demandada hasta el efectivo cese de la actividad.

En ese mismo sentido se manifestó en el escrito de conclusiones presentado.

Ya hemos dicho que la sentencia no efectúa la más mínima disquisición sobre los actos infractores producidos con posterioridad al escrito de allanamiento: ni los identifica, ni los imputa obviamente a los demandados, ni razona su condición de vulneradores de la marca ajena.

Pues bien, con estos antecedentes, no consideramos que haya existido prueba suficiente de la infracción de la marca de la demandante, con posterioridad a la fecha del escrito de allanamiento, que pueda ser imputada a los codemandados. Téngase en cuenta que la propia demandante imputó esos nuevos actos infractores a una sociedad, DISCOGUARDAMAR, SL, que no ha sido parte en el litigio que nos ocupa, hasta el punto de que, según se dijo, fue esa sociedad la que solicitó el registro de la marca BUDABARLO a su nombre. La única referencia que la actora hizo al codemandado Sr. Eusebio es que era administrador de aquélla, sin que, a título personal, le efectuara ningún tipo de de acto infractor. Y téngase en cuenta, también, que lo que alegó la demandante no fue que los codemandados continuaran o persistieran en los actos infractores desarrollados en el local de Torrevieja (alegato que, de haber sido probado, habría de motivar necesariamente la extensión del fallo condenatorio al cese efectivo de la infracción), sino la existencia de nuevos hechos que, según lo alegado, se imputan a una sociedad distinta de la demandada, y cuyo único nexo de unión con ésta parece encontrarse en la persona del administrador codemandado. En absoluto estos datos permiten condenar más allá del tiempo acreditado de infracción.

Por tanto, la fecha final que ha de ser tomada en consideración, a los efectos que nos ocupan, es la de la fecha del escrito de allanamiento, de 27 de abril del 2009. Efectuando los cálculos pertinentes, siguiendo el método de la sentencia apelada y de la demandante, tendríamos lo siguiente:

Suma de la cifra de negocio entre el 14 de febrero del 2004 y el 31 de diciembre del 2008: 1.023.626 €.

La media por años de esa cantidad ascendería a 204.725,2 €.

Proyectando esa cifra en los doce meses del año 2009, daría una suma mensual de 17.060,43 €.

Multiplicada esa cifra por cuatro meses (hasta el 27 de abril del 2009, que incluiremos completo), el resultado sería de 68.241,7 €. Ésta será, pues, la cifra correspondiente al año 2009.

La totalidad de la cifra de negocio entre el 14 de febrero del 2004 y el 27 de abril del 2009 ascendería a 1.091,867,7 €.

Aplicado el 6 %, obtendríamos 65.512,06 €.

Sumados los 1.300 € de gastos, el resultado final sería de 66.812,06 €.

Ésta habrá de ser la cantidad objeto de condena a los codemandados.

TERCERO.-

El tercer motivo de recurso se anuda, atinente a la condena en costas, se anuda exclusivamente a la ausencia de mala fe en la demandada. Este dato (la presencia o ausencia de buena fe) es indiferente a los efectos del art. 394.1 LEC .

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2 , que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, sin embargo, una estimación sustancial de la demanda, de conformidad con el art. 394.1 de la LEC., las costas de la primera instancia se impondrán a la parte demandada.

CUARTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

QUINTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de LA ÚLTIMA NOCHE, SL y D. Eusebio contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 9 de abril del 2009, en los autos de juicio ordinario n.º 124 / 09, debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente en cuanto a la fijación del quantum indemnizatorio, que quedará fijado en la cifra de 66.812,06 €, manteniendo el resto de la resolución recurrida y sin hacer especial imposición de las costas en esta alzada.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.