Sentencia CIVIL Nº 87/2018, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 422/2017 de 21 de Marzo de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 422/2017

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 1536/2014

PONENTE SRA. AGUADO MAESTRO.

S E N T E N C I A Nº 87

ILTMOS/A. SRES/A.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADO/A

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

Granada a 21 de marzo de 2018.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 422/2017, en los autos de juicio ordinario nº 1536/2014, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda deThe Scotch Whisky Association, representado por el procurador don Luis Alcalde Miranda y defendido por el letrado don Fernando Rodríguez Domínguez; contra la mercarnilJosé Estévez, S.A., representada por la procuradora doña Mónica Navarro- Rubio Troisfontaines y defendida por el letrado don Andrés Gómez López.

Antecedentes

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2017 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'SE DESESTIMA la demanda presentada por el Procurador D. Luis Alcalde Miranda, en nombre y representación de The Scotch Whisky Association, frente a la mercantil, José Estévez S.A. absolviendo a esta última de todos los pedimentos de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora'.

SEGUNDO: Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso e impugna de forma subsidiaria. Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 22 de junio de 2017 y formado rollo, por providencia de fecha 5 de febrero de 2018 se señaló para votación y fallo el día 15 de marzo de 2018, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

Fundamentos

PRIMERO.-La entidad actora The Scotch Whisky Association es una sociedad registrada en Escocia entre cuyas principales funciones está la de proteger y promover los intereses del comercio del whisky escocés, estando entre sus actividades el perseguir aquellos productos que por su presentación o etiquetado puedan inducir a los consumidores a pensar que se trata de whisky escocés cuando no lo es.

La demanda parte de la indicación geográfica 'Scotch whisky' protegida legalmente por el Reglamento Comunitario nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero del 2008 y designa aquellos whiskys producidos y madurados en Escocia, de conformidad con la legislación del Reino Unido; y las acciones que de manera acumulada se ejercitan en esta demanda van dirigidas contra la mercantil José Estévez S.A., que comercializa un whisky bajo la marca 'JohnCor', relacionando de esta forma el nombre del producto con el origen e historia del whisky escocés, lo que provoca, a juicio de la parte actora, confusión en cuanto a su origen o procedencia geográfica.

Y ello es así porque la primera referencia escrita relacionada con el whisky escocés -cuyo origen no está determinado-, consiste en una reseña del año 1494 en la que se deja constancia de 8 boles de malta para el fraile John Cor con las que elaborar aquavitae (whisky).

De ahí deduce la entidad actora que queda claro que los consumidores relacionan el nombre 'JohnCor' con el fraile a quién se le atribuye la creación de la primera muestra de whisky escocés -según la primera reseña escrita- y, por lo tanto, con la historia del whisky escocés y el consumidor identifica el producto 'JohnCor' de la demandada con un whisky escocés cuando en realidad no lo es, sino que simplemente se embotella en nuestro país.

José Esteve S.A., es una compañía española dedicada a la elaboración de vinos y a la fabricación, importación y exportación de distintos tipos de bebidas alcohólicas y entre los productos que comercializa está el whisky 'JohnCor', al que se describe como 'Una mezcla superior de whiskys envejecidos. Destilado y envejecido en roble' ('A Superior Blend of Aged Whiskies. Distilled and Matured in Oak').

A pesar de que el producto 'JohnCor' no es whisky escocés, entiende la entidad actora que eletiquetadode la botella contiene una serie de indicaciones y omisiones que a su juicio, inducen a pensar que el producto es whisky escocés:

1.- Toda la etiqueta frontal está enteramente redactada en inglés, incluyendo las siguientes leyendas: 'trade mark', 'original', 'Johncor', 'whisky', 'A Superior Blend of Aged Whiskies. Distilled and Matured in OaK' y 'quality through tradition'.

2.- El producto aparece identificado con la marca 'Johncor', nombre que corresponde a un fraile cisterciense escocés a quien se considera 'el padre del whisky escocés' y aparece en la primera referencia documentada que existe en relación con la destilación de whisky que se sitúa en Escocia en el año 1494.

3.- El etiquetado contiene omisiones que coadyuvan a la confusión al no indicar en ningún momento el lugar de origen o procedencia del whisky.

Estas tres circunstancias hacen que, a juicio de la parte actora, los consumidores puedan fácilmente entender que se encuentran ante un whisky escocés. Por ello en un país como España, un consumidor ante una botella de whisky 'JohnCor' tenderá a pensar que se encuentra ante un auténtico whisky escocés, a menos que sea claramente informado de lo contrario, pero la botella 'JohnCor' no informa del origen del producto y no informa que el whisky no es whisky escocés, ocultación que se hace de manera consciente y deliberada con la finalidad de aprovecharse indebidamente, en su propio beneficio, de las ventajas de la reputación ajena, concretamente de las ventajas de la reputación adquirida por los productores del auténtico whisky escocés .

Partiendo de estos hechos -el etiquetado que realizada la entidad demandada en la producción del whisky bajo la marca 'JohnCor'-, se ejercitan distintas acciones tendentes todas ellas a conseguir la protección de la indicación geográfica protegida 'Scotch whisky', reconocida legalmente en el Reglamento comunitario antes mencionado, en cuyo artículo 16 se establece que las indicaciones geográficas registradas en el Anexo III del Reglamento, entre las cuales se encuentra 'Scotch whisky', estarán protegidas contra:

a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que estos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;

b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares;

c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;

d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

Y para proteger esta indicación geográfica se ejercitan determinadas acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Marcas. En concreto, la parte actora mantiene que la conducta de la entidad demandada se encuadra dentro de los actos tipificados en los artículos 5 , 7 , 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal y de manera acumulada la nulidad de las cinco marcas españolas titularidad de José Estévez, S.A.:

1.- Marca española número 2.042.205 consistente en la dominación 'John cor' para distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en clase 33ª del Nomenclátor internacional de marcas.

2.- Marca española número 2.983.501, denominación 'John cor caramel' para distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en clase 33ª del Nomenclator internacional de marcas.

3.- Marca española número 2.984.259, denominación 'John cor elixir de caramelo', distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en clase 33ª del Nomenclator internacional de marcas.

4.- Marca española nº 2. 939.697, denominación 'John cor Manhattan coctail' para distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en clase 33ª del Nomenclator internacional de marcas.

5.- Marca española nº 2.992.388 'Caramel elixir caramelo Johncor', para distinguir: 'licor caramelo' en clase 33ª del Nomenclator internacional de marcas.

En cuanto a las acciones marcarias, se ejercita la acción de nulidad absoluta con base el apartado a) del artículo 51.1 de la Ley de Marcas , por contravenir el art. 5.1, g); la acción de nulidad absoluta con base el apartado a) del artículo 51.1 de la Ley de Marcas , por contravenir el art. 5.1, h) LM ; y la acción de nulidad absoluta del art. 51.1 apartado b). Finalmente, se ejercita una acción de caducidad de las marcas, con fundamento en el artículo 55.1 e) LM .

La sentencia dictada en primera instancia, después de desestimar la excepción de prescripción planteada de contrario, ha desestimado la demanda, tanto las acciones de competencia desleal como las acciones marcarias, porque, en definitiva, considera que no ha resultado acreditado que se haya infringido la indicación geográfica 'Scotch whisky' protegida legalmente, al no justificar la parte actora que los consumidores infieran que el producto comercializado por José Estévez, S.A., bajo la marca 'JohnCor' sea whisky escocés, en primer lugar, porque no existe una mención expresa en ese sentido y, en segundo lugar, porque analizando los dos estudios de mercado aportados con la demanda y el realizado a instancia de la entidad demandada, no acreditan que el consumidor medio realice una conexión del término 'JohnCor' con el whisky escocés por 'evocación', pues la mayoría de los consumidores desconocen que John Cor fue el fraile al que se le atribuye la 'invención' del whisky escocés; y frente a dicha resolución la parte actora interpone recurso de apelación al considerar que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO:Alega la parte actora que la sentencia, con independencia de los datos que facilitan los estudios de mercado aportados con la demanda, no ha tenido en cuenta las pruebas adicionales que coadyuvan a demostrar y corroboran los riegos de error y confusión que provocan en el consumidor el whisky que con la marca 'JohnCor' vende la entidad demandada al evocar un supuesto whisky de origen escocés, cuando no lo es.

En concreto se refiere al amplio nivel de difusión de la identidad del fraile John Cor como personaje histórico a quien le considera el 'padre del whisky escocés', como se acreditaría que los documentos 6 a 8, 21 y 22 de la demanda que consisten en libros publicados sobre el whisky escocés y su historia, artículos y publicaciones en prensa (doc. 9 al 18), la reunión celebrada en el año 1994 con ocasión del V Centenario del registro oficial de un whisky escocés (doc. 19 y 20) y las distintas páginas web (doc. 72 al 80); todo ello acreditaría que los consumidores del producto 'JohnCor' son perfectos conocedores de la identidad del fraile.

Documentación que carece de valor probatorio y si se analiza resulta que en cuanto a los libros se desconoce el ISBN de cada uno de ellos, editorial, número de ediciones, difusión, etc.; los artículos de prensa o no se sabe de qué fecha son o no se indica dónde fueron publicados y, en todo caso, se refieren a la historia del whisky escocés con una referencia muy secundaria al fraile; tampoco podemos conocer el alcance y transcendencia real de las distintas páginas web que se relacionan, pues no se precisa quiénes están detrás de ellas, grado de actividad, personas que han accedido a las mismas y en qué fechas; finalmente, en ninguna de ellas se afirma que el whisky 'John Cor' sea un whisky escocés.

Analizando esta documentación llegamos a la conclusión que, en realidad, resulta irrelevante para la resolución del litigio, pues partiendo de ser un hecho no discutido que la primera reseña escrita sobre el whisky escocés data de 1494 en la que se deja constancia de que 8 boles de malta se entregan al fraile John Cor para que elaborase aquavitae, es decir, whisky, este dato no permite deducir que la entidad demandada al producir un whisky con la marca 'JohnCor' esté infringiendo la indicación geográfica 'Scotch whisky' protegida legalmente, pues la parte actora no ha conseguido acreditar que el consumidor medio relacione este producto con el origen e historia del whisky escocés y si bien es cierto que la sentencia lo que analiza principalmente son los estudios de mercado, probablemente es debido a la escasa relevancia de la documentación aportada con la demanda. En concreto, el documento nº 80 que consiste en una página web denominada 'whisky.es/botella/John-cor', además de desconocerse quién la elabora, fecha de creación y transcendencia real y efectiva en cuanto a personas que acceden a ella, lo cierto es que además de explicar que este whisky no es un 'scotch whisky', añade que estamos ante una mezcla de whiskies españoles al indicar después de la cantidad de centilitros y la graduación alcohólica de la botella que se trata de 'Spain Blended Whisky'.

TERCERO:En el motivo segundo del recurso de apelación se alega la infracción en general del art. 16 del Reglamento Comunitario nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero del 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, mientras que el motivo tercero del recurso se fundamenta en la infracción de este mismo artículo pero centrado exclusivamente en los apartados c) y d).

Destacar, en todo caso, que el recurso incurre en evidentes contradicciones pues, por un lado, le achaca a la sentencia que haya pasado por alto la primera de las acciones entabladas en la demanda que sería la acción por infracción de la indicación geográfica protegida 'Scotch whisky', cuando en el motivo tercero del recurso se explica que las acciones por infracción de una indicación geográfica se articulan procesalmente sobre la base de la Ley de Competencia Desleal, al no contemplar el Reglamento Comunitario nº 110/2008 acciones específicas para la protección de las indicaciones geográficas que se describen en el mismo, siendo el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro al que se debe acudir para hacer efectiva la protección que se confiere a esos derechos en el mencionado Reglamento, que se recogen en el art. 16 donde se delimita la protección para las indicaciones geográficas, no sólo en los casos de indicación comercial directa, sino también en los casos de utilización comercial indirecta, imitación, evocación, uso de indicaciones falsas o falaces o cualquier otra práctica que pueda inducir a error sobre el origen del producto.

Lo que nos debe llevar a analizar si la actividad desplegada por la entidad demandada ha infringido la indicación geográfica en alguna de las formas que se describen en el Reglamento comunitario y si esa infracción tiene encuadre en las acciones ilícitas que se mencionan en la demanda, en concreto, en los actos de competencia desleal descritos en los arts. 5 , 7 , 12 y 15 de la LCD . Sin embargo, en este motivo segundo del recurso de apelación no se hace referencia expresa a qué infracción de los descritos en el art. 16 del Reglamento 110/2008 se habría cometido y desde luego no la encuadra en ninguno de los actos de competencia desleal a los que se refiere la demanda y atendiendo a los términos en que está planteado este motivo segundo del recurso, resulta complicado ofrecer alguna respuesta pues, en realidad, la parte se limita a dar su opinión sobre determinados argumentos de la sentencia dictada en primera instancia y que, obviamente, no comparte pero, en realidad, no realiza ninguna petición y se limita a realizar una extensa exposición sobre la no necesidad de que exista riesgo de confusión ni desde el punto de vista de la infracción de la indicación geográfica, ni desde la perspectiva de las acciones ejercitadas con base en la Ley de Competencia desleal; se extiende en explicar el concepto de 'evocación' contemplado en el art. 16 del Reglamento 110/2008 -como una de las conductas infractoras frente a las que están protegidas las indicaciones geográficas- que, a su entender, en ningún caso debería constreñirse a aquellos casos en los que el término evocador incorpore parte de la indicación geográfica o denominación de origen protegida o que exija una semejanza denominativa o fonética; considera que la sentencia realiza una improcedente y artificial disección de la forma en que está etiquetado el producto de la demandada, pues además de tener en cuenta que la parte frontal está escrita en inglés, que la marca con la que se identifica el producto es 'JohnCor' y que no se menciona el origen del whisky, analiza y destaca que la etiqueta posterior está escrita en español y que en ella se incluye expresamente que el producto está embotellado por la mercantil demandada, con domicilio en Jerez de la Frontera-España; por último explica la recurrente su parecer sobre el alcance de los informes de mercado aportados al proceso y frente a lo atinado del enfoque y del carácter neutro y objetivo de los estudios de mercado aportados con su demanda, califica de deliberado error de planteamiento y de sesgado y tendencioso el estudio de mercado elaborado a instancias de la parte demandada.

Se trata, en definitiva, de apreciaciones propias y genéricas de la parte recurrente en relación a determinadas alegaciones de la sentencia de las que como no se deriva ninguna petición concreta, este tribunal no tiene obligación de rebatir; como tampoco el motivo del recurso que se identifica como 'PRELIMINAR', ni el que se denomina 'PREVIA', este último, en relación a un comentario que recoge el fundamento de derecho segundo de la sentencia.

En el tercer motivo del recurso ocurre algo similar, si bien ahora se alega infracción del art. 16, apartados c ) y d) del Reglamento Comunitario nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero del 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y error en la valoración de la prueba, precepto que establece que las indicaciones geográficas registradas en el Anexo III del Reglamento, entre las cuales se encuentra 'Scotch whisky', estarán protegidas entre otras, contra:

c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;

d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

La entidad actora considera que el whisky que comercializa José Estévez, S.A., bajo la marca 'Johncor', analizando el etiquetado en su conjunto, infringiría la indicación geográfica protegida 'scotch whisky', al identificarla como originaria de Escocia, no de manera directa, sino dando una impresión falsa de que su origen es Escocia e induciendo a error al consumidor.

Según el Reglamento (UE) 2016/1067 de la Comisión de 1 de julio de 2016 que modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, en relación al whisky, se protegen las siguientes:

.- Scotch Whisky, Reino Unido (Escocia)

.- Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1), Irlanda

.- Whisky breton/Whisky de Bretagne, Francia

.- Whisky alsacien/Whisky d'Alsace, Francia

Por tanto, son varias las indicaciones geográficas de whisky protegidas por el Reglamento, entre ellas está el whisky irlandés, existiendo de hecho cierta controversia sobre si esta bebida tiene su origen en Irlanda o en Escocia, con independencia de la primera referencia escrita que se conserve.

En todo caso, considera la parte actora que esta circunstancia sería irrelevante pues lo que debe analizarse es el etiquetado global que realiza José Estévez, S.A., en concreto, las tres circunstancias que hemos recogido en el fundamento primero:

1.- Toda la etiqueta frontal está enteramente redactada en inglés, incluyendo las siguientes leyendas: 'trade mark', 'original', 'Johncor', 'whisky', 'A Superior Blend of Aged Whiskies. Distilled and Matured in OaK' y 'quality through tradition'.

2.- El producto aparece identificado con la marca 'Johncor', nombre que corresponde a un fraile cisterciense escocés a quien se considera 'el padre del whisky escocés' y aparece en la primera referencia documentada que existe en relación con la destilación de whisky que se sitúa en Escocia en el año 1494.

3.- El etiquetado contiene omisiones que coadyuvan a la confusión al no indicar en ningún momento el lugar de origen o procedencia del whisky.

Por tanto, en este motivo del recurso se limita a reproducir alegaciones que ya constaban, sin realizar tampoco ninguna pretensión concreta, ni ajustar tales alegaciones a las acciones de competencia desleal que se analizan en el siguiente motivo del recurso.

CUARTO:Es en el motivo cuarto del recurso donde por vez primera la parte actora se refiere a las acciones de competencia desleal que se ejercitan en la demanda, todas ellas relacionadas con la infracción de la indicación geográfica 'Scotch whisky' reconocida legalmente y que pretende proteger, que consistiría, como venimos diciendo, en que José Estévez, S.A., comercializa un whisky bajo la marca 'JohnCor', y la impresión que genera el etiquetado en su conjunto y la presentación, permite concluir que el consumidor relaciona el producto con el origen e historia del whisky escocés, lo que provoca, a juicio de la parte actora, confusión en cuanto a su origen o procedencia geográfica.

Este hecho -comercialización del whisky 'Jonhcor'-, lo enmarca la parte actora dentro de los actos tipificados en los artículos 5 , 7 , 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal :

1.- Art. 5 LCD : Actos de engaño: 'Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno' de los aspectos que relaciona a continuación, pero en el recurso no se precisa en qué aspecto de los relacionados en el art. 5 del LCD incide la conducta que le imputa a la entidad demandada y atendiendo a los hechos alegados y al escrito de demanda, podemos deducir que el recurrente se está refiriendo al apartado b) 'Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones,su origen geográficoo comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio'.

En concreto, alega la parte que el etiquetado y presentación del producto 'JohnCor' incluye manifestaciones que por su significado o forma de presentación pueden inducir a engaño al consumidor respecto de la procedencia del producto al establecer claras conexiones con Escocia y con la historia y tradición del whisky escocés, pudiendo dar a entender que el producto 'JohnCor' es un whisky escocés amparado por la Indicación Geográfica Protegida 'Scotch whisky'.

2.- Art. 7 LCD : Omisiones engañosas. '1.Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto'.

Alega la parte actora que el producto 'JohnCor' contiene omisiones que coadyuvan al engaño del consumidor al no indicar en ningún momento el lugar de origen o procedencia y tampoco se hace mención al lugar de destilación, maduración y envejecimiento del whisky o whiskis utilizados en la elaboración del producto. Para insistir en que, además, hay que tener en cuenta las tres circunstancias que concurren en este caso concreto: nombre JohnCor, etiqueta frontal en inglés y la omisión de la indicación del lugar de origen del producto.

Omisión en el etiquetado del origen del producto que infringiría el Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos, que en su artículo 5 sobre la información obligatoria del etiquetado exige, en el apartado h ) que se indique el lugar de origen o de procedencia.

Sin embargo las etiquetadas de las bebidas alcohólicas de más de 1,2° no están obligadas a indicar qué ingredientes llevan ni cuántas calorías aportan y eso es así por que el Reglamento 1169/2011 no les obliga, frente al resto de alimentos que sí es obligatorio, de tal que forma que, en este momento, la etiqueta de las bebidas alcohólicas de más de 1,2° debe mostrar:

- La denominación de venta de la bebida (por ejemplo: Licor, whisky, brandy...)

- Todo ingrediente que pueda causar alergias o intolerancias y que se utilice en la elaboración o fabricación del alimento posterior a la destilación y que siga estando presente en el producto acabado aunque sea de forma modificada.

- Cantidad neta del producto.

- Condiciones especiales de conservación o utilización, en el caso de tenerlas (por ejemplo: conservar en frío)

- El nombre o razón social y la dirección del productor o distribuidor que comercializa la bebida y es el responsable dentro de la UE.

- Grado alcohólico volumétrico adquirido.

- Número de lote que permite identificar el producto alimenticio.

Requisitos que cumple la etiqueta del whisky que comercializa la entidad demandada, no estando obligada a indicar el lugar de procedencia del producto que distribuye y desde luego de la información que ofrece la etiqueta en su conjunto no se puede deducir que insinúe que se trate ni de un whisky escocés, ni irlandés, ni bretón ni alsaciano que son los únicos con indicación geográfica protegida.

3.- Art. 12 LCD : Actos de explotación de la reputación ajena, pues con la utilización de este producto que evoca el origen escocés, se aprovecha del esfuerzo material ajeno, de la reputación, prestigio o buena fama ganados por otro en el mercado, para volver a insistir en que para que la acción prospere no es necesario que el producto se identifique expresamente como whisky escocés, sino que lo que se denuncia en este caso es la presentación global del whisky Johncor, que puede inducir al consumidor a error en cuanto al lugar del origen del producto al evocar un origen escocés o una conexión con Escocia, lo que ya sería suficiente para acoger las pretensiones de la demanda.

4.- Art. 15 LCD : Violación de normas. '1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa' y el apartado '2.Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial'. Que como en el caso de las omisiones engañosas, vuelve a justificarse en el art. 5 del Real Decreto número 1334/1999 de 31 de julio que aprueba la norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, que como hemos dicho no es aplicable al etiquetado de las bebidas alcohólicas de más de 1,2°.

QUINTO:Como todas las acciones de competencia desleal que se ejercitan de la demanda y ahora en el recurso - artículos 5 , 7 , 12 y 15 LCD - destinadas a proteger la indicación geográfica protegida frente a los actos enumerados en el art. 16 del Reglamento 110/2008 , se fundamentan en unos mismos hechos -que el producto 'JohnCor' que distribuye José Estévez, S.A., a pesar de no ser whisky escocés, del etiquetado de la botella en su conjunto, examinado de manera global, pueden inducir a error en los consumidores en cuanto a su origen y/o evocar un whisky de origen escocés o una conexión con Escocia-, serán necesario examinar esta composición global a través de cada una de las indicaciones y omisiones que destaca la parte recurrente para fundamentar que el producto que comercializa el demandado infringe la indicación geográfica protegía 'Scotch whisky' y son las siguientes:

i.- Toda la etiqueta frontal está enteramente redactada en inglés, incluyendo las siguientes leyendas: 'trade mark', 'original', 'Johncor', 'whisky', 'A Superior Blend of Aged Whiskies. Distilled and Matured in OaK' y 'quality through tradition'.

Argumento que al igual que ha entendido la sentencia dictada en primera instancia, no resulta relevante para asociar este whisky al escocés, pues el inglés no es un idioma específico de Escocia y existe también el whisky irlandés con indicación geográfica protegida que emplea el mismo idioma. Por tanto no es una indicación relevante para asociar el producto precisamente al whisky escocés y no al whisky irlandés; sin olvidar que el empleo de este idioma se ajusta al art. 14 del Reglamento 110/2008 sobre el uso de idiomas en la designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas al establecer que:

'1. Las indicaciones previstas por el presente Reglamento se harán en una o varias lenguas oficiales de la Unión Europea, de forma que el consumidor final pueda comprender fácilmente cada una de dichas menciones, a no ser que se informe al consumidor por otros medios.

2. Los términos en cursiva del anexo II y las indicaciones geográficas registradas en el anexo III aparecerán sin traducir en la etiqueta y en la presentación de la bebida espirituosa'.

El empleo de las expresiones en inglés antes recogidas tampoco resulta transcendente, pues no son exclusivas del whisky escocés y, en todo caso, el art. 12 del Reglamento 110/2008 , sobre normas específicas relativas a la designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas en su apartado 2, establece la posibilidad de emplear el término 'blend' en caso de mezclas de whiskys, término quizás más extendido en el consumidor que el de 'emsamble', al decir '2. La designación, presentación o etiquetado de las bebidas espirituosas podrán completarse con el término «ensamble» (blend) o «ensamblada» (blending o blended) únicamente si la bebida espirituosa ha sido ensamblada como se define en el punto 7 del anexo I'.

Y como indica la sentencia dictada en primera instancia, no sólo debemos analizar la parte frontal de la etiqueta, sino que el examen global y conjunto de las indicaciones del producto obliga a analizar, igualmente, la parte posterior del etiquetado que aparece completamente en español, sin ninguna referencia ni a Escocia, ni al origen escocés del whisky que pueda suponer una infracción de la indicación geográfica protegida y donde se recogen los datos obligatorios del etiquetado, de conformidad con el Reglamento 1169/2011 al tratarse de una bebida alcohólicas de más de 1,2°: denominación de venta de la bebida (whisky), cantidad neta del producto (70cl), nombre o razón social y la dirección del productor o distribuidor que comercializa la bebida y es el responsable dentro de la UE (importado y embotellado por José Estévez, S.A., con domicilio en Jerez de la Frontera-España), el grado alcohólico volumétrico adquirido (40%vol.) y el número de lote con el código de barras.

ii.- La segunda indicación en que se fundamenta la demanda consiste en que el producto aparece identificado con la marca 'Johncor', nombre que corresponde a un fraile cisterciense escocés a quien se considera 'el padre del whisky escocés' y aparece en la primera referencia documentada que existe en relación con la destilación de whisky que se sitúa en Escocia en el año 1494.

Este es el dato principal aunque en ocasiones la parte actora no quiera darle la relevancia que verdaderamente encierra su pretensión, pero la posibilidad de error que puede provocar el uso de este nombre al asociarlo el consumidor con la indicación geográfica protegida no ha resultado acreditado con la documentación aportada con la demanda y que ya hemos analizado, ni con los estudios de mercado aportados con la demanda como documentos nº 107 y 118.

El primero de ellos realizado por GfK (doc. 107 de la demanda) tiene por objetivo conocer si la ausencia de la indicación del origen del producto causa riesgo de confusión respecto al mismo; y partiendo de este limitado objetivo del informe ya podemos concluir el escaso valor probatorio para la resolución de este litigio, pues la finalidad de este estudio no guarda una relación directa con lo que es objeto de debate: primero, porque según la demanda no basta con tener en cuenta esta omisión, sino el hecho de que la etiqueta frontal esté escrita en inglés y que se utilice como marca el término 'JohnCor'; segundo porque lo relevante no es si esta omisión causa un riesgo de confusión en general, sino si existe riesgo de confusión con el whisky escocés como indicación geográfica protegida.

Este estudio contiene una única pregunta de interés, pues en la primera se les pregunta a los entrevistados qué tipo de producto es la botella de whisky JonhCor lo que resulta irrelevante, de hecho un 97% de los entrevistados afirman que se trata de whisky, dato que además de no ser discutido, aparece destacado tanto en la etiqueta frontal como en la trasera de la botella. Como decimos, el estudio contiene una única pregunta consistente en que el entrevistado, tras mostrarle una fotografía del producto, manifieste el país de procedencia y de las 412 personas compradoras de whisky, el 36% dijo Escocia, un 25% lo desconocía y el resto mencionaron otros países. Por tanto, el estudio es muy superficial y elemental, porque no analiza las razones o motivos por las cuales un tercio de las personas que vieron el producto llegaron a esa conclusión, ni porqué ese porcentaje debe deducirse únicamente del hecho de no figurar el origen del producto en el etiquetado, que es el objeto del estudio.

El segundo estudio de mercado realizado por Sondea.com (doc. 118 de la demanda) tiene por finalidad conocer si tras visionar el etiquetado de una botella de whisky JohnCor existe confusión respecto al tipo de producto y su procedencia por parte de los consumidores y compradores de whisky. En este caso el estudio es tan escueto como el anterior y dadas sus conclusiones resulta igualmente irrelevante, pues es prácticamente idéntico al anterior. Primero el estudio llega a la conclusión que casi el 94% de los entrevistados que han consumido o adquirido whisky en el último año tras mostrarle el etiquetado de la botella que distribuye la entidad demandada, aseguran que el producto es whisky, cuestión que ya fue analizada por el otro informe, es un cuestión no controvertida y además es obvia, pues la etiqueta de manera resaltada así lo dice; y además de la segunda pregunta se obtiene que un 36,2% de los entrevistados piensan que este producto procede de Escocia, es decir, un porcentaje casi idéntico al anterior; pero lo que tampoco analiza este informe es por qué razón algo más de un tercio de los entrevistados llegan a esa conclusión, si es porque se omite el origen del producto, porque la parte frontal está escrita en inglés, porque conocen al fraile cisterciense o, simplemente, porque creen que el whisky siempre es escocés.

Finalmente contamos con el estudio de mercado elaborado a instancias de la parte demandada con un objetivo más concreto respecto a la cuestión que se debate en el proceso: conocer el porcentaje de consumidores de este producto que identifican a 'John Cor' como el personaje al que se le atribuye la creación del whisky y determinar si la percepción de la procedencia de la marca JohnCor está influida por el tipo de producto de que se trata (un whisky) o por el nombre en sí mismo (por el conocimiento o vinculación con el personaje al que se atribuye la 'creación' del whisky). Y a la pregunta concreta ¿sabría decirme a qué o quién corresponde el nombre de 'John Cor'? El nombre es reconocido por el 37,3% de los entrevistados y de ello el 30,2% consideran que es una marca de whisky o una marca de Mercadona y el 5,1% relacionan el nombre con un fraile escocés o con un fraile 'inventor' del whisky y el otro 2% dan otras respuestas; a la pregunta de ¿sabría decirme de qué país es originario el whisky? El 75% consideran que es Escocia, Inglaterra un 2,6%, Gales el 0,1% e Irlanda del Norte el 13,6%; finalmente como datos relevantes del informe, se muestra a los entrevistados dos fotografías de botellas con un etiquetado casi idéntico al que es objeto de este procedimiento pero bajo las marcas inventadas 'Patrick Wilson' y 'Peter Heat' y casi un 45% de los entrevistados en ambos casos consideran que su origen es Escocés y casi el 25% que es de procedencia británica.

Del resultado de estos análisis no resulta acreditado que el etiquetado global que emplea la entidad demandada en su producto -la denominación 'JohnCor', el que utilice la lengua inglesa u omita el origen del whisky-, sea la razón por la cual el 36% de los entrevistados consideran que el origen del whisky embotellado es escocés, ni el motivo por la cual los consumidores puedan identificar la botella con la indicación geográfica protegida 'Scotch whisky'.

iii.- El etiquetado contiene omisiones que coadyuvan a la confusión al no indicar en ningún momento el lugar de origen o procedencia del whisky.

Afirmación, que como hemos analizado, no resulta acreditada con los estudios de mercado aportados con la demanda, pues del estudio realizado a instancia del demandado se acredita que la inmensa mayoría de los consumidores cambiando el nombre del whisky por otro de fantasía y manteniendo el mismo etiquetado en la parte frontal, consideran que el producto procede de Gran Bretaña y casi un 45% de Escocia.

SEXTO:Entrando en el análisis de las acciones marcarias, se solicita la nulidad de las cinco marcas españolas titularidad de José Estévez, S.A., antes relacionadas en base a los siguientes fundamentos:

1.- Se ejercita la acción de nulidad absoluta con base el apartado a) del artículo 51.1 de la Ley de Marcas , por contravenir el art. 5.1, g) 'Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio', y se explica que dada la íntima relación del nombre 'John cor' con los orígenes de la historia del whisky escocés, aplicar esa marca a cualquier otro producto que no sea whisky escocés, whisky producido y madurado enteramente en Escocia, resulta engañosa para los consumidores, pues la comercialización de un producto identificado con una marca que induzca a los consumidores a pensar que el producto se halla amparado por una indicación geográfica protegida de gran prestigio y reputación, hará que resulte más llamativo para los consumidores que se verán inducidos a adquirirlo en detrimento de otros que no parezcan proceder de ese origen amparado por la Indicación Geográfica Protegida. Siendo indiscutible que las marcas 'John cor' de la demandada que se utilizan para distinguir o bien whisky que no es escocés o bien otras bebidas alcohólicas distintas como licor de caramelo, son totalmente engañosas y entrañan un fraude al consumidor, por lo que caen en la causa de nulidad absoluta citada anteriormente. Al considerar que lo relevante no es cuánta gente sabe explicar quién fue el fraile John Cor, sino cuánta gente, ante la visión de un whisky identificado con ese nombre puede verse llevada a pensar que el producto es escocés.

Acción de nulidad que no puede prosperar porque los estudios de mercado realizados a instancia de la parte actora no lo demuestran y si bien un 36% de los compradores manifestó que el producto era whisky escocés, este tanto por ciento ni es determinante ni concluyente, si lo comparamos con el 32,6% que le atribuyen al producto un origen español; y de ese 36% que considera que producto 'John cor' tiene un origen escocés, se desconoce qué porcentaje lo hace por el mero de hecho de tratarse de un whisky al que le atribuirían ese origen en cualquier caso, o por el nombre por sí mismo considerado. De hecho, del estudio realizado por la parte demandada el 75% de los entrevistados consideran que el origen del whisky es Escocia y mostrando otra botella idéntica a la de 'JohnCor' que distribuye la entidad demandada pero con nombres inventados como 'Patrick Wilson' y 'Peter Heat', 45% de los entrevistados consideran que es de origen escocés. En consecuencia, el uso de la marca 'John Cor' no contribuye a inducir a error al consumidor sobre la procedencia geográfica del producto.

Y no puede afirmarse que la marca impugnada John Cor incorpore una parte esencial de la denominación geográfica 'Scotch whisky', puesto que es evidente que no incluye esa denominación y desde luego no ha resultado probado que el consumidor, al situarse frente a una botella John Cor establezca en su mente una vinculación directa con Scotch whisky.

2.- Se ejercita la acción de nulidad absoluta con base el apartado a) del artículo 51.1 de la Ley de Marcas , por contravenir el art. 5.1, h) LM 'Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas', aún cuando las marcas solicitadas no induzcan a error, siendo el objetivo de esta norma evitar que se registren marcas que pretendan aprovecharse de la reputación de una indicación geográfica protegida para vinos y otras bebidas espirituosas. El signo 'John cor' consistente en el nombre de la persona que aparece en la primera reseña escrita sobre la destilación de whisky en Escocia en 1494 y a quien se considera 'el padre del whisky escocés' insiste la parte actora que evoca la Indicación Geográfica Protegida 'Scotch Whisky', por lo que su aplicación a cualquier producto que no contenga ese origen determina la aplicación de esta causa de producción prevista en el artículo 5. 1, h).

Y para resolver la cuestión que aquí se plantea tenemos que partir del art. 15 del Reglamento 110/2008 'Indicaciones geográficas', que establece que 'Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por «indicación geográfica» aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico', lo que nos lleva a desestimar también esta acción de nulidad absoluta, pues como se explica en la demanda en la etiqueta del producto que comercializa José Estevéz, S.A., se omite cualquier referencia a su origen y la evocación al whisky escocés por el hecho de utilizar como marca el nombre del fraile al que se refiere la primera reseña escrita sobre esta bebida, no ha resultado acreditada por las razones que ya hemos expuesto.

3.- Y la acción de nulidad absoluta del art. 51.1 apartado b) 'Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'. Si bien la parte recurrente muestra su acuerdo, siguiendo la doctrina jurisprudencial vigente, en que no es posible declarar la nulidad por mala fe de la marca española número 2.042.205, consistente en la denominación 'John cor' para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), al no estar previsto este motivo de nulidad en la Ley de Marcas vigente en la fecha en que se registró, entiende que, en todo caso, si se determina que fue solicitada de mala fe deberá declararse que José Estévez, S.A., carece del derecho de utilizar el signo John Cor para distinguir productos de la clase 33ª del Nomenclator internacional de marcas que no sea whisky escocés, pretensión que no puede prosperar al ser contraria a la doctrina jurisprudencial en esta material y si la marca española número 2.042.205 no puede ser declarada nula por mala fe, no puede ser privado su titular del uso de la misma por este motivo.

La sentencia dictada en primera instancia, considera que las otras cuatro marcas españolas registradas por la entidad demandada no estarían incursas en la causa de nulidad por registro de mala fe porque si bien fueron concedidas estando ya en vigor la nueva Ley de Marcas, su registro se produjo sobre la base de la marca primigenia, solicitada y concedida bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 y no sujeta a la causa de nulidad por mala fe, haciendo suyos los argumentos expuestos en el voto particular de la sentencia del TS de 19 de febrero de 2014 (rec. 347/2012 ).

Y si bien este no es el criterio del TS, la parte actora en su recurso no explica ni expone las razones o motivos por los que concurre la causa de nulidad por mala fe en las otras marcas registradas por la entidad demandada estando ya en vigor la actual Ley de Marcas. Si acudimos a su escrito de demanda se alega que la mala fe resulta palmaria al inferirse de todos los actos llevados a cabo y que persiguen establecer una conexión o vínculo en la mente del consumidor entre su producto y el whisky escocés y la primera maniobra urdida para conseguir esta finalidad consistiría en solicitar el registro como marca del nombre de un personaje histórico estrechamente vinculado al origen e historia del nacimiento del whisky escocés 'John cor' y además sin intención de utilizar dicho nombre para la comercialización del auténtico whisky escocés, sino con el único objetivo de aprovecharse injustificadamente de la fama y reputación del 'Scotch Whisky' y facilitar la comercialización en el mercado de su producto; además con el registro de estas marcas consigue por un lado establecer una conexión entre sus productos y Escocia que lleva a error al consumidor respecto al verdadero origen del producto y le reporta un beneficio a cargo de la reputación y prestigio asociados al scotch whisky y, por otra parte, le otorga un título que le permite impedir que legítimos productores y comerciantes de whisky escocés puedan utilizar el nombre del personaje histórico que se considera 'el padre del whisky escocés', siendo supuestos prototípicos del registro de mala fe.

En primer lugar debemos hacer constar que le corresponde a la solicitante de nulidad demostrar la existencia de mala fe, pues la buena fe se presume salvo prueba en contrario y, en segundo lugar, la parte actora en el presente procedimiento no ha practicado ninguna prueba que justifique que al registrar José Estévez, S.A., las marcas españolas nº 2.983.501, denominación 'John cor caramel', nº 2.984.259, denominación 'John cor elixir de caramelo', nº 2. 939.697, denominación 'John cor Manhattan coctail' para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), y la nº 2.992.388 'Caramel elixir caramelo Johncor', para distinguir 'licor caramelo', en clase 33ª del Nomenclator internacional de marcas, implique una conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o prácticas comerciales y empresariales leales.

4.- De manera subsidiaria se ejercita una acción de caducidad de las marcas, con fundamento en el artículo 55.1 e) LM que establece que se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro, entre otros supuestos, e) 'Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios'; al cumplirse los dos requisitos exigidos legalmente para que la acción pueda prosperar, por un lado de carácter objetivo, pues conlleva que la marca pueda inducir al público a error acerca de ciertos extremos, en particular su naturaleza, calidad o procedencia geográfica y en segundo lugar, de carácter subjetivo consistente en que la conversión de la marca en un signo engañoso sea consecuencia del uso de la misma por el titular o por un tercero con su consentimiento; y cómo se viene alegando 'John cor' es el nombre de un personaje histórico ampliamente conocido por el consumidor asociado a la primera producción y destilación de whisky escocés y las marcas cuya nulidad y subsidiariamente caducidad se solicitan se utilizan para identificar un producto que no es whisky escocés y la prueba practicada permite acreditar que el uso del nombre 'John cor' se ha realizado con la intención de establecer en los consumidores las falsas expectativas de que se trata de un whisky escocés cuando en realidad se comercializa bajo tal marca un producto que no lo es y tal y como se identifica en la etiqueta, induce a engaño, al estar redactada íntegramente en lengua inglesa la parte frontal, se utilizan las expresiones antes recogidas en lengua inglesa y se omite cualquier indicación sobre el origen del producto, de tal forma que la presentación de la botella de whisky analizada de forma global y en el contexto en que se produce la oferta y comercialización en el mercado, engaña a los consumidores al inducirles a pesar que el origen y naturaleza del producto es Escocia.

Alegaciones que como ya hemos expuesto en los fundamentos anteriores no resulta acreditado ni con la documental aportada con la demanda ni con los dos estudios de mercado prácticamente repetitivos, realizados a instancia de la parte actora, que la marca 'John cor' utilizada para vender whisky puede inducir al consumidor a pensar que el origen de ese producto es escocés, ni siquiera analizando globalmente y en su conjunto el etiquetado, en concreto, por emplear el idioma inglés o por el hecho de omitir el origen del producto.

Finalmente no procede la suspensión del procedimiento hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landgericht Hamburg el pasado 27 de enero (Asunto C-44/17 ), porque el planteamiento de esa cuestión no es motivo de suspensión y si bien el art. 267 TFUE establece que la iniciativa de plantear al TJUE una cuestión prejudicial le corresponde únicamente al órgano judicial nacional, las cuestiones de esta demanda no suscitan dudas que requieran el planteamiento de una cuestión prejudicial, ni la parte ha solicitado a la Sala que la plantee, entre otras cosas, porque en el presente procedimiento no resulta acreditado que el elemento controvertido -el nombre John Cor- haya suscitado en el público al que va dirigido, ni por evocación, algún tipo de asociación con la indicación geográfica protegida.

SÉPTIMO:Al desestimarse el recurso de apelación, no procede el análisis de la impugnación planteada de contrario y en cuanto a las costas del recurso será de aplicación el art. 398 de la LEC .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Desestimamos el recurso de apelaciónpresentado por The Scotch Whisky Association y confirmamos la sentencia de 25 de enero de 2017, dictada en el juicio ordinario nº 1536/2014, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada , condenando a la recurrente al pago de las costas de esta segunda instancia y la pérdida del depósito constituido.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mand26 de febrero de 2018 amos y firmamos.