Sentencia CIVIL Nº 879/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 459/2020 de 10 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 459 (U-17) 20
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 291/19
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 879/20
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a diez de septiembre de dos mil veinte.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Dibujos y Modelos
Comunitarios e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario
sobre infracción y nulidad de marca UE y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo
Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Europea con el número 291/19, y de los
que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Dermoestética del
Sur, S.A., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Rocío Valentín Moreno y dirigida por el Letrado D.
Andrés Gómez López; y como parte apelada la demandante Frezyderm S.A., representada en este Tribunal por
el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez Herruzo y dirigida por el Letrado D. José Marcelino Pajares Villarroya,
que ha presentado escrito de oposiciíon.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca UE número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 291/19, dictó Sentencia con fecha 25 de noviembre de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales y de la mercantil FREZYDERM, S.A. contra DERMOESTÉTICA DEL SUR, S.A..de tal manera que: A) Declaro: - Que el uso por la demandada de la denominación VELVET SUN SCREEN, VELVET FACE SUN SCREEN, VELVET BODY SUN SCREEN (o cualquiera otra que resulte idónea para causar confusión o asociación con dicha denominación) para distinguir protectores solares en el tráfico económico, incluyendo su utilización en redes telemáticas, documentos mercantiles y publicidad, constituye una infracción de la marca de la Unión Europea nº 017784984 (denominativa VELVET SUN SCREEN).

- Que, en concreto, el uso y registro por la demandada del nombre de dominio www.velvetsunscreen.es constituye una infracción de la marca indicada.

- Que la demandada carece del derecho a utilizar como signo distintivo, marca, nombre comercial, denominación social, nombre de dominio o Código Nacional de producto farmacéutico la denominación 'VELVET SUN SCREEN' (o cualquiera otra que resulte idónea para causar confusión o asociación con dicha denominación), para identificar protectores solares.

- Que la demandada ha causado daños y perjuicios a FREZYDERM, S.A., como consecuencia de los referidos actos.

- Que son actos de competencia desleal la estrategia comercial, comunicaciones al mercado o actuaciones de publicidad de la demandada en las que presenta sus cremas solares (con la marca VELVET SUN SCREEN o ECLISUN) como un producto relacionado o sucesor de los protectores solares VELVET SUN SCREEN fabricados por FREZYDERM, S.A.

- Que los registros de marca española (i) nº 3.728.950 (mixto VELVET BODY SUNSCREEN), (ii) nº 3.728.956 (mixto VELVET SUNSCREEN), y (iii) nº 3.728.970 (mixto VELVET FACE SUNSCREEN), son nulos por resultar idénticos o semejantes a la marca de la Unión Europea nº 017784984 (denominativa VELVET SUN SCREEN), titularidad de la actora.

B) Y en consecuencia, se condena a la demandada: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar definitivamente en la realización, por sí misma o a través de terceros, de cualquier uso o acto de explotación económica en el territorio de la Unión Europea de la denominación 'VELVET SUN SCREEN', 'VELVET FACE SUN SCREEN', 'VELVET BODY SUN SCREEN' (o cualquiera otra que resulte idónea para causar confusión o asociación con dicha denominación) en relación con productos cosméticos (incluyendo su fabricación, distribución, introducción en el mercado, comercialización, promoción o publicidad, o la utilización de la indicada denominación como signo distintivo, marca, nombre comercial, denominación social, nombre de dominio o Código Nacional de producto farmacéutico); así como a abstenerse de la realización de esos actos en el futuro.

- A retirar a su costa del tráfico económico los productos cosméticos en los que utilice la denominación 'VELVET SUN SCREEN', 'VELVET FACE SUN SCREEN', 'VELVET BODY SUN SCREEN' (o cualquiera otra que resulte idónea para causar confusión o asociación con dicha denominación); así como todo material y objetos publicitarios en los que se haga referencia a dichos productos.

- A dar de baja el nombre de dominio www.velvetsunscreen.es; - Al pago a FREZYDERM, S.A., de una indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

- Al pago a FREZYDERM, S.A., de la cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS (526,14€) en concepto de daño emergente.

- A pagar en concepto de lucro cesante a la demandada la cantidad que se determine en fase de ejecución de sentencia de conformidad con el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios previsto en los artículos 712 y ss. LEC y en los términos del Fundamento de Derecho Quinto de la presente y con el mínimoel 1% de la cifra de negocios obtenida por la demandada con los productos infractores de la marca de la actora.

- A cesar definitivamente en la realización de los actos de competencia desleal descritos en así como a abstenerse de su reiteración en el futuro.

- A la publicación, a cargo de la demandada del Fallo de la presente en la versión escrita de un periódico de tirada nacional en el mismo tamaño de letra que las noticias de la página.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.' Solicitada aclaración y subsanación de la Sentencia por la demandada en relación a la renuncia formulada por la actora a sus acciones por competencia desleal, en fecha 7 de enero de 2020 se dictó Auto cuyo tenor literal es el siguiente: 'Que debo desestimar y desestimo la solicituud de subsanación de la sentencia de 25 de noviembre de 2019 efectuada por doña Rocío Valentín Moreno, Procuradora de los Tribunales y de Dermosestética del Sur, S.A' .



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 21 de abril de 2020 donde fue formado el Rollo número 459/U-17/20 en el que se solicitó por la mercantil Frezyderm S.A. que se dictara Decreto acordando el sobreseimiento parcial del procedimiento en lo relativo a las acciones de competencia desleal deducidas en la demanda conforme a lo solicitado en su escrito de 15 de noviembre de 2010. El Tribunal acordó devolver los autos al Tribunal de Instancia para resolución del citado escrito de la parte demandante, dictándose por el Juzgado en fecha 18 de junio de 2020 Auto por el que se tenía por desistido a la actora de las acciones de competencia desleal, con sobreseimiento del procedimiento respecto de esas acciones, sin expresa imposición de las costas. Reintegrados los autos, se celebró en la fecha señalada del día 10 de septiembre de 2020 la deliberación, votación y fallo el día 12 de febrero de 2020.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- La Sentencia de instancia estima parcialmente la demanda formulada por la mercantil Frezyderm S.A., declarando que el uso por la demandada de la denominación VELVET SUN SCREEN, VELVET FACE SUN SCREEN y VELVET BODY SUN SCREEN para distinguir protectores solares, constituye infracción de la marca UE 017784984 VELVET SUN SCREEN, declarando igualmente que la estrategia comercial, comunicaciones al mercado y actuaciones de publicidad de la demandada en la presentación de cremas solares como producto relacionado o sucesor de los protectores solares VELVET SUN SCREEN fabricados por Frezyderm S.A., constituyen actos de competencia desleal, formulando los correspondientes pronunciamientos de condena, entre otros, la publicación del fallo en la versión escrita de un periódico de tirada nacional en el mismo tamaño de letra que las noticias de la página.

Crítico en parte con la resolución dictada, formula recurso de apelación la demandada, Dermoestética del Sur S.A., limitando el recurso a los pronunciamientos condenatorios relativos a la acción de competencia desleal y a la publicación de la sentencia.

En relación al primero de los motivos, señala que Frezyderm presentó en fecha 15 de noviembre de 2019 escrito de renuncia a las acciones de competencia desleal, no obstante lo cual, la Sentencia del Tribunal de Instancia, ha estimado las acciones de competencia desleal. Que solicitada aclaración sobre tal extremo, se ha desestimado, dándose tramitación al escrito de renuncia parcial, sin resolución sobre ello al haber dictado previamente sentencia. Es por ello que por vía de recurso se solicita que se desestime la acción de competencia desleal apreciando la comisión por el Tribunal de instancia un caso de incongruencia por exceso al resolver sobre la competencia desleal dado que ya se había renunciado a ella.

Posición del Tribunal.

Debe en primer lugar aclararse que el escrito del demandante lo es de renuncia (parcial) y no de desistimiento.

Así resulta del tenor literal del escrito, de la justificación contenida en el mismo y de las expresiones utilizadas por el propio apelado en su escrito de oposición que expresamente dice que a las acciones de competencia deleal ' renunció por escrito de fecha 15 de noviembre de 2019'.

En consecuencia, la decisión sobre el motivo ha de adoptarse en función de la naturaleza de la pretensión deducida por el demandante en su escrito de 15 de noviembre de 2019, no quedando en absoluto el Tribunal vinculado, para la decisión del recurso de apelación, por la resolución dictada por el Tribunal de Instancia que no puede modificar la Sentencia de instancia al ser esta intangible - art 214.1 LEC- por instrumento distinto del recurso de apelación formulado ante Tribunal competente.

Pues bien, desde este punto de vista hemos de señalar que no hay incongruencia ultra petita en la Sentencia aunque sí omisiva al desconocer el Tribunal de Instancia la solicitud del demandante de tenerle por renunciado a las acciones de competencia desleal. Y es que, a diferencia del desistimiento, la renuncia un acto unilateral del demandante que no requiere de la conformidad del demandado y que produce como efecto automático - art 20-1 LEC- un pronunciamiento desestimatorio, lo que explica que no sea preciso reconocer al demandado el derecho de audiencia para que se pueda oponer.

Por tanto, siendo previa la renuncia a las acciones ya indicadas a la Sentencia, extender la decisión judicial a esas acciones renunciadas supuso omitir el pronunciamiento sobre una pretensión previamente ejercitada, la de la renuncia, que afecta a una acción deducida en la demanda.

El que se pronunciara la Sentencia no constituye por tanto un exceso sino una omisión respecto de un acto de parte, una pretensión de renuncia que debió determinar el efecto legal de la desestimación de la acción de competencia desleal, exigencia que no se ve alterada por el hecho de que luego se haya dictado luego Auto teniendo por desistido al demandante de dicha acción pues dicha resolución ni altera la naturaleza de la pretensión deducida, que no es sino la ya explicada, ni tiene la capacidad de modificar la Sentencia de instancia - art 214-1 LEC- que sin su nulidad, es intangible.

Procede en consecuencia estimar el motivo y revocar en parte la Sentencia de instancia, teniendo por renunciado a las acciones sobre competencia desleal y pretensiones a ellas vinculadas a la parte actora.



SEGUNDO.- Respecto del segundo de los motivos -publicación de la sentencia- se alega que la condena a tal publicación constituye una medida extraordinaria que no debe aplicarse con carácter sancionador ni como consecuencia inevitable de la infracción, procediendo solo como instrumento de remoción de los efectos de la infracción cuando el interés de la publicación haya quedado justificado por perjuicio en la imagen del productos de la actora, por disminución del valor del derecho o para paliar los efectos derivados del uso indebido o cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, siendo así que no hay tal interés en el caso del litigio, tanto más cuando en el caso la recurrente se dirigió en fecha 15 de noviembre de 2018 a todos sus clientes anunciando que cesaba en la distribución, venta y publicidad de productos con la marca VELVET SUN SCREEN, habiéndose también acreditado que finalizada la relación comercial con al actora, la comercialización con dicha marca se hizo en envases y presentación totalmente distinta a la de la actora y durante menos de once meses, lo que hace que la medida de publicación sea desproporcionada al daño que se hubiera podido ocasionar a la actora.

Posición del Tribunal.

Cuestiona el recurrente la estimación de la acción de publicación con argumentos que, sin embargo, no se reflejan en la decisión de instancia.

En efecto, refiere el recurrente que se ha utilizado la acción y estimado la misma como si de un escarmiento o sanción se tratara y no como forma de reparación e información cuando, la lectura de la Sentencia pone de relieve que la estimación de la acción de publicación trae causa en la actividad de comunicación de la infractora del uso del signo infractor presentándose a distintos operadores como sucesor de la demandada en el mismo producto.

Pues bien, es desde esta perspectiva que debemos analizar si la publicación cumple con ambos aspectos, es decir, si se justifica informativamente porque la infracción ha tenido una vertiente pública y, segundo, si se justifica resarcitoriamente porque hay una parte del daño que nace de la publicitación del hecho infractor.

En el caso que nos ocupa compartimos rotundamente el criterio de instancia. No solo no está cuestionada la realidad de la infracción sino que, muy al contrario está acreditado que la infracción ha tenido una vertiente comunicativa de indudable naturaleza comercial, conformando todo un uso mercantil de promoción, publicidad y comunicación al mercado por medio de la presentación de los productos con el signo infractor a través de la web oficial de la demandada - www.dermoesteticadelsur.com-, como también en las redes sociales y con folletos publicitarios y, a más, con comunicados remitidos en 2018 presentando sus productos como continuadores de los fabricados por Frezyderm.

Presumir el daño derivado del hecho mismo de la comunicación extensa y efectiva dado los medios empleados, no solo es un hecho que encaja con el concepto de presunción judicial del art. 386 LEC sino que justifica establecer a su vez una conexión entre la publicación del fallo de una Sentencia y la condena a quien es públio infractor, pues se trata de una consecuencia ineludiblemente vinculada a la naturaleza misma de la acción de publicidad que no cabe considerar para desestimar la pretensión cuando ésta está fundamentada en los fines misma de la acción, información y resarcimiento in natura como ya explicábamos.

Es por ello que debemos rechazar el motivo en lo que hace a la confirmación de la condena a la publicación.



TERCERO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cab hacer expresa imposición de las costas a cada parte apelante - art 398 LEC-.



CUARTO.- Habiéndose estimado de manera parcial el recurso de apelación, procede acordar la devolución al apelante de la totalidad del depósito hecho para recurrir - DA 15ª, número 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando en parte el recurso de apelación entablado por la parte demandada, Dermoestética del Sur, S.A., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Rocío Valentín Moreno contra la Sentencia dictada el día 25 de noviembre de 2019 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos revocar y revocamos en parte dicha resolución y, teniendo por renunciado al demandante a las acciones y pretensiones por competencia desleal, debemos absolver y absolvemos de dichas pretensiones al demandado, confirmando el resto de pronunciamientos de la Sentencia de instancia; y sin expresa imposición de las costas procesales a la apelante.

Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir por el recurrente.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-