Sentencia Civil Nº 88/2011, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 622/2009 de 03 de Marzo de 2011

Encabezamiento

MERCANTIL

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000622 /2009

FECHA REPARTO: 5.11.09

SENTENCIA

Nº 88/11

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección Cuarta Civil-Mercantil

Ilmos . Sres. Magistrados:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

CARLOS FUENTES CANDELAS

ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En La Coruña, a tres de marzo de dos mil once.

Vistos por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, integrada por los señores que al margen se relacionan los presentes autos de juicio ORDINARIO Nº 649/07-ML, sustanciado en el JUZGADO MERCANTIL, que ante la Audiencia Provincial pendían en grado de apelación, seguidos entre partes de una como DEMANDANTE-APELANTE GRUPO INEC, DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CONECTIVIDAD, S.A., representada en ambas instancias por el/la Procurador/a SR./SRA. NEIRA LÓPEZ y defendida por el Letrado SR. PEDRERO RODRÍGUEZ, y de otra como DEMANDADA-APELADA SUMINISTROS INEC S. L. L., representada en ambas instancias por la Procuradora SRA. AGUIAR BOUDÍN y defendida por el Letrado SR. COSTA DE CASO; versando los autos sobre INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA Y COMPETENCIA DESLEAL NULIDAD ABSOLUTA DEL REGISTRO DE MARCA.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por el JUZGADO MERCANTIL, con fecha 14.7.09 . Su parte dispositiva literalmente dice: FALLO: Que desestimo la demanda formulada por GRUPO INEC DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CONECTIVIDAD SA, contra SUMINISTROS INEC SL al que absuelvo de los pedimentos deducidos en su contra con imposición de costas a la demandante; y que desestimo la demanda reconvencional contra SUMINISTROS INEC SL, al que absuelvo, con imposición de las costas procesales a la reconvincente".

Contra la sentencia preinserta, se dicto AUTO DE ACLARACIÓN de fecha 28.7.09, cuya parte dispositiva literalmente dice: Rectifico el error materia de la parte dispositiva de la SENTENCIA de fecha 14/07/2009 , dictada por este Juzgado, en los presentes autos de Juicio Ordinario 649/07ML, promovidos por la Procuradora Sra Neira López de modo que donde dice: "(...y desestimo la demanda reconvencional contra SUMINISTRO INEC, SL, a la que absuelvo, con imposición de costas procesales a la reconvincente...)" debe decir: "(...y que desestimo la demanda reconvencional contra GRUPO INEC DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CONECTIVIDAD, SA, a la que absuelvo, con imposición de las costas procesales a la reconvincente."

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por GRUPO INEC, DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CONECTIVIDAD, S.A., se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.- Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ.

Fundamentos

PRIMERO .- Se interpone recurso de apelación por la representación de la entidad demandante "GRUPO INEC DISTRIBUCIÖN PRODUCTOS CONECTIVIDAD, S.A.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que desestima la demanda formulada contra "SUMINISTROS INEC, S.L.", también la reconvención, aquietándose la demandada- reconviniente con la misma, en la que solicita aquélla se declare que el uso por la demandada de la denominación SUMINISTROS INEC, incluso su registro como nombre de dominio de internet, y su uso en dicho concepto en su pagina web de internet, constituyen actos de violación de los derechos de marca registrada de la actora ante la OEPM, y actos de infracción de competencia desleal, por lo que se acumula una acción de competencia desleal, con cita de los ilícitos concurrenciales previstos en los artículos 5 (actos contrarios a los buenos usos mercantiles y las exigencias de la buena fe), 6 (actos de confusión), y 12 (actos de explotación de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal, y en consecuencia se le condene a estar y pasar por tal declaración , a cesar de inmediato en los actos relatados en la demanda, en concreto que proceda a retirar del mercado de las paginas web en internet, folletos, catálogos, material publicitario, documentación comercial y demás objetos, en los que se materialicé el uso de la denominación SUMINISTROS INEC; a cambiar su denominación social, suprimiendo de ella la marca registrada INEC; se ordene la publicación a costa del demandado del texto integro de la sentencia condenatoria que se dicte en dos diarios de tirada nacional, en un diario de tirada provincial y en una concreta revista del sector, y al abono de la indemnización por los daños y perjuicios causados por los actos declarados como violación de los derechos de marca y de competencia desleal.

En primer debemos señalar que la resolución del litigio debe ser examinada bajo la normativa de la Ley de Marcas, por cuanto es reiterada la jurisprudencia en tal sentido cuando se ejercitan acciones acumuladas, en caso de marcas registradas, prescindiendo de la normativa sobre competencia desleal, considerando así que las conductas infractoras de las marcas están reguladas en su ley específica y conforme a ella debe resolverse, con el fin de no duplicar las consecuencias o sanciones previstas en las respectivas legislaciones protectoras ( STS de 15 enero de 2009 , 24 de noviembre de 2006 y 11 de julio 2006 ).

SEGUNDO .- Antes de resolver los concretos motivos alegados en el recurso de apelación, procede hacer una consideración previa, sobre la objeción procesal opuesta por la parte demandada-apelada de la admisibilidad del recurso de apelación, que debemos rechazar. Y se basa en no haber expresado el recurrente, en su escrito de preparación, los pronunciamientos que impugna. Tal alegación, sin embargo, no puede ser admitida ya que los términos del escrito de preparación del recurso permiten considerar que el mismo venía referido a la totalidad de los pronunciamientos contenidos en la sentencia dictada en la instancia, desde el momento que la demanda viene desestimada íntegramente, como así en definitiva resultó en el escrito de formalización del recurso; además, junto a ello es de tener en cuenta la consolidada doctrina jurisprudencial con arreglo a la cual las normas procesales han de ser interpretadas en el sentido que resulte más favorable al justiciable permitiéndole el acceso a los recursos regulados en la Ley.

TERCERO .- Estamos ante en el conflicto entre una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, otorgado su titulo de concesión a la actora-apelante en fecha 16 de abril de 2000, marca mixta denominada " INEC", con el nº 2.216.150, solicitada con fecha 24 de febrero de 1999, para servicios de importación de material electrónico, conectividad y redes, clase 35, y una denominación social "Suministros Inec, S.L." que por su identidad o semejanza alega la recurrente existencia de riesgo de confusión, y de asociación, en el mercado, por cuanto se viene utilizando en internet como nombre de dominio www.suministrosinec.es y www.suministrosinec.com, que comercializa productos similares a los que se distinguen con la marca registrada de la que es titular, de ahí el ejercicio de las acciones por parte de la entidad demandante que le confiere el art 34. de la Ley de Marcas de 2.001, conforme al cual " 1 . El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La sentencia apelada desestima la demanda, en síntesis, por apreciar de la prueba practicada, que no existe identidad entre los dos signos en conflicto, pues al ser la marca registrada de la entidad mercantil actora una marca mixta, denominativa y grafica, que utiliza el vocablo INEC, por lo que el riesgo de confusión siempre será menor con una denominación social, aun usada a título de marca, cuando es meramente denominativa, y formada por las palabras SUMINISTROS INEC, que por su impresión en conjunto por los signos considera la juzgadora de primera instancia que no existe plena identidad, y su semejanza, por sus elementos distintivos y dominantes, en atención a la percepción de un determinado patrón de consumidor medio de los productos determina no hay riesgo de confusión, ya que el gráfico concreto que la marca registrada representa con las letras INEC tiene un fuerte carácter distintivo, con colores determinados, que lo diferencian de SUMINISTROS INEC por mucho que la semejanza fonética parcial exista entre los dos signos, por sus diferencias visuales.

Con lo que no estamos de acuerdo por cuanto existe en el presente caso identidad aplicativa de los signos en conflicto, encontrándose ambas entidades compitiendo en el mismo sector económico o de mercado, distribución de productos informáticos, y es clara la semejanza entre la marca registrada, cierto mixta, que incluye como elemento denominativo "INEC", y la denominación social es usada por la demandada en revistas especializadas del sector, y sobre todo en los dominios de internet por ella obtenidos, y ello puede originar confusión en el consumidor medio informado, que puede apreciar asociación con la marca de la actora, por la entidad claramente distintiva del signo y la denominación utilizada, que el consumidor no puede diferenciar y puede suponer que se trata de productos que proceden de la misma entidad actora, que es titular de la marca registrada "INEC", sin que el genérico utilizado "suministros", pueda desvirtuar tal conclusión, ni pueda estimarse que concurre una diferencia fonética que la distinga con la marca registrada de la actora.

Y partiendo, como hemos visto, que el titular de una marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, impliquen un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Y que la marca data registrada desde el año 2000, presentada la solicitud de registro en fecha 24 de febrero de 1999, y que se constituye SUMINISTROS INEC, S.L.L. el día 30 de noviembre de 1999, transformándose en S.L. en fecha 24 de junio de 2005, y que viene usando su denominación social a título de marca, como se admite en la sentencia apelada, o si se quiere como nombre comercial entendiendo por tal como todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, y así lo estimamos también nosotros, siendo ambas entidades no fabricadoras de productos, siendo su objeto social similar, dedicándose a la distribución de productos relacionados con la informática, es claro que nos encontramos ante un supuesto de colisión entre marca registrada y denominación social.

Ciertamente, el registro de la marca o del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico sin olvidar que la Ley reconoce en determinadas condiciones desde la solicitud la protección al uso anticipado a la publicación de la concesión. Es por lo que el registro de la marca y el nombre comercial el que, conforme al artículo 34 de la Ley de Marcas, confiere su abanico de derechos, que se plasman en dos aspectos, uno positivo, el derecho a utilizarla en exclusiva (artículo 34.1 de la Ley de Marcas ), y otro negativo, el ius prohibendi (artículo 34.2 de la Ley de Marcas ), tan extensamente explicado en la Exposición de Motivos de la Ley.

Como decíamos en nuestra sentencia de fecha 22 de noviembre de 2006 "La denominación social no distingue la actividad empresarial en el mercado, sino que identifica al sujeto en el tráfico jurídico, esto es, como instrumento de identificación de un sujeto de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades, que opera como signo de identificación personal-patrimonial en las relaciones jurídicas negociales. De tal modo, que en principio su confusión no afecta a la subsistencia de la denominación social, siempre que ésta se use de buena fe y no como distintivo empresarial ( STS de 21 de octubre de 1994 ). En otro caso, cuando se utiliza no para identificar a un sujeto jurídico sino para indicar la procedencia empresarial de sus prestaciones (a título de marca), o para identificarle como agente económico (nombre comercial) o para diferenciar su establecimiento (rótulo), el riesgo de confusión reclama toda la importancia que le atribuye la Ley de Marcas, en defensa del titular protegido y del mercado.

La vigente Ley de Marcas contiene normas que regulan el posible conflicto entre marcas o nombres comerciales de un lado, y denominaciones sociales, de otro, mostrando el designio de coordinar el acceso registral de aquéllas y éstas. Interesa en particular al presente supuesto, aparte de la prohibición relativa de registro del art. 9.1 .d, y la nulidad que proclaman los arts. 52.1 y 91 , la Disposición Adicional decimocuarta , que prohibe el registro del nombre o razón social que pueda originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, y así mismo la decimoséptima, que dispone que si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley .

Pero con ser ello cierto también lo es que en la realidad económica existe un innegable grado de intercambiabilidad entre ambos conceptos, y que la denominación social se utiliza para diferenciar no sólo al sujeto sino a la misma actividad empresarial. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 destaca la fungibilidad que funcionalmente puede tener en este sentido la razón social, razonando con no poco realismo que "teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece claro: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Pero, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial, tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios. En la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial.

Doctrinalmente se ha defendido que el ordenamiento jurídico no debería desconocer esa realidad económica y que se debería contener una regulación que cuidara de conectar razón social y nombre comercial a fin de evitar disfunciones operativas y que ambas instituciones no se cercenen funcionalmente".

En atención a todo lo antes expuesto, el motivo del recurso debe ser estimado por cuanto no sólo el uso de la denominación social también los nombres de dominio en internet, antes referidos, por la entidad demandada infringen los derechos marcarios exclusivos de la actora, creando riesgo de confusión y de asociación entre el nombre utilizado y la marca. Ya que su finalidad es la de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial. Y ello tras apreciar que existe identidad entre la marca, denominación social y nombres de dominio, con coincidencia terminológica (INEC), y que los productos y servicios o actividades correspondientes a la marca registrada de la actora y aquellos a los que se refiere las páginas web de la mercantil demandante también son idénticos o semejantes. Y el art. 34.3.e) de la Ley de Marcas establece "Cuando se cumplan las condiciones numeradas en el apartado anterior, podrá prohibirse, en especial:...Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio".

La STS 17-5-2005 con cita en la de STJCE de 29-septiembre-1998 , afirma que para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario, y la STS 25-octubre-2006 y 25- enero-2007 con cita en la STJCE de 29-septiembre-1998 recuerdan, en el juicio de valoración en orden al riesgo de confusión, que la nulidad de la marca ha de procurar evitar, precisa el tener en cuenta la interdependencia que existe entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios designados con ellos, lo que implica que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios pueda ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

Y en la SAP de A Coruña, sección 3ª, de 24 julio 2009 se razona "Evitar la confusión (concepto amplio que incluye el concepto de asociación) es la razón de ser de la prohibición relativa que contempla el artículo 6.1, b) de la Ley de Marcas . Confusión que consiste en el error ocasionado a los destinatarios de los productos o servicios sobre el origen empresarial de los mismos (TS 28 de noviembre de 2008 de 2009)); que a su vez cita la de 10 de mayo de 2004, según la cual el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que constituye función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede. Como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso "Sabel" (a la vista del décimo considerando de la Directiva 89/104/CEE ), «la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios designados»".

Esta prohibición se extiende a la denominación social de una sociedad, según el criterio que la equipara al concepto "signo" del art. 34.2 L.M ., impidiendo que incluya la palabra configuradora de una marca registrada. Así reiterada jurisprudencia, entre la que se puede citar las S.T.S. 27 mayo 2004 y 18 mayo 2006 , reconoce esta acción al titular registral de una marca anterior frente a la posterior adopción por una persona jurídica de una denominación social confundible con aquélla, respecto de actividades coincidentes o relacionadas, para obligar a modificar la denominación social y a cesar en el uso de la misma. Así en los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y marcas, el Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incursa en riesgo de confusión: se reconoce a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y se decreta su modificación, estatutaria y registral, cuando resulta ser confundible con una marca o un signo distintivo previo. Sin que pueda ser aceptado lo alegado por la parte demandada que no se ha infringido el art. 34.2 c) L.M . ya que no existe riesgo de confusión entre la marca registrada, y la denominación social, que aquí trasciende como nombre comercial, al no haber riesgo de asociación entre una y otra empresa, y aunque no cabe excluir la posibilidad de que en las marcas mixtas se atienda como predominante al aspecto gráfico del signo a pesar de la prevalencia de la denominación.

En el caso se aprecia suficiente riesgo de confusión por la misma denominación fonética de la marca registrada, tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que la percibe como un todo, y el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca registrada. Sin que sea motivo suficiente para estimar lo contrario la inscripción de la marca suministros inec durante el proceso por la actora, por cuanto su finalidad claramente es lograr la máxima protección de la marca previamente registrada, ante la postura adoptada por la demandada, vulneradora de sus derechos marcarios, y evitar definitivamente el riesgo de confusión en el mercado y un aprovechamiento indebido en razón del prestigio acreditado durante largo tiempo en el mismo sector en el que comercializa, sobre el origen empresarial de los productos o servicios marcarios, esto es, un riesgo de confusión que comprende el de asociación. Como recuerda el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria: el riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente lo que supone riesgo de asociación. Conforme a todo lo antes expuesto, la demanda debe ser estimada en tal sentido, debiendo cesar la entidad demandada en la violación de la marca y en la confusión e imitación del mercado, y proceder además a la modificación a su costa de su denominación social por otra que no incluya el término INEC, por cuanto gira bajo la denominación social Suministros Inec,S.L..

CUARTO .- Por lo que se refiere a la pretensión de la publicación a costa del demandado del texto integro de la sentencia condenatoria que se dicte en dos diarios de tirada nacional, en un diario de tirada provincial y en una revista del sector, al amparo del art. 41.1.e) de la Ley de Marcas , que dispone "La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones". La estimamos en parte, por considerarla desmesurada la petición, dado que el conflicto no se ha generado en tales medios de comunicación ni se justifica su eficacia, por el contrario estimamos oportuna la publicación únicamente de la parte dispositiva de la sentencia en una revista especializada, donde consta su utilización infractora por parte de la demandada, concretamente tal como se pretende en "TAI PRICE BOOK", máxime la especialidad en la distribución de los productos que defiende la marca registrada y donde se producirá de mejor manera la comunicación de la condena a las personas interesadas, y así dar protección también al derecho de la actora por la indebida utilización en dominios de internet, a través de la cual se considera satisfecho el derecho de la parte actora, sin necesidad de la publicación del texto íntegro de la sentencia, siendo realmente su parte dispositiva la que interesa al consumidor medio, como portadora de información suficiente, a los efectos que se pretenden de evitar cualquier clase de confusión en el mercado,.

Como refiere la sentencia del T.S. de fecha 6 de noviembre de 2009 "La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario que le atribuye la recurrente. Antes bien, la referencia a las "personas interesadas" pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

QUINTO .- Por último, en lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, que si bien en demanda no se cuantifica, en espera de informe pericial que anuncia su aportación a los autos, se fundamentaba en la misma en el art. 43.2 b) de la Ley de Marcas , pero en escrito que se presenta en el Juzgado el día 12 de febrero de 2008, se puntualiza que la pericial que se aporta esta basada en el apartado a) del referido artículo, y se reclama por dicho concepto la suma de 331.106 euros.

El art. art. 43.2 a) dispone "Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación". Pero para que prospere la pretensión es procedente la prueba de la realidad de los daños irrogados y reclamados. Y en esta tesitura la prueba pericial practicada a instancia de la actora no acredita los beneficios que la demandante habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, por cuanto para el calculo de la minoración de ingresos de la actora en el periodo reclamado (años 2003-2007) se limita a tomar como base de cálculo la facturación real del Grupo Inec en Galicia, ámbito geográfico donde desarrolla su actividad comercial, y condicionándolo al volumen de negocio del sector TIC en la Comunidad Autónoma de Galicia, según la encuesta anual de servicios del año 2005 publicado por el I.N.E., y lo pondera entre el total nacional (2,3%), obteniendo la perdida económica para dicho periodo (lucro cesante) en 131.618 euros. La fórmula propuesta por la demandante no puede ser aceptada por cuanto no se justifica mínimamente la perdida de beneficios que la entidad recurrente titular de la marca hubiera obtenido mediante el uso de la misma sino hubiera tenido lugar la violación de su derecho por la demandada, que es la opción elegida por la actora, a los efectos de reclamar los daños y perjuicios causados. Pero es más, el perito contempla también como daño emergente, por el daño causado a la imagen de la marca en atención al uso indebido de la misma por la demandada, que cuantifica en 138.792 euros sin mayor argumento, lo que pudiera entenderse como perjuicio reclamado por daños morales. Y acumula el resultado del porcentaje antes referido al importe total empleado por la actora durante el periodo reclamado en gastos publicitarios (publicidad en revistas, emisión de catálogos, folletos, etc.), asistencia a ferias del sector, de creatividad y de diseño. De tal modo, el motivo del recurso respecto a la indemnización de daños y perjuicios en la medida en que no se acredita la perdida de beneficios reclamados por la violación de la marca, desde el momento en que no consta acreditada la perdida de beneficio por la actos infractores de la marca por parte de la demandada, ni cabe concluir que la cantidad reclamada sea consecuencia de la violación de la marca atendiendo a la elección por el actor del criterio indemnizatorio, como fueron los beneficios dejados de obtener, dentro de las distintas opciones que le concede la Ley. Y no resulta aplicable al caso el art. 43.5 de la tan repetida Ley de Marcas , que concede como indemnización mínima el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor siempre y cuando se produzca con los productos o servicios ilícitamente marcados que habría de calcularse sobre el volumen de negocios llevado a cabo por la parte demandada, aunque no quede cuantificado, lo que no consta justificado de la prueba practicada tratándose de actos de violación de la marca oferta o publicidad en revistas o en nombres de dominio de internet utilizando su denominación social de productos de distribución de distintos fabricantes sin que se hubiese acreditado con prueba suficiente de que se trate de los mismos productos con la marca registrada ni si se llevaron a cabo su venta o comercialización, de manera tal que procede desestimar la pretensión indemnizatoria.

SEXTO .- Estimado en parte el recurso de apelación de la demandante y en parte la demanda no procede la imposición de las costas originadas en la alzada, ni las de primera instancia derivadas de la referida demanda (art. 394 y 398 L.E.C ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español.

Fallo

Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña , debemos revocar en parte la precitada resolución, en el sentido de estimar parcialmente la demanda formulada por la entidad demandante "GRUPO INEC DISTRIBUCIÖN PRODUCTOS CONECTIVIDAD, S.A." contra la entidad "SUMINISTROS INEC, S.L.", declaramos que el uso por la entidad demandada de la denominación SUMINISTROS INEC, incluso su registro como nombre de dominio en internet, y su uso en dicho concepto en su pagina web, constituyen actos de violación de los derechos de la marca registrada por la actora con el nº 2.216.150 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en consecuencia se le condena a estar y pasar por tal declaración , a cesar de inmediato en los hechos relatados en la demanda que constituyen actos de infracción de la marca registrada; a que proceda a retirar del mercado las paginas web en internet, folletos, catálogos, material publicitario, documentación comercial y demás objetos, en los que se materialicé el uso de la denominación INEC; a que proceda al cambio de su denominación social por otra en la que no figure la marca registrada INEC; a que publique a su costa la parte dispositiva de esta resolución en la revista "TAI PRICE BOOK", no hacemos expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia derivadas de la demanda que se estima en parte, mantenemos el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada; todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas originadas en la alzada.

Esta sentencia no es firme en Derecho y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, a preparar ante este Tribunal en el plazo de cinco días a contar desde su notificación

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación al rollo de Sala lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.