Sentencia Civil Nº 88/2012, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 628/2010 de 29 de Febrero de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00088/2012

MERCANTIL Nº 1

ROLLO 628/10

S E N T E N C I A

Nº 88/12

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

CARLOS FUENTES CANDELAS

ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En A Coruña, a veintinueve de febrero de dos mil doce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000711 /2007 , procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000628 /2010, en los que aparece como parte demandante-reconvenida-apelante, GALAICA DE MORTEROS, S.A., "GALISEC, S.L.U." representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ANTONIO PARDO FABEIRO, asistido por el Letrado D. JAIME DE RIVERA LAMO DE ESPINOSA, y como parte demandada-reconviniente-apelantea-apeladaGALISEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, representado EN AMBAS ISNTANCIAS por el Procurador de los tribunales, Sr./a. PITA URGOITI, asistido por el Letrado D.CARLOS LEMA DEVESA, sobre infracción de marca y competencia desleal. Reconvención: caducidad de marcas por no uso.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 20-7-10. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimo en parte la demanda deducida por GALAICA DE MORTEROS S.A. representada por el Procurador DON ANTONIO PARDO FABEIRO, contra GALISEC S.L.U, representada por la Procuradora DOÑA TERESA PITA URGOITI y en consecuencia declaro que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal 3/1991, de 10 de enero, consistentes en el mantenimiento de los nombres de dominio www.galisec.com, www.galisec. Net y www.galisec.es A TRAVÉS DE LOS CUALES HACE PUBLICIDAD EN iNTERNET de sus servicios de medios auxiliares de la construcción, por ser dichos actos idóneas para generar confusión con la actividad y las prestaciones de GALAICA DE MORTEROS, S.A. titular y usuaria de la marca española nº 2.698.657, "GALISEC, mixta que identifica materiales de

construcción.

Condeno a la demandada a cesar en los actos de competencia desleal así definidos, renunciando a los referidos nombres de dominio y absteniéndose de utilizarlos con cualquier finalidad.

Condeno igualmente a la demandada a publicar a su consta el fallo de esta sentencia, en la parte relativa a la parcial estimación de la demanda, en el diario La Voz de Galicia y en páginas o edición de difusión en el territorio de toda la Comunidad Autónoma de Galicia.

Estimo en parte la reconvención deducida por GALISEC, SLU representada por la Procuradora SRA. PITA URGOITI contra GALAICA DE MORTEROS, S.A, y declaro la caducidad parcial, por no uso la marca española nº 2.698.657, GALISEC, en cuanto identifica "metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cadenas de elevadores, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, otros productos de metal no incluidos en otras clases y minerales metálicos" (en clase 6), "tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos" (en clase 19), y "servicios de construcciones y reparaciones" (en clase37). Declaro igualmente la caducidad plena, por no uso de la marca española nº 2.242.015, "GALISSEC" para "servicios de venta al detalle (o por menor) en comercios", en clase 35. Ordeno en consecuencia la cancelación de los registros de las dos marcas mencionadas, parcial en el caso de la primera, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para lo que se librará el oportuno mandamiento una vez firme esta sentencia".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante y demandada, se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

La presente apelación no pudo deliberarse en su día debido a su volumen y complejidad, al igual que otros muchos asuntos que pesan sobre el Tribunal y el ritmo semanal de ponencias y asuntos a resolver.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. CARLOS FUENTES CANDELAS.

Fundamentos

PRIMERO.- La demandante GALAICA DE MORTEROS SA presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de esta ciudad demanda de juicio declarativo ordinario contra la mercantil GALISEC SLU, por infracción por parte de ésta de las marcas registradas de aquélla nº 2.698.657 (fruto de la fusión en 2005 de las nº 2.025.332, 2.025.333, 2.025.334 y 2.025.335), para el distintivo mixto GALISEC para las clases 6, 19, 37 y 39, así como de la nº 2.242.015 para el distintivo mixto GALISEC para la clase 35. Asimismo por actos de competencia desleal al actuar en el mercado en contra de la buena fe con generación de riesgo de confusión entre sus productos y servicios con los comercializados por la demandante.

Partiendo del uso continuo y notorio de la marca GALISEC por la demandante en el sector de la construcción español, imputaba a la demandada que en vez de usar su propia marca GRUPO GA IBERIA nº 2.558.926 de las clases 19 y 39, solicitada tras ser requerida de ilegalidad por aquélla (burofax de 22/8/2003), estaba utilizando indebidamente a modo de marca su denominación social GALISEC en el mercado para ofrecer, prestar y en definitiva distinguir sus productos y servicios, además del uso a modo de rótulo de establecimiento y el registro efectuado del nombre de dominio en internet www.galisec.com, dando lugar a confusión (incluido el riesgo de asociación por parte de los consumidores) sobre la procedencia empresarial de los respectivos productos y servicios, infringiendo los derechos exclusivos de la actora como titular de las referidas marcas registradas.

La demandada estaría actuando de mala fe pues, además de tener ambas litigantes su domicilio en la misma provincia, habría reconocido su ilícito actuar y la titularidad de la actora sobre las marcas GALISEC al responder al requerimiento del mencionado burofax, manifestando su firme intención de cesar en el uso de tales marcas, y habiendo solicitado un mes después el registro de la marca GRUPO GA IBERIA, pese a todo lo cual y a los intentos amistosos de la demandante seguiría lo mismo durante los años posteriores.

Complementariamente la demandada incurriría en competencia desleal, la cual radicaría en los actos de confusión en el mercado, prohibidos por el artículo 6 LCD , realizados en contra de la buena fe y de los propios actos (respuesta al burofax), al usar la misma denominación que la marca para productos y servicios similares, con aprovechamiento del esfuerzo de la actora y pese al compromiso de cese asumido en su día.

Se pedía que se declarase: el derecho exclusivo y excluyente de la actora a utilizar las marcas y nombres comerciales GALISEC; que la demandada ha usado de forma no autorizada tal signo distintivo en violación y perjuicio de aquellos derechos exclusivos de propiedad industrial prioritarios; que su denominación social es incompatible con las marcas y nombres comerciales de la actora; que la utilización que hace del término GALISEC genera un riesgo de confusión en el consumidor, constituyendo un acto de competencia desleal doloso, además de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena y peligro de dilución de la marca de la actora.

Como consecuencia de todo lo anterior se pedía la condena de la demandada en virtud de la Ley de Marcas: 1- a estar y pasar por lo anterior y cesar en la utilización de cualquier marca, nombre comercial o denominación social o cualquier otra modalidad de uso conocida, absteniéndose en lo sucesivo de usar dicha expresión u otra que con ella se confunda o genere riesgo de confusión, o asociación en el consumidor, así como a retirar del tráfico económico y de internet todo el material publicitario, rótulos, etiquetas u otros documentos o soportes en los que figure el distintivo GALISEC; 2- cambiar su denominación social, suprimiendo el término GALISEC; 3- renunciar y cancelar en el mismo sentido los registros de nombres de dominio y retirar de la red cualquier espacio virtual o publicidad con dicho nombre; 4- a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la actora de conformidad con los criterios establecidos en el cuerpo del escrito de demanda tanto por infracción de marca como por competencia desleal en la cuantía que se determine en sentencia según los criterios del artículo 43.2-párrafo primero 7, además del establecido en el 43.5.

También se pedía en virtud de la Ley de Competencia Desleal la condena: 1- por incurrir en actos de competencia desleal respecto de la demandante, debiendo cesar de forma inmediata en los mismos; 2- el resarcimiento de los daños y perjuicios de conformidad con los criterios antes dichos en la cuantía que se determine en la sentencia; y 3- a publicar la sentencia en dos diarios de tirada nacional a su costa.

Igualmente el pago de las costas del proceso.

SEGUNDO.- La parte demandada se opuso alegando su constitución con la denominación social GALISEC SLU con anterioridad (1993) a la sociedad demandante (1996) y al registro de las marcas de ésta (1996 y 1999), además de que sus respectivas actividades económicas serían totalmente diferentes en el sector altamente especializado de la construcción, por dedicarse la actora al suministro de hormigón y la demandada principalmente al alquiler de maquinaria auxiliar para la construcción, y aquélla tampoco sería la titular del nombre comercial GALISEC.

No se trataría de marcas notorias y faltaría el uso continuo y efectivo (salvo en su caso para hormigón y morteros). La demandada no utilizaría su denominación social a título de marca ni rótulo de establecimiento sino, conforme a la normativa societaria y registral, para identificarse como empresario persona jurídica en el tráfico mercantil, y la misma sería prioritaria a las marcas de la demandante por ser éstas posteriores a aquélla. Usaría su propia marca denominativa mixta GRUPO GA IBERIA concedida en 2003 para designar sus servicios en los distintos aspectos de la actividad. La inexistente infracción marcaria resultaría de las fotos y documentos aportados con el escrito de contestación, así como con la documentación de la demanda (anexos VIII, IX y X). Y no se darían los factores determinantes del riesgo de confusión para poder aplicar el artículo 34 de la Ley de Marcas , al faltar la semejanza dados los distintos ámbitos entre la marca y la denominación social, los productos de la demandante serían diferentes a los servicios de la demandada, y perfectamente distinguibles por el público especializado al que se dirigen.

Las acciones ejercitadas respecto del registro del nombre de dominio www.galisec.com habrían prescrito al venir usado desde entonces, enero de 2002, además de que estaría justificado, lo mismo que los otros de los que también es titular, por coincidir con su denominación social que data de 1993, e ignorar al solicitar el primer dominio que existían las marcas en cuestión.

Se negó la mala fe, la cual sería imputable a la demandante al solicitar las marcas GALISEC conociendo de la existencia de la sociedad demandada con esa denominación y estando ambas en la misma provincia y sector de la construcción. El requerimiento carecía de toda base y los derechos de la demandada serían prioritarios sobre el término GALISEC. Pese a ello habría contestado amistosamente, aunque equivocadamente por creer que las marcas eran anteriores, por lo que no podía acceder a las exigencias de la demandante respecto de su denominación social.

Por todo lo cual tampoco habría competencia desleal al no patrocinar ni distinguir la demandada sus productos con la marca GALISEC, por lo que no se daría el alegado riesgo de confusión; y los daños y perjuicios inexistentes; además de la ausencia de la notoriedad y riesgo de asociación.

Además, las acciones ejercitadas sobre un mismo hecho no serían acumulables para obtener doble indemnización y sanción. Los derechos anteriores de la demandada incluso impedirían el registro de las marcas de la actora.

Mediante reconvención demandó la declaración de caducidad (parcial) por falta de uso durante los cinco años anteriores de la marca nº 2.698.657 GALISEC, excepto en relación a materiales de construcción no metálicos, así como la total de la nº 2.242.015, y su consecuente anotación en OEPEM, con las costas.

TERCERO.- La sentencia de primera instancia, tras considerar las respectivas marcas y denominaciones, fechas y objetos sociales, abordó en primer lugar la obligación legal del uso real o efectivo de la marca y la carga de la prueba, estimando en parte la demanda reconvencional al llegar a la conclusión, con base en la documentación aportada, de que la marca n° 2.698.657 GALISEC estaría siendo usada por su titular para distinguir sus actividades de la clase 19 y 39, pero no la habría usado en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda en las clases 6, 19 y 37, como tampoco la marca nº 2.242.015 en clase 35. Declaró por ello la caducidad parcial de la primera y la total de la segunda, con las correspondientes cancelaciones registrales.

A continuación valoró el contenido del requerimiento por burofax de la demandante de 23/8/2003 y de la contestación de la demandada-reconviniente de 8/9/2003, así como la solicitud de registro de la marca GRUPO GA IBERIA efectuada unos días después, llegando el juzgador de instancia a la conclusión de que la postura de ésta se trataría de una declaración unilateral de voluntad abdicativa para solucionar extrajudicialmente el conflicto marcario derivado de la coincidencia entre las marcas GALISEC de la actora y la denominación social de la demandada, mediante la renuncia y cambio de su denominación, cese en la utilización de la misma, y retirada de todos los formatos en un plazo de seis meses, sin contraprestación ni otro condicionamiento, lo que en principio debería de respetar en coherencia con sus propios actos, si bien que por no ser éste el fundamento de la demanda sino la infracción de los derechos de marca y la deslealtad competencial ya referidas, la sentencia decidiese las pretensiones de la demandante inicial dentro de este ámbito.

La sentencia desestimó las acciones marcarias. El análisis de la documentación aportada por la demandante para demostrar la infracción marcaria no habría tenido éxito, pues lo reflejado no rebasaría el ámbito propio de utilización de una denominación social, incluso admitiendo como más dudoso el registro y mantenimiento del nombre de dominio www.galisec.com, dado que las referencias en los contenidos de internet a esa denominación social no implicarían el uso del signo a modo de marca de servicios o de nombre comercial de la empresa.

Pero, sino como infracción marcaria, el hecho de mantener tal registro de dominio y obtener otros dos con posterioridad (galisec.net y galisec.es), pese a haberse comprometido por escrito en septiembre de 2003 a variar su denominación social por otra que no incluya el vocablo GALISEC y retirar los formatos antes de los seis meses, sí sería una actuación desleal del articulo 6 LCD por ser objetivamente idónea para crear confusión en el mercado con la actividad y prestaciones de la actora destinadas a un sector consumidor coincidente con el de los servicios de la contraparte.

Dada su continuidad desde marzo de 2004 en que expiró el aludido plazo, las acciones de competencia desleal no habrían prescrito, habiéndose estimado parcialmente en cuanto a los referidos nombres de dominio, y condenándose a la demandada a cesar los actos, renunciando a los nombres de dominio en cuestión y absteniéndose de utilizarlos con cualquier finalidad.

Se desestimó la indemnización de los daños y perjuicios por carecer de fundamento la remisión a los criterios del artículo 43 LM , previstos para infracciones de marcas, y no precisarse ni probarse los daños que la actuación desleal de la demandada haya ocasionado.

En las circunstancias del caso la publicación de la sentencia fue limitada a su parte dispositiva y a una vez en un diario de ámbito gallego.

CUARTO.- Interponen ambas partes recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado por los motivos de sus respectivos escritos, y alegaron en contra del recurso contrario, lo que debemos resolver conforme a los razonamientos que se exponen en los siguientes Fundamentos de Derecho en relación con los anteriores.

QUINTO.- Recurso de apelación de GALISEC SLU en la parte estimatoria de la demanda contraria.

1- Incongruencia.

Se alega vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por incongruencia ultra petitum, dado que en la demanda se habría pedido la condena referida a los nombres de dominio GALISEC con base en la Ley de Marcas y no por competencia desleal, que serían conflictos muy distintos, habiendo sido desestimadas las acciones marcarias y condenado la sentencia con fundamento en las segundas, lo que implicaría modificar la causa de pedir. Por otro lado, en la demanda no se habría ejercitado la acción de remoción ni renuncia a los tres nombres de dominio, de los cuales tan solo se habría utilizado el dominio www.galisec.com, como publicidad para los servicios, por lo que tampoco podría existir confusión respecto de los otros. La sentencia otorgaría más de lo pedido.

Se desestima el motivo:

Las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, pudiendo el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir, acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los invocados para resolver conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes artículo (218.1 LEC ).

La incongruencia supone una la falta de correlación cuantitativa o cualitativa entre la decisión judicial o Fallo y las pretensiones o defensas oportunamente deducidas en el proceso, aunque los Fundamentos puedan servir para esclarecer o aquilatar su alcance.

También una sentencia podría ser incongruente por una alteración verdaderamente sustancial de los términos del debate procesal, pudiendo incluso llegar a tener relevancia constitucional por vulneración de los derechos de contradicción, defensa y tutela judicial efectiva ( art. 24 CE ) si se tradujese en indefensión de las partes que por no haber podido prever el alcance y sentido de la controversia se vieran en la imposibilidad de alegar o actuar en apoyo de sus derechos e intereses ( STC nº 20/1982 de 5-5 y nº 29/1987 de 6-3 , o la STS 27/4/2009 , entre otras).

No hay incongruencia cuando la sentencia no se aparta y se sitúa entre lo máximo pedido por la demandante y lo mínimo admitido por la demandada.

No se refiere a las calificaciones jurídicas ni al principio "iura novit curia" o aplicación del Derecho o consecuencias jurídicas a los hechos alegados, lo que corresponde al Tribunal. El mero hecho de no aceptarse en la sentencia determinadas versiones fácticas o argumentaciones de una u otra litigante no significa forzosamente que el Tribunal tenga prohibido, so pena de incongruencia, encajar los hechos fundamentales en otras alternativas o extraer las consecuencias jurídicas y prácticas.

Tampoco significa ajustarse rígida y literalmente al "petitum" de la demanda, al bastar con una adecuación racional y flexible o armoniosa a los términos de lo solicitado.

En el caso enjuiciado la demandante ejercitó con fundamento en la Ley de Competencia Desleal la acción declarativa (1ª del artículo 18 de su Ley), la de cesación (18.2) y la de resarcimiento de daños y perjuicios y publicación de la sentencia ( 18.5). De la lectura conjunta de la demanda resulta claro que, entre otras actuaciones, se imputa a la demandada la utilización indebida del denominativo de la marca GALISEC como nombre de dominio en internet no solo por infracción marcaria sino también como acto de competencia desleal prohibido en la normativa cuya protección igualmente se pidió, complementariamente, singularmente por vulneración del artículo 6 LCD por riesgo de confusión concurrencial. En especial, el hecho quinto, fundamento jurídico 3º, y suplico de la demanda. En éste se pedía la declaración nº 5 de que la utilización que hace la demandada del término GALISEC genera un riesgo de confusión en el consumidor, constituyendo un acto de competencia desleal, y posteriormente se pedía la condena nº 1 con base la Ley de Competencia Desleal de cesación en los actos de competencia desleal en los que ha incurrido la demandada respecto de la actora. Estos actos, que incluían los registros de dominio en la red, ya habían sido objeto de alegación en el cuerpo de la demanda y de especificación previa en las peticiones del suplico basadas en la Ley de Marcas, no siendo por ello necesario volver a repetirlos.

Correlativamente, la sentencia de primera instancia declaró que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal del citado artículo 6, consistentes en el mantenimiento de los nombres de dominio arriba mencionados a través de los cuales hace publicidad en Internet de sus servicios de medios auxiliares de la construcción, por ser dichos actos idóneos para generar confusión con la actividad y las prestaciones de la demandante, titular y usuaria de la marca española n° 2.698.657 GALISEC, mixta, que identifica materiales de construcción, y en consecuencia condenó a la demandada a cesar en tales actos, renunciando a los referidos nombres de dominio y absteniéndose de utilizarlos con cualquier finalidad, además de la publicación a su costa del fallo de la sentencia.

Por todo lo dicho, no se aprecia el vicio de incongruencia alegado en el recurso.

Y en cuanto al argumento de que solo habría sido usado uno de los nombres de dominio registrados, no es cuestión de incongruencia sino de fondo, la cual tampoco ha de prosperar por lo demás que se expone en esta sentencia en relación a la del Juzgado.

2- Inaplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal.

Se sostiene el recurso que las cuestiones controvertidas se incardinarían en materia de Ley de Marcas, lo que haría inaplicable la Ley de Competencia Desleal, según la jurisprudencia. Rechazada por el Juzgado la vulneración de las marcas no cabría hacerlo como competencia desleal.

Se desestima el motivo:

La Ley de Competencia Desleal es complementaria, sin sustituir ni desplazar a la Ley de Marcas como tampoco duplicar su protección jurídica.

Como razona, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 : "la Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menos sustituirla ( S. 1 de abril de 2.004 ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión ( S. 20 de mayo de 2.008 )".

Y por ello en nuestra sentencia de 30/12/2011 exponíamos que, en aras a la delimitación de la esfera de aplicación de la LCD, de existir algún derecho de exclusiva, es decir, protección específica en otra Ley, es a ella a la que hay que acudir ( art. 11.1, inciso segundo LCD ), y ello no obsta a que en otro caso (ausencia de derecho de exclusiva por no haberse obtenido la protección específica) se pueda acudir al amparo de la normativa de competencia desleal ex art. 11.2 y 3 LCD ( SSTS de 7 de junio de 2000 , 13 de mayo de 2002 , 1 de abril y 11 de mayo de 2004 , 4 de septiembre de 2006 , 17 de julio y 8 de octubre de 2007 , 7 de julio de 2009 ).

En consecuencia, la desestimación de las acciones marcarias no impedían al juzgador de instancia entrar a resolver las fundadas en la normativa de competencia desleal, como hizo en su sentencia.

3- Prescripción extintiva.

Se insiste por la apelante en la prescripción de las acciones de competencia desleal por el transcurso de los plazos legales del artículo 21 LCD entre el requerimiento y la interposición de la demanda, superior a los cuatro años. No influiría el hecho de la continuidad, pues la Ley ya contemplaría actividades continuadas y no actos aislados, por lo que la sentencia sería incorrecta.

Se rechaza el motivo:

El artículo 21 LCD en su anterior redacción establecía la prescripción de las acciones de competencia desleal por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto. Tras la Ley de reforma 29/2009 de 30-12, pasa a ser el artículo 35 y dice "desde el momento de la finalización de la conducta".

En el presente caso no se trata de actos aislados individualizados ni de actos intermitentes separables sino de una conducta continuada y permanente a lo largo el tiempo, como también viene a reconocer la argumentación desplegada en el recurso.

Se plantea entonces la cuestión de si en estos casos comienza el cómputo del tiempo prescriptivo a partir de conocerse el primer acto y su autor, como sostiene la demandada-reconviniente, o si por el contrario cabría el ejercicio de las acciones mientras persistiese la infracción no corriendo el plazo legal entretanto, como defiende la actora-reconvenida al oponer la continuidad y sentenció el Juzgado de lo Mercantil.

En tal situación de continuidad la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha sido del todo uniforme, como tampoco las soluciones de las Audiencias Provinciales, habiéndose sostenido tanto el criterio estricto como el amplio. A favor del primero estaría la literalidad del precepto, la seguridad jurídica, y que en otro caso se podría dar una imprescriptibilidad de la acción de cesación o situaciones abusivas de retraso de las acciones para momentos más oportunos a los propios intereses. A favor del segundo criterio estaría la terminología del precepto en relación con la teoría de la "realización", la jurisprudencia sobre daños continuados en aplicación de los artículos 1968.2 º y 1969 del Código Civil , la inexistente consolidación de un derecho a perturbar, y que con el primer criterio se sanarían conductas desleales o se toleraría la distorsión del mercado y se consolidaría un inadmisible derecho a competir deslealmente a partir del transcurso del plazo, afectando también a los intereses de los consumidores y al interés general, sin olvidar la interpretación restrictiva de la prescripción extintiva, y que las antes alegadas posibles situaciones abusivas podrían tener su respuesta en las doctrinas sobre el abuso del derecho y la buena fe en el ejercicio de los derechos, singularmente por retraso desleal.

Finalmente el Pleno del Tribunal Supremo se ha decantado expresamente por la segunda postura en sus sentencias de 18 y 21 de Enero de 2010 , por los motivos indicados, corroborados por la Ley de reforma 29/2009, con todo lo cual estamos de acuerdo y es a lo que hay que estar. En la misma línea podemos citar la de 16 de noviembre de 2010, aunque esta vez en materia distinta (marcas), al considerar en definitiva el Alto Tribunal que la decisión de vincular el nacimiento de las acciones no a la primera infracción o al comienzo de ella, según que se reitere o permanezca, sino a cada una que la reproduzca o a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado, en el referido sentido, el artículo 45 por el tenor de otras normas de la propia Ley de Marcas o incluso de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

4- Retraso desleal.

Junto a la prescripción se añade en el recurso de apelación la preclusión de las acciones por retraso desleal en la presentación de la demanda, contrario a los principios de buena fe y confianza.

Se desestima:

Está claro que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y que la Ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio antisocial ( art. 7 Código Civil )

Pero para que se pueda aceptar el retraso desleal sería preciso tanto que el derecho no se hubiera ejercitado durante un largo tiempo, como también que se tratase de una conducta contradictoria realmente desleal al haber creado objetivamente una apariencia generadora de una confianza legítima en el deudor o infractor de que el titular del derecho no lo ejercitaría.

En este sentido nos remitimos a las STS de 3/12/2010 y 12/12/2011 . En esta segunda se indican, además de los indicados requisitos, una serie de reglas:

1ª La regla general es que quien usa de su derecho no ocasiona daño, aunque no obtenga una solución positiva a su demanda. Esta regla está relacionada con el derecho constitucional a la tutela judicial. Por ello el abuso del derecho en relación al proceso debe ser cuidadosamente examinado para no coartar el ejercicio de acciones ( STS 905/2007 y las sentencias allí citadas, así como las SSTS 1229/2004, de 29 diciembre y 769/2010, de 3 diciembre ).

2ª No se excluye la posibilidad de que se pueda producir un uso abusivo del proceso que ocasione daños que deben ser objeto de reparación, que algunas veces se ha llevado por la vía del artículo 1902 del Código Civil y otras del 7.2, que es el que se considera más adecuado en la STS de 29/12/2004 .

3ª En cualquier caso deben concurrir los requisitos del abuso o ejercicio desleal respecto del retraso desleal. En la mayoría de las sentencias se han tratado estos temas por remisión bien a la doctrina de los actos propios ( sentencias de 16/2/2005 , 8/3 y 12/4/2006 , entre otras), bien a la doctrina del abuso del derecho (entre otras, STS de 17/6/1988 , 21/12/2000 y las allí citadas). Y la STS de 23/7/2007 dice que la concurrencia del abuso o de la mala fe en la interposición del litigio debe probarse por el demandante (en cierto sentido, la STS de 21/12/2005 ). Por lo tanto, para que exista daño que genere una obligación de indemnizar, quien litiga debe hacerlo de forma temeraria o caprichosa ( STS de 6/7/1990 ), o bien de forma abusiva ( STS 17/3/1992 y 2/2/2001 ).

4ª Para que concurra este abuso o ejercicio desleal debe actuarse o bien de forma dolosa o bien con manifiesta negligencia, por lo que, como señala la STS 23/7/2007 y antes la de 5/12/1980 , la intención de dañar no existirá cuando sin traspasar los límites de la equidad y buena fe se pone en marcha el mecanismo judicial para hacer valer una atribución que el actor estima corresponderle, salvo que el Tribunal sentenciador hubiera declarado su culpabilidad estimando la inexistencia de justa causa.

En el presente caso, en modo alguno cabe apreciar la concurrencia de los requisitos del retraso desleal, si tenemos en cuenta la continuidad de la conducta desleal infractora a que se refiere la sentencia apelada, la respuesta de la aquí apelante al requerimiento previo, y el posterior cambio de opinión por parte de ésta, no pudiendo afirmarse que la demandante hubiera creado en la demandada una confianza legítima en que no iba a ejercitar su derecho transcurridos los seis meses que se dio de plazo ésta desde aquel requerimiento, ni que fuera dañosa, ni que el tiempo hasta la interposición de la demanda haya sido en absoluto excesivo al fin obstativo o preclusivo alegado. Obviamente tampoco cabe resolver esta cuestión con lo que subjetivamente haya podido creer u opinar infundadamente la demandada, por sí y ante sí, sin atender a todas las circunstancias objetivas concurrentes.

5- Publicación de la sentencia.

Subsidiariamente se alega infracción del artículo 18.5 LCD . La publicación de la sentencia sería una modalidad del resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que no cabría al haber sido desestimada en primera instancia la acción indemnizatoria.

Se desestima el motivo:

En su anterior redacción, el artículo 18.5ª LCD se refería a la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si hubiera intervenido dolo o culpa del agente, añadiendo que el resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.

Aunque efectivamente se defendió su carácter resarcitorio, también ha merecido numerosas y justificadas críticas defensoras de su autonomía.

Que el resarcimiento incluya la publicación no significa que no proceda en los restantes casos de triunfo de las acciones declarativa de deslealtad, cesación y prohibición de su reiteración, o remoción de sus efectos, habida cuenta de su función y para una más eficaz tutela judicial, aunque la Ley se haya expresado defectuosamente.

Y en este sentido se pronuncia el artículo 32.2 LCD tras la reforma 29/2009: "En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1ª a 4ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora".

Y es que, como razona la sentencia de la Audiencia Provincial (28ª) de Madrid de 10 de junio de 2011 , se trata de un derecho del demandante que responde a la finalidad de contribuir a restablecer la situación de la empresa perjudicada, deshaciendo posibles equívocos del público destinatario de los bienes o servicios y poniendo además en conocimiento del mercado (resto de empresarios y clientes) quién ha merecido la reprobación judicial por vulnerar el derecho ajeno, tratándose de una medida tradicionalmente a caballo entre el ámbito de la acción de remoción que persigue eliminar el estado de cosas creado por la vulneración del derecho que motivó la acción judicial y el del resarcimiento al titular del derecho infringido.

Y la sentencia de la Audiencia Provincial (15ª) de Barcelona de 1 de diciembre de 2008 advierte que aunque el art. 18.5º LCD incluye la publicación junto a la acción de resarcimiento, esta acción de difusión, en realidad, tiene una naturaleza mixta, pues pretende de una parte un resarcimiento "in natura" de la mala imagen que se hubiere podido causar al actor con la infracción sancionada y, de otra, paliar los efectos perniciosos generados por las conductas infractoras.

Igualmente, aunque en sede marcaria ( art. 41.1-f LM ), se han destacado sus funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, además de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela, aunque no sea siempre forzoso o necesario ( STS de 9/9/2009 ; también SAP 4ª A Coruña de 16/11/2010 ).

En definitiva, si bien "es cierto que del texto literal del artículo 18.5ª LCD parece deducirse que la condena al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto es un presupuesto insoslayable de la condena a la publicación de la sentencia - dice al efecto el inciso segundo que "el resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia"-, sin embargo no es razonable establecer tal dependencia porque ambos conceptos responden a justificaciones diferentes, y en el caso la estimación de la pretensión de publicidad viene aconsejada por la información a los consumidores de la realidad empresarial y por el derecho de la actora a que esa información tenga lugar en protección de su producto. En tal sentido de justificación S. de 12 de junio de 2.007 y sobre la innecesidad de la condena indemnizatoria SS. de 4 de julio y 1 de diciembre de 2.005 " ( STS de 25/6/2010 sobre un caso de competencia desleal con desestimación de la indemnización de daños y perjuicios solicitada y estimación en cambio de la petición relativa a la publicación de la sentencia).

6- Riesgo de confusión.

Se alega infracción por aplicación indebida del artículo 6 LCD , dado que al no existir riesgo de confusión desde la perspectiva de la Ley de Marcas, según la propia sentencia, tampoco podría existir desde la Ley de Competencia Desleal. Tampoco habría prueba alguna. Ni se darían los requisitos, pues la marca solo se utilizaría para productos concretos, siendo los servicios de la demandada muy diferentes y dirigidos a una clientela industrial muy especializada que los distinguirían perfectamente.

Se desestima el motivo:

El artículo 6 LCD considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Ya hemos hablado en el apartado 2 de este Fundamento de Derecho de la complementariedad de la normativa en materia de competencia desleal, por lo que nos remitimos a lo razonado entonces.

Es verdad que el citado artículo 6 también se basa en el riesgo de confusión, incluido el de asociación, pero no desde la perspectiva marcaria sino concurrencial en el mercado, que no es exactamente lo mismo y permite llegar a la conclusión de la sentencia de primera instancia, respecto a los nombres de dominio, habida cuenta de los razonamientos al respecto expresados en la misma, los cuales se aceptan y dan por reproducidos ahora. No resulta incompatible con la previa desestimación de las acciones marcarias en la misma sentencia por no rebasar el uso de la denominación GALISEC en las menciones contenidas en los documentos esgrimidos en la demanda el ámbito propio de la utilización de la denominación social. Otra cosa es la existencia de los concretos nombres de dominio desde su enjuiciamiento concurrencial.

La Ley de Competencia Desleal tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado (art. 1). Sus ilícitos lo son en sentido objetivo y de peligro respecto de la libre competencia económica y de empresa. Se refiere a comportamientos o actos realizados en el mercado y con fines concurrenciales ( art. 2.1 ), en sentido objetivo y por ello independientemente de otros fines o motivaciones del sujeto agente. Presupuestos insoslayables en todo injusto competencial ( STS de 3/7/2008 ). Se presume legalmente esta finalidad cuando por sus circunstancias se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero (art. 2.2). Siendo de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera personas que participen en el mercado, no es estrictamente necesaria la relación de competencia entre el sujeto activo y pasivo o afectados por las consecuencias reales o potenciales de los actos desleales (art. 3 y Exposición de Motivos III-2). No es preciso que se trate de actos reiterados ni habituales. La Ley establece en su artículo 5 (actualmente el 4) una cláusula general residual, aunque con sustantividad propia, prohibitiva de comportamientos objetivamente contrarios a la buena fe, y en los artículos 6 a 17 (actualmente 5 y ss.) unas tipificaciones específicas.

El tipo del ilícito competencial del artículo 6 que nos ocupa no es de resultado sino de mera actividad o peligro. No es preciso que la conducta o acto en cuestión tenga consecuencias prácticas. Basta con el riesgo de que los clientes o público al que van dirigidos los productos de la demandante y los servicios de la demandada puedan confundir los mismos, su origen o la procedencia empresarial.

La apreciación del comportamiento como desleal no está condicionado por la intencionalidad del sujeto agente, siendo irrelevante que pretenda o no obtener

alguna ventaja de sus actos o dificultar la actividad de otro, siempre que haya actuado con la finalidad concurrencial general, como tampoco se exige un perjuicio efectivo al sujeto afectado por dicha conducta. Tal finalidad concurrencial guarda relación con las consecuencias que produzca o pueda producir el acto en cuestión en el mercado, pero objetivamente y al margen de la voluntad del agente.

La marca GALISEC n° 2.698.657 distingue productos de GALAICA DE MORTEROS de la clase 19 y 39 en el mercado (las restantes esgrimidas en la demanda se declararon caducadas por no uso). Se trata por tanto de hormigones o morteros, materiales de construcción no metálicos, pero también equipos de transporte, almacenaje y de aplicación, silos y amasadoras ­ proporcionados en régimen de alquiler a sus clientes, según quedó demostrado en el proceso. Los servicios que presta la demandada-reconviniente, aquí apelante, se refieren principalmente al alquiler de maquinaria auxiliar de construcción como encofrados, andamios, máquinas, vallas, etc. Aunque no sean lo mismo se relacionan y complementan en el mismo sector del mercado por razón de sus fines o destino, aplicaciones y su carácter competidor o complementario. Y los nombres de dominio en cuestión, registrados posteriormente, son idénticos al denominativo GALISEC de la marca previamente registrada.

Aunque los productos o servicios van destinados a una clientela profesional de la construcción, no cabe negar en el caso enjuiciado el riesgo de confusión de los nombres de dominio, que también incluye el de asociación, dada la razonable probabilidad de provocar en sus destinatarios una creencia errónea de que se trata de páginas web de la demandante o de que las empresas son diferentes pero pertenecientes a un mismo grupo o que los servicios de esas páginas proceden de una empresa vinculada jurídica o económicamente a la otra y, en fin, aparentando una falsa vinculación entre los productos y servicios de las litigantes. La conducta es objetivamente idónea para crear confusión en el mercado y no pueden entonces negarse su calificación como práctica competencialmente desleal.

Por todo lo razonado aquí y en la sentencia apelada al respecto no es de apreciar error en la valoración de las circunstancias y decisión de la primera instancia acerca de los nombres de dominio a que se refiere.

SEXTO.- Recurso de apelación de GALAICA DE MORTEROS SA.

1- Valoración de la prueba.

Se alega por la apelante valoración ilógica y errónea de la prueba practicada, porque su resultado demostraría que la demandada GALISEC SLU estaría utilizando de mala fe su denominación social como marca para distinguir sus productos y servicios en el tráfico mercantil y publicitario, esto es, en el ejercicio de su actividad empresarial, generando el riesgo de confusión constitutivo de acto de competencia desleal, como así declaró la sentencia con el uso de los dominios en internet. Se inferiría claramente de su Fundamento de Derecho 6º al analizar los hechos a que se refieren los documentos anexos VIII a XI, todo ello reforzado por el uso que haría a modo de rótulo de establecimiento y por el registro de los nombres de dominio. No estaría utilizando su denominación social como uso estrictamente jurídico de identificación del sujeto de derecho sino como marca en el mercado, uso comercial desleal de mala fe y claro ánimo de confundir.

Se desestima el motivo:

Previamente conviene aclarar que, a diferencia de las limitaciones y mayores formalismos de los recursos extraordinarios, en el de apelación las partes pueden exponer sus motivos de impugnación con mayor soltura y el Tribunal valorar con plenitud la prueba practicada (máxime con el sistema de grabación de los juicios). En particular:

Configurada la segunda instancia en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil como una revisión de la primera instancia ("revisio prioris instantiae"), el Tribunal de apelación tiene el control de lo actuado en la primera con plenitud de cognición tanto en lo referente a los hechos como a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes, para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas aplicables al caso ( STS de 10/12/2010 ). Dentro de los límites de la congruencia, el órgano judicial de apelación se encuentra, respecto de los puntos y cuestiones sometidas a su decisión por las partes, en la misma posición en que se encontró el de la primera instancia ( STS de 23/10/2010 , 21/12/2009 ).

Incluye pues la valoración de la prueba, sin que quede limitada al control de racionalidad que opera en el ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal ( STS de 14/6/2011 ). Aunque el principio de inmediación tenga una presencia más limitada en la segunda instancia (lógicamente referida a la práctica de nuevas pruebas y celebración de vista), el Tribunal examina las pruebas practicadas ante el Juzgado, sin plena inmediación, pero disponiendo de la grabación de las mismas ( STS de 14/10/2009 desestimando el recurso extraordinario por infracción de la inmediación por parte del Tribunal de apelación).

Dicho esto, entramos en la valoración fáctica y jurídica de la cuestión:

Es verdad que la función de la denominación social es la de identificar al sujeto en el tráfico jurídico, como signo de identificación personal-patrimonial en sus relaciones jurídicas negociales, mientras que la marca sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras ( art. 4 LM ), a la vez que el nombre comercial opera como signo de identificación de la empresa en el tráfico mercantil para distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87). De ahí el principio de coexistencia en sus respectivas esferas de actuación, y que el derecho conferido por la marca no permita a su titular prohibir a terceros el uso leal en el tráfico económico de su nombre y de su dirección ( art. 37-a), lo que incluye la denominación social; más aún, deben hacerlo constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas ( art. 24 Código Comercio ).

Otra cosa es cuando se intenta un registro confundible con una marca o se utiliza no como denominación social sino a título de marca en sus productos o servicios y da lugar a riesgo de confusión en el público. En este sentido, el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas establece una prohibición relativa de registro, con la consecuente causa de nulidad prevista en el 52.1, al mismo tiempo que la disposición adicional decimocuarta prohíbe el otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados (no es el caso litigioso), llegando la decimoséptima a preceptuar la disolución de la sociedad si no cumpliese en plazo el cambio de la denominación ordenada en sentencia firme por violación del derecho de marca.

Por su parte, la jurisprudencia ha resuelto los conflictos surgidos en caso de verdadera incompatibilidad por riesgo de confusión mediante el principio de prioridad y el de la mayor eficacia de la decisión. Y así, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2006 reconoce al titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien que limitando la modificación de la nomenclatura social al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad.

Pero también hay que reconocer que en la realidad económica existe un innegable grado de intercambiabilidad entre conceptos que puede dar lugar en ocasiones a dificultades prácticas de valoración de las diversas situaciones. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 se refiere, por ejemplo, a la fungibilidad entre denominación social y nombre comercial, por cuanto si bien, teóricamente, la distinción funcional entre ambas parece clara: mientras la primera identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial), sin embargo, la denominación social, aunque funcione de forma prioritaria en el ámbito negocial o tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios. En la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la doctrina científica señale la gran dificultad en distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial, habiéndose defendido doctrinalmente que el ordenamiento jurídico no debería desconocer esa realidad económica y debería contener una regulación a fin de evitar disfunciones operativas y que ambas instituciones no se cercenen funcionalmente.

En el presente caso, aparte de lo ya resuelto sobre los nombres de dominio, nos hemos de limitar a la marca GALISEC n° 2.698.657 para las clases 19 y 39, prescindiendo de las restantes que se declararon caducadas. Asimismo, no recurrida la desestimación de las acciones marcarias, el debate ha de centrarse exclusivamente en la esfera de la competencia desleal y del artículo 6 de su Ley en relación a la documentos anexos VIII a XI de la demanda.

Los hechos son los del Fundamento de Derecho 6º de la sentencia apelada en donde se analizan los concretos contenidos de los documentos. Y no apreciamos motivos bastantes para considerar errónea la valoración del juzgador de instancia marcaria trasladándola ahora al ámbito de la competencia desleal, en el sentido de no rebasar el ámbito propio de utilización de una denominación social, que es anterior al registro de la marca, y por las motivos razonados en su sentencia, que incluye el uso de la marca de la demandada GRUPO GA IBERICA como efectivamente empleada por la demandada para designar sus servicios en tales documentos.

2- Riesgo de confusión concurrencial.

Se alega que la demandante ostenta los derechos exclusivos sobre la marca registrada española nº 2.698.657 GALISEC, idéntico a la denominación social de la demandada GALISEC SLU, que en muchas ocasiones utiliza de forma abreviada como GALISEC, siendo los productos comercializados por aquélla bajo tal marca muy semejantes o idénticos a los de ésta, sus servicios y publicidad con el distintivo GALISEC, dedicándose ambas al sector de la construcción y con domicilio en la misma provincia. Estaría claro el riesgo de confusión desleal en los términos de los artículos 4 y 6 LCD , lo que justificaría el cambio de la denominación social de la demandada por otra que no genere confusión, al no poderse mantener cuando hay mala fe, según también resultaría de la STS de 18/5/2006 . La contestación de la demandada al requerimiento de 2003 y la pronta solicitud de registro de marca propia, supondría el reconocimiento por aquélla de la titularidad de la marca GALISEC y estar usando como tal su denominación social.

Se desestima el motivo por lo razonado en el anterior apartado y en otros de esta sentencia, en los que se establece la distinta solución desde el punto de vista concurrencial entre los nombres de dominio con el vocablo GALISEC y lo restante reflejado en los documentos anexos VIII a XI aportados con el escrito de demanda.

3- Daños y perjuicios.

Sostiene la aquí apelante que la sentencia recurrida incurriría en contradicción al haber declarado la realización de actos de competencia desleal y después no reconocer la causación de daños y perjuicios a la demandante, inherentes al propio comportamiento ilícito, y desestimar su pretensión indemnizatoria.

Se desestima el motivo.

Es un principio general que los daños y perjuicios no se presumen. En modo alguno dicen el anterior artículo 18.5ª o el actual 32.1-5ª LCD ni presumen ni se sobreentiende en ellos, que los daños y perjuicios sean inherentes a la declaración de deslealtad concurrencial de las prácticas o actos de que se trate ni que el afectado tenga siempre derecho a indemnización, pues únicamente será así cuando, además de pedirlo, pruebe su existencia y alcance, dado su carácter resarcitorio y no de multa o sanción. Otra cosa es que ese hecho pueda ser objeto de cualquier tipo de prueba legítima admisible en Derecho y, entre ellas o en último lugar, por medio de presunciones judiciales ( art. 386 LEC ), que no mediante una de tipo legal aquí inexistente (art. 385).

Como bien dice la sentencia de la Audiencia Provincial (15ª) de Barcelona de 17 de septiembre de 2010 , la estimación en parte de la acción declarativa de competencia desleal "abre la puerta a que también pueda prosperar la acción de resarcimiento asociada a la misma, conforme a lo que se previene en el Art. 18,5º LCD ", pero "para que pueda prosperar tal pretensión, el primero de los requisitos es que conste acreditada la existencia del daño que se reclama".

Por todo ello la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2010 desestima la indemnización de daños y perjuicios solicitada por falta de prueba adecuada sobre la hipotética ventaja económica obtenida por la demandada o perjuicio sufrido por la actora, sin que quepa diferir el tema para ejecución de sentencia.

Esto mismo es predicable al presente caso, siendo correcta la sentencia de primera instancia, dada inaplicabilidad de los criterios del artículo 43 LM , la falta de concreción por la aquí apelante y la ausencia de prueba de cuales serían los daños o perjuicios que habría sufrido a consecuencia de la actuación desleal objeto de condena (descenso de ventas, gastos, etc), no siendo tampoco equiparable a los beneficios que pudiera haber obtenido la demandada, los cuales tampoco se concretan ni se demuestran. En todo caso las dudas perjudican a quien reclama por corresponderle cargar con el peso de la demostración ( art. 217 LEC ).

4- Cuantificación de los daños y perjuicios.

En cuanto a su determinación, se sostiene en el recurso que, contrariamente a lo considerado en la sentencia apelada, la consecuencia lógica y necesaria de los actos desleales reconocidos en la propia resolución judicial pueden equipararse a los beneficios obtenidos por la actividad empresarial del infractor, según la jurisprudencia. Los daños y perjuicios habrían de cuantificarse en ejecución de sentencia.

Se desestima el motivo por lo ya razonado en el número anterior y porque no se probó ni siquiera alegó cantidad indemnizatoria alguna ni bases concretas, estando vedado legalmente sentenciar con reserva de liquidación en la ejecución como se pretende ( art. 219 LEC ).

SÉPTIMO.- Lo demás gira alrededor de lo mismo y, en todo caso, no altera su resultado, siendo lo dicho aquí y en la sentencia apelada suficiente para la desestimación de ambos recursos, con la preceptiva imposición de las costas de la alzada a las respectivas apelantes ( art. 398 LEC ) y la pérdida del depósito constituido para recurrir ( D.A. 15ª LOPJ ).

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación:

Fallo

Desestimamos ambos recursos de apelación y confirmamos la sentencia apelada, con imposición a las apelantes las costas de la alzada derivadas de sus respectivos recursos y pérdida del depósito para recurrir.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación por interés casacional, y en su caso extraordinario por infracción procesal, para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a interponer ante esta Sección 4ª mediante escrito de abogado y procurador en el plazo de 20 días, con los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Ley y su jurisprudencia.

Así, por esta nuestra sentencia de apelación, de la que se llevará al Rollo un testimonio uniéndose el original al Libro de sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, en el lugar y fecha arriba indicados.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.