Sentencia Civil Nº 9/2004, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21, Rec 838/2001 de 11 de Marzo de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 21

1280A

Tfno.: C/ FERRAZ, 41 Fax: 913971838-39-41-42

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N.I.G. 28000 1 7009778 /2001

Rollo: RECURSO DE APELACION 838 /2001

Proc. Origen: MENOR CUANTIA 417 /2000

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 38 de MADRID

Ponente:Ilmo. Sr. D. Ramón Belo González

MPB

De: EMI-ODEON, S.A.

Procurador: MARIA LUISA NOYA OTERO

Contra: PRODUCCIONES AR, S.L.

Procurador: ALICIA GARCIA RODRIGUEZ

Competencia desleal.

SENTENCIA

MAGISTRADOS:

Ilma. Sra. Dª Rosa María Carrasco López

Ilmo. Sr. D. Ramón Belo González

Ilma. Sra. Dª Almudena Cánovas del Castillo Pascual

En Madrid, a nueve de marzo de dos mil cuatro. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia

Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio de menor cuantía sobre competencia desleal, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante- demandante EMI-ODEÓN S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), y de otra, como apelada-demandada PRODUCCIONES AR S.L..

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Ramón Belo González.

Antecedentes

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1º Instancia nº 38 de Madrid, en fecha 7 de junio de 2001, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Uno.- la desestimación de la demanda interpuesta por Emi Odeón SA, representada por la Procuradora Doña María Luisa Noya Otero, ejercitando acciones acumuladamente declarativa de acto de competencia desleal, de cesación y prohibición del acto, y de resarcimiento de daños y perjuicios, contra Producciones Ar SL, representada por la Procuradora Doña María José Corral Losada, y absuelvo a esta demandada de la demanda referida; Dos.- y, por último, condeno a la demandante expresada al pago de las costas.".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue admitido en ambos efectos, y en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, ante la que han comparecido las partes, substanciándose el recurso por sus trámites legales, y habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba en esta alzada.

TERCERO.- La vista pública celebrada el día 8 de marzo de 2004, tuvo lugar con la asistencia e informe de los Letrados de las partes.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Por los mismos razonamientos jurídicos que se tuvieron en cuenta para dictar la sentencia apelada, que no han sido desvirtuados por la parte recurrente y que ahora se dan por reproducidos, procede su confirmación.

SEGUNDO.- I. A. La persona jurídica denominada Emi-Odeón s.a. (sociedad unipersonal), dedicada a la edición de fonogramas, cuando se acerca la Navidad y con periodicidad anual, desde el año 1985, edita un fonograma, recopilatorio de los temas musicales (incluyendo todos los géneros ligeros tanto españoles como extranjeros) que han gozado de éxito durante el año, bajo la denominación de "BOOM", y, en concreto, desde el año 1985 al 1996, la denominación era "BOOM 1", "BOOM 2" y así sucesivamente hasta "BOOM 12", y, desde el año 1997, "BOOM 97", "BOOM 98" y "BOOM 99".

B. La persona jurídica denominada Producciones Ar s.l., dedicada a la edición de fonogramas, cuando se acerca el verano y con periodicidad anual desde el año 1999, edita un fonograma, recopilatorio de los temas del género musical ligero rumba española que han gozado de éxito durante el año, bajo la denominación de "El BOOM de la Rumba", y, en concreto, en el mes de junio de 1999 editó "El BOOM de la Rumba" y en el mes de junio de 2000 "El BOOM de la Rumba 2".

II. A. El día 16 de julio de 1999, Emi-Odeón s.a. solicita la inscripción registral de las marcas denominativas "BOOM el compacto de los éxitos", "BOOM el disco de los éxitos", "BOOM el álbum de los éxitos del año" y "BOOM el cd de los éxitos", para identificar sus productos discográficos, que se le deniega por resolución de 5 de julio de 2000, contra la que interpuso recurso de alzada que fue estimado por resolución de 30 de mayo de 2001, deviniendo titular registral de esas marcas.

B. El día 22 de julio de 1999, Producciones Ar s.l. solicita la inscripción registral de la marca denominativa "El BOOM de la Rumba" para identificar sus productos discográficos, que se le deniega por resolución de 5 de julio de 2000, contra la que interpuso recurso de alzada que fue estimado por resolución de 30 de mayo de 2001, deviniendo titular registral de esa marca.

III. El día 7 de julio de 2000 Emi-Odeón s.a. presenta demanda contra Producciones Ar s.l., en la que califica su comportamiento, que es un acto que se realiza en el mercado y con fines concurrenciales, previsto en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal como un acto de competencia desleal descrito en sus artículos 5º ("Cláusula general.- Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe"), 6º ("Actos de confusión.- Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica"), 11º número 2 ("Actos de imitación.- .... No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica") y 12 ("Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares").

Y, contra ese acto de competencia, desleal se ejercitan las siguientes acciones:

1ª. La acción declarativa de la deslealtad del acto, al subsistir la perturbación creada por el mismo (acción 1ª del artículo 18 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal).

2ª. La acción de cesación del acto de competencia desleal, ya puesto en práctica (acción 2ª del artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal).

3ª. La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto de deslealtad, al haber intervenido dolo del agente, incluyéndose en el resarcimiento la publicación de la sentencia (acción 5ª del artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal). Fijándose como base de la indemnización en el beneficio económico obtenido por el demandado con la venta de los fonogramas denominados "El BOOM de la Rumba", que se cuantifica en 15.000.000 de pesetas.

TERCERO.- En el momento de la presentación de la demanda, el día 7 de julio de 2000, la actora no era titular registral de las marcas que había solicitado para identificar sus productos discográficos, al contrario, dos días antes, se le había denegado la inscripción, de ahí que, en la demanda, no se ejercita acción alguna como titular de una marca, limitándose a deducir las acciones de competencia desleal. Y, esta situación preexistente en el momento de presentar la demanda y las acciones que en la misma se ejercita, son las que delimitan el objeto del presente proceso. Durante el curso del mismo la actora ha devenido titular registral de unas marcas (no de la marca "BOOM", como erróneamente se ha dicho en la vista del recurso de apelación) e igualmente la demandada titular registral de otra marca (de la que tampoco era titular cuando se entabla este proceso), pero el posible conflicto entre esas marcas registrales no es si puede ser objeto del presente juicio y, por ende, queda totalmente imprejuzgado.

Ciñéndonos a las acciones de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal deducidas en el escrito de demanda, éstas no pueden prosperar, ya que la edición por la demandada del fonograma "El BOOM de la Rumba" no puede calificarse de acto de competencia desleal (no tiene cabida en la cláusula general, ni es un acto de confusión, ni de imitación ni de explotación de la reputación ajena) respecto de la previa edición, por el demandante, del fonograma "BOOM 1"... "BOOM 97"... . Como se ha puesto de manifiesto, con precisión y acierto, en la sentencia apelada, el termino "BOOM" es genérico e inespecífico respecto del cual nadie puede tener un derecho en exclusiva, destacándose la ausencia de coincidencia entre los dos albumes recopilatorios de éxitos musicales durante el año precedente a su emisión: la temporada del año en la que salen a la venta (uno en Navidad y el otro en verano), la carátula (superficie, tipología de letras e imágenes) y contenido (todos los géneros ligeros españoles y extranjero y solo rumba española), de ahí que, en las tiendas para su venta, estén colocados en lugares destinos (novedades y música española).

CUARTO.- Las costas ocasionadas en esta segunda instancia se imponen a la parte apelante al desestimarse todas sus pretensiones deducidas en el recurso de apelación y no presentar el caso, que constituye objeto del presente recurso, serias dudas ni de hecho ni de derecho (número 1 del artículo 394 por remisión del número 1 del artículo 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación al presente recurso por mor de lo dispuesto en la segunda y última frase de su disposición transitoria segunda).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por Emi-Odeón s.a. (sociedad unipersonal), debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada el día 7 de junio de 2001, por el Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid en el juicio de menor cuantía número 417/2000, del que la presente apelación dimana y cuya parte dispositiva se transcribe en el primer antecedente de hecho de la presente y se da aquí por reproducida.

Se imponen las costas ocasionadas en esta apelación a la parte apelante.

Al notificarse la presente sentencia, indíquesele, a las partes litigantes, que, contra la misma, sólo cabe interponer recurso de casación, si la resolución de ese recurso presenta interés casacional, lo que sucederá si, esta sentencia, se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelve puntos o cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplica normas que no lleven mas de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; De ser así, también podrá interponerse recurso extraordinario por infracción procesal, siempre que se haga en el mismo escrito de preparación e interposición del recurso de casación y no por separado; De este recurso de casación y, en su caso, además, del extraordinario por infracción procesal, conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo y deberá prepararse presentando un escrito, ante esta Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del plazo de cinco días computados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, en el que se exprese, además de la infracción legal que se considere cometida, las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria en que se funde el interés casacional que se alegue.

De no presentarse, en el plazo de los cinco días, escrito preparatorio del recurso de casación, por alguna de las partes litigantes, la presente sentencia deviene firme y se devolverán los autos originales, con certificación de esta sentencia, al Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.