Sentencia Civil Nº 9/2013, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 678/2011 de 18 de Enero de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00009/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

t6

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 678/2011

Materia: Propiedad Industrial (Marcas)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 371/2010

SENTENCIA Nº 9/2013

En Madrid, a 18 de enero de 2013.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro Mª Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 678/2011, los autos del procedimiento nº 371/2010, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid, el cual fue promovido por 'KEY TO METALS AG' contra 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH', siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial (marcas).

Han actuado en representación y defensa de las partes, por la parte apelante, el Procurador D. Julián Sanz Aragón y el Letrado D. Hiago Bush Barba por 'KEY TO METALS AG' y la Procuradora Dª. Cayetana Zulueta Luschinger y el Letrado D. Michael Wredg por 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH'

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 24 de junio de 2010 por la representación de 'KEY TO METALS AG' contra 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH', en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, se suplicaba que se dictase sentencia por la que:

' 1º.- DECLARE:

Que la extensión española de la marca internacional nº 775693 'KEY TO STEEL' titularidad de VERLAG , está incursa en causa de nulidad absoluta por estar exclusivamente compuesta de signos que pueden servir en el comercio para indicar o describir la finalidad del producto o servicio que identifica, por lo que deben ser declaradas nulas.

2º.- ORDENE:

La cancelación registral de la extensión española de la marca internacional nº 775693 'KEY TO STEEL' en clases 9, 16, 35 y 38, mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3º.- CONDENE A LA COMPAÑÍA DEMANDADA

a).- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b).- A cesar en el uso del signo 'KEY TO STEEL' como signo definitivo para comercializar productos y servicios en clases 9, 16, 35 y 38 y a prohibirle su uso, incluyendo la solicitud de marcas que reproduzcan este vocablo o cualesquiera otros que resulten igualmente descriptivos de los productos y servicios que identifican.

Todo ello con imposición a la demandada de las costas causadas'

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid dictó sentencia, con fecha 20 de mayo de 2011 , cuyo fallo era el siguiente:

'DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada por D. JULIAN SANZ ARAGÓN, Procurador de los Tribunales, en nombre de KEY TO METAL AG contra la sociedad VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH representada por la Procuradora de los Tribunales Dª CAYETANA ZULUETA LUCHSINGER, y DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos de esta demanda.

Las costas se imponen a la demandante por lo expuesto en el fundamento de derecho último'.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de 'KEY TO METALS AG' se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH' ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 17 de enero de 2013.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Los hechos que han motivado el debate entre las partes son los siguientes:

1.- La entidad demandada 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH' es titular de la extensión española de la marca internacional nº 775693, 'KEY TO STEEL', solicitada el 22 de noviembre de 2001, concedida el 5 de diciembre de 2002 y publicada en el BOPI el 1 de febrero de 2003, para los siguientes bienes y servicios: en la clase 9ª, para programas de ordenador, programas informáticos y datos registrados en soportes de datos; en la clase 16ª, para impresos, libros, manuales, folletos, catálogos y periódicos; en la clase 35ª para servicios de Internet, en concreto recolección de datos, servicios de bases de datos; y en la clase 38ª para servicios de Internet, en concreto suministro y transmisión de informaciones y de datos y servicios de bases de datos.

2.- 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH' comercializa en tres idiomas (inglés, francés y alemán) un manual que recoge la nomenclatura, designación, características mecánicas y composición química de los aceros especificados en las normas de veinticinco países (incluida España), así como la información sobre suministradoras de acero en cada país.

3.- La entidad demandante 'KEY TO METALS AG' ha solicitado la marca internacional 'KEY TO METALS' para productos de la clase 9ª y servicios de las clases 35, 38 y 42, a lo que se ha opuesto 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH' esgrimiendo la titularidad de la marca 'KEY TO STEEL'.

4.- La demandante 'KEY TO METALS AG' ha emprendido iniciativas en diferentes países de Europa para combatir el registro de marca 'KEY TO STEEL' que ostenta la entidad 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH'.

5.- En el proceso promovido en territorio español 'KEY TO METALS AG' presentó demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid alegando la nulidad del registro para España de la marca 'KEY TO STEEL' titularidad de VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH' al que reprochaba tratarse de un signo de carácter descriptivo del producto comercializado por la demandada.

6.- El Juzgado de lo Mercantil desestimó la referida demanda, lo que ha motivado la interposición contra ella de recurso de apelación por parte de 'KEY TO METALS AG', que alega la comisión de infracción procesal en dicha resolución y la vulneración de los artículos 5.1.c y 51.1.a de la Ley de Marcas , exigiendo de la Audiencia Provincial de Madrid una sentencia que revoque la del juzgado y declare nulo, cancelándolo, el referido registro de marca.

SEGUNDO.- La parte recurrente denuncia en su recurso la comisión de una infracción procesal en la sentencia apelada, al haber infringido el principio de justicia rogada y haber analizado requisitos y exigencias que no se compadecían con la acción que era objeto del proceso judicial.

No encontramos paliativo alguno para que se haya producido una vulneración de los requisitos internos propios de la sentencia de la índole de la cometida en la apelada. El contenido de la misma no se ajusta a las exigencias procesales, pues tras exponer los términos del debate sobre la nulidad predicada por la demandante respecto de un determinado registro marcario, el de la demandada, lo que era lo correcto, se abordó en ella, sin embargo, la resolución del asunto como si de un conflicto entre signos se tratara. Esto supone abandonar los términos del debate planteado, que eran los atinentes a una nulidad por incursión en prohibición absoluta de registro ( artículo 5.1.c de la Ley 17/2001 de Marcas ), para sumirse en otro diferente, más propio del análisis de una causa de nulidad relativa por la posible existencia o no de riesgo de confusión ( artículo 6.1 de la de la Ley 17/2001 de Marcas ) entre el signo objeto de litigio ('KEY TO STEEL') y otro empleado por la demandante ('KEY TO METAL'), lo que no estaba en disputa en el seno del presente proceso.

Aunque la juzgadora se limitó a desestimar la demanda lo hizo sobre la base de lo que no era siquiera, al menos en esta sede procesal, motivo de litigio. Como señalan las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 11 y 24 de julio de 2007 , la primera de ella con cita de las precedentes de 26 de julio de 1994 , 25 de enero de 1995 , 24 de enero de 2001 y 29 de septiembre de 2003 , las resoluciones desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada no deberían, en principio, tacharse de incongruentes, salvo determinadas excepciones, como ocurre cuando el demandado se hubiera conformado total o parcialmente con las pretensiones de la actora, se dejaran de resolver peticiones oportunamente deducidas por los litigantes, se alterase la causa petendi o el supuesto fáctico de la cuestión debatida, o se transformase el problema litigioso; o cuando la absolución se produjera por haberse apreciado una excepción no alegada ni susceptible de apreciación de oficio o se utilizasen argumentos distintos de los alegados por las partes y con ello se ocasionase indefensión.

Estamos, por lo tanto, ante un defecto de incongruencia (artículo artículo 218.1 de la LEC en relación con el artículo 216 de la LEC que se cita en el recurso) lo que nos fuerza a acoger el alegato de infracción procesal implícito en el recurso ( art. 459 de la LEC ), ya que la parte afectada no dispuso de oportunidad de denunciarlo con anterioridad a la apelación (al cometerse en la propia sentencia que resolvía el litigio), y a revocar por ese motivo la resolución apelada, a fin de poder enjuiciar el debate en sus justos términos ( art. 465.3 de la LEC ).

TERCERO.- La aportación de resoluciones de tribunales de otros países europeos o de órganos administrativos de éstos, actividad ésta en la que ha demostrado gran interés la parte apelante, fuera de su mero interés doctrinal, no debería resultar algo decisivo para poder resolver el presente caso. Como ha señalado el Tribunal de Justicia UE (entonces denominado de las Comunidades Europeas) en sentencia de 9 de marzo de 2006 (asunto 'MATRAZTEN '):

'(.) debido a las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas entre los Estados miembros, una marca que en un Estado miembro carezca de carácter distintivo o sea descriptiva de los productos o servicios que ampare puede tener las características contrarias en otro Estado miembro (véase por analogía, por lo que respecta al carácter engañoso de una marca, la sentencia de 26 de noviembre de 1996, Graffione, C-313/94 , Rec. p. I-6039, apartado 22).

26. Por tal motivo, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo'.

De manera que, en consonancia, por otro lado, con el ámbito meramente nacional del registro marcario que es objeto de este litigio (principio de territorialidad de la marca), no resultan determinantes las consideraciones que desde la óptica de otras lenguas o ámbitos culturales hayan podido hacerse sobre el signo 'KEY TO STEEL', sino que deberíamos comprender si en el específico ámbito del consumidor español del tipo de bienes y servicios al que se refiere la marca se denotaría el carácter descriptivo que a tal signo distintivo se le reprocha en la demanda.

CUARTO.- Debemos puntualizar, al hilo de algunos alegatos que se contienen en el recurso de apelación, que en su escrito de demanda no invocó la parte actora como causa de nulidad de la marca objeto de litigio el que se hubiese incurrido en la prohibición absoluta de registro que prevé el artículo 5.1.b de la Ley de Marcas , es decir, en que se tratase de un signo carente de carácter distintivo. Hacemos hincapié en esta advertencia porque la apelante desliza alegaciones en ese sentido en su escrito de demanda y este tribunal considera que tanto por razones vinculadas a la prohibición de cambiar el objeto del proceso, una vez que ya se ha conformado en la fase alegatoria del mismo ( artículos 399 , 400 , 412 y 426 de la LEC ), a fin de no sorprender al contrario y ocasionarle indefensión si se cambiasen argumentos en una fase avanzada del litigio, como por motivos de la congruencia ( artículo 218.1 de la LEC ) que debe guardar la resolución judicial, con lo que oportunamente plantearon las partes, no cabría abordar ahora tal motivo de nulidad de la marca.

Si lo que se deseaba era suscitar un debate procesal a propósito de si el signo 'KEY TO STEEL' podía permitir al público interesado distinguir entre los servicios así marcados de aquellos que pudieran tener otro origen empresarial, que es lo que habría justificado la apreciación de la prohibición absoluta de registro que prevé el artículo 5.1.b de la Ley de Marcas (en consonancia con el artículo 3.1.b de la Directiva 89/104/CEE ), debió plantearse así de forma expresa e inequívoca en el escrito de demanda. Al no haberlo hecho así la parte interesada no procedería abordar ese asunto, pues fundar la resolución judicial en causas de nulidad distintas de las expresamente enunciadas en la demanda entrañaría una quiebra del principio de congruencia ( artículo 218.1 de la LEC ).

Este tribunal debe remarcar que tal deficiencia no podría salvarse en apelación, pues no resulta admisible suscitar en dicho trámite cuestiones nuevas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba, ya que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1 ) acoge un modelo de segunda instancia limitada o 'revisio prioris instantie'. Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general 'pendente apellatione nihil innovetur'. La jurisprudencia ha señalado (entre las más recientes, las sentencias del TS 95/2007, de 30 de enero y 1010/2008, de 30 de octubre ) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las que resulten totalmente independientes de las planteadas ante el tribunal 'a quo', sino también las que suponen cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.

QUINTO.- La única causa de nulidad invocada en la demanda era que al registrar la marca 'KEY TO STEEL' se habría incurrido en la prohibición absoluta de registro que prevé el artículo 5.1.c de la Ley 17/2001 de Marcas (en consonancia con el artículo 3.1.c de la Directiva 89/104/CEE ) para los signos de carácter descriptivo.

Una marca se considera descriptiva cuando proporciona información directa sobre las propiedades y características de los servicios para los que su titular la tiene registrada. A este respecto debemos significar que no bastaría, para apreciar el carácter descriptivo, que una marca presentase matices evocadores de su relación con el producto o servicio. El carácter sugestivo de una denominación no supondría que incurriese en la prohibición de registro del artículo 5.1.c de la Ley de Marcas , porque el consumidor tendría que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo, de modo que, a diferencia de las denominaciones descriptivas, no informa directa, sino indirectamente, acerca de las características del producto o servicio.

Las denominaciones descriptivas son aquellas que informan al público sobre las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos, procedencia geográfica u otras propiedades del producto o servicio, y la prohibición de registro de las marcas que se compongan exclusivamente de estos signos o indicaciones ( art. 5.1.c de la Ley de Marcas ), responde a que, en realidad, ni estarían cumpliendo la función propia de la marca de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, sino a estos últimos, y, por otro lado, resultaría contrario a las exigencias del propio sistema competitivo que se confiriese al titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia, que impediría que otros empresarios pudieran utilizar la mención de esa característica de los productos o servicios que oferten (por eso también el que incluya en su signo marcario alguna mención descriptiva, combinándola con otra que no lo fuese, lo que sería legítimo, pues la prohibición se refiere a que la marca se componga exclusivamente de signos o indicaciones de carácter descriptivo, no podría extender luego el 'ius prohibiendi' de la marca obtenida haciendo hincapié sólo en aquélla) .

Las palabras de idiomas extranjeros que puedan tener cariz descriptivo en el país en el que sea hablada dicha lengua merecerían, en principio, en España la consideración de denominaciones de fantasía, por lo que se rechazaría el carácter descriptivo de las mismas a estos efectos. No obstante, la excepción se produciría cuando las palabras en idioma extranjero se hubiesen introducido en el mercado internacional y fuesen de sobra conocidas por el consumidor español, de modo que para el parlante en castellano la expresión extranjera significase lo mismo que en su propio idioma, en cuyo caso podría apreciarse la prohibición legal de acceso al registro marcario (en este sentido, sentencia de la Sala 1ª Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2004 con relación a la marca 'MULTIACTIVE', con cita de las sentencias de 28 de septiembre de 1974 , de 5 de febrero de 1993 , 20 de octubre de 1994 , 28 de enero de 1997 y 25 de febrero de 1997 con relación a las palabras 'instanmilk' o 'leche instantánea', 'VIP', 'Sport', 'Gold-Card' o 'tarjeta oro' y 'cookies', o 'galletas').

Las dudas que podía ofrecer dicha doctrina como consecuencia de la pertenencia de España a la Unión Europea y de las exigencias de la realización del mercado único con libre circulación de mercancías, respecto de las lenguas propias de los Estados miembros, han sido disipadas por el Tribunal de Justicia UE (entonces denominado de las Comunidades Europeas) en sentencia de 9 de marzo de 2006 (asunto 'MATRAZTEN ') del siguiente modo:

'22. El artículo 3 de la Directiva no incluye ninguna causa de denegación que se refiera específicamente a las marcas constituidas por un vocablo tomado de la lengua de un Estado miembro que no sea el de registro, en la que carezca de carácter distintivo o sea descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

23. Además, una marca de este tipo no está necesariamente incluida en las causas de denegación del registro basadas en la falta de carácter distintivo o en el carácter descriptivo de la marca, a las que se refieren, respectivamente, las letras b) y c) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

24. Para apreciar si una marca nacional carece de carácter distintivo o es descriptiva de los productos o servicios para los que se solicita su registro, hay que tener en cuenta la percepción de los sectores interesados, es decir, la que impera en el comercio o la que tiene el consumidor medio de dichos productos o servicios, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en el territorio para el cual se solicita el registro (véanse las sentencias de 4 de mayo de 1999 , Windsurfing Chiemsee, Convenio Colectivo de Empresa de RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA DE GUIA DE ISORA (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.)/97 y Convenio Colectivo de Empresa de CLUB NAUTICO PUERTITO DE GUIMAR/97, Rec. p. I- 2779, apartado 29 , y de 12 de febrero de 2004 , Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 , Rec. p. I-1619, apartado 77, y Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 50).

25. Ahora bien, debido a las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas entre los Estados miembros, una marca que en un Estado miembro carezca de carácter distintivo o sea descriptiva de los productos o servicios que ampare puede tener las características contrarias en otro Estado miembro (véase por analogía, por lo que respecta al carácter engañoso de una marca, la sentencia de 26 de noviembre de 1996, Graffione, C-313/94 , Rec. p. I-6039, apartado 22).

26. Por tal motivo, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo'.

No cabría extender, pues, el carácter descriptivo de las palabras en idioma extranjero cuando en España no fuesen ampliamente conocidas por el consumidor medio de los productos de que se tratase.

SEXTO.- En un primer acercamiento a la cuestión, hemos de remarcar que en sede de una acción de nulidad como la que aquí nos ocupa lo que debería acometerse es un juicio de carácter normativo que analizase el signo en relación con las categorías de los productos o los servicios concretos que hubieran quedado comprendidos en el registro marcario obtenido por el titular del mismo. Nos parece desacertado tratar de sumir al tribunal en un juicio de índole fáctica sobre una utilización específica que al amparo de lo registrado se hubiese podido haber realizado en la práctica (lo que sería más propio de otro tipo de debate, no desde luego del que ha de suscitarse a propósito de si debe o no borrarse el registro marcario concedido para una variedad de bienes y servicios determinados). En el marco correcto para la referida acción resultaría difícil poder concluir que la combinación de tres palabras anglosajonas para construir el signo objeto de litigio, 'KEY TO STEEL', pudiera entrañar que un consumidor o usuario medio en España del sector concernido, ya sea el de las publicaciones impresas o de las digitales (a los que se refieren explícitamente los registros de la demandada), debiera percibir aquél como una expresión descriptiva para productos tales como libros, manuales, folletos, catálogos, periódicos, programas de ordenador o bases de datos o servicios de internet, que son los bienes y/o servicios para los que tiene registrado dicha marca la entidad demandada. No se ha esgrimido argumento alguno para que pudiera sostenerse lo contrario y, por otro lado, parece difícil que pudiera convencerse a nadie de que la referida expresión inglesa, ni tampoco su traducción al castellano, de considerarse ésta conocida por el consumidor español, estuvieran proporcionando ninguna información directa sobre los aludidos productos o servicios para los que se obtuvo el registro marcario. En nuestra opinión el litigio podría haberse zanjado en esos términos, que ineludiblemente hubieran conllevado la desestimación de la demanda.

SÉPTIMO.- No obstante, ambas partes resultan contestes en concretar mucho más el sector concernido, que lo sería el ramo del metal en España, y el usuario interesado, que lo sería, a su juicio, el de los profesionales del mismo. Asimismo tampoco discrepan en que por parte de éstos, dada su cualificación, podrían identificarse los términos anglosajones con sus respectivas traducciones al castellano, en concreto, 'key' con el significado 'llave o clave' y 'steel' con 'acero'. Ahora bien, en lo que ya no existe conformidad entre las partes, que tal vez estén llevando con ello el debate más allá de lo necesario en lo que debería ser el ámbito correcto de la acción de nulidad, al que antes nos hemos referido, es en si dichos consumidores percibirían además el signo 'KEY TO STEEL', incluso comprendiendo su acepción en castellano como 'llave para el acero' o 'clave para el acero', como indicativo de una obra de consulta que en formato papel o mediante recursos informáticos compendiase las características técnicas y comerciales de la referida aleación metálica.

En dicho trance, en el que las partes nos han sumido, hemos de señalar que en nuestra opinión no existen datos en este proceso que permitan estimar, de modo concluyente y al margen de las ambigüedades en las que incurren las alegaciones de las partes (que, por otro lado, tampoco son merecedoras de ser descontextualizadas para tratar de hacerles decir algo diferente de lo que pretenden defender), que al tiempo de la solicitud de la marca objeto de litigio la expresión 'KEY TO STEEL', formada por una combinación de tres palabras inglesas, fuera entonces percibida entre los consumidores de los productos de referencia (incuso acotándolo a los profesionales del sector del metal en España, como hacen las partes) como una expresión de un soporte que, ya fuese de modo impreso o en formato digital, catalogase a modo de recopilación todas las características técnicas y comerciales del acero.

Admitimos que podrían apreciarse, a estos efectos, matices de carácter sugestivo que podrían evocar una relación entre la finalidad que pudieran llegar a tener las publicaciones para las que se obtuvo la marca y la mención en el signo de la referida aleación metálica, pero ya hemos explicado que para considerar una denominación como descriptiva debería ésta proporcionar información directa, y no meramente indirecta, acerca de las características del producto o servicio que se distinguiría con la marca, lo que consideramos que no ocurriría en el presente caso. Entendemos que el consumidor tendría que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo para poder ligar el signo 'KEY TO STEEL' con una obra como la de la parte demandada, sin que el que la citada expresión (en el sentido que puede asignársele en su traducción al castellano como 'la llave o la clave para el acero', pues no podemos representarnos en este contexto otros conceptos o matices que tal vez pudieran suscitarse para el hablante de otra lengua) pudiera desplegar un cierto efecto sugerente en el usuario debiera resultar suficiente para soportar el reproche de marca meramente descriptiva que se sustentaba en la demanda.

OCTAVO.- La no concurrencia de la prohibición absoluta de registro que se invocaba en la demanda ( art. 5.1.c de la Ley de Marcas ) impide apreciar la causa de la nulidad que se argumentaba por la parte recurrente fundándose en el artículo 51.1.a de la Ley de Marcas . En consecuencia, no podemos sino concluir en la desestimación de la demanda.

NOVENO.- La estimación de la infracción procesal denunciada en el recurso permite a la parte apelante eludir la imposición de las costas de la segunda instancia (a tenor del nº 2 del artículo 398 de la LEC ), mas no las de la primera instancia que le incumbe soportar según el principio del vencimiento objetivo ( nº 1 del artículo 294 de la LEC ).

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

1º.- Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de 'KEY TO METALS AG' contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid en el juicio ordinario nº 371/2010, la cual revocamos por la comisión en ella de infracción procesal.

2º.- Desestimamos, no obstante, la demanda planteada por la representación de 'KEY TO METALS AG' contra 'VERLAG STAHLSCHLÜSSEL WEGST GMBH' e imponemos a la parte actora las costas que con ello haya ocasionado durante la primera instancia.

3º.- No efectuamos expresa imposición de las costas correspondientes a esta segunda instancia.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.