Sentencia Civil Nº 91/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 744/2011 de 24 de Febrero de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 744 (C-28) 11

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 633/08

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 2 Alicante

SENTENCIA Nº 91/12

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de febrero del año dos mil doce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de diseño registrado y competencia desleal y -demanda reconvencional- nulidad del diseño registrado, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 585/08 , y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Global Manufacturing And Trading S.L. representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Silvia Pastor Berenguer y dirigida por el Letrado D. José Manuel Niñerola Giménez; y como parte apelada la mercantil demandada Jotaeme Lamp S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y dirigida por el Letrado D. Ignacio Alamar Llinas, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 633/08, se dictó sentencia con fecha 14 de junio de 2011 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que desestimando las excepciones procesales opuestas por la empresa demandada y desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Silvia Pastor Berenguer, en representación de la empresa Global Manufacturing and Trading S.L. contra la mercantil Jotaeme Lamps S.L., representada por el Procurador Sr. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas frente a ella y que han dado origen a las presentes actuaciones, con condena en pago de las costas a la entidad demandante. Por otro lado, estimando la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo en representación de la mercantil Jotaeme Lamps S.L. frente a Global Manufacturin and Trading S.L., declaro la nulidad por falta de novedad de los modelos industriales números 000710496-0012, 000710496-0013, 000710496-0014, 000710496-0015 y 000710496-0016 registrados en la OAMI a favor de la mercantil Global Manufacturin and Trading S.L., con condena a la demandada reconvencional al pago de la costas devengadas." .

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 17 de octubre de 2011 donde fue formado el Rollo número 744/C-28/10, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 22 de febrero de 2012, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO. - La Sentencia de instancia no se limita a desestimar la acción de infracción de los modelos registrados por la actora en la OAMI números 000710496-0012, 000710496-0013, 000710496-0014, 000710496-0015 y 000710496-0016 y de las acciones de competencia desleal que, de manera indiscriminada, se ejercitaban en la demanda, sino que, estimando la demanda reconvencional, y por falta de novedad, declara la nulidad de aquellos modelos registrados.

A esta cuestión hemos de referirnos en primer término pues será determinante del propio ámbito de decisión de este Tribunal.

En efecto, y aun cuando en el escrito de preparación del recurso de apelación la mercantil demandante alude a que pretende impugnar los pronunciamientos determinantes de la desestimación de la demanda y la estimación de la demanda reconvencional es lo cierto que en la formalización del recurso de apelación no dedica ni un solo argumento contra los razonamientos de la Sentencia determinantes de la declaración de nulidad de los registros comunitarios de los que es titular el demandante-apelante, de donde se deduce su aceptación y, por tanto, la firmeza de dicho pronunciamiento.

Abunda tal aserto el que plantee ex novo en el recurso la protección de los distintos modelos como diseños no registrados, obviando que, con la mayor claridad, en el suplico de su demanda promovía la protección ante la infracción de los derechos de exclusiva derivados de los registros ante la OAMI porque, como se afirmaba -y documentaba- en la demanda, se había procedido a solicitar y se había obtenido el registro del modelo de la colección Rosa del Desierto.

Declarada por tanto la nulidad de los registros al amparo de lo establecido en el artículo 25-1-b) RDMC 6/2002 en relación al artículo 4 y 5 por la ausencia del requisito de la novedad al haberse promovido el registro de los modelos divulgados con anterioridad a dicha solicitud, transcurridos con exceso el placet de los doce meses que el artículo 7-2-b) RDMC 6/2002 concede en los supuestos de divulgación por su titular previa a la solicitud y en atención a la información cronológica suministrada por el actor, no cabe ya cuestionar la protección de los modelos por la vía del diseño no registrado y desde luego no cabe aflorar una forma de protección temporal sustituida por la formal.

Razones sustantivas y procesales así lo avalan.

Desde un punto de vista sustantivo, el artículo 26 RDMC, señala que la nulidad del registro determina que el modelo no ha producido nunca los efectos previstos en el Reglamento. Desde un punto de vista procesal, el planteamiento es igualmente rechazable por formularse de manera novedosa en esta alzada con infracción de los derechos audiencia, defensa y aportación de medios que la contraparte tiene derecho para posicionarse ante los argumentos que ahora parecen querer esgrimirse obviándose que la demanda y contestación han de delimitar el marco, dentro del cual en lo sustancial se ha de desenvolver la litis" (en similar sentido STS de 09-05-1989 entre otras), doctrina que en modo alguno se ha visto modificada por la LEC 2000 donde, por el contrario, el artículo 412 LEC establece expresamente que la demanda y contestación determinan el objeto del proceso.

Queda por tanto desestimado el recurso en lo que hace al planteamiento de la protección de los modelos de la actora desde la perspectiva de los derechos de exclusiva, procediendo analizar la cuestión desde la perspectiva de la competencia desleal.

SEGUNDO.- La Sentencia, tras ubicar los hechos de la demanda relativos a la imputación a la demandada de la comercialización de lámparas idénticas con idénticas tulipas creando situación de confusión, entiende que serían hechos incardinables en el artículo 11 LCD en la consideración de que la colección Lagos de la demandada fuera copia de la colección Rosa del Desierto de la actora, generándose con la comercialización de tales productos confusión por asociación de los consumidores o aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno. Sin embargo llega a la conclusión de que no producen los productos la misma impresión general ni que se ha constatado aprovechamiento por Jotaeme de la reputación de la actora ni del esfuerzo realizado para explotar sus modelos, y por tanto, concluye, no hay competencia desleal.

Aduce el apelante que la demandada, sin añadir esfuerzo, y con un simple cambio de la tulipa, tras reconocer que la imitación de las lámparas de la colección Rosa del Desierto, ha continuado comercializando su colección Lagos que era la imitativa de aquella. Y afirma que si bien la comparativa de una lámpara de la colección de Jotaeme de techo, con dos tiras con curva y cuatro tulipas, con los modelos de lámparas que obra en la página 22 de la contestación a la demanda, carecen de similitud, sí la hay si la comparativa se realiza con modelos de la colección Rosa del Desierto de Mantra de similares características y no los expuestos en la página 22. Y aun cuando tal operación la realiza para aducir, error en la valoración de la prueba, proyectándola sobre la extensión del ius prohibendi establecida a favor de los titulares de modelos no registrados, sirve de argumento a favor de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal por tratarse de la imitación de prestaciones con aprovechamiento del esfuerzo ajeno y con riesgo de asociación por parte de los consumidores. Afirma al fin, que hay imitación por copia de los elementos esenciales o con singularidad competitiva y que tal imitación es idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno y que hay competencia desleal al comercializar la colección Lagos tanto en su versión original, con la copia exacta de las tulipas, como tras las variaciones mínimas de la mismas

Posición del Tribunal.

Debe ante todo afirmarse la compatibilidad del ejercicio conjunto de las acciones por infracción de derechos de exclusiva y las acciones por competencia desleal ya que, como hemos dicho en nuestra Sentencia de 7 de septiembre de 2007

ha de recordarse que es doctrina totalmente consolidada - STS 1 de abril , 17 de mayo de 2004 y 13 de junio de 2006 , entre otras- que la protección que en materia de imitación confiere la Ley de Competencia Desleal, completa pero no sustituye, la que otorga la legislación especial, de manera que la acción competencial sólo procede cuando se produce una imitación que no caiga bajo el principio de libertad de la misma (caso de la sentencia de 7 de junio de 2000 ), ni atente directamente contra el derecho de exclusiva que concede la legislación de propiedad industrial ( STS 1-04-2004 ) de manera tal que la Ley 3/1991 proyecta una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación reguladora de un específico título de propiedad industrial ( STS 13 de junio de 2006 ), lo que en el caso implica que el examen de las acciones en materia de competencia desleal sólo son factibles en relación a aquellos productos sobre los cuales no se invoca un derecho de exclusiva.

Pues bien, reconoce en su recurso el apelante que la comparativa entre el modelo de la demandada -lámpara de techo- y los registrados -pagina 22 contestación demanda- no resiste - difícilmente tendrán similitud , dice literalmente- la comparativa. Por ello apunta como sistemática del análisis de su pretensión, la comparativa entre modelos de las colecciones acudiendo al examen comparativo entre modelos de los expuestos en su día en Valencia y catalogados después -doc nº y 9-, en relación a los del anexo I del documento número 12 de la demanda, elaborados por el demandado.

Pero entiende que hay competencia desleal tanto en relación a los modelos originales -sin modificación de tulipas- de la colección Lagos, como tras la sustitución de las tulipas, afirmando que hay infracción del artículo 11-2 de la Ley de Competencia Desleal .

Tomando como punto de partida que la demandada, a partir de la suscripción del compromiso de dejar de distribuir de los modelos que indicaba, las tulipas copias de Rosa del Desierto -doc nº 12 demanda, documento de fecha 20 de noviembre de 2006-, ningún otro modelo distribuyó con tales tulipas conforme al compromiso asumido, dado que no consta lo contrario en prueba alguna, y no lo es la adquisición de la lámpara aportada -doc nº 20 demanda- pues había sido distribuída con anterioridad al compromiso, de modo tal que no podemos aceptar aquella conclusión.

En efecto, no puede afirmarse que exista imitación con los modelos de distinta tulipa de la colección Lagos pues si la tulipa constituye el elemento que otorga "distintividad competitiva" de los modelos de la actora, la variabilidad de dicho elemento en la colección Lagos, constituye un factor de suficiente entidad como lo demuestra el modelo físico aportado a la causa y adquirido en su día por la actora, que destruye el concepto objetivo de la imitación.

Debe advertirse que en el compromiso asumido por las partes en el documento por el que Jotaeme Lamps asume el cese de la comercialización y distribución de las lámparas que refiere, lo es en relación a dichas lámparas con ...las tulipas "Rosa del Desierto" de la empresa Global Manufacturing and Trading Co... de modo tal que no puede entenderse que la protección invocada por ésta última lo fuera en relación al objeto en su conjunto sino solo en relación a uno de sus elementos. De hecho recogió la actora las 60 tulipas que con ocasión de ese acuerdo se comprometió a entregar -y entregó- Jotaeme Lamps.

El que de nuevo formulara requerimientos la actora -doc nº 17 a 19 demanda- con ocasión de las solicitudes de los registros que se han anulado, en absoluto pergeñan una situación diversa pues, no solo con la declaración de nulidad se priva de toda eficacia de tales requerimientos sino que, como es obvio, venían referenciados básicamente a la existencia de lámparas que produjeran una impresión -art 6 y 10 RDMC- general similar a los registros pretendidos y desde luego tal situación no se produce ni siquiera en el parecer del propio apelante que opta, para construir su pretensión en materia de competencia desleal, a la comparativa entre lámparas que no son objeto de registro.

TERCERO.- El art. 11 proclama la libertad de imitación salvo en tres supuestos excepcionales -asociación, aprovechamiento indebido, e imitación sistemática-, y lo cierto es que, como se resuelve en la instancia, ninguno de ellos se ha declarado probado, debiendo rechazarse la existencia de la confusión y que el público pueda ser inducido a error pues las características de las lámparas de la serie Lagos, aunque presentan características análogas, no se confunden.

Así resulta no sólo de la directa apreciación de este Tribunal sino en particular del examen pericial elaborado por D. Eutimio que concluyó que entre las colecciones Rosa del Desierto y Lagos no hay elementos que puedan llegar a confundir modelos entre sí, dadas las especiales características de cada colección en cuanto a tamaño y sección de tubos, formas exteriores, volúmenes y acabados. Téngase en cuenta que el Tribunal sólo ha podido constatar un modelo -doc nº 20 en forma física-, siendo el resto de modelos examinados en su forma fotográfica, de modo que las conclusiones del perito en cuanto a tamaños y sección de tubo y volúmenes resultan apreciaciones relevantes.

Además, puso de relieve el perito aspectos que en efecto pueden constatarse del examen documental, sobre las diferencias en cuanto a los sistemas de suspensión, placas superiores que se alojan en el techo, pero también respecto de los colores.

Y en cuanto a las tulipas el perito señaló como diferencias las siguientes. Primera, que la tulipa de la colección Rosa del Desierto tiene cuatro pétalos mientras que la de Lagos presenta un rombo interior y cinco pétalos; segunda, que mientras que las cuatro caras de la tulipa Rosa del Desierto no son iguales, la tulipa de la colección Lagos sí lo es; tercera, que el dibujo de las caras laterales son diferentes en cada colección ya que mientras que en el caso de Lagos es ovalado, deformado y se repite en todas las caras, en el caso de Rosa del Desierto se trata de un rombo en dos caras y cuatro triángulos en las otras dos.

En conclusión, y aun presentando características que acercan ambas colecciones, no hay en ellas un grado de imitación que conlleve riesgo de asociación ni, por tanto, aprovechamiento del esfuerzo o reputación del competidor.

Como dice la STS de 7 de julio de 2009 ,

el ilícito del art. 11 exige que haya la imitación de una iniciativa (creación) empresarial ajena. La imitación constituye el concepto nuclear, y significa, como señala la doctrina, "un grado de semejanza que produzca confusión al consumidor medio acerca del origen empresarial -misma procedencia de los productos-", "sin que obste la existencia de variaciones inapreciables o se refieran a elementos accidentales o accesorios" .

En el caso, tomando en consideración lo señalado y en particular la prueba pericial referenciada resulta evidente que el análisis de los elementos en comparación nos lleva a la conclusión de que los productos en conflicto no solo no copias serviles, en modo alguno ninguna de las lámparas Lagos es copia de ninguna de las de Rosa del Desierto, sino que, como afirma el juzgador de instancia, no son confundibles.

Resulta por tanto de aplicación el principio de libre imitabilidad porque se aprecia que no hay un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de los productos en conflicto, es decir, la imitación no es idónea para producir una asociación entre la prestación imitadora y la prestación original, constituyendo la asociación, dice la STS referenciada de 7 de julio de 2009

la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza" ( S. 11 de marzo de 2.004 ), y aprovechamiento indebido de la reputación .

Procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación y confirmar, por los argumentos expuestos en esta resolución, la Sentencia de instancia.

CUARTO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación de la actora, no cabe sino imponerlas a ninguna de las partes conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

QUINTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Global Manufacturing And Trading S.L. representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Silvia Pastor Berenguer, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante de fecha 14 de junio de 2011 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-