Sentencia CIVIL Nº 92/2020, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1054/2018 de 25 de Febrero de 2020

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 92

En Valencia, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1054/2018 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad TRE DESIGN SP ZOO, representado por el Procurador Sra. García Carreño y asistido del Letrado Sra. Del Corral Alarcón, como parte demandante y la entidad BARROCO CERAMICA S.L., representado por el Procurador Sr. Castelló Navarro y asistido del Letrado Sr. Díaz de Bustamante, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada entidad demandada, en cuanto que titular registral de la marca española num. 3073346 'TRE' (gráfica), interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se declare la caducidad del registro de la marca española referida por falta de uso, con imposición de costas a la parte demandada.

La pretensión que se sostiene se refiere a la marca española num. 3073346 'TRE' de la que es titular registral la demandada BARROCO CERAMICA S.L., habiéndose solicitado por la entidad de nacionalidad polaca TRE DESIGN SP Z.O.O. el registro ante la EUIPO de la marca comunitaria num. 014656078 'TRE' habiéndose suscitado en el expediente oposición por la aquí demandada, y ejercitándose ahora pretensión de caducidad por no uso por la referida entidad polaca.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en dos meses compareciere en autos y la contestase, y no verificándolo en legal forma, fue declarada en situación procesal de rebeldía. Seguidamente se convocó a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar en fecha 13 de mayo de 2019, concurriendo la actora y también la demandada, por lo que vino alzada la rebeldía en su dia declarada. La actora ratificó su pretensión y la demandada se opuso, proponiéndose los medios probatorios de que intentaban valerse, lo que vino proveído en el acto por el Juzgador con el resultado que quedó registrado en el soporte audiovisual pertinente. Se señaló para que se celebrada el acto del juicio la audiencia del dia 12 de septiembre de 2019, señalamiento que vino suspendido, habiéndose celebrado finalmente en fecha 24 de febrero de 2020.

TERCERO.- Practicados los medios probatorios que propuestos habían venido admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 24 de febrero de 2020.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- Sostiene demanda la entidad mercantil actora frente a la ya citada entidad demandada, en cuanto que titular registral de la marca española num. 3073346 'TRE' (gráfica), interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dicte sentencia por la que se declare la caducidad del registro de la marca española referida 'TRE' por no haber sido objeto de un uso efectivo y real en España, por sus titulares o por tercero autorizado, para los productos de la clase 20ª para los que fue registrada en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión o, en su caso, por haberse suspendido tal uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años, y se disponga que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la cancelación del indicado registro, condenándose a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

La parte demandada no ha comparecido oportunamente en las actuaciones y no contestó a la demanda por lo que vino declarada en situación procesal de rebeldía, si bien es pacifico que tal no implica per se su allanamiento a la demanda adversa sino que antes bien se desenvuelve el efecto de la ficta contestatio. La parte demandada ha comparecido posteriormente en las actuaciones, con ocasión de la celebración de la audiencia previa, y si bien le había precluído la posibilidad de formalizar motivos de oposición, sí ha podido articular actividad probatoria tendente a acreditar la existencia de un uso real y efectivo de la marca de la que su mandante es titular.

La parte demandada BARROCO CERAMICA S.L. es titular de marca nacional numero 3073346, mixta, para productos de la clase 20 de nomenclátor internacional, del siguiente tenor como resulta de la pagina web de la OEPM:

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2000, en criterio hermenéutico perfectamente aplicable tras la irrupción legislativa de la vigente Ley de marcas de 2001, 'en relación con el uso obligatorio de la marca registrada y su caducidad por el no uso, la Sentencia de esta Sala de 30 de octubre de 1986 sentó unos principios interpretativos que siguen siendo aplicables tras la publicación de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; dice esta sentencia que 'hay que dejar sentado que en materia de Derecho de Marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter 'funcional' del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el Registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un 'facere', consistente en el uso obligatorio de la marca registrada', añadiendo la misma sentencia que este principio de obligatoriedad del uso de la marca registrada ha sido sancionada por la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, en sus artículos 4 y 53, uso que, según el artículo primeramente citado ha de ser 'efectivo y real en España para los productos o servicios para los que ha sido registrada', lo que implica que para que exista un efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir aquella exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto'.

Como señala la STS de 14 de noviembre de 2019, con cita de la STS de 2 de julio de 2013, el régimen que resulta de los arts. 39.1 , 41.2 , 52.3 , 55.1.c y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que es la aplicable en este recurso por razones temporales), no ampara el efecto expansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de Marcas (que no tenía apoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE y que resultaba contradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la propia ley). De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, 'la declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento'.

Pero en este caso la actora no impetra el eventual escenario de caducidad parcial, sino que antes bien y como quiera que se trata de cancelar el registro a fin de sortear la oposición que le ha venido planteada en el seno del expediente de la EUIPO, se demanda la cancelación (total) de la marca por caducidad por falta de uso.

Pero en el supuesto de autos, la parte demandada que ha comparecido en las actuaciones si bien en momento posterior al tiempo hábil para contestar a la demanda, ha manifestado su oposición a la denuncia de falta de uso de la adversa, y eso supone mantener que sí se realizan actos de comercio con el signo del que es titular. Y como quiera que su personación ha sido extemporánea de suerte que ya no se podía aportar prueba documental que se hubiere debido aportar en su caso con el escrito de contestación, ha articulado al efecto prueba de testigos.

La cuestión, por tanto, estriba en la dilucidación de la relevancia que, en orden a enervar la pretensión de declaración de caducidad que se impetra por la parte actora, deba concederse a tal proceder empresarial desenvuelto por la demandada bajo la marca TRÊ en los últimos años -anteriores a la interposición de demanda, a saber, en data 31 de octubre de 2018-, bien entendido cuál es la naturaleza de la acción que se ejercita y la respectiva posición que en el marco de la relación jurídico-procesal ostentan cada una de las partes.

TERCERO.- Resulta de aplicación al supuesto de autos la doctrina que enuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2002, debiéndose estimar que se infiere claramente que la marca en cuestión, no puede estar afectada por una caducidad basada en el no uso, toda vez que:

- la caducidad en relación a las marcas no puede tener, como principio general, efectos retroactivos;

- la marca en cuestión produjo todos sus efectos hasta la fecha en que se presentó la demanda que comprende la pretensión de caducidad;

- el titular de la marca podría, incluso, obviar la caducidad -de hecho- ya acaecida por el mero transcurso del tiempo si reanuda el uso real y efectivo de la marca;

- el uso de la marca ha de estimarse de buena fe, ya que ésta siempre se presume;

- no puede tenerse en cuenta el dato de relatividad del uso, puesto que el mismo por iniciativa propia se puede restringir a un ámbito geográfico determinado, sin que ello signifique una no utilización efectiva y real.

Evidentemente en el caso de autos, de la testifical depuesta en el acto de juicio, resulta la existencia de efectivas operaciones de venta, habiéndose indicado al respecto por D. Antonio Pérez Pérez que es usual referirse al producto con la denominación TRÊ; y bien entendido que al respecto no parece hábil que pueda decirse que solo se han depuesto dos testificales, pues:

- Solo podía la parte recurrir a pruebas orales hábiles a proponer en el acto de la audiencia previa habida cuenta que la había precluido la posibilidad de contestar a la demanda y por ende de verificar la aportación documental pertinente, en su caso, ex articulo 265 de la LEC.

- Las testificales no pueden pedirse en número indiscriminado en orden a salvar tal eventual objeción, y las dos rendidas en el juicio han sido rotundas en el sentido de la efectiva comercialización del producto de la demandada, con su signo distintivo.

En definitiva, no es baladí recordar la naturaleza de la acción que se sostiene, caducidad por no uso, y la respectiva posición que en el marco de la relación jurídico procesal esgrimen cada una de las partes, esto es, no estamos en el supuesto en que la -ahora- demandada pretende hacer valer un supuesto de notoriedad o renombre de la marca ( artículo 8 -en la redacción vigente al tiempo de la demanda- y consiguientemente, articulo 34, de la Ley de Marcas) frente a la adversa y denunciar un supuesto de confusión derivada del registro sobrevenido de la marca, sino que antes al contrario en ningún caso se mantiene tales supuestos sino que es la actora, que ha visto opuesto su registro en la EUIPO ante la existencia de la marca de la titularidad de la demandada la que acciona pretendiendo la caducidad de la misma (y despejando por ende su camino al registro).

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones, absolviéndose a la parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

CUARTO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte actora cuyas pretensiones resultan desestimadas, de conformidad con lo establecido en el vigente articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. García Carreño en la representación que ostenta de la entidad TRE DESIGN SP Z.O.O. debo absolver y absuelvo a la entidad demandada BARROCO CERÁMICA S.L. de las pretensiones deducidas en su contra, no habiendo lugar a la declaración de caducidad pretendida, todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciendoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.