Sentencia CIVIL Nº 922/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 2049/2018 de 02 de Julio de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 002049/2018
M
SENTENCIA NÚM.: 922/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON LUIS SELLER ROCA DE
TOGORES DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN
En Valencia a dos de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES, el presente rollo de apelación número 002049/2018,
dimanante de los autos de , promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre
partes, de una, como apelante a FLORES CORTES DON BENITO SL, representado por el Procurador de los
Tribunales don/ña MARIA JOSE JUAN BAIXAULI, y de otra, como apelados a Valentín y Víctor representado
por el Procurador de los Tribunales don/ña MARIA LUISA IZQUIERDO TORTOSA, en virtud del recurso de
apelación interpuesto por FLORES CORTES DON BENITO SL.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA en fecha 11 de junio de 2018 , contiene el siguiente FALLO: 'QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada de contrario, y en consecuencia proceden los siguientes pronunciamientos: 1) Declarar que la demandada FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L., por la comercialización de sus productos 'Jamonero Inox modelo corredera giratorio' y 'Jamonero Inox modelo C corredera' o con referencias: · Código 17823 'JAMONERO INOX MODELO C CORREDERA' · Código 17832 'JAMONERO INOX. MODELO CORREDERA GIRATORIO' · Código 17828 'JAMONERO INOX. CORREDERA GIRATORIO' · Código 17830 'JAMONERO INOX CORREDERA GIRATORIO' · Código 17829 'CONJUNTO JAMONERO GIRATORIO' · Código 17831 'JAMONERO INOX MODELO C - CORREDERA' · Código 17824 'JAMONERO INOX MODELO C CORREDERA' · Código 17827 'JAMONERO INOX CORREDERA GIRATORIO' O cualquier otro de similares características, están vulnerando e infringiendo los derechos que posee otorgados la demandante D. Valentín Y D. Víctor 2) Condenar a FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L., a cesar en la utilización, divulgación y explotación de los productos 'Jamonero Inox modelo corredera giratorio' y 'Jamonero Inox modelo C corredera' expresados en el apartado a) que vulneran los derechos de la parte española de la Patente Europea con número 1623661.

3) Condenar a FLORES CORTÉS DON BENITO S.L., a cesar en la utilización, divulgación y explotación de los productos 'Jamonero Inox modelo corredera giratorio' y 'Jamonero Inox modelo C corredera' expresados en el apartado a), así como cualquier otro de cualquier otra denominación que revele ser técnicamente idéntico o equivalente a los citados.

4) Embargar la totalidad de las existencias para la fabricación y los útiles específicos para esta explotación, también catálogos, para su precintado y posterior destrucción.

5) Declarar el derecho de D. Valentín Y D. Víctor a que FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L. le indemnice los daños y perjuicios causados por la comercialización de los productos infractores de la patente europea solicitada bajo el número 05381038.8, publicada en el boletín de patentes europeas bajo el número 1623661, validada y publicada en España validada en España bajo el nº ES2285669 por JAMONERO MULTIPOSICIONABLE, los daños y perjuicios causados, conforme a las previsiones del Art.

74-1 Ley 24/2015 , consistiendo la indemnización en el valor de la pérdida obtenida y de la ganancia que se haya dejado de obtener por el titular, calculándose ésta última, partiendo de las consecuencias económicas negativas, concretamente: a) Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor; y b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Estas cantidades se determinarán, una vez firme la presente resolución, por el trámite de los Arts. 712 y siguientes LEC , y siempre y cuando sea confirmados los pronunciamientos de condena.

6) Condenar a la demandada a que se publique el fallo de la presente sentencia, a su costa en un periódico de tirada nacional y, además, en al menos dos revistas relevantes especializadas en el sector de la hostelería.

7) Condenar a la demandada a que notifique de forma fehaciente la sentencia íntegra a su costa a todos los clientes-distribuidores a los que haya vendido los productores infractores de la patente europea solicitada bajo el número 05381038.8, publicada en el boletín de patentes europeas bajo el número 1623661, validada y publicada en bajo el número es 2285669.

8) Condenar a las costas de la demanda y reconvención a FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L..

Llévese el original de esta resolución al Libro de Sentencias Definitivas dejando testimonio de la misma en las actuaciones '

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por FLORES CORTES DON BENITO SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales, excepto los plazos para dictar sentencia debido a la complejidad del procedimiento.

Fundamentos

PRIMERO .- Por la representación procesal de la mercantil FLORES CORTÉS DON BENITO S.L. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Valencia en 11 de junio de 2018 , por la que se estima la demanda Valentín y don Víctor dirigida contra ella por infracción de patente, desestimando su reconvención pretendiendo la nulidad de aquella por falta de novedad y actividad inventiva.

La sentencia considera la validez de la patente europea validada en España con el Nº ES2285669 titularidad de los demandantes ha sido infringida por FLORES CORTÉS DON BENITO S.L. Condena a la entidad a cesar en la explotación de los productos infractores, a satisfacer indemnización que se determinarán por el trámite del art. 712 LEC , a hacer divulgación de la sentencia y al pago de las costas.

1. Se alza la demandada que ha visto rechazada su reconvención, impugnando: 1.1 Los fundamentos de derecho séptimo y octavo de la sentencia y alega error en la valoración de la prueba en orden a la validez de la patente de la actora infringiendo los artículos 102 en relación con los art.

6 y 8 de la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes .

Insiste en que, de acuerdo con los documentos del estado de la técnica aportados, está justificada la ausencia de novedad de las reivindicaciones 1ª a 6ª, y de actividad inventiva de las reivindicaciones 1ª a 11ª de la patente en cuestión ES2285669.

El error se denuncia en análisis frente a los documentos A2, A4 y A5.

La resolución basa erróneamente el método en el análisis gráfico. Error en proceder a la comparación característica a característica, debiendo de realizarse la comparación confrontando la reivindicación con todo el estado de la técnica.

La resolución no ha tenido en consideración la generalidad y ambigüedad de la reivindicación independiente puesta de manifiesto en el dictamen emitido por el perito sr. Gerardo (doc. 8 de la demanda reconvencional). Siendo así, abierta y general la descripción queda anticipada por una descripción particular.

Denuncia también la ausencia de evaluación en la sentencia del documento A5.

1.2 Insiste en el error en la valoración de la prueba, impugnando el fundamento jurídico décimo de la resolución, infringiendo la doctrina de la infracción por literalidad y equivalencia, al declarar la infracción de la patente a través de los modelos comercializados (según referencia del catálogo de la demandada 17823, 17824, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831 y 17832). Lo hace fundado en el dictamen pericial emitido por el Sr. Gerardo .

1.3 En relación con el fundamento jurídico duodécimo, denuncia infracción del art. 70 , 71, párrafo 1º, letra b ) y 72, párrafo 1 de la Ley 24/205 en relación con el art. 13 LEC . Excepción de falta de litisconsorcio activo rechazada por la resolución. La patente es explotada por AFINOX INTERNACIONAL QUALITY S.L. sin haberse acreditado la existencia de licencia de explotación ni título para ello (cita STS de 25 de junio de 2014 ) siendo esta la legitimada para reclamar daños y perjuicios.

1.4 Subsidiariamente al anterior motivo, infracción del art. 74.3 en relación con el art. 90 de la Ley de Patentes .

Al no constar autorización a la mercantil explotadora, la indemnización debe limitarse a los señalado en art. 74.3, regalía hipotética.

1.5 Impugnan el apartado 5 del fallo de la sentencia por infracción del art. 74.2 LPAT al fijar acumuladamente conceptos indemnizatorios (indemnización por beneficios dejados de percibir más regalía hipotética) excluyentes entre sí, alternativos, según la norma.

1.6 Impugnan el último inciso del apartado 5 del fallo de la sentencia por infracción del art. 219 y 399 LEC en relación con el art. 74.2 LPAT. No se ha fijado base alguna en la sentencia, ni en la demanda, con la que proceder a la cuantificación. Siendo, además, que la sentencia decide el criterio indemnizatorio ya que los demandantes habían señalado otro en su demanda.

1.7 Impugna el fundamento jurídico décimo tercero en relación con la imposición de costas, por infracción del art. 394 LEC .

2. se oponen los demandantes a cada una de las alegaciones del recurrente.

2.1 Sostiene la correcta valoración de la prueba, especial sobre la pericial del Sr. Gerardo a la que reprocha falta de objetividad al valorar la novedad y la actividad inventiva de la patente, sin que ninguno de los documentos aportados por la demandante en reconvención permita realizar el jamonero patentado por los actores. Desgrana en su escrito cada uno de los reproches que hace el apelante a la sentencia respecto de cada documento.

2.2 En relación con la denuncia del error en la valoración de la prueba en el fundamento de derecho décimo. Infracción por literalidad y equivalencia.

Pone de manifiesto el diferente criterio empleado por el Sr. Gerardo para desvirtuar la validez de la patente y para justificar la inexistencia de la infracción, incurriendo en contradicción. De manera exhaustiva contraargumenta las apreciaciones del apelante en relación con las diferencias de los elementos caracterizadores de la patente y los productos de la apelante: las dos barras, pieza central de fijación, reivindicación segunda (que se infringe por sí misma y por infringirse la primera, siendo las diferencias soluciones técnicas impuestas por la baja calidad del producto), reivindicación cuarta.

2.3 Sobre la explotación de la patente. Ausencia de infracción del art. 74 LPat, deduciéndose de él la legitimación del titular de la patente para obtener resarcimiento. Posibilidad de explotación a través de terceros (art. 90) como es el caso.

En relación con el litisconsorcio, inexistencia de norma que ampare las alegaciones del apelante.

Improcedencia de la sentencia citada por el apelante (343/2014 ).

2.4 Sobre la acreditación de la explotación de la patente. No fue negada esta en la contestación a la demanda, sino solo se dijo que se hacía a través de AFINOX. En cualquier caso, es notoria y justificada mediante documentos 12, 13 y 14).

2.5 En relación con la indemnización y acumulación de conceptos de daño emergente y lucro cesante.

No son excluyentes sin perjuicio de lo que se dilucide en ejecución de la sentencia.

2.6 Sobre las bases para cuantificar la indemnización. Se sostiene que la demanda en su fundamento de derecho cuarto titulaba: 'Indemnización. Fijación de la cuantía de las indemnizaciones en otro procedimiento judicial.'. Hacía citas de resoluciones de varias audiencias debiendo quedar los términos abiertos para la concreción de indemnización en ejecución de sentencia.

2.7 No concurre infracción del art. 394 LEC .

En fin, interesa que, con desestimación del recurso, sea confirmada la sentencia.



SEGUNDO.- El primero de los motivos de apelación tiene por finalidad hacer que triunfe la nulidad invocada mediante reconvención de la patente de la actora (Patente Europea N 05381038.8, nº de publicación 1623661, publicada en España Nº ES2285669, jamonero multiposicionable).

Claro está que el éxito de tal petición hará ociosa cualquier reflexión sobre la infracción que se denuncia por la actora.

Como resultado de la función revisora propia de esta alzada que es invocada por la apelante, examinada la prueba practicada en la primera instancia, se concluye que no hay atisbo en la decisión del magistrado de infracción de los art. 102 en relación con los art. 6 y 8 de la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes .

Se basa el apelante en el dictamen pericial aportado a su instancia, en el análisis dado por el el Sr.

Gerardo (doc 8.), frente a las valoraciones hechas en el dictamen emitido oír el Sr. Jose Ángel (aportado con la contestación a la reconvención). A este efecto, el art. 348 LEC señala'el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica' lo que se ha indicado por la jurisprudencia que son reglas 'que no se encuentran codificadas, estimándose por tales a las más elementales directrices de la lógica humana ( SSTS de 13 de febrero de 1990 , 29 de enero , 20 de febrero y 25 de noviembre de 1991 , 16 de marzo de 1999 , 15 abril 2003 y 30 de enero de 2013 entre otras muchas ). Son las reglas del raciocinio lógico ( SSTS de 13 mayo de 2008 , 15 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013 ). Se identifican con la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes ( STS 4 de marzo de 1994 ) o como dice la STS de 15 de julio de 1988 : '. . . estas normas se refieren a la lógica, que requiere un conocimiento y manejo de los datos de hecho y un encadenamiento entre los juicios que no lleve al absurdo, único límite conocido en la lógica jurídica que generalmente, no se mueve entre hechos conocidos con absoluta certeza'. SAP Coruña, sección 4ª, 10 de febrero de 2014 (ROJ: SAP C 234/2014 - ECLI:ES:APC:2014:234 La conclusión alcanzada es plenamente correcta en orden a la concurrencia de novedad de las reivindicaciones 1ª a 6ª, y de actividad inventiva de las reivindicaciones 1ª a 11ª de la patente que es titulada por los demandantes.

1. El primer error que se denuncia es el del análisis frente a los documentos A2, A4 y A5 en lo que se puede identificar como equivocado en la elección del método y en la valoración de la prueba.

Denuncia el apelante que la sentencia se limita a hacer una comparación gráfica, confrontando características una a una y no con el estado de la técnica.

Parte en su argumentación de que la sentencia no ha tenido en consideración la generalidad y ambigüedad de la reivindicación independiente puesta de manifiesto en el dictamen emitido por el perito sr.

Gerardo (doc. 8 de la demanda reconvencional). Siendo así, abierta y general la descripción queda anticipada por una descripción particular anterior, en particular por los documentos A2, A4 y A5.

No se comparte el principio. La descripción de la reivindicación primera de la patente de la demanda está perfectamente caracterizada atendiendo que la misma viene configurada por la propia descripción, completa en sí misma, y que se apoya en los dibujos y memoria descriptiva, sin que los modelos de utilidad presentados tengan cabida en esta.

Haciendo análisis de los documentos: A2. Modelo de utilidad ES1027158U. No se comparte la valoración efectuada por el perito Sr. Gerardo . Es correcta la sentencia al poner el énfasis en que el modelo de utilidad emplea un sistema de basculación de la pieza del jamón distinto al de la patente. No es un movimiento idéntico con diferencias funcionales importantes y no solo de diseño. Y esto no se funda únicamente en la comparación de los gráficos, sino de la propia descripción.

Es cierto que la sentencia incide en la comparación de los elementos aislados uno por uno, pero la conclusión la extrae de la valoración completa de una u otra.

Las aproximaciones que se contienen en el dictamen pericial del sr. Gerardo sobre los elementos caracterizadores de la patente (barras curvo cóncavas susceptibles de correr a lo largo de una única pieza de fijación) y el documento A2 son más voluntaristas que objetivas y fundadas. Queda desvirtuada por el dictamen pericial del demandante, emitida por el Sr. Jose Ángel que se advierte de mayor razonabilidad y coherencia.

La patente permite una basculación 'compensada' que no es posible en el documento A2 de manera obvia por su propia estructura y configuración.

La conclusión, que se comparte por esta sala, es la de que aquel documento ni anticipa ni hace obvia la solución dada por la patente que, como se dice, es radicalmente distinta por cuanto permite, mediante un mecanismo basado en unos principios de física distintos, con unos elementos caracterizadores distintos (varillas curvo-cóncavas que se desplazan, no telescópicas; una fijación con mecanismo de liberación), una maniobrabilidad mayor y más cómoda de la pieza.

A.4.Modelo de utilidad ES1030492U.

Mayor distancia se advierte respecto de este documento, y así lo advierte la sentencia, por cuanto no concurre la forma curvo-cóncava que es la que soluciona en la patente la basculación de la pieza de jamón sobre u soporte central sobre la que oscila. Nada se advierte en relación con ello en documento A4 que permite cierto movimiento (esa es su finalidad, como la de todos los modelos presentados) pero mucho más limitado, lineal y aparatoso en la manipulación.

Cabe reiterar aquí lo señalado para el documento A2.

A.5 Modelo de Utilidad ES1054947U. Se denuncia la ausencia de evaluación en la sentencia de este documento.

No es cierto que la sentencia no realice análisis al menos parcial de tal documento. En este caso aún es más difícil localizar las identidades que pretende la demandada. El esfuerzo sigue siendo vano por cuanto aquí, como en los otros dos documentos, no figura la pieza curvocóncava (por mucho que se empeñe el demando), esencial en la descripción y en el funcionamiento para que se desplace de manera oscilante sobre la fijación a la base única. La diferencia en su funcionamiento es absoluta.

Se reitera lo señalado en relación con el documento A2.

En suma, la valoración realizada por el magistrado de instancia acerca de la novedad y actividad inventiva que dota de legitimidad a la reivindicación primera, es absolutamente correcta. Declaración que se extiende al resto de reivindicaciones dependientes de la primera.



TERCERO.- En el segundo motivo de apelación se impugna el fundamento jurídico décimo de la resolución que sustenta la infracción denunciada contra FLORES CORTÉS DON BENITO S.L., por contravenir la doctrina de la infracción por literalidad y equivalencia.

Recuérdese que la sentencia considera que los modelos comercializados por la demandada (según referencia del catálogo de la demandada 17823, 17824, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831 y 17832) infringen la patente de la actora.

En este extremo, el apelante otorga plena autoridad al dictamen emitido por el perito Sr. Gerardo , que no comparte el magistrado de instancia y tampoco lo hace esta sala.

Así, la sustitución de una barra curvocóncava caracterizadora de la patente (sin indicar si es circular o plana), por una plana en los jamoneros de la demandada, entra dentro de la misma literalidad y sigue cumpliendo la misma función (precisamente que sea curvocóncava le permite 'correr a lo largo de la pieza de fijación).

Lo mismo cabe decir de la fijación. En este caso, puede cuestionarse la infracción por literalidad (que ya se ha dicho que se rechaza), pero de ningún modo por equivalencia. Se puede decir que la demandada ha optado por aplicar la patente de la actora empleando una solución a base de elementos planos (en barra y fijación) en vez de redondeados, lo que le obliga a variar (parcialmente) el sistema de fijación (obvio) para poder cumplir su función de ajuste.

En cualquier caso, la infracción se produce por equivalencia pues se cumple exactamente la misma función. No altera el funcionamiento, resulta obvio, y es evidente que la sujeción a los elementos caracterizadores es esencial. Ello sin necesidad de entrar en cuestiones propias de acabados, estabilidad, fortaleza, dificultad de limpieza del jamonero y las supuestas mejoras del producto.

En este extremo, es donde el dictamen emitido por el Sr. Gerardo denota mayor inconsistencia, pues no pueden afirmarse las anticipaciones y la ausencia de actividad inventiva con los documentos señalados en el fundamento anterior (que se han desechado) y sostener al mismo tiempo la ausencia de infracción por literalidad o, al menos, por equivalencia en relación con los modelos comercializados por la demandada. Tal cambio de perspectiva resulta difícil de asumir en un mismo dictamen pericial y compromete sus conclusiones.

Se confirma la infracción declarada.



CUARTO.- Impugnación del fundamento jurídico duodécimo.

1. Infracción del art. 70 , 71, párrafo 1º, letra b ) y 72, párrafo 1 de la Ley 24/2015 en relación con el art.

13 LEC . Excepción de falta de litisconsorcio activo rechazada por la resolución.

Está fuera de toda duda que la legitimación activa para instar la declaración de la infracción, así como para reclamar la reparación de los perjuicios causados por esta corresponde al titular de la patente. Ello con independencia de que esta sea explotada por él mismo o por tercero. Así se deduce de la literalidad el art.

70 y 71. 1º b) L.Pat. por cuanto se identifica al 'titular' como legitimado, entre otras, para solicitar los daños y perjuicios sufridos.

El hecho de que la patente sea explotada por la mercantil AFINOX INTERNACIONAL QUALITY S.L. (siendo participada al cien por cien por los demandantes titulares), haya o no licencia formal para su explotación, no puede suponer la exclusión de legitimación activa ni la existencia de un supuesto litisconsorcio activo necesario. La sentencia citada al respecto, de STS de 25 de junio de 2014 señala un supuesto diverso al presente, siendo la entidad que lleva a cabo la explotación, la filial, la que demandada en ausencia del titular de la patente.

2. Subsidiariamente a lo anterior, se reclama que, al no constar autorización a la mercantil explotadora AFINOX, (conforme al art. 90 L.Pat) la indemnización que proceda debe limitarse a los señalado en art. 74.3, regalía hipotética.

Se señala que el artículo 90 L.Pat. establece el deber de explotación de la patente: 'El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español'.

Lo que señala el art. 74.3 L. Pat es que, 'Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90,la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior' (art. 74.2 b) ' Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento'.

En honor a la verdad, el demandado, al contestar, no hizo referencia expresa los criterios previstos por la actora para fijar la indemnización y se centró en el cuestionamiento de la existencia de litisconsorcio activo, que lleva implícito reconocer legitimación a AFINOX.

Ahora bien, también hizo cuestión de la existencia de licencia cuando, a renglón seguido:' Además, tampoco se acredita, por la información contenida en el documento 3 de al demanda, que la citada mercantil tenga atribuida licencia de explotación alguna, por lo que esta parte rechaza, hasta tanto no sea debidamente constatado, que la citada persona jurídica pudiese ser la comercializadora y, por ende, la que ostenta el derecho a ser resarcida de los supuestos daños y perjuicios ocasionados por la actividad mercantil de su mandante en la comercialización de sus productos jamoneros' (último párrafo de Hecho segundo).

Sin embargo, ello tampoco es suficiente para no considerar que lo que se trae a esta alzada es una cuestión nueva, no alegada en la instancia ya que la alegación se hizo a los efectos de legitimación para accionar (reclamar tal mercantil indemnización) prevista en art.117 L.Pat. (antiguo124 L.Pat. de 1986).

2. Impugnación del apartado 5 del fallo de la sentencia por infracción del art. 74.2 L.Pat. al fijar acumuladamente conceptos indemnizatorios (indemnización por beneficios dejados de percibir más regalía hipotética) excluyentes entre sí, alternativos, según la norma.

Acudiendo a la petición indemnizatoria la actora reclama dos indemnizaciones por: i) ganancias dejadas de obtener; ii) beneficios brutos de la demandada obtenidos en la explotación. Para la primera de las indemnizaciones, propone cualquiera de las alternativas del art. 65 L.Pat. (art. 74 actual), a al que añade el 'beneficio Bruto' como parte de la primera de las indemnizaciones. Página 61 de la demanda.

Vaya por delante que la petición que se hace en el propio suplico es deficiente por cuanto hubiera exigido una fundamentación jurídica oportunamente ubicada (no en el suplico) y una claridad que no se advierte (ya que se alude al art. 65 L.Pat. y a tres conceptos diversos).

El tribunal Supremo explica el funcionamiento de las reglas indemnizatorias de la Ley de Patentes de 1986 (art. 63 , 64 y 65 ) que coinciden con los actuales 71 y 74 en lo que nos interesa, en la Sentencia de 3 de mayo de 2017 ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653: ' La Ley de Patentes de 1986 distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios del art. 64 (criterios de imputación), y el cálculo de la indemnización del art. 66. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la doctrina expuesta sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

No obstante, el contenido de las reglas de cálculo pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina 'indemnización de daños y perjuicios' trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 66 LP, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida (art. 66.2.b LP).

Además, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art.

66 LP, muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la patente, no debe venir determinado necesariamente por que se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se ha puesto en evidencia que la infracción ha deparado un 'perjuicio' para el titular de la patente, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 66.2 LP, aunque lo que se compense no responda al concreto perjuicio sufrido con la infracción.'.

Difícil encaje tenía la petición con esta doctrina pese a que el propio Tribunal Supremo, en alguna resolución había sugerido a efectos indemnizatorios en materia de propiedad industrial la posibilidad de adicionar el concepto de enriquecimiento injusto STS de 31 de mayo de 2011 (ROJ: STS 3148/2011 - ECLI:ES:TS:2011:3148 , circunstancia que, en cualquier caso, no ha sido invocada expresamente en la demanda.

Tampoco cabe invocar, para la acumulación pretendida, las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona citadas, especialmente la segunda de 14 de julio de 2016 que plantea los criterios cuantificativos de manera subsidiaria.

En fin, seguramente fruto de tal equívoca, incompleta e indebida petición, la sentencia también contiene un fallo (difícil de encajar tampoco en la doctrina expuesta) en el que declara el derecho a ser indemnizados por la actora, conforme al art. 74.1 LPat, 'consistiendo la indemnización en el valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que se haya dejado de obtener por el titular, calculándose esta última, partiendo de las consecuencias económicas negativas, concretamente: a) Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor; y b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.' Tal fallo no se compadece con la alternatividad que exige la norma conforme al art. 74 L. Pat. ni con lo suplicado en la demanda que, en cualquier caso, se hacía de manera alternativa ('alguno de los tres criterios').

Así las cosas, no siendo impugnada la sentencia por la demandante, sino solo por el declarado infractor, debe fijarse como indemnización por daños y perjuicios (que incluye la pérdida sufrida y la ganancia dejada de percibir), como alternativa a elección del perjudicado, uno de los dos conceptos propuestos por el art. 74.2 L.Pat.

3. En relación con el último inciso del apartado 5 del fallo de la sentencia por infracción del art. 219 y 399 LEC en relación con el art. 74.5 L. Pat. Ello por no haberse fijado base alguna en la sentencia, ni en la demanda, con la que proceder a la cuantificación. Decisión del juzgador en orden a la elección del criterio indemnizatorio, no conforme con el art.74 L.Pat.

Ya se ha señalado en el número anterior la incongruencia que denota la sentencia en este fallo indemnizatorio y se concuerda con el apelante.

Ahora bien, en relación en orden a la ausencia de bases. Es cierto que el art. 74.5 L.Pat señala de manera novedosa que 'Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil'.

No puede colegirse de esta remisión al procedimiento descrito en art. 712 LEC , que deba descartar se la alternativa para el reclamante de seguir acudiendo a la vía del art. 219.3 LEC , que no exige la fijación de bases para la indemnización que se habría de fijar en un segundo pleito declarativo y plenario. Es precisamente en ese procedimiento en el que está pensando el demandante y lo expresa en su suplico cuando señala que la 'determinación se hará en un futuro procedimiento declarativo'. Cierto es que para el demandado también pasa desapercibida esta circunstancia en su contestación.

Es la sentencia de instancia la que reconduce la petición al cauce que establece ahora la norma (si se desea diferir la cuantificación) al procedimiento liquidativo de daños y perjuicios que establece el art. 712 LEC .

Así las cosas, lleva razón el apelante al advertir que el art. 74.5 L.Pat, es meridianamente claro al exigir que la sentencia fije bases para la cuantificación posterior (que necesariamente deberán ser propuestas por la instante en virtud del principio de rogación que se impone).

Ni la sentencia ni la demandante lo hace en su escrito inicial pues, de ningún modo puede equipararse el término 'base' con los criterios establecidos en el art. 74.2 al citarse ambos conceptos en la misma frase como diversos: ' de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia'.

Esta circunstancia ya de por sí, debería llevarnos a corregir el fallo de la sentencia eliminando tal párrafo por incongruente, por no haber interesado y, sobre todo, porque si el magistrado decide asignar la vía del art. 712 LEC para proceder a la cuantificación de la indemnización, debería haber fijado las bases que son precisas y exigidas por la norma. No lo ha hecho y tal remisión es incompleta y de imposible resultado.

Ahora bien, hay un motivo adicional que nos lleva a excluir tal párrafo. Este no es otro que tal procedimiento se desarrolla en ejecución de la sentencia. Así se infiere de la propia naturaleza de la norma, ejecución que exige un pronunciamiento condenatorio, no mero declarativo del derecho a ser indemnizado.

La demanda solicita, pero la sentencia no establece, condena a la demandada a indemnizar a la actora.

La sentencia, en el punto 5) del fallo, declara el derecho de los demandantes a ser indemnizados, sin expresa condena a indemnizar que permita ejecución ni remisión a un procedimiento declarativo ( art. 219.3 LEC ).

Si a todo ello unimos que el demandante, apelado, no insiste en su petición inicial de remisión a procedimiento declarativo, confundiendo el término 'criterio' con 'base' (art. 74.5 L.Pat.), llegamos a la conclusión de que sólo el apelante se ha percatado del alcance del art. 74.5 L.Pat y del conflicto que genera este espontáneo fallo.

Y es que, esta sala, debe estimar en parte este motivo de oposición en el sentido de que el último párrafo del apartado 5) del fallo debe eliminarse en la medida en se incorpora espontáneamente por el magistrado sin fijar bases que hagan eficaz en su día eficaz la liquidación por el cauce del art. 712 LEC .

Pero no puede obviar que tal apartado (5)) principia haciendo un pronunciamiento declarativo del derecho de los demandantes a ser indemnizados conforme a derecho. Este pronunciamiento es jurídicamente oportuno (con las matizaciones señaladas en el apartado anterior por esta resolución).

Siendo así, resulta patente además que la sentencia no hace expresamente un pronunciamiento de condena, que es solicitado en la demanda y que es previsto en el art. 219.3 LEC (con reserva), que debe completarse ya que es claro que es la voluntad manifestada de la parte y viene implícito en el propio fallo.



QUINTO .- Consecuentemente a la estimación parcial del recurso que se dará, se confirma la desestimación de la demanda reconvencional ( se completará esta omisión del fallo), con condena en costas al demandado conforme al art. 394 LEC y el principio del vencimiento.

En relación con la demanda principal, y siendo rechazada parcialmente (en relación con los criterios indemnizatorios pretendidos acumuladamente), no procede efectuar condena en costas.



SEXTO.- De acuerdo con ello, conforme al art. 398 LEC , no procede efectuar condena en costas en esta segunda instancia, acordando la devolución del depósito constituido Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de FLORES CORTÉS DON BENITO S.L. contra la sentencia de fecha 11 de junio de 2018 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, en Juicio Ordinario 634/2017, y, estimando parcialmente la demanda principal y desestimando íntegramente la reconvención, la revocamos en los siguientes extremos: 1º En el apartado 5) del fallo se sustituye la frase que reza: '... consistiendo la indemnización en el valor de la pérdida obtenida y de la ganancia que se haya dejado de obtener por el titular, calculándose esta última, pariendo de las consecuencias económicas negativas...', Por la siguiente: '... consistiendo la indemnización en el valor de la pérdida obtenida y de la ganancia que se haya dejado de obtener por el titular, aplicando a elección del beneficiario uno de estos dos criterios establecidos en art.

74.2 LPat.:' 2º Se elimina el último párrafo apartado 5) del fallo atinente a la remisión al procedimiento previsto en art.

712 y siguientes LEC ; y CONDENAMOS al demando al abono de la indemnización que resulte cuantificada en base a uno de tales criterios en un procedimiento declarativo posterior.

3º No procede hacer declaración sobre costas en relación a la demanda, y sí a la mercantil que ha visto rechazada su reconvención.

No se efectúa condena en costas causadas en la alzada, y se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.