Sentencia Civil Nº 94/2015, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 2, Rec 273/2013 de 23 de Marzo de 2015

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

MADRID

SENTENCIA: 00094/2015

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 273 /2013

En MADRID, a veintitres de marzo de dos mil quince.

El Sr. D. ANDRES SANCHEZ MAGRO, MAGISTRADO-JUEZ de lo Mercantil nº 2 de MADRID y su Partido, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 273 /2013 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante FOTOPRIX, S.A. con Procurador D. JOSE LUIS BARRAGUES FERNANDEZ y Letrado D. JORDI SOLANS AGUADO, y de otra como demandado/a GOOGLE SPAIN, S.L., GOOGLE IRELAND, LTD , GOOGLE INC con Procurador/a D/ña. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA y Letrado Sr/a. D/ña. Maria Carolina Pina Sánchez y Maria Magdalena Costales Morgado ,sobre competencia desleal, y,

Antecedentes

PRIMERO.-Por la parte actora se formuló demanda en la que, tras la exposición de los hechos y fundamentos que estimó aplicables, formuló su pretensión en la forma reflejada en el aludido documento.

SEGUNDO.-Admitida a trámite, se emplazó a la parte demadada, quien se personó en autos contestando, oponiéndose, formulando reconvención frente a la demandante y solicitando la anotación preventiva de la demanda reconvencional en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Previos los trámite legales pertinentes la reconvención fue admitida a trámite por auto de fecha 23/01/14.

Señalada la audiencia previa y acordada la anotación de la demanda reconvencional por providencia de fecha 27/03/14, se celebró la misma donde se propuso y admitió prueba, celebrándose el juicio en el día señalado al efecto en el que tras la práctica de las admitidas, ambas partes informaron oralmente en apoyo de sus respectivas pretensiones. Todo ello del modo en que quedó reflejado en el soporte audiovisual incorporado a las actuaciones.

TERCERO.-En la tramitación del presente observado las prescripciones legales salvo la relativa al plazo para el dictado de la presente resolución en vista de la sobrecarga de trabajo que pesa sobre éste órgano judicial.

Fundamentos

PRIMERO.-La demandante FOTOPRIX, S.A. ejercita en los presentes autos las acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal, para obtener la declaración de que la comercialización que han efectuado las demandadas en Internet del término Fotolibro, como palabra clave de búsqueda de anuncios en las páginas de Google, infringe los derechos de propiedad industrial de la actora, derivada de la propiedad de sus marcas, y en consecuencia se ha realizado en competencia desleal, solicitando la condena a una indemnización por ello.

La entidad actora es una empresa que tiene como objeto social la venta y revelado de material fotográfico. Cuenta con 235 establecimientos en toda España, entre propios y franquicias. Señala que tiene registrada a su nombre la marca numero 2643454 FOTOLIBRO en clase 16 para fotografía, álbumes, papel, cartón, productos de imprenta, catálogos, revistas, prospectos, publicaciones, libros, libretas, tarjetas, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, adhesivos para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza, (excepto aparatos) materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés; y en clase 38 para servicios de acceso a una red informática mundial, comunicaciones por terminales de ordenador, transmisión de mensajes y de imágenes asistido por ordenador, radiotelefonía móvil. Fue solicitada el día 16 de marzo de 2005 y concedida el día 26 de agosto del mismo año.

Añade que también tiene registrada la marca nacional numero 2673275 FOTOLIBRO en clase 35, para servicios de abastecimiento para terceros de productos y servicios relacionados con la fotografía, las artes gráficas, papelería, óptica, telefonía, informática, registro, transmisión, almacenamiento y reproducción de datos, textos, sonido e imágenes, servicios de venta al por menor en establecimientos comerciales, servicios de venta a través de redes informáticas mundiales, servicios de publicidad, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario, (folletos prospectos, muestras), compilación de datos en un ordenador central, organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, reproducción de documentos, gestión de negocios comerciales, dirección de establecimientos comerciales en régimen de franquicia, tratamiento de textos, transcripción de comunicaciones, importación y exportación. Fue solicitada el día 26 de septiembre de 2005.

Señala la demandante que Google ha establecido un proceso automatizado para la elección de palabras clave y la creación de anuncios, los anunciantes escriben las palabras clave, redactan el mensaje comercial e introducen el enlace con su sitio web. Como parte del proceso de contratación de anuncios, Google facilita a sus clientes información sobre el número de búsquedas efectuadas por los usuarios de Internet con una palabra concreta, así como palabras clave relacionadas con ella y toda una serie de consejos dirigidos a que el cliente pueda obtener un mejor rendimiento de sus anuncios. Con dicha información, los anunciantes obtienen un criterio para que sus anuncios y webs alcancen una posición prioritaria y un mayor número de visitas. Que el empleo de dichas palabras se realiza en fraude de los derechos de propiedad industrial de los titulares de marcas registradas coincidentes o semejantes con las palabras clave, como sucede en el caso de Fotolibro, pues con ella se enlaza con anuncios y sitios web en los que se ofrecen productos y servicios protegidos por la marca en cuestión. Que la actora paga a Google por el servicio, para que publique el anuncio en sus páginas, pero Google ofrece el mismo servicio a terceros, que entran en directa competencia con la actividad de la demandante, publicando sus anuncios con una palabra clave coincidente.

Añade que Google interviene activamente en la toma de decisión de sus clientes, ya que, aparte de ceder sus páginas para que los clientes inserten el anuncio, propone y aconseja al cliente las palabras clave más adecuadas para que las utilice en sus grupos de anuncios. Que el servicio AdWords no es una actividad de almacenamiento y publicación objetiva de datos, sino de tratamiento y utilización de los mismos para una finalidad comercial organizada por Google. De este modo, la responsabilidad recae sobre Google, que es quien organiza el posicionamiento de sus clientes con criterios empresariales de obtención de una ganancia económica, precisamente, con base en palabras clave cuya potencial efectividad analiza, propone y sugiere.

Entiende que Google, a través de la denominada 'Herramienta de orientación contextual', da a conocer a cualquiera que lo desee, las palabras clave que Google considera relevantes, en relación a una búsqueda, como 'fotolibro'. Lo que ocurre es que Góogle hace pública una información que debería tratar confidencialmente, por haberla obtenido de una relación comercial con sus clientes, en este caso 'Fotoprix', sino que sugiere nombres de grupo de anuncios, en la expresión literal empleada en su herramienta, aconseja el empleo de palabras clave para añadirlas a cada uno de los nuevos grupos y propone un precio competitivo a nuevos clientes que quieran competir con los anteriores. De esta forma, puede afirmarse que la actuación de Google es desleal al divulgar una información de gestión interna que obtiene a través de datos objetivos, como son el número de búsquedas de usuarios de Internet, pero también de una información subjetiva obtenida a través de una relación comercial con sus clientes, pervirtiéndose la finalidad del objeto propio del contrato publicitario en AdWords, que no es otro que posicionar el anuncio confiado por el cliente en un lugar prioritario.

En definitiva, se considera que se recopila de sus clientes los precios ofertados y se ofrecen a otros, para que pujen en contra, es decir, se venden esos datos a otra empresa que quiere competir. En cualquier caso, lo que no hace es decirle a este segundo que los datos son de otro de sus clientes, que tiene su marca comercial registrada con esa key word. Así mismo, se considera que se rompe el compromiso confidencialidad suscrito en el contrato.

SEGUNDO.-La representación de Google contesta la demanda y formula reconvención contra la misma, por nulidad y caducidad de las marcas 'Fotolibro'.

Señala la parte demandada que las acciones por competencia desleal no pueden prosperar en el presente caso porque Google no compite en el mercado con Fotoprix, fallando el requisito básico de aplicación de la normativa de competencia desleal.

Que no es cierto que Google utilice información confidencial de Fotoprix para hacer sugerencias de palabras clave que coincidían con su marca. La información que utilizaba Google en el marco de la Herramienta no era información obtenida de cuentas de anunciantes, ni era información privada o reservada, sino que era obtenida de los rastreos que Google hace con su avanzada tecnología semántica de las palabras webs de terceros que forman parte del programa AdSense o Google Display Networdk. Que la Herramienta era un mero software autogestionable pro los anunciantes que les permitía conocer qué palabras clave podían elegir para que sus anuncios se mostrasen en páginas de terceros relacionadas con el tema del anuncio. Que las Key words no pueden ser monopolizadas por nadie, sean marcas registradas o no, no siendo ilícito ofrecer Key words para mejorar el posicionamiento de varios anunciantes por sector de mercado, antes al contrario, los mismos sirven para fomentar la sana competencia entre anunciantes, siendo utilizadas por otros buscadores como Yahoo o Bing.

En cualquier caso, de conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google actúa en la prestación de su servicio AdWords como mero intermediario. Son los anunciantes quienes seleccionan la palabra clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio web. Así, Google se beneficia de la exclusión de responsabilidad especialmente prevista para los servicios de alojamiento y motor de búsqueda, tal y como se regula en los artículos 16 y 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico .

En cuanto a su demanda reconvencional, ejercita la acción de nulidad parcial de las marcas españolas nº 2.643.454 y 2.675.275 en relación con los productos y servicios que designan fotolibros y álbumes, por entender que la expresión 'Fotolibro' tiene un incontestable carácter genérico y descriptivo. Así mismo, se solicita la caducidad por falta de uso, respecto del resto de productos y servicios porque no se ha encontrado prueba alguna de su uso, correspondiendo la carga del uso de sus productos a Fotoprix, de conformidad con el art. 58 de la Ley de Marcas .

Por otro lado, esgrime la excepción de falta de legitimación pasiva de Google Spain y de Google Inc, al entender que la sociedad que presta el servicio de AdWords para España es Google Irlanda, no teniendo las otras dos codemandadas legitimación pasiva en el presente procedimiento. También considera que la acción estaría prescrita, al haber transcurrido más de un año, según establece el art. 35 de la Ley.

TERCERO.-Analizadas las posiciones de las partes, debemos entrar a resolver lo planteado por las partes, comenzando con el análisis de los hechos impeditivos de la prosperabilidad de la demanda alegados en forma de excepciones por la demandada.

En cuanto a la prescripción alegada, la mima no puede prosperar, al tratarse de un acto continuado, que no ha finalizado, de conformidad con lo establecido por el Tribunal Supremo. Así lo establece la Sala Primera, de lo Civil, en su sentencia de 21 de Enero de 2010, rec. 1180/2005 (LA LEY 1010/2010):

La aplicación del art. 21 LCD no suscita especiales dificultades, respecto del cómputo de los plazos prescriptivos y excluyentes que establece, cuando se trata de actos aislados -plenamente individualizados-, ni prácticamente tampoco cuando, aún habiendo pluralidad de actos, éstos se repiten en el tiempo con carácter discontinuo o intermitente, de modo que es apreciable fraccionamiento entre las conductas ilícitas. El problema se plantea en relación con actos de tractu sucesivo continuo, consistentes, bien en una actuación continuada, con unidad de acción, o en una actuación permanente, y que persiste al tiempo de la demanda. Para un primer criterio, el cómputo -'dies a quo'- debe comenzar en los momentos a que se refiere el precepto, con independencia del carácter instantáneo o duradero del acto de competencia desleal, es decir, desde que pudieron ejercitarse las acciones, siempre que se tuviere conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal -plazo de un año-, o en otro caso desde que se realizó el acto inicial -plazo de tres años-. Para otro modo de pensar, el tiempo no empieza a correr, cuando se trata de actos duraderos, mientras permanezca la conducta ¡lícita. Se exige estar a la producción del resultado o cese del acto ilícito, de manera que el plazo no corre mientras la situación jurídica no se restablezca.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, la misma no puede prosperar, por cuanto que toda la información y publicidad del producto se hace bajo marca Google de forma genérica, con un teléfono de ámbito nacional (por todos, véase el documento nº 18 de los aportados con la demanda). Además, todas las demandadas forman parte de un mismo grupo, Google Inc, según se establece en la Memoria de las cuentas que tiene presentada. Google Spain está controlada por la misma, existiendo una unidad económica.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, consideramos que asiste la razón a la parte demandada, en cuanto que es cierto que en la demanda se alude continuamente a la infracción de los términos en los que se presta el servicio Adwords por Google. Así, por ejemplo en la página 10 de la demanda se señala que ' lo determinante es que Google, de acuerdo con el servicio contratado por el cliente, aplica la palabra clave a la promoción de productos y servicios en el mercado internacional'. Alude también a que, como parte del proceso de contratación de anuncios, Google

facilita a sus clientes información sobre el número de búsquedas efectuadas por los usuarios de Internet con una palabra concreta, así como palabras clave relacionadas con ella y toda una serie de consejos dirigidos a que el cliente pueda obtener un mejor rendimiento de sus anuncios. Se señala, incluso en fase de conclusiones, que por Google se rompe el compromiso confidencialidad suscrito en el contrato con la parte actora. Es decir, a lo largo de la demanda se alude al proceso de contratación y a las consecuencias de ésta para fundamentar la demanda.

No se trata en la demanda de reclamar la prohibición de los actos de competencia desleal realizados por Google, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad. En este sentido, la Ley de Competencia Desleal establece en su ámbito objetivo, en su artículo 2, que los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. El objeto de la Ley es analizar situaciones en las que se realicen actos finalidad concurrencial, pero cuando se revelen objetivamente idóneos para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. En el caso que nos ocupa Google no compite en el mercado con Fotoprix, por lo que no puede atenderse una reclamación basada en tal norma.

Del mismo modo, no consideramos que nos encontramos ante una infracción del derecho de marca de la parte actora, la misma, en cualquier caso se produciría por los anunciantes, como en el caso (alegado por la demandante en fase de conclusiones) de la sentencia dictada por el Tribunal de Marca Comunitaria, de 3 de Abril de 2014, rec. 33/2014 (LA LEY 59647/2014)

Google, en el caso planteado, no es más que una sociedad que prestaba una herramienta, un software autogestionable por los anunciantes, que les permitía conocer qué palabras clave podían elegir para que sus anuncios se mostrasen en páginas de terceros relacionadas con el tema del anuncio. Son los anunciantes quienes seleccionan la palabra clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio web. Además, Google se beneficia de la exclusión de responsabilidad especialmente prevista para los servicios de alojamiento y motor de búsqueda, tal y como se regula en los artículos 16 y 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico .

Por todo ello, consideramos que la acción correcta a plantear hubiera sido la ejercitada por infracción del contrato de Adwords suscrito, exgrimiendo las acciones de incumplimiento contractual que considerase.

QUINTO.-Expuesto cuanto antecede, desestimada la demanda, por considerarse que no era correcta la acción marcaria ejercitada, no puede entrarse a analizar una demanda reconvencional basada precisamente en el derecho de marcas, por cuanto desaparecida la conexión necesaria entre demanda y reconvención, no puede sostenerse la segunda, una vez que se ha predicado de la primera su improcedencia.

En este sentido consideramos, en cualquier caso, dudosa la legitimación activa de la propia demandante reconvencional. Por la misma razón alegada anteriormente, esto es, igual que Google no puede ser objeto de una acción marcaria por cuanto que ella no realiza los actos discutidos, sino los anunciantes, serían éstos, como titulares de marcas que entrasen en colisión con la de la demandante principal, quienes podrían ejercitar acción de nulidad de la misma, y no terceros como Google. En este sentido, como señala, a título de ejemplo, el artículo 52 de la Ley de Marcas , cuando se habla de causas de nulidad relativa, se prevé que sea un titular de derecho marcario quien ejercite las acciones, titular que ejercita la acción por entrar su marca en conflicto con la del otro. Ese supuesto no se produce en Google.

SEXTA.-La desestimación de la demanda y de la reconvención, conlleva la imposición de costas a la parte actora y a la parte demandante reconvencional, de conformidad con el art. 394.1 de la LEC .

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que, se desestima la demanda formulada por FOTOPRIX, S.A., desestimando igualmente la demanda reconvencional formulada por GOOGLE IRELAND, LTD, GOOGLE INC, y GOOGLE SPAIN, S.L.Dª.

Se condena en costas a la parte actora, así como a la demandante reconvencional.

Póngase en conocimiento de la oficina de Española de Patentes y Marcas el contenido de la presente resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Líbrese testimonio de la presente resolución, la cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, pudiendo interponer contra ella recurso de apelación en el plazo de veinte dias para ante la Audiencia Provincial de Madrid.

PUBLICACION.Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr/a. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en MADRID .