Sentencia CIVIL Nº 94/2022, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 547/2020 de 01 de Septiembre de 2022

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 547-2020

Asunto: Sangrías

SENTENCIA N.º 94/2022

En Alicante, a 1 de septiembre de 2022.

Vistos por mí, don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con n.º 547/2020, en el que es parte demandante la entidad mercantil Colmado Casa Lola S.L.representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Bonastre Hernandez, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; y parte demandada la entidad mercantil Barcelona Brands Sl;representada por la Procuradora de los Tribunales Don Daniel Dabrowski Pernas, y asistidas por el Letrado Doña Antonia Torrente Tomás; habiendo versado el presente procedimiento sobre INFRACCIÓN MARCARIA, NULIDAD POR MALA FE, NULIDAD MARCARIA y COMPETENCIA DESLEAL dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 31/7/2020 , la entidad mercantil Colmado Casa Lola S.L.representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Bonastre Hernandez, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantil Barcelona Brands Sl

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad demandada mediante escrito presentado en este Juzgado el 6/4/2021.

TERCERO.- El día 14 de junio de 2021 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos. Citadas las partes a la vista, la misma se llevó a cabo el día 5 de julio de 2022 donde se practicó la prueba propuesta y admitida en su día. Formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente. Al mismo tiempo, se ha producido un retraso dada la suspensión de actuaciones procesales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siendo necesario reajustar la agenda del presente juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- Posiciones de las partes.

I. Colmado Casa Lola.

A. Títulos de propiedad industrial.

a) MARCA EUROPEA nº 1172687 'LOLEA', figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013 y en vigor para clase 33.

b) MARCA ESPAÑOLA nº 3.066.702 'LOLEA', denominativa, solicitada el 08/03/2013 y registrada para la clase 33

c)

MARCA ESPAÑOLA nº 3.084.871, mixta, 'LOLEA' solicitada el 22/07/2013 y registrada para la clase 33.

d) NOMBRE COMERCIAL ESPAÑOL nº 0390503 'COLMADO CASA LOLA', solicitado el 23/10/2018 y en vigor, entre otras, para clase 33

Todas las marcas identificadas han sido registradas para la clase 33 (Niza). Clase 33: Bebidas alcohólicas excepto cervezas.

B. Acciones ejercitadas.

La parte actora terminaba solicitando que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:

i. Acciones declarativas:

a) acción de infracción de marcas renombradas y nombre comercial.

b) Acciones de nulidad:

a. Acción de nulidad de la marca nacional nº 3.659.798 'LOLA MOLA' por mala fe registral, prevista en el artículo 51 de la Ley de Marcas 17/2001.

b. SUBSIDIARIAMENTE a la anterior, acción de NULIDAD DE LA MARCA NACIONAL nº 3.659.798 'LOLA MOLA' por riesgo de confusión y afectación al renombre de las siguientes marcas renombradas, según lo previsto en los artículos 8 y /o 6.1.b) en relación con el art. 52 de la Ley 17/2001 de Marcas :

i. MARCA EUROPEA nº 1172687 'LOLEA' solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013 y en vigor para clase 33.

ii. MARCA ESPAÑOLA nº 3.066.702 'LOLEA', solicitada el 08/03/2013 y registrada para la clase 33 y

iii. MARCA ESPAÑOLA nº 3.084.871 'LOLEA' solicitada el 22/07/2013 y registrada para la clase 33.

c. MÁS SUBSIDIARIAMENTE, acción de NULIDAD DE LA MARCA NACIONAL nº 3.659.798 'LOLA MOLA' por incompatibilidad con la denominacion social previa COLMADO CASA LOLA SL, conforme al artículo 9 en relación con el art. 52 de la Ley 17/2001 de Marcas .

c) Acciones de COMPETENCIA DESLEALcontempladas en los artículos 4 , 6 , 11.3 y 12 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal .

ii. Acciones de condena.

* estar y pasar por las anteriores declaraciones.

i. A cesar en los actos infractores y/o desleales denunciados

ii. Especialmente, a cesar en el uso de la marca LOLA MOLA en cualquier soporte y medio (on/off line), asi como a retirar y remover dichos usos del mercado, incluyendo el nombre de dominio www.sangrialolamola.com y los perfiles en Redes Sociales.

iii. A la cancelación registral de la marca nacional nº 3.659.798 'LOLA MOLA'.

iv. A indemnizar a mi mandante de los daños y perjucios ocasionados, indemnización que ha de determinarse conforme a las pautas ofrecidas en el presente escrito. Dicha indemnización ha de calcularse hasta el momento del cese de la conducta infractora y/o desleal.

II. Lola Mola

a. Títulos de propiedad industrial:

Marca nacional nº 3.659.798 'LOLAMOLA' con fecha de presentación de solicitud de 4 de abril de 2017 y concedida el 24 de enero de 2018.

SEGUNDO.- Carácter renombrado de las marcas propiedad de la actora.

Se ejercita en primer lugar acción de infracción al amparo del artículo 9.1b) RMUE, dado el carácter renombrado de la marca de la Unión Europea nº 1172687 , figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013, de la marca española nº 3.066.702 , denominativa, solicitada el 08/03/2013, y de la marca española, nº 3.084.871, mixta, solicitada el 22/07/2013. Todas las marcas identificadas han sido registradas para la clase 33 (Niza). Clase 33: Bebidas alcohólicas excepto cervezas.

La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto 'ÚNICO', recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

' 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27).'

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión 'en un Estado miembro' se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de 'notoriamente conocida' que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público(Asunto C-375/97 General Motors[1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término 'proporción significativa'. La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPOcuando los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas.Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales,así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

Con carácter previo hemos de recordar que el carácter renombrado debe predicarse de la marca y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada. Ahora bien, todas las marcas registradas y reivindicadas en este juicio (pues la parte es titular de otras marcas) emplean una denominación común 'LOLEA', sin perjuicio del carácter denominativo, mixto o gráfico de las mismas ( y ).

La parte actora ha acreditado la realización de inversiones en relación al conocimiento de las marcas y . Así lo acreditan los documentos 27 a 32 en relación con la presencia en los medios de las citadas marcas , así como el documento 33 relativo a los premios que han sido obtenidos por las marcas, algunos de especial reputación industrial, lo que no ha sido negado. El documento 35 acredita por su parte, datos de inversión en comunicación, marketing, publicidad y RRPP relativos a la marca LOLEA entre los años 2015 y 2019, acreditando un incremento sustancial de las inversiones entre 2017 y 2018, lo que guarda relación con los datos contenidos en el documento 35, en el que se puede observar que los resultados relativos a las ventas globales se incrementaron de forma significativa en el mismo período 2017-2018. Sin perjuicio de lo anterior, l documento 35 acredita las ventas globales de la compañía, pero no determina las ventas en el territorio de referencia (territorio UE) ni la cuota de mercado de las marcas en relación con el producto 'sangría'.

El documento 37 consiste en un certificado emitido por la Asociación Española del Lujo (Luxury Spain), asociación que reúne a más de 120 empresas nacionales e internacionales vinculadas al sector del Lujo en España en el que se contiene la siguiente manifestación:

No obstante lo anterior, dicha manifestación ha de ser contextualizada. En primer lugar, porque la citada asociación, de carácter privado, puede certificar, en efecto, que una determinada empresa o marca pertenece a la misma. Sin embargo, no podemos validar plenamente la afirmación relativa a que LOLEA es la 'marca líder en el mercado de sangría premium' en la medida en que la citada entidad no explica cómo ha sido definido el mercado de sangría 'premium'. Con todo, sí que debemos considerar acreditado que las marcas y son marcas vinculadas al sector del lujo en España.

Ello es demostrativo del éxito de la parte actora, Colmado Casa Lola S.L., en el desarrollo de una sangría (Lolea) como producto de lujo, lo que a su vez justifica la inversión realizada en comunicación, marketing, publicidad y RRPP con el fin de posicionar la marca. En definitiva, se trata de actuaciones que pretenden lograr un elevado goodwillde la compañía, generando a su vez un eventual potencial publicitario de la marca. No obstante lo anterior, no obstante el carácter meritorio que tiene la generación de una marca de lujo, especialmente a partir de un producto de consumo tradicional en España, y no obstante el hecho de que el lujo nos refiere cierta calidad de las materias primas empleadas, del carácter de producto de lujo no se sigue necesariamente el renombre (ni siquiera el conocimiento de la marca en el sector relevante) como ya hemos tenido la ocasión de señalar y así lo ha referido el Tribunal Supremo en el caso Maristas[2012] ya citado.

Recordemos que el renombre se sigue del hecho de que una marca (no una familia de marcas, sino la marca en concreto autónomamente considerada) sea conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. Para determinar dicho conocimiento debemos tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

Sin perjuicio de que se trata de marcas registradas en el año 2013, el uso se acredita especialmente a partir del año 2015 en adelante. Los documentos presentados demuestran la existencia de un uso constante que se refiere al marcado nacional pero también al mercado europeo. En este sentido, es cierto que para que una marca goce de renombre debe entenderse que ha existido cierto uso continuado en el tiempo de cierta duración. No obstante, el renombre se puede alcanzar, en línea de principio, mediante usos de corta duración, si el uso ha sido intenso y las inversiones fuertes, con la finalidad de posicionar rápidamente la marca en el mercado. Lo relevante, en definitiva, será que una parte significativa del público interesado vincule la marca a los productos o servicios amparados por ella, para lo que la prueba del uso, la duración, extensión e intensidad del mismo, serán relevantes. En este sentido, la inversión ha sido constante desde el año 2015 pero no ha gozado de igual intensidad, siendo significativamente inferior en los años 2105 a 2017 y creciendo exponencialmente en el año 2018 sin que las inversiones en posicionamiento de la marca de los primeros años sean realmente elevadas. La demanda, recordemos, se interpone en el año 2020.

Para determinar el público interesado en los productos y servicios amparados por la marca es importante delimitar el mercado, cuestión que ha sido objeto de especial controversia en el presente asunto. Digamos de partida que las marcas cuya infracción se reclama están registradas para productos de la clase 33, esto es, para bebidas alcohólicas excepto cervezas. Ha quedado acreditado que la parte actora fabrica principalmente sangría y que es el producto 'sangría' el que se encuentra en la concepción original de la marca. No obstante, ha quedado acreditado que la parte actora, bajo las marcas cuya infracción se reclama, comercializa otros productos dentro de la clase 33, como acreditan las botellas aportadas como piezas (identificadas como documentos) 2 a 6 de la contestación. En estos casos, recordemos que el renombre puede ser parcial y, por tanto, referirse únicamente a uno de los productos para los que se ha registrado. El término 'bebidas alcohólicas' es extraordinariamente amplio y engloba productos muy diferentes que, de hecho, pueden ser consumidor por grupos diferentes de consumidores. En este sentido, las marcas cuya infracción se reclama se reivindican como renombradas en relación con la sangría, principalmente, excluyendo el resto de productos.

A tales efectos, conviene recordar que la sangría es un producto vitivinícola aromatizado, regulado en el en el Reglamento (UE) n 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. Se trata de una bebida aromatizada a base de vino. Dichos aromas proceden de la adición de extractos o esencias naturales de cítricos, con o sin zumo de estas frutas, y a la misma se le pueden añadirse especias, dióxido de carbono, no se le pueden añadir colorantes, tiene un grado alcohólico volumétrico adquirido no inferior al 4,5 % vol. ni superior al 12 % vol., puede contener partículas sólidas procedentes de la pulpa o cortezas de cítricos, y su color procede exclusivamente de las materias primas utilizadas. En una definición más prosaica, empleada por la RAE, podemos definirla como unabebida refrescante que se compone de agua y vino con azúcar y limón u otros aditamentos.Es, asimismo, una bebida tradicional española (aunque no exclusivamente, dado que el reglamento también reconoce también como lugar de producción Portugal).

A la prueba del renombre la parte actora ha dedicado principalmente los documentos 38 (certificado de Andama) y 39 (estudio de mercado de Instituto DYM), habiéndose practicado la declaración testifical de Everardo (actualmente subdirector general de ANDEMA), y de Faustino (representante del INSTITUTO DYM). En relación con el documento 39, la parte demandada ha aportado un informe de refutación (documento 21) realizado por la consultora GfK Emer ad hoc Research S.L (estudio de GFK), habiéndose practicado la declaración de Doña Celsa (Directora de estudios cuantitativos de GFK). La parte demandada presenta igualmente, como documento 23, su propio estudio de mercado elaborado por GfK. En principio, la base de ambos estudios (documento 39 de la actora y documento 23 de la demandada) presenta una muestra suficientemente significativa de 800 y 1000 entrevistados respectivamente. No se han aportado, sin embargo, datos relativos a la cuota de mercado que la marca posee en el mercado de la sangría ni, aceptando incluso la existencia de un mercado premium diferenciado del mercado de sangrías de volumen, del mercado de la sangría 'premium'. No obstante, el carácter premium será analizado más adelante.

En relación con el documento 38 se realizan afirmaciones tales como las siguientes:

En relación con el renombre:Que la marca 'LOLEA', así como los logotipos a ella asociados, goza de un reconocimiento muy amplio desde los comienzos de su comercialización, en toda clase de consumidores -consumidores reales o potenciales-, como marca identificativa de su origen empresarial y de los productos para los que está protegida, gracias en gran medida a la publicidad realizada en medios de comunicación, tanto nacionales, como internacionales, logrando estar presente en numerosa prensa escrita y digital.

En relación con el conocimiento por los competidores:Por su parte, la marca 'LOLEA' es conocida por un gran número de empresas competidoras de su titular, COLMADO CASA LOLA.

En relación con el grado de distintividad:Que, en un sector tremendamente competitivo, como es el del sector de las bebidas a base de vino, donde el consumidor tiene ante sí cientos de referencias, el despliegue de una estrategia de desarrollo de una identidad de marca, basada en gran medida en la mejora continua de su calidad, en el diseño del packaging, así como en la inversión en innovación en nuevos productos y la utilización de productos naturales, ha sido capital para que la marca 'LOLEA' haya alcanzado casi desde el inicio de su comercialización un alto grado de distintividad entre el público caracterizado por una creciente heterogeneidad.

Conclusión 1:Que, atendiendo a las pruebas presentadas (que cubren los años 2013 a 2020), cabe considerar que la marca 'LOLEA' ha gozado y goza de renombre en el sentido del artículo 8 párrafo 1, de la Ley 14/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , así como en el sentido del artículo 9.2.c) del Reglamento de Marrca de la Unión Europea 2017/1001 , como aquellas generalmente conocidas 'por una parte significativa del público interesado en los productos y servicios', tal y como vienen siendo entendidas por la jurisprudencia más extendida.

Conclusión 2:Qué, asimismo, cabe considerar que la marca 'LOLEA' ha gozado y goza de renombre en el sentido del artículo 2.2, llamado 'Sector pertinente del público' de la Resolución Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada en la Trigésima Cuarta Serie de Reuniones de la Asamblea de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, celebrada en Ginebra del 20 al 29 de septiembre de 1999, según el cual el conocimiento de una marca por un gran número de empresas competidoras llevarían a considerar que -además de e independientemente del conocimiento por los consumidores reales o potenciales- la marca tendría el carácter de 'conocida por el sector pertinente del público' y, por tanto, naturaleza de marca renombrada.

El Sr. Everardo declaró durante el acto de juicio que llevan años emitiendo este tipo de certificados sobre la base de los requisitos establecidos por la jurisprudencia del TJUE, piden ciertos documentos para que se los aporten y una vez en su poder proceder al análisis de la documentación para poder llegar a la conclusión de que la marca es renombrada. Sin embargo, la mención a las pruebas tomadas en consideración es sucinta y el certifica no identifica en ningún modo qué pruebas se aportaron, si es que las mismas fueron aportadas. La prueba debería ser rechazada única y exclusivamente por esta razón. La convicción judicial acerca de la realidad de las afirmaciones debe alcanzarse a través de la prueba practicada pero sin que se pueda eludir el necesario control judicial sobre las pruebas que determinan la validez de las afirmaciones. El certificado aportado lo que pretende es sustraer al juez de la valoración de pruebas directas sobre los extremos certificados para, dándolos por ciertos, lograr la certeza de hechos controvertidos por vía indirecta. El documento debe ser rechazado. La valoración del carácter renombrado es exclusivamente jurisdiccional y no puede ser laminada mediante la citada certificación. En este sentido, no se sabe ni qué pruebas fueron aportadas o requeridas, ni cuales valoradas, ni el sentido de la valoración que se realizó. El certificado es un compendio de afirmaciones huérfanas de sustrato probatorio alguno y de motivación alguna. No se expresa ni qué pruebas se consideraron, ni que valoración de las mismas se realizó. Debe ser rechazado en su integridad y, en particular, debe rechazarse cualquier conclusión alcanzada que no resulte corroborada por las pruebas que se hayan aportado a las presentes actuaciones.

En relación con el documento 39 (estudio de mercado de Instituto DYM), en el acto de juicio se practicaba la declaración de Don Faustino (representante del INSTITUTO DYM) y de Doña Celsa (Directora de estudios cuantitativos de GfK Emer ad hoc Research S.L) quien había elaborado el documento 21 de la contestación, informe de refutación realizado por la citada GfK.

A los efectos de la correcta compresión del estudio de mercado DYM, debe advertirse, como fue reconocido por el Sr. Faustino en el acto de la vista, que el término 'notoriedad' hace referencia a 'conocimiento'. No se trata, por tanto, de un concepto estrictamente jurídico.

Con carácter previo, es cierto que el informe de la actora podría adolecer de ciertos sesgos en metodológicos y de alguna omisión, como, por ejemplo, la ausencia de indicación de la concreta distribución de la muestra dentro de los criterios empleados que simplemente se identifican. Tal distribución fue reconocida por el Sr. Faustino como importante sin perjuicio de que el mismo defendió que el informe se había realizado cumpliendo los requerimientos de la lex artis. Con todo, tal extremo no resulta relevante por cuanto los datos ofrecidos por los dos estudios de mercado (DYM y GfK) ofrecen resultados muy parecidos y, por tanto, independientemente de algún posible sesgo, el informe de la parte actora cumple, en términos generales, al igual que el de la parte demandada, con los mínimos metodológicos necesarios para poder ser tomado en consideración. Nótese que nos encontramos en sede de validación de la parte dedicada a 'notoriedad' o 'conocimiento' de la marca y, por tanto, no prejuzga lo que posteriormente se pueda valorar en cuanto a los módulos de fonética, logos, o comunicaciones que serán analizados en el momento correspondiente.

La primera consideración que hemos de realizar es que el grado de conocimiento de la marca se lleva a cabo sobre la base de una delimitación incorrecta del mercado relevante. En términos de 'renombre' hablaríamos del público interesado, en el sentido establecido por la jurisprudencia del TJUE.

El informe ha excluido a las personas mayores de 55 años. Se dice que ello se debía a que ese era el targetde producto definido por la marca. Esto es, es la marca la que está determinando cual es el público relevante sobre la base de un criterio que carece de datos objetivos de consumo. Nos explicamos, el hecho de que una marca defina de manera muy reducida el mercado en relación con el público interesado podría distorsionar la imagen de relevancia, esto es, el conocimiento real de la marca. Por ejemplo, en el caso de que se identifique artificialmente con aquellos estratos o con aquel estrato en el que los datos puedan ser más favorables a la marca. Ello no quiere decir que un producto esté destinado necesariamente al público en general, sino que puede ir destinado a un público más especializado e, incluso, a grupos de compradores definidos por características homogéneas. No obstante lo anterior, tal especificación debe quedar acreditada con base a criterios objetivos derivados de circunstancias tales como podría ser la naturaleza del producto, el destino objetivo del mismo o el eslabón en la cadena de distribución que pueda considerarse especialmente interesado. Por tanto, el público a tener en cuenta es el público interesadopor los productos amparados por la marca, que puede ser el público en general o un público más especializado, pero que no depende necesariamente del targetde la marca. Recordemos, además, que no solo debe tenerse en cuenta el público real sino también el público potencial y aquellos que se pueden relacionar de manera indirecta con la marca. En el caso presente nos encontramos ante 'sangría'. Se trata de una bebida refrescante aromatizada de carácter tradicional, esto es, de consumo más o menos generalizado en la sociedad española sin que esté justificada exclusión alguna por razón de la edad. La exclusión es significativa toda vez que supone eliminar de la muestra al 22% de la población española antes de valorar siquiera si tal parte de la población es consumidora de sangría. En este sentido, la sangría, sin perjuicio del precio de la misma, está destinada al público en general y no puede ser sino desde tal óptica, desde la que debe ser analizado el grado de conocimiento que existe y la vinculación que se establece entre la marca y los productos o servicios que ampara. Si consideramos, además, que la edad legal para el consumo de bebidas alcohólicas es de 18 años, podemos establecer que el público interesado se compone del público en general a partir de los 18 años.

Por tanto, delimitado el público interesado en sangría como el público en general debemos analizar las consideraciones de ambos estudios. Partiendo del estudio DYM, en cuanto al grado de conocimiento espontáneo de las marcas de sangría, solo el 4,8% de las personas conoce la sangría Lolea (pagina 10), muy por debajo del grado de conocimiento que tiene el público de otra marcas como don Simón o La Casera. Dicho de otra forma, el 95,2% de la población entre 18 y 55 años desconoce la marca Lolea a pesar de que se les ha pedido que identifiquen marcas de sangría. Con todo, dicho dato se encuentra en consonancia con los datos obtenidos, por GfK según el cual el 5% de los entrevistados identificaba espontáneamente Lolea con una sangría, porcentaje que se incrementa al 11% cuando se le sugieren diferentes tipos de productos entre los que se menciona la sangría. Del estudio GfK se advierte que si a los consumidores se les presentan las diferentes marcas de sangría tal y como son registradas y no por elemento denominativo, entonces el conocimiento de la misma es del 12%. Los porcentajes oscilan entre el 8 % del segmento 40-54 años al 17% del segmento 18-24 años.

Tales datos contrastan con la afirmación realizada por Andema en su certificado (documento número 38 actora) cuando señalaba que la marca 'LOLEA', así como los logotipos a ella asociados, goza de un reconocimiento muy amplio desde los comienzos de su comercialización, en toda clase de consumidores -consumidores reales o potenciales-,como marca identificativa de su origen empresarial y de los productos para los que está protegida, gracias en gran medida a la publicidad realizada en medios de comunicación, tanto nacionales, como internacionales, logrando estar presente en numerosa prensa escrita y digital. De los estudios de mercado aportados, se advierte que dicha vinculación se establece solo por el 5% de forma espontánea, por el 11% de forma sugerida y por el 12% si se muestra el logo. Tales datos no corroboran un 'reconocimiento muy amplio'. Es discutible, por otra parte, que dicho conocimiento sea 'desde comienzos de su comercialización' puesto que, de los propios datos ofrecidos por la actora se advierte que la gran inversión en publicidad se producto a partir de 2018.

Dicho lo anterior, el mercado tampoco se puede definir exclusivamente por el precio en relación con el público en general por lo que, a priori, no podemos definir el público pertinente por relación al carácter 'premium' de la sangría. Nótese que no descartamos la existencia de sangría premiumpor contraposición a la sangría de gran consumo. En particular porque este término ha sido asumido por el propio sector, como puede advertirse del hecho de que la marca Don Simón, que es la que goza de mayor conocimiento entre los consumidores, comercializa su propio producto de sangríapremium. Su producto 'premium' se encuentra además dentro del mercado delimitado por el propio estudio DYM toda vez que de la prueba aportada por la demandada se advierte que tiene un precio superior a 4€ en la propia página web de Don Simón, en la página web de El Corte Inglés (4,44€) y en la página web Ibericashopen la que aparece rebajada pero con un precio de venta inicial de 4,15€. El hecho de que Carrefour venda la sangría a 3,20 € no resulta significativa a los efectos de excluirla automáticamente de la categoría premium. De la prueba presentada no se ha acreditado que, en la actualidad, haya dejado de venderse encontrándose a la venta al tiempo de la realización de los estudios de mercado. La delimitación del mercado a 'productos premium' y la exclusión de Don Simón impiden considerar las conclusiones sobre 'notoriedad' (conocimiento) de la marca Lolea en las páginas 12 y 13. No obstante lo anterior, el mercadopremiumde la sangría es un mercado en desarrollo, como es asumido por la propia parte actora (página 33 informe DYM). En definitiva, si en el estudio de mercado se le tiene que explicar a los consumidores qué significa 'premium', es porque los propios autores del citado estudio entienden que deben definir previamente el mercado ya que el adjetivo 'premium' Â(por sí solo) no es suficiente para que el consumidor identifique un producto concreto. Por otra parte, no podemos obviar que cuando hablamos de productos 'premium' realmente estamos atendiendo a una estrategia de mercado adoptada por una marca. Estrategia de marketing que es importante definir en relación con el correcto posicionamiento de la marca. Sin embargo, se trata de categorías que no son necesariamente trasladables al concepto de público interesadoy al análisis fáctico que del grado de conocimiento de la marca ha de realizarse para poder determinar la concurrencia de 'renombre'. El renombre se puede alcanzar por cualquier estrategia que, dentro del conocido como 'mercado del lujo' pueda adoptar la marca. Y, de hecho, toda vez que 'renombre' no ha de vincularse necesariamente con una elevada calidad de los productos o servicios (Caso TS Maristas[2012]), no es necesario ni siquiera posicionar una marca dentro del mercado del lujo ni, por tanto, llevar a cabo una estrategia de marketing premium para que dicho renombre se alcance.

Tal equívoco es el que se traslada al informe elaborado por el Instituto DYM: sobre la base de definir el mercado 'premium' o, más bien, el targettal y como es definido por la marca de acuerdo con la concreta estrategia adoptada para posicionarse en el mercado, pasa a determinar el conocimiento que se tiene por parte de aquellas personas que integran su público de referencia. El público de referencia está compuesto por aquellas personas que, dentro del público en general, están dispuestas a pagar el precio máximo por el producto marcado. De esta forma se distorsiona, como decimos, la percepción del público interesado, que es el público residente en España mayor de 18 años. Se observa claramente en la exclusión del estudio del 22% de la población. En este sentido, si atendemos al informe de la consultora GfK (documento 23 contestación) advertimos que el grado de conocimiento espontáneo del denominativo LOLEA con sangría es del 6% y del 11% en el caso de conocimiento sugerido. En el caso de asociación a través del logo el porcentaje es del 11%. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la franja de edad entre 25 a 39 años, los porcentajes se incrementan significativamente hasta el 9% en el caso de asociación espontánea y hasta el 15% en el caso de asociación sugerida, que es, a su vez el conocimiento a través del logo.

El targetno pude ser confundido con la existencia de un grupo de compradores que, definido de forma homogénea, presente unas características de consumo que le permitan ser diferenciado respecto de otros compradores, en el caso de que dicho producto pueda interesar a distintos grupos de consumidores. En este caso, el renombre, podría analizarse desde el punto de vista de un grupo en concreto. Ello tiene relación, por ejemplo, con las explicaciones que el Sr. Faustino realizó en relación con la forma de consumo y el público consumidor durante su declaración. En este sentido, el Sr. Faustino señalaba que aunque todos los productos comparados sean sangría, lo cierto es que no se trata del mismo tipo de sangría. En el caso de algunas marcas, se trata de una sangría de volumen que es consumida de forma diferente a la sangría premium, cuyo posicionamiento en la cadena de distribución. Se señalaba así que, las marcas que comercializan sangría de volumen, no se posicionan en bares u hostelería. Mientras que LOLEA sí. Se trata de marcas que por una cuestión de target,por canal de distribución y, por tanto, por público, etc. son muy diferentes. Ahora bien, el estudio no atiende al conocimiento que de lolea se tiene por parte de cierto grupo de compradores dentro de la cadena de distribución sino que se atiende exclusivamente a los parámetros de edad. Por tanto, y sin perjuicio de que a prioriÂla segunda posibilidad debe mantenerse abierta, no se han aportado datos que permitan a) identificar un grupo de compradores definido homogéneamente que sea digno de consideración en orden a determinar que es el público interesado de referencia; b) determinar el grado de conocimiento que en relación aquel grupo de compradores existe de la marca.

Por todo ello, debemos concluir que la parte actora no ha aportado pruebas suficientes que permitan declarar el carácter renombrado en relación con productos de la clase 33 y, en concreto, con 'sangría', de la marca de la Unión Europea nº 1172687, figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013, de la marca española nº 3.066.702 , denominativa, solicitada el 08/03/2013, y de la marca española, nº 3.084.871, mixta, solicitada el 22/07/2013.

TERCERO.- infracción de la marca de la Unión Europea nº 1172687 , figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013, de la marca española nº 3.066.702 , denominativa, solicitada el 08/03/2013, y de la marca española, nº 3.084.871, mixta, solicitada el 22/07/2013. Todas las marcas identificadas han sido registradas para la clase 33 (Niza) por riesgo de confusión o asociación al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.2.b) RMUE .

I. Evocación, riesgo de confusión o riesgo de asociación: la causa petendi y su posible alteración.

La marca renombrada es objeto de especial protección en el Reglamento de Marca. Así, la disposición del artículo 9.2.c) establece un sistema de protección especial de la marca renombrada que le permite, en el caso de marcas renombradas registradas, superar el principio de especialidad marcaria de forma que la protección se extiende 'independientemente de si [el signo impugnado] se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada' (Véanse el caso C-408/01 Adidas/Salomon [2003] de 23 de octubre)

En este sentido, existen tres planos diferenciados de enjuiciamiento: la evocación de la marca renombrada, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

La cuestión no resulta baladí. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia de las resoluciones judiciales obliga a los órganos judiciales 'a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes' ( SSTC 32/1992, de 18 de marzo -rec. 2.078/1988- y 136/1998, de 29 de junio - ECLI:ES:TC:1998:136-). Es, por tanto, obligación e las partes centrar y delimitar correctamente el objeto de la demanda en cuanto a la causa petendi de la infracción alegada puesto que no puede el juez alterar la misma. De esta forma, si lo que alega la parte es el riesgo de evocación por infracción de la marca renombrada, no puede, motu proprio y sin haberse establecido con carácter subsidiario, considerar el posible riesgo de confusión al amparo, no ya del artículo 6.2.c) RMUE sino del artículo 6.1.b) RMUE. La posible integración de la demanda por parte del Juez ha de tener sus límites puesto que el principio iura novit curiano puede servir como válvula de escape para sustraerse de la debida integración de la demanda y de la claridad en los petitainvocados ante el órgano jurisdiccional.

Por ello, la primera pregunta a responder es la de qué plano de análisis debe realizarse en orden a determinar la posible infracción de las marcas. Si el análisis del artículo 6.2.c) RMUE o el del artículo 6.1.b) RMUE, o ambos.

Ya hemos advertido en otras ocasiones los problemas que una indebida concreción de la acción ejercitada en relación con los hechos y la causa de la infracción podría acarrear. En el presente caso, se acumulan infracciones de marca y de nombre comercial, que habrá que estudiar por separado pero, al mismo tiempo, la infracción de marca se establece a continuación de la declaración de renombre.

En el primer expositivo de la demanda se señala de forma clara que se alega la infracción de las siguientes 'marcas renombradas y nombre comercial, acciones que se ejercitan conforme a los artículos 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) y 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas ( LM).

Se ejercita, además, subsidiariamente, a la acción de nulidad por mala fe registral de la marca nacional nº 3.659.798 'LOLA MOLA', la acción de nulidad de la citada marca 'por riesgo de confusión y afectación al renombre de las siguientes marcas renombradas', según lo previsto en los artículos 8 y/o 6.1.b) en relación con el art. 52 de la Ley 17/2001 de Marcas:

MARCA EUROPEA nº 1172687 'LOLEA' solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013 y en vigor para clase 33.

MARCA ESPAÑOLA nº 3.066.702 'LOLEA', solicitada el 08/03/2013 y registrada para la clase 33 y

MARCA ESPAÑOLA nº 3.084.871 'LOLEA' solicitada el 22/07/2013 y registrada para la clase 33.

En este punto y, por tanto, solo en este punto, se hace referencia expresa al artículo 8 LM 17/2001, aunque no al reglamento de marca de la Unión, y también al artículo 6.1.b) LM que regula en nuestro derecho nacional el riesgo de confusión o asociación.

Por tanto, parece que la parte solicita, desde el punto de vista del petitum la discusión en el carácter renombrado de la marca, lo que nos lleva a la posible evocación de la marca y no al riesgo de confusión.

No obstante lo anterior, es cierto que la redacción del apartado I del suplico no impide ni prejuzga el apartado II (la declaración de infracción), aunque parece colegirse a modo de consecuente necesario que si la parte solicita la declaración de infracción es porque considera que nos encontramos ante una marca renombrada. En el presente caso, sin embargo, y sin perjuicio de que considero que la petición debe establecerse con mayor claridad, nada impide entrar al enjuiciamiento del riesgo de confusión puesto que, aunque no se encuentra perfectamente deslindado, sí que es cierto que en la demanda, es objeto de especial análisis y se deslinda el riesgo de evocación del riesgo de confusión. De la misma forma, el hecho tercero de la demanda hace referencia a 'ilícitos cometidos por la demandada'. Y en este punto, se alega lo siguiente:

* infracción de las marcas registradas y el nombre comercial de la actora. Afectación al renombre de lolea.

* registro de mala fe de la marca española nº 3.659.798 'lola mola'. consecuente nulidad absoluta de esta marca.

* riesgo de confusión entre la marca española nº 3.659.798 'lola mola' y las marcas previas (europea y españolas) de la actora y/o afectación al renombre de las marcas previas 'lolea'. consecuente nulidad relativa de la marca española nº 3.659.798 'lola mola'.

Podemos observar que se hbla por tanto de 'riesgo de confusión' y/o afectación al renombre.

Por tanto, y sin perjuicio de la demanda fijaba como primer elemento el carácter renombrado de la marca, lo cierto es que en la misma se solicita la declaración de infracción al margen del carácter renombrado de la misma. Por todo ello, debemos atender al posible riesgo de confusión o asociación al amparo del artículo 6.1.b) RMUE conforme al cual sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

III. Riesgo de confusión ( art. 7.1.b RMUE ) entre los signos de la actora y el signo posterior Marca nacional nº 3.659.798 'LOLAMOLA' con fecha de presentación de solicitud de 4 de abril de 2017 y concedida el 24 de enero de 2018.

En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto 'Badtoro', el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

'Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la 'semejanza confusoria' es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer'.

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'ii) ' La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

'iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, ' en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)'.

Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio).

En el presente caso, la comparación debe establecerse entre los siguientes signos:

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, no resulta discutido que existe plena identidad entre los productos o servicios dado que se trata de marcas registradas para productos de la clase 33 que son bebidas alcohólicas excepto cervezas. Sin perjuicio de que la parte demandante ofrece productos diferentes a la sangría como es la clarea, la demandada produce sangría que el producto principal de la actora. Por tanto, existe plena identidad de productos.

C. Público destinatario.

Como ya hemos señalado con anterioridad, el público destinatario de este tipo de productos es el público en general a partir de los 18 años. Con todo, al tratarse del riesgo de confusión, debemos señalar que el público destinatario es el público de toda la Unión Europea.

En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

Cabe preguntarse si el consumidor medio prestará un especial grado de atención, dado el carácter premiumdel producto considerado. En este sentido, la sangría premiumes una compra relativamente onerosa dado que el precio medio de la sangría es muy inferior al de las sangrías comercializadas bajo las marcas LOLEA y LOLA MOLA. Ninguna de las marcas defiende, además, una estrategia de compra impulsiva (Asunto T 623/11, Milanówek cream fudge[2014] de 9 de abril) ni, tampoco, consideramos que pueda considerarse una conducta de compra habitual (Asunto T-547/08 Strumpf[2010] de 15 de junio), dado el precio de la misma en relación con el precio medio del mismo producto en el mercado.

Al tiempo de analizar el carácter renombrado de la marca, señalábamos que no podemos obviar que cuando hablamos de productos 'premium' realmente estamos atendiendo a una estrategia de mercado adoptada por una marca. Estrategia de marketing que es importante definir en relación con el correcto posicionamiento de la marca. El renombre, decíamos, se puede alcanzar por cualquier estrategia que, dentro del conocido como 'mercado del lujo' pueda adoptar la marca. Y, de hecho, toda vez que 'renombre' no ha de vincularse necesariamente con una elevada calidad de los productos o servicios (Caso TS Maristas[2012]), no es necesario ni siquiera posicionar una marca dentro del mercado del lujo ni, por tanto, llevar a cabo una estrategia de marketingpremiumpara que dicho renombre se alcance. Ahora bien, dicha estrategia premiumsí que podría condicionar el grado de atención que presta el consumidor medio, lo que en su caso debería ser tomado en consideración en la comparación entre las marcas. En este sentido, la estrategia premiumse caracteriza por el lema 'pay more, get more' y, por tanto, supone una estrategia de posicionamiento por precio (aunque no exclusivamente) en el que el precio del producto o servicio se encuentra por encima del precio normal del mercado. Así lo señalaba el Sr. Jesús Manuel en su declaración en relación precisamente a la estrategia seguida por Colmado Casa Lola S.L. Más allá, la estrategia premiumno solo se caracteriza por un posicionamiento por precio. También por un ofrecimiento de un producto de cualidades normalmente superiores a la media. Por tanto, el targetde una marca al posicionar un producto como premiumes la búsqueda de un público más exigente, que es capaz de apreciar la superior cualidad del producto. Por ello, en principio el nivel de atención habrá de ser superior por razón de la categoría misma del producto. Por tanto, el carácter premiumdel producto supone que el consumidor medio presta un nivel de atención más elevado al que razonablemente cabe esperar o, al menos, ese especial grado de atención será significativamente superior al que llevaría a cabo un consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz.

D. Similitud entre los signos.

Debemos proceder a continuación a determinar el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.

i. Distintividad del signo de la parte actora.

En cuanto a la distintividad del signo anterior, no debemos olvidar que ha quedado acreditado que en la génesis de la marca LOLEA se tuvo en cuenta que el término LOLA era un nombre registrado y no podía ser registrado (documento 10 demanda). Así, Ángel Daniel, uno de los fundadores de la marca declaraba que 'al principio nos llamábamos Casa Lola, pero Lola es un nombre que está registrado y no nos dejaron usarlo. Esto fue un golpe muy duro pues nos parecía que era el nombre más acertado y nos sentíamos perdidos sin el nombre que habíamos escogido'. La absoluta honestidad con la que el Sr. Ángel Daniel, fundador de la marca, declaraba en aquella entrevista debe ser tomada en consideración. En este sentido, La Sra. Herminia, fundadora junto al sr. Ángel Daniel de la marca, afirmaba que el origen de la marca se obtiene, entendemos que dada la negativa al registro de la marca LOLA, del juego con el verbo 'LOLEAR' del que se obtiene finalmente 'LOLEA' (imperativo del verbo). Se trató, en definitiva, de una pequeña alteración de la idea original en la que del nombre 'LOLA' se pasa al verbo 'LOLEAR' y de ahí la forma 'LOLEA' (imperativo)

La parte demandada, por otra parte, ha aportado una copia de los registros de signos que contienen el elemento LOLA con la finalidad de acreditar que se trata de una denominación con cierta habitualidad el sector de las bebidas. (documentos 9 a 17). No obstante ello, debemos atender a cual es la situación de mercado y, en particular, si dicho elemento, en efecto, tiene un bajo carácter distintivo. Con todo, conviene advertir la paradoja de que el término 'LOLA' pueda ser un signo habitual y por tanto carecer de distintividad, en lo que ello pudiera afectar a la posición de la demandada. En este sentido, se hace referencia a las siguientes marcas:

* Marca española ' LOLAILO' nº 2458927, solicitada el 27.02.2002

* MUE nº 3417755 ' LOLAILO', solicitada el 14.10.2003.

* Marca española nº 010713931 'LADY LOLA', solicitada el 09.03.2012

* MUE nº 010298164 ' LOLABELLE', solicitada el 28.09.2011

* MUE nº 005508882 'PACO & LOLA', solicitada el 29.11.2006

* Marca española nº 2896146 'LA MULA LOLA', solicitada el 15.10.2009

* MUE nº 010657617 'FLOR DE LOLA', solicitada el 20.02.2012

* MUE nº 009784497 ' LOLABY PACO & LOLA', solicitada el 04.03.2011

* Marca española nº 2985961 'DOÑA LOLAMEDIUM WINE' solicitada el 01.06.2011

El documento 18 por su parte contiene un pantallazo de las marcas españolas y de la UE registradas y en vigor para la clase 33, que consisten en la denominación 'LOLA' o que la incorporan. No obstante, insistimos, ello debe ser tratado con suma cautela toda vez que no tiene por qué describir la situación del mercado. Tal prueba sin embargo sí que parece alcanzarse en relación con el documento 20 y las pruebas de las botellas de vino que, en el mercado, emplean la palabra LOLA. De entre las mencionadas, al menos una integra en su denominación el término LOLA, es la Marca española 'LOLAILO' nº 2458927, solicitada el 27.02.2002 y la MUE nº 3417755 'LOLAILO', solicitada el 14.10.2003 pertenecientes a Bodegas Sanviver S.L. La la declaración efectuada por D. Diego, en su condición de representante legal de BODEGAS SANVIVER S.L. según la cual, 'Bodegas Sanviver S.L. no tiene nada que objetar al uso y registro de la marca 'LOLA MOLA' por parte de BARCELONA BRANDS carece de relevancia probatoria a efectos de la distintividad de las marcas, dado que dicha autorización no puede menoscabar los derechos de un tercero. Al mismo tiempo, ha quedado acreditado que BODEGAS SANVIVER S.L. elabora para la demandada la sangría que ésta comercializa bajo el signo 'LOLA MOLA'. En cuanto al resto de botellas, hay una 'sangría LOLA' en el mercado (documento 20) aunque desconocemos su cuota de mercado y ámbito de comercialización. Con todo, parece que se comercializa también como LOLITA. Esto es, a día de hoy, los términos LOLA, LOLITA, LOLAILO son de uso común para productos de la clase 33 e, incluso, para sangrías, bien como signos registrados, bien como signos de uso habitual.

Por tanto, la marca de la actora 'LOLEA' podría tener una fuerte distintividad en relación con productos de la clase 33 en la medida en que no describe los mismos ni los evoca, pero esta aptitud distintiva se ve mermada por el hecho de que, al tiempo de su registro en el año 2013, el elemento LOLA es habitual en marcas registradas para la clase 33 y que son objeto de uso habitual en el mercado. Esto es, los consumidores se han familiarizado con el elemento LOLA en productos amparados por la clase 33.

No obstante, lo anterior, tampoco podemos determinar que el término LOLEA no sea evocador de los productos de la clase 33. Y ello, precisamente, por el carácter tradicional de la sangría, carácter que no se niega (Véase la declaración de la Sra. Herminia) y que de hecho forma parte del propio éxito de LOLEA: conseguir vender un producto tradicional español como producto premium. El carácter tradicional se encuentra también reconocido reglamentariamente, al haberse reservado el nombre 'sangría' para las bebidas que cumplan las condiciones del Reglamento (UE) n 251/2014 fabricadas en España y Portugal exclusivamente. Por tanto, si la sangría es una bebida tradicional española y el término LOLA evoca la cultura española, lo cierto es que LOLEA tiene cierto carácter evocativo, también, del producto para el cual se encuentra registrado, sin perjuicio de que es una evocación muy indirecta.

Con todo, es cierto que la inversión en campañas promocionales o en publicidad, puede suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso a pesar de no haber adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44). En este sentido, la prueba aportada por la parte actora acredita que se ha realizado cierto esfuerzo promocional.

El documento 16 de la actora acredita la obtención de diversos premios. No obstante lo anterior, lo cierto es que dichos premiso son sectoriales, no consta que ninguno de ellos haya tenido repercusión como tal entre el público, alguno ni siquiera se ha otorgado en España, y son premios que justifican su integración como marca de lujo, aparejada al diseño de la botella, pero no necesariamente como marca con una alta distintividad. No debemos olvidar que una cuestión es el posicionamiento de la marca en el mercado (por ende, la estrategia de marketing) y otra distinta la aptitud distintiva que, por el uso, haya podido adquirir la marca.

El documento 35 acredita por su parte, datos de inversión en comunicación, marketing, publicidad y RRPP relativos a la marca LOLEA entre los años 2015 y 2019, acreditando un incremento sustancial de las inversiones entre 2017 y 2018, lo que guarda relación con los datos contenidos en el documento 35, en el que se puede observar que los resultados relativos a las ventas globales se incrementaron de forma significativa en el mismo período 2017-2018. Sin perjuicio de lo anterior, l documento 35 acredita las ventas globales de la compañía, pero no determina las ventas en el territorio de referencia (territorio UE) ni la cuota de mercado de las marcas en relación con el producto 'sangría'.

Debemos destacar, sin embargo, los documentos 27 a 32. Los documentos 27 a 32 acreditan la presencia en los medios de las citadas marcas. Se trata de publicidad a través de diferentes revistas y periódicos de las sangrías comercializadas bajo las marcas de la actora (Revista Club de Vinos El Corte Ingles; Femme Actuelle; Gentleman; Magazine La Vanguardia; Elle Gourmet; Cerodosbe; EL Periódico de Aragón; el Periódico de Catalunya; El Mundo Cultura; Cosmopolitan Italia; The Oprah Magazine; 20 Minutos Magazine; el Heraldo; El Economista; Vrouw; Tapas; Diez Minutos; XL Semanal; Woman; Woman's Health; Cosmopolitan; etc.) Finalmente, en diciembre de 2017, Colmado Casa Lola llevo a cabo también una campaña promocional en la que Lionel Messi le regala a Neymar Jr. un pack Lolea de sangría como regalo de 'amigo invisible'.

El documento número 23 de la contestación determina que en asociación espontánea, el 43 % de los encuestados que asocian el denominativo LOLEA a algún producto lo asocian a bebidas y de ellos un 23% a Sangría. Mediante representación gráfica, un 12% conoce la marca . Porcentaje que asciende al 16% si se tiene en cuenta únicamente a los que han comprado sangría en los últimos 12 meses. Consideramos que las conclusiones del informe son válidas en la medida en que se encuentra técnica fundado y no contiene ninguna tacha de sesgo.

Por tanto, del conjunto de prueba aportada por la parte actora cabe señalar que las marcas LOLEA gozan de distintividad baja para los productos de la clase 33 y, en particular, para sangría y clarea (Nº 1 y Nº 2). El denominativo Lola es habitual en los productos de la clase 33, hasta el punto de que existe una 'sangría lola' que se vende actualmente en el mercado por lo que el signo 'LOLEA' no deja de contener una pequeña variación respecto de un signo genérico por habitual aunque se haya empleado un recurso imaginativo para la formación del signo. Por otra parte, si bien es cierto que la inversión en campañas promocionales o en publicidad puede suponer que la marca haya adquirido un fuerte carácter distintivo por el uso a pesar de no haber adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44), lo cierto es que en el presente caso no parece que se haya adquirido dicho fuerte carácter distintivo.

iii. similitud entre los signos.

Recordemos que la comparación debe establecerse entre los signos tal y como se encuentran registrados. En este sentido, se trata de enfrentar en primer lugar los signos registrados:

En primer lugar, los signos de la actora, en el caso de las MUE son de carácter gráfico. No obstante lo cual el elemento denominativo es predominante.

En el caso de LOLA MOLA la demandada ha registrado la marca como LOLAMOLA, sin establecer una distinción gráfica entre los dos elementos, LOLA y MOLA, no del propio uso que el titular marcario realiza debemos advertir que el público destinatario, especialmente el público español, percibirá siempre dos elementos: LOLA y MOLA. Ambos se encuentran con idéntica entidad gráfica en la visión de conjunto.

En cuanto al adjetivo MOLA, sin perjuicio de que el público destinatario es el público europeo, para el público español la palabra MOLA tiene cierto carácter laudatorio (adjetivo del verbo 'molar': que gusta). Por tanto, LOLA MOLA es la 'sangría que gusta'. De esta forma, el elemento MOLA apenas tiene carácter distintivo. La parte demandada impugna la eliminación del segundo elemento del signo de cualquier comparación. Se señala así que la descriptividad o genericidad, en materia de marcas, va vinculada al tipo de productos a los que se aplicay se pregunta a continuación si acerca de dónde está esa connotación descriptiva o genérica del término 'MOLA' en relación con sangrías. No obstante, no discute el carácter laudatorio del signo que es lo que impugna la actora. Si bien es cierto que los elementos descriptivos o genéricos carecen de aptitud distintiva o tienen un grado de distintividad bajo, lo cierto es que sucede lo mismo con los elementos laudatorios (ejemplos de términos laudatorios serían extra, super, top, star, magic, etc). A este respecto, basta que el carácter descriptivo de dicho elemento sea percibido en una parte del territorio de la Comunidad (Asunto T-117/03 NLSPORT/NL [2004] de 6 de octubre -ECLI: EU:T:2004:293-). Y así sucederá con el público hispanohablante que, referido al Reino de España, es una parte significativa dado el producto amparado por el signo. No podemos, en esta instancia, variar los hechos tal y como han sido discutidos por las partes por virtud del principio de congruencia. Esto es, no podemos discutir aquello que no haya sido discutido en cuanto a tal y, por tanto, al no haberse discutido el carácter laudatorio debemos admitirlo como tal (nótese que el carácter genérico se niega por no ser descriptivo pero no se discute realmente la proposición de la actora: 'mola' es laudatorio y carece de aptitud distintiva).

Con carácter general los consumidores se fijan más en el comienzo de un signo que en su final, aunque la valoración debe realizarse como un todo. Con todo, el público pertinente percibirá el término 'MOLA' como mero calificativo de la palabra 'LOLA'. Por regla general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante en la impresión de conjunto producida por aquella (Asunto T-117/03 NLSPORT/NL [2004] de 6 de octubre -ECLI: EU:T:2004:293-).

Por todo ello, la comparación se establecerá principalmente entre los elementos dominantes de ambos signos: LOLA y LOLEA.

Desde el punto de vista gráfico, como señalan las Directrices de la EUIPO (Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposición 3.4.1.3) en la comparación de marcas gráficas con elementos denominativos los signos son similares en la medida en que compartan un número significativo de letras en la misma posición, no estén muy estilizados o presenten el mismo estilo o uno similar. Puede determinarse que existe similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con diferentes tipos de letra, en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en colores.

El signo posterior contiene todas las letras del signo anterior que son escritas en el mismo orden. El signo anterior incorpora una E en la última sílaba, pero, en este sentido, ambos signos presentan una gran similitud. Por otra parte, la grafía de la letra del signo anterior, no se encuentra sumamente estilizado y, por tanto, a pesar de que existen diferencias en tipo de letra, no existe una gran diferencia visual.

Desde el punto de vista fonético, en el caso de LOLA, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (LOLA) mientras que en el caso de LOLEA se encuentra en la segunda sílaba. Siendo ambas palabras llanas, la presencia de un hiato en la secuencia de vocales EA, marca una diferencia en la pronunciación (LOLEA). Con ello se marca una diferencia, por ejemplo, respecto del caso oleoplex/Olaplex (STMUE Civil sección 8 del 31 de mayo de 2019 ( ROJ: SAP A 2183/2019 - ECLI:ES:APA:2019:2183 ). Es cierto, con todo, que tales diferencias serán apreciadas por un hispanohablante pero probablemente no por el resto de ciudadanos de la unión europea.

Desde el punto de vista conceptual, 'Lola' se vincula a la idiosincrasia propia de la sociedad española, especialmente en relación con los estereotipos tan vinculados a nuestra cultura y tradiciones, como son la fiesta, los procesos de socialización, el flamenco y el baile (las partes coinciden en este punto. Mientras que la actora señala que LOLA es sinónimo de España, lo español, el flamenco, los lunares y el baile, la parte demandada que LOLA, evoca lo español, el folclore de nuestro país, a Lola Flores (la 'Lola de España') y a la fiesta). En este sentido, huelga decir que más allá de que LOLA sea un nombre más o menos habitual en España, se conecta en el imaginario colectivo con el arte, la cultura y el folklore españoles dado que es el nombren artístico de una de las más reconocidas cantantes y bailaoras españolas, 'Lola flores'. En definitiva, el denominativo 'Lola' tiene un fuerte poder evocador en la cultura española que no puede pasar desapercibido, de ahí que tantas marcas hayan apelado al empleo del elemento 'LOLA' u otro asimilado para referirse a productos españoles. LOLEA procede de conjugar el verbo 'LOLEAR' del que se obtiene finalmente 'LOLEA' (imperativo del verbo). Podría ser traducido como 'hacer la lola'. El hecho de que Colmado Casa Lola pretendiera distanciarse del término LOLA por los teóricos problemas de registro no elimina tal carácter evocador como sostiene la parte demandada. Antes al contrario, la evocación de LOLA era el leitmotiv de la marca. La modificación, mediante la formación del verbo 'lolear' es un recurso imaginativo para, logrando cierta aptitud distintiva intrínseca, evocar la misma idea-fuerza. En definitiva, ambos signos evocan el mismo concepto si bien en el caso de LOLA se evoca de forma más directa.

Desde el triple plano de comparación gráfico, fonético y conceptual debemos concluir que existe una alta similitud.

- Referencia a los signos tal y como es usado en el mercado por la demandada y el nombre de dominio www.sangrialolamola.com

En cuanto al primero de los signos, no constituye un uso en una forma distinta de aquella para la que ha sido concedida. No obstante lo anterior, el lema 'la sangría española' tiene un efecto potenciador del carácter evocador del término 'Lola' en el sentido anteriormente señalado. Como tal, se trata de un elemento puramente descriptivo dado que la sangría, como tal, solo puede ser aquella producida en España o Portugal. Por tanto, no tiene aptitud distintiva dado que el consumidor no asociará el producto (Âsangría) con un origen concreto. De la misma forma, el nombre de dominio reproduce el signo registrado posterior (LOLAMOLA) y añade un elemento no distintivo como es el producto amparado (sangría). Por tanto, se trata de elementos no distintivos ni dominantes que no serán tenidos en cuenta por el consumidor en la comparación de los signos.

iv. Conclusión

El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción de los signos y de los productos o servicios de que se trate que tiene el público relevante, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y la de los productos o servicios designados. En este sentido, las marcas se encuentran registradas para productos y servicios idénticos, de la clase 33, si bien, de entre todos ellos, los productos amparados son principalmente sangría.

Desde el triple plano de comparación gráfico, fonético y conceptual debemos concluir que existe una alta similitud entre los signos. Con todo, unas y otras marcas presentan una distintividad baja por lo que una ligera variación del signo elude el riesgo de confusión.

Al mismo tiempo, la comercialización de la sangría de ambas marcas se caracteriza por seguir una estrategia de marketing premiumde posicionamiento en el mercado por precio, significativamente superior al precio medio, así como por una especial calidad de los productos (estrategia pay more,get more). No obstante, o basta una estrategia premium para determinar la existencia de un posible riesgo de confusión a margen de los canales específicos de comercialización, que no han resultado acreditados.

Por otra parte, resulta paradójico que, en sus inicios, LOLEA no pudiera emplear el término LOLA y ahora pretenda monopolizar aquel término a través de la variante LOLEA. En definitiva, no puede monopolizarse el uso de un signo habitual en el mercado, que apenas goza de fuerza distintiva, que la propia parte actora no puedo registrar, a partir de la variante que tuvieron que emplear para mantener la fuerza evocadora de la cultura española que LOLA les ofrecía. Lo relevante, por tanto, es que la marca posterior no es realmente una variante del termino LOLEA sino el signo original 'LOLA' que es habitual en el mercado.

Finalmente, ya hemos analizado anteriormente la relevancia del carácter premium respecto el público interesado. El targetde una marca al posicionar un producto como premiumes la búsqueda de un público más exigente, que es capaz de apreciar la superior cualidad del producto. Por ello, en línea de principio, el nivel de atención habrá de ser superior por razón de la categoría misma del producto. Por tanto, el carácter premiumdel producto supone que el consumidor medio presta un nivel de atención más elevado al que razonablemente cabe esperar o, al menos, ese especial grado de atención será significativamente superior al que llevaría a cabo un consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz.

Por todo ello debemos concluir que los signos impugnados no constituyen una infracción de la marca de la Unión Europea nº 1172687, figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013, de la marca española nº 3.066.702 , denominativa, solicitada el 08/03/2013, y de la marca española, nº 3.084.871, mixta, solicitada el 22/07/2013.

CUARTO.- acción de infracción del nombre comercial español nº 0390503 'COLMADO CASA LOLA', solicitado el 23/10/2018 y en vigor, entre otras, para clase 33 al amparo del artículo 9.1.d) LM .

Establece el artículo 9.1.d) de la Ley 17/2001 de Marcas que no podrán registrarse como marcas, sin la debida autorización el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

En relación con el requisito relativo a la prueba del uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio español, la STS, Civil sección 1 del 08 de febrero de 2017 (ROJ: STS 415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:415 ) en el asunto Hispano-Suiza [2017] afirmaba queel calificativo notorio afecta exclusivamente al conocimiento y no al uso, y que para conseguir esta protección debe cumplirse al menos con uno de los dos requisitos, no necesariamente con los dos.Por tanto, no resulta correcto interpretar que la notoriedad haya de predicarse también del uso. Del conjunto de la prueba obrante en las actuaciones ha quedado acreditado que el nombre comercial se emplea en el tráfico jurídico-económico por la parte actora, especialmente de los documentos 59 y 60. El documento 59 consiste en facturas emitidas por Colmado Casa Lola donde se puede apreciar su empleo con carácter distintivo en la parte superior izquierda.

Por su parte, el documento número 60 consiste en facturas emitidas por terceros a nombre de Colmado Casa Lola S.L. donde se puede apreciar claramente el uso del nombre comercial y que por tanto, sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En cuanto al análisis del riesgo de confusión damos por reproducido el fundamento anterior, si bien atenderemos a las peculiaridades que presenta el nombre comercial. Señala la parte actora que 'el nombre comercial de la actora y el signo LOLA MOLA coinciden plenamente en el elemento dominante de ambos (LOLA-LOLA), ya que el resto de los términos de ambos signos no aportan distintividad y son meramente descriptivos o genéricos (en particular, COLMADO y CASA hacen referencia a un establecimiento o lugar, como quien habla del colmado de LOLA o la casa de LOLA, ambos perfectamente entendidos por el consumidor español). En cuanto al ámbito aplicativo, nuevamente es claro que el producto de LOLA MOLA (sangría premium) está plenamente comprendido la protección del nombre comercial COLMADO CASA LOLA para clase 33: 'vinos; sangrías; licores; cocteles y otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas)'.'

En el presente caso, los términos 'colmado' y 'casa' no tienen un carácter descriptivo o genérico en relación con los productos o servicios que describe puesto que, si bien es cierto que los mismos pueden ir referidos a establecimientos, lo cierto es que se refieren principalmente a lugares físicos donde se lleva a cabo la actividad mercantil. Así el término 'colmado' refiere, según el diccionario de la RAE, a figón o tienda donde se sirven comidas especiales, principalmente mariscos(segunda acepción) o a tienda de comestibles(tercera acepción). Por tanto, el término colmado no guarda relación directa con la venta de vinos y, mucho menos, con la distribución de vinos. En definitiva, la actora no posee ningún colmado y, por tanto, no tiene carácter descriptivo alguno. En el caso de la palabra 'casa' según el diccionario de la RAE, nos encontramos ante un establecimiento industrial o mercantil.Es cierto, con todo, que podría defenderse el uso de casacomo sinónimo de establecimiento mercantil. No obstante, la finalidad de ambos términos, en el nombre comercial, es evocar el carácter artesanal y tradicional de la sangría, pero no describir el tipo de actividad mercantil. En definitiva, se trata de signos distintivos que, junto a 'Lola', aportan distintividad al nombre comercial.

Dicho lo anterior, los signos de la demandada se componen de los elementos Lola y Mola. Por tanto, el elemento dominante y distintivo, como se ha argumentado en el fundamento anterior, es el primer elemento 'Lola'. En este sentido, reproduce parcialmente uno de los elementos distintivos del nombre comercial.

En este sentido, si la parte demandada defiende que su signo 'LOLA MOLA' tiene distintividad, aun débil, debe admitirse que el término 'lola' también lo tiene en el nombre comercial de la actora.

En el presente caso, sin embargo, no existe similitud fonética y gráfica entre los signos, más allá de la reproducción del término 'lola' de escasa distintividad. Tampoco existe similitud conceptual pues el término 'Colmado casa lola' no evoca como tal 'lo español' sino más bien una casa de comidas sin que pueda considerarse que en el nombre el término 'lola' tenga la misma significación que en el caso de la marca, dada la adjetivación preexistente. Al menos de existir similitud evocativa, la misma se presenta más indirecta y lejana.

De la misma forma que señalábamos anteriormente resulta paradójico que, en sus inicios, LOLEA no pudiera emplear el término LOLA y ahora pretenda monopolizar aquel término a través de la variante LOLEA o, añadimos, a través de COLMADO CASA LOLA, que no deja de ser un nombre comercial que tiene distintividad intrínseca gracias a todos los elementos que lo conforman pero no, precisamente, gracias al elemento LOLA. En este sentido, COLMADO CASA LOLA y LOLA presentan variaciones en dos signos de distintividad baja suficientes como para eludir cualquier riesgo de confusión o asociación.

QUINTO.- nulidad por mala fe.

I. Doctrina general.

La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, a modo de clausula general, cierra el sistema de causas de nulidad absoluta. Es un concepto jurídico autónomo de Derecho Comunitario. Es un concepto idéntico, tanto en la normativa nacional, resultado de la transposición de la normativa comunitaria como en el reglamento de la Marca de la Unión europea. Como señalaba el TJUE en C-320/12 - Malaysia Dairy Industries [2013] de 27 de junio: 'El Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de 'mala fe' en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas'. En cuanto al concepto en sí mismo, 'el Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de 'mala fe' en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas'.

Sobre la mala fe se ha pronunciado el TJUE en el asunto C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [2009] de 11 de junio (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ECLI: EU:C:2009:361). El TJUE señalaba lo siguiente:

34 A fin de responder a las cuestiones planteadas, procede recordar que del tenor literal del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 resulta que la mala fe constituye una de las causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria, de manera que puede invocarse sea ante la OAMI, sea en el marco de una demanda de reconvención interpuesta con ocasión de una acción por violación de marca.

35 De dicha disposición se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

36 A este respecto, procede recordar que, en el presente asunto, sólo se ha planteado al Tribunal de Justicia el caso en el que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

37 Es necesario señalar que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

38 En lo que respecta más concretamente a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales, a saber:

- el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita,

Con todo, el Tribunal de Justicia realiza toda una serie de precisiones:

a) cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

b) la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

c) la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

d) en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

e) el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

f) ahora bien, no puede excluirse que se persiga un objetivo legítimo con el registro, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o simulares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

g) la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similares, sino también la comercialización de productos comparables.

Con posterioridad, en C-104/18 P - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [2019] de 12 de septiembre, el TJUE señalaba que la nulidad por mala fe se aplica en el siguiente caso:

[...] cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia.

La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.

Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP A 2086/2021 - ECLI:ES:APA:2021:2086 ), 'la mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han señalado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición'.

IV. Alegaciones de la actora.

Al tiempo del registro de la marca española 3.659.798 'LOLA MOLA' (solicitada el 4 de abril de 2017, y concedida el 24/01/2018), Colmado Casa Lola S.L. y Barcelona Brands habían mantenido relaciones comerciales. En este sentido, ambas mercantiles habían firmado un contrato de distribución el 28 de julio de 2014 por el que BARCELONA BRANDS se convertía en distribuidor exclusivo de LOLEA para Bélgica, distribución en exclusiva que se mantuvo entre los años 2014 y 2016 (documento 42 actora).

En fecha 30 de junio de 2016, Colmado Casa Lola comunicaba su voluntad de rescindirlo dado que la demandada no había alcanzado las ventas mínimas requeridas. Tras la respuesta de BARCELONA BRANDS no aceptando la disolución, y ulteriores comunicaciones entre las partes, la hoy demandada inició un procedimiento judicial reclamando a Colmado Casa Lola una cantidad monetaria por incumplimiento del contrato de distribución ( Procedimiento ordinario 21/2018 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza previamente referenciado en este escrito), conflicto que finalizó con un acuerdo resolutorio de la relación entre las partes fechado en 6 de julio de 2018.

Con todo, parece que en marzo de 2017 la demandada todavía tenía en su poder producto LOLEA y se encontraba cerrando la distribución de esta marca. Ello se deriva del hecho de que el día antes de solicitar la marca LOLA MOLA en España (es decir, el 3 de abril de 2017), BARCELONA BRANDS emitió un abono a su cliente Delhaize de Bélgica, para recuperar el stock de LOLEA que este tenía en sus instalaciones (documento 58)

Por tanto, el 4 de abril de 2017, cuando BARCELONA BRANDS solicita el registro de la marca española 3.659.798 'LOLA MOLA', lo hizo a sabiendas de la existencia de LOLEA, conociendo la marca, su trade dress, comunicación y estrategia comercial, e incluso teniendo todavía en su poder unidades del producto LOLEA. Así, termina señalando la actora, es clara la deslealtad y mala fe de la demandada tanto en la solicitud de la marca LOLA MOLA (dada la cercanía, ya probada, entre ambos signos) como en el desarrollo y lanzamiento de este proyecto empresarial.

Con todo, añade que, además, a la hora de elegir la marca para su producto sustitutivo, la demandada no tuvo otra idea que la copiar el distintivo con el que mi representada actúa en el mercado, haciendo coincidir su marca con el elemento dominante de la denominación social de la actora:LOLA.Añadir ' mola' parece mas un intento de evocación y tributo a mi mandante que de distanciarse.

V. Alegaciones de la demandada.

En primer lugar, alega la parte demandada que no fue ese el parecer de la actora cuando eligió, para diferenciarse de alguna marca anterior 'LOLA' perteneciente a tercero, el distintivo 'LOLEA', por lo que resulta un despropósito que ahora pretenda lo contrario (con referencia al documento 10 de la actora).

En segundo lugar, señala la demandada que le constaba, por la dilatada trayectoria de sus socios en el sector vinícola y de otras bebidas alcohólicas, la existencia en el sector, de otras marcas que incorporan el denominativo 'LOLA', su condición y su evocación de lo español, el folclore, la 'Lola de España', atributos todos ellos vinculados a la sangría.

Venía de lanzar al mercado su marca 'PORRON MOLON' con una buena acogida, lo que le llevó a adoptar también para su sangría, esa expresión, en su versión femenina (MOLA), como evocación, del 'buen rollo' y la diversión y con la intención de captar, con la utilización de esa expresión, propia de un lenguaje más juvenil, a ese sector más joven de la población.

De esa conjunción de elementos nació el signo 'LOLA MOLA' del que no puede menospreciarse (como pretenden las actoras) como hemos venido señalando, el carácter distintivo del signo 'MOLA', sino el más distintivo en el conjunto del signo.

Niegan por ello la similitud que las actoras pretenden entre la marca solicitada por la demandada y sus marcas 'LOLEA' y nombre comercial y como consecuencia, niegan la mala fe que aquellas pretenden (alegando una pretendida voluntad de mi mandante de obstaculizar la actividad de la actora y de aprovecharse de su reputación) en el registro de aquella marca.

Que esa pretendida obstaculización y aprovechamiento, no se producen, resulta de algunos indicadores que señalan las actoras, como el del carácter residual (inferior al 1%) del conocimiento de la sangría 'LOLA MOLA', por parte de los encuestados por DYM y el bajo número de seguidores de la sangría 'LOLA MOLA' en Instagram (883) y en Facebook (400) , lo que casa mal con la alegación de obstaculización y aprovechamiento que aquellas esgrimen.

VI. Resolución.

BARCELONA BRANDS decide registrar el signo 'LOLA MOLA' el día 4 de abril de 2017, momento en el que se estable liquidando la relación de distribución en exclusiva que había vinculado a las partes entre los años 2014 a 2016. Como acredita el documento número 58 de la actora, el día el 3 de abril de 2017, BARCELONA BRANDS emitió un abono a su cliente Delhaize de Bélgica, para recuperar el stock de LOLEA que este tenía en sus instalaciones.

Las relaciones entre las partes habían terminado abruptamente. Si bien en los correos intercambiados se habla continuamente de que no se ha alcanzado los mínimos relativos a las obligaciones de consumo que se habían pactado entre las partes, lo que motivaba la pretendida resolución unilateral del contrato (documentos 43 a 46), lo cierto es que el propio documento 43 habla de 'diferentes motivos y opiniones divergentes' que habían dado lugar, parece a una 'relación de desconfianza y frustraciones'. La Sra. Herminia, en su declaración manifestó que ellos consideraban que LOLEA estaba siendo maltratada en lineal en Bélgica, que Cristofer, de Barcelona Brands, había realizado una estrategia agresiva vendiendo a precio muy bajo.Es decir, que más allá del incumplimiento que se habría producido, las relaciones entre las partes no eran buenas toda vez que Colmado Casa Lola recriminaba a Barcelona Brands que el Sr. Romeo hubiera hecho una muy mala campaña en 2014 y posicionó muy por debajo del precio que ellos querían. Que no querían estar en el lineal bajo y que el precio fijado no era un precio de bebida premium.Queprobablemente se le dijo que tenía que subir el precio en un euro. Que el Sr. Romeo no respetó el posicionamiento de marca y les hizo un año tremendo porque Bélgica es un país muy pequeño pero rodeado de muchos países que se enteraron que la Bélgica estaba en un lineal bajo.

Las explicaciones dadas por la Sra. Herminia son plenamente convincentes acerca de la sucesión de los hechos. En este sentido, no debemos olvidar que LOLEA había creado un nuevo mercado, el de las sangrías premium, mercado inexistente hasta el momento para un producto de consumo tradicional y barato, mercado que se mostraba como un nuevo nicho para los fabricantes de sangría. Se trata de algo que no ha sido negado por la parte demandada. Ya hemos explicado suficientemente la importancia de una estrategia premiumde posicionamiento de la marca y relación con el precio del producto. Es entendible que vender un producto que se pretende posicionar como premiumdentro de las estrategias del denominado mercado de lujolo cierto es que una incorrecta distribución del mismo, abaratándolo, puede provocar daños irreparables en la estrategia comercial de la compañía.

No debemos olvidar que la sangría no es vino. Es un producto elaborado a base de vino tinto. Se trata de un producto de consumo habitual en España, de carácter refrescante. Su elaboración es tradicionalmente casera y el mercado del embotellado ha estado reservado, históricamente, a sangrías de precios bajos. El mercado, de hecho, cuenta con una clara posición de dominio de una marca, como acreditan los estudios de mercado de las partes (documento 23 de la demanda y 58 de la actora). Ahora bien, el éxito de LOLEA consiste en haber conseguido vender sangría multiplicando sustancialmente su valor. Esto es, conseguir colocar en el mercado un producto de elaboración y consumo habitualmente casero a precios muy superiores de los habituales. A cambio del mayor precio, una elaboración más cuidada del producto, una mayor calidad, y una revisión estética del mismo. En definitiva, no se trata solo de la adopción de una estrategia de marketing premium en el mercado mediante el ofrecimiento de un producto ya conocido pero con un precio sustancialmente mayor y con una calidad superior a la conocida en el mercado del embotellado, sino, sobre todo, conseguir que dicha estrategia funcione de forma efectiva. El mérito de la empresa Colmado Casa Lola radica precisamente en este punto: conseguir vender sangría a un precio que oscila entre los 8 y los 9 euros frente a un producto que hasta aquel momento se vendía en un rango del euro y medio.

Ha quedado acreditado que la demandada contaba con una amplia experiencia en el sector de la distribución del vino. Ha quedado igualmente acreditado que el registro de la marca LOLA MOLA se realiza con la intención de comercializar, en especial, sangría, dentro de la amplitud de productos que se pueden comercializar dentro de la clase 33. A fecha de esta resolución no consta que bajo la marca LOLAMOLA se comercialicen productos diferentes de la sangría. A pesar de ello, la demandada no ha acreditado que con anterioridad a la solicitud de registro de la marca LOLAMOLA, comercializara sangría. Tampoco ha acreditado que con anterioridad al registro hubiera registrado marca alguna que contuviese el elemento LOLA. Esto es, si bien es cierto que al tiempo del registro otros productos de la clase 33 contenían dicho elemento, la demandada en particular no era titular de ninguna marca con tales características.

Por tanto, del conjunto de prueba practicada debemos declarar probado que Colmado Casa Lola es capaz de crear un nuevo nicho de mercado para un producto tradicional español como es la sangría que se ve además beneficiado por la entrada en vigor del Reglamento (UE) n 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 que genera una protección denominativa de la sangría al reservar el empleo de tal nomena un producto de determinadas características fabricado solo en España o Portugal, lo que excluye a otros competidores del mercado europeo. Al mismo tiempo, queda acreditado que Barcelona Brands era distribuidora exclusiva de la marca LOLEA durante los años 2014 y 2015, años en los que LOLEA se introdujo en el mercado, generando un nuevo nicho de mercado para los fabricantes y comercializadores de sangría. En su posición de distribuidor en exclusiva es razonable pensar que la demandada tuvo conocimiento de las peculiaridades del desarrollo y el lanzamiento de la marca, así como de su estrategia de marketing premium. En particular, pudo seguir desde dentro y desde el mismo momento de su confección el éxito de la estrategia, lo que le ofreció una visión privilegiada del nuevo mercado que se abría.

Ahora bien, no incurre en mala fe el empresario que, advirtiendo una posibilidad de negocio decide entrar en un mercado. Tampoco la existencia de un contrato de distribución nos lleva a esa conclusión, especialmente una vez el mismo se ha terminado y sin la existencia de compromiso alguno de no competencia. Más aún, el litigio se termina por acuerdo entre las partes por lo que parece que se termina asumiendo la responsabilidad por parte de los actores en la terminación del contrato. Esto es, el hecho de que ZAMORA SPAIN acordara indemnizar a BARCELONA BRANDS determina que se asume la responsabilidad por la terminación del contrato. El contrato, de hecho preveía incluso una prohibición de competencia durante un año (Cláusula 13) a partir de la finalización por lo que el distribuidor tenía libertar para, resuelto el contrato, contratar con su propio cliente.

Por todo ello, no podemos entender que el registro como tal se realice de mala fe. Teniendo en cuenta, especialmente, las características del signo registrado, como hemos señalado con anterioridad.

En la medida en que las acciones de nulidad se sustentan sobre los mismos parámetros que las acciones de infracción, procede su desestimación dado que son extensibles los argumentos que realizábamos en sede de infracción.

SEXTO.- Sobre las acciones de competencia desleal: el principio de complementariedad relativa.

Se ejercita por la parte actora acciones de competencia desleal por vulneración de los artículos 4, 6, 11.3 y 12 LCD. Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 (Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

' 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : '[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

En aplicación del principio de complementariedad relativa, una vez declarada la infracción marcaria por riesgo de confusión ya no procede entrar a examinar los actos de confusión como ilícito anticoncurrencial porque no se aportan elementos fácticos distintos de los considerados en la infracción marcaria ni tampoco se aprecia un desvalor en la conducta de FRESH ajeno y distinto al que ya ha sido objeto de la infracción marcaria.

SEPTIMO.- análisis de la publicidad al amparo de los artículos, 4 , 6 , 11.3 y 12 LCD .

La parte actora afirma que uno de los ejes clave de LOLEA como marca es su comunicación y, en particular, la comunicación en RRSS. En efecto, de todos sabido que el escenario online reviste cada vez de mayor importancia en la estrategia de comunicación y publicidad de las marcas y que, por tanto, lo que se dice en redes y -sobre todo- lo que se muestra, es de gran importancia (por ejemplo, Instagram basa su impacto en las imágenes mucho más que en las palabras). De hecho, los expertos en publicidad recomiendan crear un universo de marca (lenguaje, tipología de imágenes, colores, estilo) propio para RRSS, que diferencie a la marca de su competencia y ayude al consumidor a recordar su mensaje, más allá del nombre.

Pues bien, de un mero vistazo a las RRSS de LOLEA, se observa con claridad que el mensaje es coherente (fresco, directo y positivo); en un tono siempre constante (de evocar alegría, la importancia de compartir, la frescura de la bebida, etc.); con los mismos colores de base (rojo y beige acompañado de mucho verde); y un estilo claro en cuanto a las imágenes que se publican (campestres, acompañando la sangría con queso como si fuera un vino, dándole un toque vintage con bicicletas que evocan la toscana italiana o cajas de las antiguas de transportar fruta, etc.).

[...]

es claro que LOLEA ha construido a su alrededor un universo de marca propio y diferencial respecto del resto de sus competidores

[...]

Se aportan principalmente estudios elaborados por MESSER FADEN (documento 61) y el estudio de mercado del Instituto DYM (documento 39), así como el documento 62. Por la parte demandada se ha aportado principalmente el estudio elaborado por Doña Frida (documento 51 de la demandada).

Con carácter preliminar debemos recordar que hoy existen múltiples marcas de sangría premium. El Instituto DYM considera 8 marcas diferentes.

Comenzando por el informe elaborado por el Instituto DYM, las conclusiones deben ser rechazadas de plano. Como señala el estudio GfK (documento 21 contestación), el estudio en el modulo relativo a la comparación de comunicaciones se encuentra sesgado. La pregunta se formula inmediatamente a continuación de preguntar si Lolea y Lola Mola se encuentran relacionadas de forma que las preguntas previas inducen al entrevistado a que piense que existe una relación comercial antes de ver las imágenes que se le muestran. Ello basta para censurar el estudio. Más allá, los entrevistados no tuvieron la oportunidad de valorar las comunicaciones de otras marcas con lo que se les enfrentó tan solo a dos posibilidades con un evidente riesgo que se considerasen atributos de la marca LOLEA lo que no son sino valores comunes a todas las marcas de sangría. En este sentido, un producto con una forma de consumo tan marcada que es además la evocada por todas y cada una de las marcas premium (como se puede ver en el estudio Messer Faden a pesar de que solo toma en consideración 4 marcas) condiciona sin duda la estrategia de comunicación. Estamos de acuerdo con la demandada que el consumo de sangría se asocia a momentos de placer y alegría, a la naturaleza, al mediterráneo y, en la mayor de los casos, al entorno marítimo (consecuencia de ser un producto típicamente mediterráneo), es lógico que las marcas compartan, más allá de las diferencias que le son propias, unos mismos códigos de comunicación. Ahora bien, si no se tienen en cuenta las diferencias entre todas las marcas, comparar tan solo dos, previo sometimiento a un cuestionario sobre la relación entre aquellas dos, supone condicionar la respuesta de los entrevistados.

Más objetivo es el informe de Messer Faden al igual que el informe de Doña Frida (documento 51 de la demandada). Estos dos se diferencian en un aspecto esencialel carácter minucioso, exhaustivo y absolutamente técnico del informe elaborado por la Dra. Frida. En este sentido, no podemos establecer ni una sola crítica a su informe, salvo una. Precisamente, el ser excesivamente técnico. Doña Frida puede ser calificada de experta. Y, como tal, ha elaborado un informe en el que se analiza la publicidad con un nivel de profundidad que excede el de un consumidor medio que es el destinatario usual de las comunicaciones de las marcas de sangría. Esto es, se sitúa en un plano de análisis distinto al necesario para advertir la deslealtad de la conducta en el mercado. No hemos llegado a convencernos de que un consumidor medio sea capaz de analizar la comunicación con tantos criterios como se proponen (un total de 99). En este sentido, consideramos que el destinatario medio tendrá en cuenta solo aquellos elementos de mayor importancia y consideración. En este punto, el análisis de Messer Faden parece más adecuado por atender a aquellos elementos que son empleados usualmente en la comunicación de marcas. Dicho esto, sin embargo, el informe de Messer Faden también debe ser rechazado en la medida en que la muestra tomada en consideración es escasa, al reducirse a 4 marcas que, además, se caracterizan por la notable diferencia, por ejemplo en sede de gama cromática, entre las marcas en liza y las dos tomadas en consideración (La Sueca y Mar & Sol). La comparación no es cuantitativa, sino cualitativa, por lo que es irrelevante que el número de marcas analizadas representen en torno al 30% del mercado (si bien se excluye la sangría Don Simón Premium).

Por tanto, un análisis que no tome en cuenta una muestra significativa de marcas y que considere los motivos empleados por todas ellas, resulta insuficiente a los efectos pretendidos. Nuevamente por el posible error que ya antes avanzábamos: al reducir el número de marcas en comparación, podemos correr el riesgo de considerar atributos con singularidad competitiva de una marca lo que no son sino motivos compartidos por las marcas de un mismo sector.

Más allá de lo anterior, del conjunto de comunicaciones que han sido llevadas a cabo durante años, la parte actora solo ha podido identificar una serie de fotos, claramente escasa a los efectos pretendidos dados los cientos de comunicaciones llevados a cabo por las marcas, en las que existe identidad. La identidad se circunscribe a tres fotos.

a)carritos:

b) cajas

c)cubos:

El hecho de que años después se hayan utilizado una bicicleta o una caja de madera en una posición similar no permite establecer ningún tipo de deslealtad de la conducta. Máxime cuando el empleo de bicicletas es compartido por muchas marcas así como de caja de madera, dados los atributos de artesana y tradicional que se predican de las sangrías premium, como así acredita el informe de Doña Frida. El empleo de bicicletas y carritos se comparte por al menos otras 5 marcas. En este sentido es indiferente que sean o no premium. Se trata de atributos compartidos por todas las marcas de sangría. En el caso de las cubiteras es evidente. La sangría se sirve fría. Y por ello, muchas marcas recurren al uso de la cubitera con exhibición del producto. Pretender una identidad entre Lolea y Lola Mola despreciando imágenes como las propias de Mar & Sol pero de forma más evidente como La Zurra, Rita o La Petarda, supone sesgar el estudio por falta de muestras suficientes.

Es cierto que por el encuadre podría existir cierta copia de la comunicación en cuestión pero en términos de deslealtad, lo anecdótico de la misma, unido al hecho de que no se ha acreditado que dichas imágenes tuvieran un impacto de cierta significancia, así como al hecho de que no se puede establecer que exista una estrategia de imitación de la comunicación, debe descartarse la consideración de la conducta como desleal en relación con la infracción del artículo 11.3 LCD así como de los artículos 4, 6, y 12 LCD.

SEPTIMO.- infracción del artículo 6 LCD

I. Tipo: Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica

VII. Decisión

Los hechos que integran un posible juicio de confusión son los mismos que han sido objeto de análisis en el ámbito marcario más allá de la cuestión relativa a la publicidad por lo que, reduciéndose la confusión al signo registrado y haberse desestimado la acción ejercitada, es por lo que debe desestimarse igualmente la posible infracción al amparo del artículo 6 LCD.

Con todo, lo verdaderamente distintivo en el caso de LOLEA parece ser la botella y su particular diseño de lunares así como el sistema de tapón. En este sentido, la presentación de LOLA MOLA varia sustancialmente de la presentación de LOLEA sin que, tampoco en este caso, por razón de la propia presentación del producto exista riesgo de confusión. De hecho, las diferencias entre las botellas superan cualquier posible similitud entre los signos denominativos.

OCTAVO.- infracción del artículo 12 LCD

I. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelos', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares.

VIII. Decisión

Como recordaba la SAP Alicante, Civil, sección 8 del 11 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 417/2019 - ECLI:ES:APA:2019:417 ) la STS de 11 de marzo de 2014Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 11/03/2014 (rec. 607/2012)Marca notoria no registrada. Riesgo de confusión. Especial protección de la marca notoria. Compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal. Actos de confusión, de imitación, de explotación de la reputación ajena y de obstaculización. expone cuáles son los requisitos que han de concurrir en el tipo anticoncurrencial previsto en el artículo 12 LCD :

' Explotación de la reputación ajena. En la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 01-12-2010 (rec. 1129/2007) , expusimos cuál es el ámbito de aplicación del art. 12 LCD , lo que resulta esencial para constatar si, a la vista de lo alegado en la demanda y de lo declarado probado, la demandada incurrió en un comportamiento de explotación de la reputación ajena.

i) El art. 12 LCD , que se rubrica '(e)xplotación de la reputación ajena', se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que 'se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado '; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que '(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares '.

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-07-2010 (rec. 2035/2006) ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 19-05-2008 (rec. 796/2001) ).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-07-2010 (rec. 2035/2006) ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación. '

Como señala la mejor doctrina, no solo es frecuente que concurran el ilícito de aprovechamiento de la reputación con los de imitación y confusión/asociación sino que el deslinde claro entre los diferentes ilícitos tipificados en los artículos 6, 12 y 11.2 LCD resulta en ocasiones una operación dificultosa. No obstante lo anterior, conviene señalar en primer lugar que mientras que los artículos 6 y 12 LCD se refieren al modo de presentación de las prestaciones, en el caso del artículo 11.2 LCD se refiere a las prestaciones en sí mismas. Por otra parte, el ilícito del artículo 12 LCD tiene unos contornos propios u diferenciados, de forma a priori el aprovechamiento de la reputación ajena puede darse al margen de los otros dos. Como señala la doctrina, es importante señalar que el ilícito del artículo 12 LCD no se aplica al aprovechamiento de la reputación o notoriedad de las marcas o nombres comerciales protegidos, pues tales casos se resuelven por la propia legislación marcaria quedando excluido aquí la aplicación complementaria de la Ley de Competencia Desleal. Y ello, por cuanto la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca es requisito para la determinación de la infracción marcaria constatada la evocación de la marca renombrado por el signo infractor (artículo 34.2.c).

Desde el punto de vista marcario, el artículo 12 LCD será relevante en aquellos casos en los que no pueda aplicarse la legislación marcaria por realizarse un uso no distintivo de signos protegidos (como puede ser un uso descriptivo u ornamental), ajeno al alcance del derecho exclusivo como es el caso de cybersquattingde nombres de dominio en internet, buscando únicamente la cesión del dominio al titular de la marca o a un tercero competidor.

Queda excluido en todo caso, del artículo 12 LCD, los casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno así como los casos de perjuicio de la reputación ajena al no ser supuestos especialmente tipificados en la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero. En estos casos, el análisis deberá realizarse desde la cláusula general de deslealtad contenida en el artículo 4 LCD.

La parte demandante, en los folios 52 y 53 de su escrito de demanda, alega que (las negritas son nuestras):

En conclusión, la actuación de BARCELONA BRANDS reviste de una innegable deslealtad y parasitismo (incluso desde antes de finalizar su relación de distribución con COLMADO CASA LOLA), especialmente referida a la imitación de los signos distintivos, nombre social y elementos de comunicación de las actoras. Con esa deslealtad, se pretende obstaculizar y ocupar la posición de mis representadas en el mercado, aprovechándose del conocimiento adquirido en su relación de distribución con LOLEA y, en definitiva, del esfuerzo de mis mandantes y su buen hacer en el mercado.

La conducta narrada, realmente, está haciendo referencia a un supuesto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno que, por carecer de tipificación expresa, debe ser enjuiciado a la luz de la cláusula general de deslealtad del artículo 4 LCD.

OCTAVO.- Infracción del artículo 4.1 LCD .

I. Tipo: cláusula general de deslealtad.

Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

Como señala la mejor doctrina, por buena fe objetiva ha de entenderse la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en que todos los que actúan en el mismo tendrán una conducta correcta. Puede una conducta ser contraria a la buena fe objetiva sin concurrir mala fe subjetiva. La actuación de buena fe en sentido objetivo requiere , por tanto, que la participación en el mercado se realice desde el necesario respeto a los legítimos intereses de los demás participantes, prestando atención, aunque no tenga intención de dañar, al posible perjuicio que podría causar con su actuación, de forma que se exige al participante vislumbrar posibles perjuicios que pudiera causar con su actuación a la posición competitiva de terceros o a los consumidores, alternado el orden jurídico concurrencial. En todo caso, es necesario recordar que la clausula general cumple una función relevante, en este sentido, perfila un concepto amplio de deslealtad desvinculado de parámetros ético-negociales característicos del modelo corporativo o profesional tradicional de competencia desleal que se recogía en el artículo 10bis del Convenio de la Unión de Paris. En este sentido no se trata ya de las prácticas deshonestas o contrarias a las buenas costumbres comerciales, que piensan en actos de competencia desleal entre competidores directos, para establecer un concepto amplio basada en la buena fe objetiva como parámetro de valoración de la conducta de los operadores económicos en el mercado.

Se trata de un concepto jurídico indeterminado que permite establecer un marco valorativo de las conductas realizadas en el mercado que no hayan sido objeto de tipificación expresa por parte del legislador lo que ofrece al derecho de la competencia desleal un carácter flexible con capacidad para acomodarse a las nuevas formas de competencia.

Como señalaba la STS, Civil, sección 1 del 19 de junio de 2013 ( ROJ: STS 4598/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4598 ), el artículo 4 LCD 'no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que 'tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, 'esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda 'servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas' ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).

Señala igualmente que 'la deslealtad de la conducta tipificada en este art. 4 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable'.

'En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el 'mérito' o 'bondad' (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta'.

'Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado'.

El ilícito del artículo 4 se ha considerado por ejemplo, en el caso de aprovechamiento de la inversión publicitaria en el caso 'Funciona', ( STS, Civil, sección 1 del 19 de junio de 2013 ( ROJ: STS 4598/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4598 ). Supuesto en el que la actora no contaba con un derecho de exclusiva sobre el signo, dado el carácter no distintivo, a pesar de que la actora contaba con tres marcas registradas en las que el término funciona era acompañado de la denominación 'Leche Pascual'. En este caso, como señalaba el Tribunal Supremo, la deslealtad no se basaba en la mera utilización del esfuerzo ajeno, pues de otro modo se estaría reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica 'por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado'. El modo y la forma hacen referencia lo que la doctrina ha denominado 'conductas parasitarias' de las inversiones realizadas por un tercero en el lanzamiento o en la consolidación de un producto o servicio en el mercado.

En el caso ascensores, la STS, Civil sección 1 del 08 de octubre de 2007 ( ROJ: STS 6143/2007 - ECLI:ES:TS:2007:6143 ) declaraba ilícita la captación de clientela por parte de ex empleados de una compañía que han constituido previamente una sociedad. Al tiempo de analizar la deslealtad, la sentencia considera relevante el hecho de que en pocos días después del cese como empleados de la empresa actora, los demandados consiguieron captar a 86 clientes de los 220 que tenía la empresa (casi el 40%) para una sociedad que habían constituido previamente con el mismo objeto que el que tenía la sociedad a la que servían, en una gestión cuyo desarrollo, en la generalidad de los casos, supone contactos previos, desarrollados cuando estaban en la misma empresa, pues de otro modo no parece posible conseguir tal éxito en quince días naturales, cuando, además, se han tenido que someter a la decisión de la Juntas de Propietarios de las Comunidades en Propiedad Horizontal. Tal captación se produce utilizando las listas de clientes, los conocimientos y relaciones de la propia empresa.

IX. Resolución.

Alega la parte actora que debe recordarse las circunstancias que rodearon la rescisión del acuerdo de distribución y el nacimiento de LOLA MOLA. Señala así que desarrollar un proyecto de sangría premium artesanal, con marca, imagen, contenido y comunicación, requiere mucho tiempo (en concreto se calculaba entre 10 meses y 2 años), por lo que tiene lógica que, en 2015, se procediera a un primer registro de marca LOLA MOLA en la UE para tantear el nombre elegido y su registrabilidad; y, a partir de ahí, se avanzase en el desarrollo del producto y su marca, a sabiendas de cómo se promocionaba LOLEA, qué imágenes, colores y distintivos usaba, qué lenguaje de marca empleaba etc. (véase el propio contrato de distribución con LOLEA -DOCUMENTO 42-, clausula tercera).

Así, resulta llamativo que el proyecto LOLA MOLA se gesta al tiempo que no se alcanzan los mínimos de venta pactados, lo que da lugar a las discusiones y litigios que finalizaron la relación de distribución.

Y es precisamente en este lapso temporal (2017- mitad de 2018) cuando de adverso se registra la marca española LOLA MOLA y se sustituye LOLEA por LOLA MOLA en el principal cliente de BARCELONA BRANDS en Bélgica, la multinacional de la alimentación Delhaize. En ese sentido, se aporta como DOCUMENTO 63 prueba de la venta de LOLEA en Delhaize durante el acuerdo de distribución (revista) y como DOCUMENTO 64 prueba de la venta de LOLA MOLA a inicios de 2018 en la misma cadena23.

De hecho, BARCELONA BRANDS había defendido en no pocas ocasiones que solamente con su cliente Delhaize podía llegar a vender un mínimo de 30.000 botellas de LOLEA; por tanto, lo único que tenía que hacer, una vez implantado el producto LOLEA en el consumidor belga (no acostumbrado a la sangría), era sustituirlo por el suyo. Esta realidad, con todos los respetos, puede llevar a las actoras a pensar que, quizá, la imposibilidad por parte de BARCELONA BRANDS de llegar a los mínimos pactados fue parte de la estrategia dibujada para el lanzamiento de LOLA MOLA, interesándole 'cerrar capítulo' con mi representada cuanto antes.

Fuera provocada o no la ruptura contractual, lo cierto es que en ese momento ya estaba implantado el producto y ya existían unas opciones más que probables de tener éxito en su distribución en Bélgica; todo ello gracias al esfuerzo e inversiones de COLMADO CASA LOLA, que claramente fue el 'conejillo de indias' de la demanda.

Estos hechos, además de totalmente desleales a las relaciones de distribución mantenidas entre las partes, se entienden idóneos para obstaculizar el desarrollo de LOLEA en el mercado. En efecto, la ruptura contractual deriva del incumplimiento en las cantidades pactadas en un momento crucial para LOLEA (implantación de su producto en mercados europeos), al tiempo que BARCELONA BRANDS desplaza para sí y 'su' 'LOLA MOLA' los frutos del esfuerzo de penetración comercial realizado con LOLEA.

Se aporta en este sentido como DOCUMENTO 65, copia de la carta remitida a BARCELONA BRANDS por el propio Delhaize (así como traducción preparada por esta representación), en el que confirma (mientras no se estaba llegando por parte de la demandada a las cantidades pactadas) que el producto estaba ya en vías de crecimiento en el territorio de distribución24.

Con todo, no cabe duda de la deslealtad cometida por la demandada que, prevaliéndose de su relación de distribución mercantil y del esfuerzo realizado por las actoras, decide crear y poner en el mercado LOLA MOLA, reproduciendo sistemáticamente y hasta hoy, los elementos esenciales de los signos distintivos, sociales y comunicativos de su principal (incluso eligiendo dominios idénticos, claims alusivos y tipografías cercanas a LOLEA).

La parte demandada, por el contrario, defiende la inexistencia de aprovechamiento del esfuerzo en la medida en que no existe esfuerzo alguno. Se recuerda, además que fu la actora quien procedió a resolver unilateralmente y sin causa el contrato que tenían suscrito para la distribución exclusiva de la sangría 'LOLEA' en Bélgica.

En cuanto al aprovechamiento del esfuerzo supone mala fe y aprovechamiento indebido del esfuerzo de COLMADO CASA LOLA S.L. la parte se pregunta cual es el esfuerzo dado que de acuerdo con lo pactado en el contrato de distribución (documento nº 42 de la demanda), compraba el producto a COLMADO CASA LOLA S.L., en su propio nombre y asumiendo los costes y riesgos relativos a cada operación (Clausula 1.1 del contrato) para revenderlo posteriormente a sus clientes (clientes de mi mandante) en el territorio de Bélgica, mediante sus canales de distribución tradicionales.

Se alega, además que de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 13 del contrato de distribución (cláusula de prohibición de concurrencia) fue COLMADO CASA LOLA S.L., la que se obligó a no contactar ni contratar directamente con los Clientes de mi mandante para la venta de los productos objeto del contrato, durante un plazo de un año a contar desde su finalización. Nada impedía, pues, a mi mandante, contratar con su propio cliente (Delhaize) una vez resuelto el contrato.

X. Decisión.

La cuestión no deja de resultar controvertida. Con todo, debemos recordar que la posición concurrencial alcanzada por BARCELONA BRANDS deriva de su propio esfuerzo, no de Colmado Casa Lola. La génesis, naturaleza y contexto de las relaciones es clave para la resolución del conflicto. Colmado Casa Lola no es distribuidor, sino que acude a Barcelona Brands para la distribución de la sangría en el mercado europeo.

Como decíamos al tiempo de analizar la mala fe, y en línea con lo señalado, la existencia de un previo contrato de distribución no permite calificar automáticamente de desleal al distribuidor que advierte una oportunidad de negocio y decide entrar en un mercado con su propio producto. Es la lógica misma de la competencia. Solo en el caso de que existan especiales elementos de deslealtad, podrá sancionarse la misma. El presente asunto ofrece aristas difíciles de desbastar en orden a una apreciación correcta de la licitud o la ilicitud de la conducta. En este sentido, parece, que ha existido cierto seguidismo por parte de United Brands de la estrategia comercial de LOLEA. Pero la cuestión radica en determinar si dicho seguidismo es o no desleal. Y ene ste sentido, puede que nos falten datos suficientes para poder perfilar correctamente la figura.

Como punto de partida, debemos recordar que el origen de la relación entre LOLEA y United Brands es el contrato de distribución firmado en 28 de julio de 2014 por el que BARCELONA BRANDS se convertía en distribuidor exclusivo de LOLEA para Bélgica, distribución en exclusiva que se mantuvo entre los años 2014 y 2016. Esto es, para acudir al mercado belga, United Brands aporta su conocimiento, experiencia y clientes como distribuidor de productos de la clase 33.

En fecha 30 de junio de 2016, Colmado Casa Lola comunicaba su voluntad de rescindirlo dado que la demandada no había alcanzado las ventas mínimas requeridas. Tras la respuesta de BARCELONA BRANDS no aceptando la disolución, y ulteriores comunicaciones entre las partes, la hoy demandada inició un procedimiento judicial reclamando a Colmado Casa Lola una cantidad monetaria por incumplimiento del contrato de distribución. Dicho procedimiento (Procedimiento ordinario 21/2018 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza) finalizó con un acuerdo entre las partes fechado en 6 de julio de 2018 (documento 48 demanda) en virtud del cual la actora se comprometía a abonar a la demandada 25.000 euros. Esto es, Colmado Casa Lola venía a reconocer, mediante dicho acuerdo, la terminación irregular del contrato.

En el caso ascensores, la STS, Civil sección 1 del 08 de octubre de 2007 ( ROJ: STS 6143/2007 - ECLI:ES:TS:2007:6143 ) declara ilícita la captación que se produce utilizando las listas de clientes, los conocimientos y las relaciones de la propia empresa para la que trabajaban con carácter previo a su constitución lo que les permite una rápida captación en unos días tras la constitución de la nueva empresa. Para ello, los trabajadores de Schindler tuvieron que contactar con los propios clientes de Schindler antes de establecerse por su propia cuenta. Ahí radicaba la deslealtad.

En el presente caso, sin embargo, United Brands no se ha servicio de los clientes de LOLEA sino de sus propios clientes. Esto es, LOLA MOLA era colocada a partir de los propios clientes de United Brands. En este sentido, no existió ningún esfuerzo propio por parte de LOLEA para poder abrir el mercado a Delhaize de Bélgica sino que para ello se sirvió de las listas de clientes, los conocimientos y relaciones de United Brands. Buena muestra de ello es la cláusula 13 del contrato de distribución en la que se preveía un pacto de no concurrencia durante el plazo de un año una vez finalizado el contrato por cumplimiento del plazo de vigencia. Por mor del mismo, LOLEA no podía contactar ni contratar con los clientes de United Brands durante dicho plazo. Si bien la terminación del contrato se produjo por causa diferente, es demostrativo que los clientes eran de United Brands y no de LOLEA.

No incurre en mala fe el empresario que, advirtiendo una posibilidad de negocio, decide entrar en un mercado. Tampoco la existencia de un contrato de distribución nos lleva necesariamente a esa conclusión, especialmente una vez el mismo se ha terminado y sin la existencia de compromiso alguno de no competencia. Más aún, el litigio se termina por acuerdo entre las partes por lo que parece que se termina asumiendo la responsabilidad por parte de los actores en la terminación del contrato. Esto es, el hecho de que ZAMORA SPAIN acordara indemnizar a BARCELONA BRANDS determina que, en cierto sentido, se asume la responsabilidad por la terminación del contrato.

Es cierto que el distribuidor, precisamente por su condición de distribuidor y su estrecha relación con el fabricante, ha podido monitorizar puntualmente el desarrollo de la marca. Ello le daba una ventaja competitiva respecto de cualesquiera otros competidores para poder lanzar su producto al mercado. Pero en el presente caso faltan elementos para configurar la deslealtad de la conducta. Es cierto que emplea el mismo canal de distribución en Bélgica: Delhaize. Pero no consta que LOLEA fuera excluida del mercado Belga. Evidentemente, tendría que buscar sus propios canales de distribución. Pero no puede haber aprovechamiento del esfuerzo del propio distribuidor, cuando el contrato, además, se ha terminado a instancia de LOLEA.

Si el contrato era de 28 de julio de 2014, el registro de LOLAMOLA se solicitaba el 4 de abril de 2017 (concedida el 24/01/2018). Por tanto, casi un año más tarde de la ruptura de relaciones que se había producido el 30 de junio de 2016. La sangría LOLAMOLA sale al mercado la primavera/verano de 2017. Recordemos que LOLEA no tiene ningún tipo de monopolio sobre el signo LOLEA, tampoco sobre la sangría premium. Es el primero en abrir el mercado pero se expone a que los competidores le puedan copiar la estrategia. No obstante lo anterior, nos inclinamos por señalar que, a pesar de que la parte demandada no ha acreditado cual fue el desarrollo de su propio proyecto, transcurrió tiempo suficiente para que LOLEA hubiera amortizado sus inversiones en publicidad. No se ha acreditado que la entrada en el mercado de LOLA MOLA haya afectado a sus ingresos. De hecho, lo que ha surgido es la moda premium, esto es, diferentes marcas de sangría que, ante los elevados precios y, entendemos, la rentabilidad, deciden introducirse en el mercado. En este sentido, no se ha acreditado que LOLA MOLA haya estado en mejor disposición que el resto de competidores para poder introducirse en el mercado de las sangrías premium, más allá de la capacidad de distribuir su sangría en Bélgica a través de Delhaize, cuestión que, ya hemos señalado, no consideramos que pueda ser considerada ilícita. Delhaize era cliente de United Brands, la terminación del contrato se había producido a instancia de Colmado Casa Lola, quien termina abonando una indemnización de 25.000 euros por aquella terminación y había transcurrido un año desde aquella terminación contractual. La solicitud de la marca se realiza, además, una vez terminado el contrato por parte de LOLA MOLA.

En definitiva, distinta solución podría haberse alcanzado en el caso de que el contrato se hubiera terminado irregularmente por parte de United Brands, que el registro de la marca hubiera sido previo a la terminación o que el tiempo transcurrido hubiera sido mínimo y revelase la estrategia parasitaria de LOLA MOLA.

Finalmente, y sin perjuicio de cierta actitud seguidista por parte de United Brands, tampoco parece que nos encontremos en el caso de aprovechamiento de la inversión publicitaria como sucedía en el caso 'Funciona', ( STS, Civil, sección 1 del 19 de junio de 2013 ( ROJ: STS 4598/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4598 ). De lo actuado se advierte que United Brands ha empleado canales habituales para la promoción de la marca LOLAMOLA que son empleados por cualquier competidor. Y se han empleado para ello elementos que son comunes a muchas marcas de sangría, también a las sangrías premium.

El hecho de colocar un producto en el mercado premium no puede considerarse desleal, sino parte de las dinámicas propias de mercado.

NOVENO. -Costas procesales.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso, no se imponen costas a ninguna de las partes dado que el caso presenta serias dudas de hecho, en particular, en cuanto a la deslealtad de la conducta, como se ha razonado, especialmente, en el fundamento de derecho octavo.

Visto lo anterior,

Fallo

Que debo DESESTIMAR la demanda presentada por la entidad mercantil Colmado Casa Lola S.L.representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Bonastre Hernandez, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa contra la entidad mercantil Barcelona Brands Sl;representada por la Procuradora de los Tribunales Don Daniel Dabrowski Pernas, y asistida por el Letrado Doña Antonia Torrente Tomás; por lo que debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos contra ella formulados.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Gustavo Andrés Martín Martín, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Marca de la Unión Europea número 1 de España, con sede en Alicante, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.