Sentencia CIVIL Nº 948/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 673/2020 de 28 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 673-U25/20
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 758/18
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1
SENTENCIA NÚM. 948/20
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 758/18,
sobre infracción de marcas, competencia desleal y publicidad ilícita, seguidos en el Juzgado de Marcas de la
Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte
actora, CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D'ORIGEN KAKI RIBERA DEL XÚQUER (en lo sucesivo,
CONSELL REGULADOR), la COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DEL ORETO COOP. V. y la COOPERATIVA
AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP. V., representada por la Procuradora Doña Francisca Bieco Marín, con la
dirección del Letrado Don Juan Bataller Grau y; como apelada, la parte demandada, FRESH DIRECT SPAIN, S.L.
(en lo sucesivo, FRESH), representada por el Procurador Don Daniel J. Dabrowski Pernas, con la dirección del
Letrado Don Valentín Serrats Botella.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 758/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm.

1 se dictó Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Bieco Marín, actuando en nombre y representación del Consell Regulador de la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xuquer, la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. del Oreto Coop. V. y la Cooperativa Agrícola 'Sant Bernat' Coop. V. contra la entidad mercantil Fresh Direct Spain, S.L., debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Fresh Direct Spain, S.L. de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Fresh Direct Spain, S.L.' La referida Sentencia fue rectificada mediante Auto de fecha diez de marzo de dos mil veinte, cuya parte dispositiva indica: 'Ha lugar a la corrección del siguiente error material encontrado en la sentencia de 30 de enero de 2020, en el sentido de que cuando el fallo de la sentencia dice ' Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Fresh Direct Spcuti. S.L.', en realidad debe decir 'Todo ello con expresa condena cii costas procesales a la parte demandante, el Consell Regulador de la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xuquer, la Cooperativa Agrícola Nfra. Sra. del Oreto Coop. 14, y la Cooperativa Agrícola 'Sant Bernat' Coop. 14'.



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpuso la actora recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 673-U25/20, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veinticuatro de septiembre, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

La demanda fundamenta sus pretensiones en tres marcos normativos distintos de forma cumulativa frene a la conducta imputable a FRESH consistente en: i) una campaña publicitaria realizada en el año 2017 mediante cartelería en mobiliario urbano en Valencia: ii) el suministro de caquis al supermercado del establecimiento 'El Corte Inglés' sito en la calle Pintor Sorolla de Valencia, los cuales llevan adheridos una etiqueta (también llamada sticker) que presenta la siguiente forma: iii) el ticket de compra recibido por el cliente del referido supermercado al describir el caqui adquirido como: 'KAKI PERSIMON': En primer lugar, el CONSELL REGULADOR, al que están adheridas las dos Cooperativas codemandantes, en su condición de titular de las siguientes marcas: 1.-) Marca de la Unión Europea (MUE) número 6455174, denominativa, 'PERSIMON KIDS', solicitada el día 21 de noviembre de 2007 y concedida el día 22 de enero de 2008, para designar productos y servicios de las clases 29, 31 y 39.

2.-) MUE colectiva número 16455578, figurativa, solicitada el día 10 de marzo de 2017 y concedida el día 24 de agosto de 2017, para designar productos de la clase 31: caquis, conforme con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Kaki Ribera del Xúquer, con la siguiente representación gráfica: 3.-) MUE colectiva número 17578683, figurativa, solicitada el día 11 de diciembre de 2017 y concedida el día 2 de mayo de 2018, para designar productos de la clase 31: caquis, conforme con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Kaki Ribera del Xúquer, con la siguiente representación gráfica: 4.-) Marca española número 2768139, denominativa, 'PERSIMON', solicitada el día 23 de abril de 2007 y concedida el día 11 de mayo de 2012, para designar productos de la clase 31; 5.-) Marca española número 2768140, denominativa, 'PERSIMON DO', solicitada el día 23 de abril de 2007 y concedida el día 26 de octubre de 2007, para designar productos de la clase 31; 6.-) Marca española número 2768142, denominativa 'PERSIMON RIBERA', solicitada el día 23 de abril de 2007 y concedida el día 26 de octubre de 2007, para designar productos de la clase 31; 7.-) Marca española número 2768144, denominativa, 'PERSIMON KAKIDU', solicitada el día 23 de abril de 2007 y concedida el día 26 de octubre de 2007, para designar productos de la clase 31; 8.-) Marca española número 2770738, denominativa, 'PERSIMON PERSWEET', solicitada el día 8 de mayo de 2007 y concedida el día 13 de noviembre de 2007, para designar productos de la clase 31; 9.-) Marca española número 3617160, mixta, solicitada el día 2 de junio de 2016 y concedida el día 12 de enero de 2017, para designar productos de la clase 31: caquis acogidos a la denominación de origen Ribera del Xúquer, con la siguiente representación gráfica ejercita la acción declarativa de infracción de las marcas antes indicadas frente a FRESH fundada en el riesgo de confusión al amparo del artículo 9.1.b del Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, (en lo sucesivo, RMUE) y, del artículo 34.2.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM) y, en la protección reforzada de las marcas renombradas al amparo del artículo 9.1.c RMUE y del artículo 34.2.c LM, en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes LM, porque la demandada utilizó en su campaña publicitaria y en las etiquetas adheridas a los caquis el término 'PERSIMMON' para identificar los caquis que comercializa.

En segundo lugar, las actoras ejercitan también una acción declarativa de competencia desleal fundada en los artículos 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena) en relación con el artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) porque FRESH utilizó en su campaña publicitaria y en las etiquetas el término 'PERSIMMON' para identificar los caquis que comercializa.

En tercer lugar, las actoras también ejercitan una acción declarativa de publicidad ilícita prevista en el artículo 3.e (publicidad engañosa y desleal) de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP) porque FRESH utilizó en su campaña publicitaria el término 'PERSIMMON' para identificar los caquis que comercializa.

En cuarto lugar, las actoras ejercitan, con carácter común, las acciones de condena previstas en la LM y en la LCD consistentes en: cesación, remoción de los efectos, indemnización de daños y perjuicios, publicación, multa coercitiva y el pago de las costas del proceso.



SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda con los siguientes argumentos: En primer lugar, solo considera acreditada la conducta de FRESH consistente en la campaña publicitaria de cartelería en mobiliario urbano al rechazar su responsabilidad en la colocación de las etiquetas adheridas a los caquis vendidos en el supermercado de 'El Corte Inglés' y en la descripción del producto que figura en el ticket de compra.

En segundo lugar, rechaza que las marcas del CONSELL REGULADOR sean marcas renombradas.

En tercer lugar, rechaza la acción declarativa de infracción marcaria por riesgo de confusión y la acción declarativa del ilícito concurrencial del acto de confusión porque FRESH no utiliza el término 'PERSIMMON' a título de marca sino para identificar una variedad de caqui.

En cuarto lugar, desestima el acto de competencia desleal fundado en el artículo 12 LCD por ausencia de argumentación fáctica y jurídica en la demanda.

Por último, no acoge la acción de publicidad ilícita porque se han rechazado previamente las acciones de competencia desleal.

Frente a la Sentencia de instancia, las actoras formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones: 1.-) error en la valoración de la prueba al no considerar como conducta imputable a FRESH la colocación de las etiquetas adheridas a los caquis vendidos en el supermercado de 'El Corte Inglés'.

2.-) en relación con la acción de infracción marcaria por riesgo de confusión rechaza que el uso del signo 'PERSIMMON' por FRESH no sea a título de marca y, también alega que sus marcas son renombradas.

3.-) en relación con las acciones de competencia desleal alega que concurren los requisitos de los artículos 6, 11 y 12 LCD y, consiguientemente, también procede la estimación de la acción de publicidad ilícita.

4.-) al estimar cualquiera de las acciones declarativas anteriores, procederá también la estimación de las pretensiones de condena deducidas en la demanda.



TERCERO.- Error en la valoración de la prueba.

La Sentencia de instancia descarta que las etiquetas (stickers) adheridas a los caquis vendidos en el Supermercado de 'El Corte Inglés' hayan sido facilitadas por FRESH (documento número 22 de la demanda), por lo que concluye que ninguna participación cabe atribuir a la demandada respecto de las conductas infractoras que tienen por objeto las referidas etiquetas.

La apelante impugna este pronunciamiento con varios argumentos. Acogemos como determinante que en el apartado de la declaración de hechos controvertidos del acto de la audiencia previa el Letrado de la parte demandada reconoció que estas etiquetas eran de su cliente. Además, basta con fijarse en el cartel publicitario que hemos reproducido más arriba y comprobar que en su parte inferior izquierda figura la misma etiqueta con idéntica composición.

Por el contrario, no puede atribuirse a la demandada su participación en la descripción ('KAKI PERSIMON') del producto que figura en el ticket de compra porque puede obedecer a la nomenclatura interna utilizada por el Supermercado 'El Corte Inglés' para identificar el producto sin haber acreditado ninguna intervención de FRESH.

En conclusión, hemos de estimar esta alegación y considerar que las dos conductas supuestamente infractoras imputables a FRESH son: la campaña publicitaria mediante cartelería en mobiliario urbano y las etiquetas adheridas a los caquis suministrados al Supermercado 'El Corte Inglés.'

CUARTO.- Examen de la condición de renombradas de las marcas de la actora.

La Sentencia de instancia desestimó la acción de infracción marcaria fundada en el riesgo de confusión ( artículos 9.2.b RMUE y 34.2.b LM) y fundada en la protección reforzada de la marca renombrada ( artículos 9.2.c RMUE y 34.2.c LM).

Vamos a alterar el orden de las alegaciones del recurso y analizaremos, en primer lugar, las alegaciones dirigidas a justificar el renombre de las marcas invocadas en la demanda.

En primer lugar, hemos de examinar si concurren los requisitos exigidos para reconocerles esta condición.

Sobre los parámetros a tener en cuenta para determinar el carácter notorio/renombrado de una marca hemos de remitirnos a la STJCE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors Corporation/Yplon, S.A.) que destaca los siguientes: 1) intensidad en el uso que se acredita con el volumen de la facturación; 2) extensión geográfica del conocimiento de la marca; 3) duración ininterrumpida del uso de la marca durante un dilatado período de tiempo; 4) las certificaciones expedidas por asociaciones empresariales o cámaras de comercio; 5) inversión publicitaria; 6) el previo reconocimiento de la condición de marca notoria/renombrada por parte de algunas resoluciones de la OEPM o de la EUIPO.

Hemos de llamar la atención de que todas las marcas invocadas como infringidas en la demanda contienen como elemento principal o preponderante el distintivo denominativo 'PERSIMON', por lo que la prueba de los parámetros o requisitos deben referirse a este signo. En ningún caso, puede utilizarse como objeto de la prueba la Denominación de Origen Protegida 'Kaki Ribera del Xúquer' porque según su Reglamento (documento número 1 de la demanda) se corresponde con el caqui de la variedad 'Rojo Brillante' tanto en su modalidad tradicional como desastringentado y, solo esta última modalidad es la que se identifica con el distintivo 'PERSIMON'.

La parte actora aporta los documentos números 13 a 20 de la demanda para acreditar la condición de marcas renombradas.

Los documentos números 13, 14, 15, 18 y 20 se refieren únicamente a la Declaración de Origen sin hacer ninguna mención al elemento denominativo 'PERSIMON', por lo que no tienen ninguna fuerza probatoria sobre el carácter renombrado de las marcas supuestamente infringidas.

El documento número 16 contiene una tabla de productos exportados por la Denominación de Origen en el año 2017 distinguiendo entre 'PERSIMON' y 'CLASSIC'. No podemos atribuirle tampoco eficacia probatoria porque está elaborado por la propia Denominación de Origen y no responde a datos oficiales de la Administración.

Hubiera sido muy esclarecedor comparar el volumen de la exportación de productos identificados con la marca 'PERSIMON' con el volumen general de exportación de este mismo tipo de producto en el resto de España para poder valorar su importancia dentro del sector.

El documento número 19 contiene la copia de dos artículos o reportajes periodísticos: el primero, está encabezado con el titular 'Kaki Ribera del Xúquer pone sus miras en el exterior', por lo que no destaca el distintivo 'PERSIMON' y; el segundo, encabezado con el titular 'Las claves del futuro Rojo Brillante-Persimon en la Ribera del Xúquer' ocupa una extensión inferior a una página e ignoramos el medio de comunicación al que corresponde y la fecha de su publicación.

Por último, el documento número 17 contiene un dossier sobre publicidad donde destaca la utilización de la MUE número 17578683, la cual fue concedida el día 2 de mayo de 2018, esto es, varios meses después de requerir extrajudicialmente a la demandada y apenas algo más de cinco meses antes de la presentación de la demanda que origina este proceso. Si lo característico de una marca renombrada es su uso ininterrumpido durante un dilatado período de tiempo, es evidente que con ese dossier no se acredita este requisito.

Pretender suplir esta insuficiencia probatoria con la declaración testifical del Sr. Daniel , actual Secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, no parece lo más apropiado por su evidente interés. Lo adecuado hubiera sido recurrir a instituciones relacionadas con el sector y utilizar los datos publicados por las Administraciones competentes.

Ante la endeble prueba aportada para acreditar el carácter renombrado de las marcas invocadas como infringidas en la demanda, hemos de confirmar el pronunciamiento desestimatorio de la infracción de las marcas en su condición de renombradas.



QUINTO.- Acción de infracción marcaria por riesgo de confusión.

La Sentencia de instancia desestima esta acción porque, después de rechazar el carácter renombrado de las marcas, concluye que no se utiliza por FRESH el término 'PERSIMMON' a título de marca sino para identificar una variedad de caqui, a la que va a distinguir con su propia marca 'KAKI ESTRELLA'.

La apelante impugna este pronunciamiento por distintos motivos: i) la jurisprudencia en la que se apoya la Sentencia de instancia es la referida al 'uso efectivo' de una marca para eludir su declaración de caducidad lo que nunca ha sido objeto del litigio; ii) no puede identificarse el nombre del producto con la marca 'PERSIMON' sino con un tipo específico de caqui de la variedad Rojo Brillante duro y desastringentado por lo que resulta absurda su inserción en la campaña de publicidad por ser reiterativo en la identificación del producto al aparecer conjuntamente los términos 'kaki' y 'persimmon'; iii) el ius prohibendi puede ejercitarse también por el titular de una marca ordinaria aunque no sea renombrada; iv) aunque la Sentencia omite indicar el fundamento jurídico en el que se apoya su conclusión ('PERSIMMON' solo identifica una variedad de un producto concreto'), en el caso de que se pretendiera fundamentar en la limitación de los derechos de marca a que se refieren los artículos 14.1.b RMUE y 37.b LM no podría estimarse porque basta con su simple uso en la publicidad para cometer la infracción y porque no respetaría la exigencia de su uso 'conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial'; v) nunca se ha opuesto la nulidad absoluta de las marcas por falta de distintividad o por su carácter genérico. En conclusión, según la apelante, concurrirían los requisitos de la infracción marcaria por riesgo de confusión al ser prácticamente idénticos los signos y plenamente coincidentes los productos en liza.

Con carácter previo hemos de señalar que FRESH es titular de la marca española número 3555683, mixta, solicitada el día 1 de abril de 2015 y concedida el día 16 de noviembre de 2015, para designar productos de la clase 29: kaki en conserva, con la siguiente representación gráfica: Este signo es utilizado por FRESH tanto en la campaña publicitaria como en las etiquetas adhesivas pero junto con este signo también se incluye el término 'PERSIMMON': en el cartel publicitario aparece en la parte central, destacado y muy visible y; en las etiquetas adhesivas, es aún mucho más perceptible que el elemento denominativo 'KAKI ESTRELLA' por el grosor de la fuente de letra.

La inclusión del término 'PERSIMMON' junto con la marca compuesta de la demandada, de conformidad con la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal de Justicia en sus Sentencias de 6 de octubre de 2005 (MEDION/THOMSON) y de 8 de mayo de 2014 (DOGHNUTS/BIMBO DOUGHNUTS), no impide que pueda ser percibido de forma autónoma y distintiva al no constar su utilización por otros competidores para designar el mismo producto, por lo que no puede afirmarse que la utilización por la demandada de su marca excluya, por sí solo, la infracción de las marcas con el elemento denominativo 'PERSIMON'.

Si tenemos en cuenta que el público pertinente es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, habida cuenta de que estamos en presencia de un producto no oneroso y de adquisición cotidiana como es una clase de fruta, el riesgo de confusión resulta evidente ante la práctica coincidencia del elemento denominativo que solo se diferencian en una letra que no afecta a su pronunciación (PERSIMON/PERSIMMON) y la plena identidad de los productos en liza (en ambos casos se trata de un caqui sometido al tratamiento de desastringentado).

La Sentencia de instancia rechaza el riesgo de confusión porque el uso del término 'PERSIMMON' no se realiza a título de marca sino para identificar una variedad de caqui. Sin decirlo directamente, parece aludir a las limitaciones de las marcas previstas en los artículos 14.1.b RMUE y 37.b LM (legislación aplicable ratione temporis, antes de la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre) cuando se identifica con ellas un producto.

Rechazamos esta alegación por las razones siguientes: En primer lugar, respecto de las MUE's rige la presunción de validez según el artículo 127.1 RMUE y no consta que se haya impugnado la validez de las marcas por la vía de la demanda reconvencional de nulidad absoluta por su carácter genérico. En consecuencia, su ius prohibendi sigue plenamente operativo.

En segundo lugar, esta limitación actúa siempre que el uso del signo infractor sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. La STJUE de 17 de marzo de 2005 (asunto C-228/03) señala cuándo el uso de la marca ajena no es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: ' 41 Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, es preciso destacar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las 'prácticas leales', en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 , constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas). Dicha obligación es análoga a aquélla a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca (véanse las sentencias de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95 , Rec. p. I-6013, apartado 45, y BMW, antes citada, apartado 61).

42 A este respecto, el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

43 Además, dicho uso no debe afectar al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).

44 Por otra parte, como han señalado acertadamente el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en sus observaciones, el uso de la marca no se realiza conforme al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 cuando desacredita o denigra dicha marca.

45 Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 1, letra c).' En nuestro caso, cuando FRESH incluye el término 'PERSIMMON' trata de presentar su producto como una imitación del identificado con el signo 'PERSIMON', por lo que su uso es contrario a las prácticas leales.

De otro lado, la demandada argumentaba en su contestación que con el término 'PERSIMMON' se estaba refiriendo al nombre con el que se conoce al caqui en la lengua de varios países por lo que su finalidad era identificar el producto con una palabra que pudiera ser conocida por los consumidores de diferentes Estados.

Tampoco podemos acoger esta alegación por las siguientes razones: En primer lugar, el uso del término 'PERSIMMON' no obedece a la necesidad de identificar un producto concreto, el caqui, porque ya aparece el término 'KAKI' tanto en el cartel (tres veces) como en las etiquetas.

En segundo lugar, si ya se utiliza la marca propia 'KAKI ESTRELLA' para identificar su producto no se entiende la necesidad de hacer referencia también al término 'PERSIMMON', máxime cuando ya se conocía de la existencia de las marcas de las actoras cuyo distintivo denominativo preponderante es 'PERSIMON' según la testifical del Sr. Iván , trabajador de la empresa dominante del grupo al que pertenece FRESH.

En tercer lugar, tampoco puede entenderse que se utilice el término 'PERSIMMON' aludiendo a que es la denominación inglesa de lo que en español conocemos por 'caqui' cuando en el mismo cartel y en las etiquetas adhesivas ya aparece el término 'KAKI', también conocido por los anglófonos, por lo que su inclusión es innecesariamente redundante.

En cuarto lugar, si observamos las facturas aportadas por FRESH de la campaña publicitaria (folios 178 y siguientes de los autos), consta que los carteles publicitarios fueron instalados en la ciudad de Valencia y en las localidades de La Eliana y de Paterna, ambas de la provincia de Valencia, por lo que no parece necesario que la inmensa mayoría de los habitantes de estas ciudades tengan necesidad de conocer la traducción inglesa de la palabra para conocer este producto.

En quinto lugar, a pesar de que la demandada afirme reiteradamente que 'PERSIMMON' es el nombre habitual con el que se conoce esta fruta en los distintos idiomas de la Unión Europea, tan solo ha aportado como documento número 1 de la contestación un informe de un Traductor Intérprete Jurado en el que señala que el término inglés 'PERSIMMON' se corresponde con el término castellano 'caqui' pero no excluye que también sea conocido por 'KAKI' (documental aportada por la actora en el acto de la audiencia previa).

En sexto lugar, el uso del término 'PERSIMMON' no puede servir para contribuir a identificar el producto porque, de un lado, en el cartel aparece con claridad el producto a que se refiere y, de otro lado, la etiqueta está pegada al mismo producto.

En conclusión, al estimar esta alegación del recurso, declaramos la infracción de las marcas de las actoras fundamentada en el riesgo de confusión.



SEXTO.- Actos de confusión como actos de competencia desleal.

Seguidamente, abordamos los actos de competencia desleal denunciados en la demanda como fundamento de la conducta ilícita de FRESH y que ya hemos anticipado se basan en los actos de confusión ( artículo 6 LCD), actos de imitación ( artículo 11 LCD) y actos de explotación de la reputación ajena ( artículo 12 LCD).

La Sentencia de instancia después de realizar un amplio examen sobre los distintos ámbitos de protección en el ámbito marcario y en el ámbito de la competencia desleal y, después de destacar las características generales de la protección de los actos de confusión del artículo 6 LCD y su diferencia con el tipo de ilícito anticoncurrencial previsto en el artículo 12 LCD concluye que a pesar de la implantación de las actoras en el mercado no concurre el tipo de los actos de confusión porque el uso por FRESH del término 'PERSIMMON' no tiene por finalidad facilitar información errónea sobre el origen empresarial de un producto sino informar sobre una variedad de caqui.

La apelante, después de reproducir la doctrina jurisprudencial sobre actos de confusión, considera que tanto en las etiquetas adhesivas como en el cartel publicitario se incluye innecesariamente el término 'PERSIMMON' para informar sobre la clase de producto y que su única finalidad es que el consumidor lo relacione con el caqui duro, desastringentado de las actoras identificado en el mercado como 'PERSIMON'.

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017: ' 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre: '[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

En aplicación del principio de complementariedad relativa, una vez declarada la infracción marcaria por riesgo de confusión ya no procede entrar a examinar los actos de confusión como ilícito anticoncurrencial porque no se aportan elementos fácticos distintos de los considerados en la infracción marcaria ni tampoco se aprecia un desvalor en la conducta de FRESH ajeno y distinto al que ya ha sido objeto de la infracción marcaria.

SEPTIMO.- Actos de explotación de reputación ajena, actos de imitación y publicidad ilícita.

Restarían por examinar las alegaciones del recurso que atribuyen a la demandada otros actos de competencia desleal.

En primer lugar, no puede acogerse el tipo previsto en el artículo 12 LCD sobre actos de explotación de la reputación ajena porque la STS de 11 de marzo de 2014 exige para su apreciación: ' iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).' En la medida en que ya hemos dicho que no se ha acreditado la condición de renombradas de las marcas de la parte actora ni tampoco la transmisión de unas especiales características positivas que le confieran un prestigio especial en el mercado no es posible tipificar la conducta de la demandada como subsumible en este ilícito anticoncurrencial.

En segundo lugar, tampoco puede acogerse el tipo previsto en el artículo 11.2 LCD porque el objeto de este litigio no es la imitación confusoria de la prestación, esto es, el caqui variedad 'Rojo Brillante' duro, desastringentado, sino el uso en el mercado del signo de identificación del producto que puede confundir a los consumidores en la información sobre la empresa del que procede.

En tercer lugar, no se acoge la alegación del recurso que denuncia la incongruencia omisiva por haber preterido la Sentencia cualquier razonamiento sobre estas dos ilícitos porque la parte final de su parágrafo 25 explica de manera breve el motivo de su desestimación, que coincide sustancialmente con los argumentos expresados en la presente resolución.

Por último, en cuanto la referencia a la acción declarativa de la publicidad ilícita y, en concreto, basada en el artículo 3.e LGP, no procede su examen al reconocer la misma apelante que se remite a la Ley de Competencia Desleal.

OCTAVO.- Recapitulación.

Al haber declarado la existencia de la infracción marcaria, procede acordar seguidamente las pretensiones de condena contenidas en el artículo 41.1 LM: cesación de la conducta infractora y la remoción de los efectos en los términos interesados en la súplica de la demanda. En el caso de persistir en la conducta infractora se acordará una indemnización coercitiva en ejecución de Sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva.

En cuanto a la acción de indemnización de daños y perjuicios concurre el presupuesto previsto en el artículo 42 LM porque la demandada es la primera comercializadora de los productos al ser el mayorista que suministra los productos a los supermercados; por otro lado, al constar la colocación de las etiquetas en los productos y; también, porque se practicó un requerimiento extrajudicial (documento número 23 de la demanda).

Del texto del primer otrosí de la demanda se infiere que la actora optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación dejando su cuantificación diferida al trámite de ejecución de Sentencia en aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 74.5 de la Ley 2472015, de 24 de julio, de Patentes, como así acordaron las partes en el acto de la audiencia previa para el caso de estimación de la demanda.

Se acoge la pretensión de publicación del Fallo de la Sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 41.1.f LM porque se considera proporcionada al constar que la conducta infractora ha tenido gran difusión por llevarse a cabo mediante una campaña publicitaria y a través de la venta de productos en un establecimiento comercial de gran afluencia de público como es el Supermercado de 'El Corte Inglés'. Al haber acreditado la conducta infractora en la provincia de Valencia, la publicación se llevará a cabo mediante la difusión del Fallo en dos periódicos de ese ámbito territorial: en la edición impresa y en la edición on line de 'Levante EMV' y 'Las Provincias'.

NOVENO.- Costas causadas en la instancia.

Al haberse producido una estimación sustancial de la demanda porque se ha acogido la pretensión declarativa de la conducta infractora de las marcas fundada en el riesgo de confusión y se ha estimado la totalidad de las pretensiones de condena, procede imponerlas a la parte demandada de conformidad con lo previsto en el criterio objetivo del vencimiento previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DÉCIMO.- Costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada al haberse estimado en parte el recurso de apelación según prevé el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DÉCIMO
PRIMERO.- Destino del depósito.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse estimado en parte según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con estimación en parte del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, rectificada mediante Auto de fecha diez de marzo de dos mil veinte, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, I) que estimando sustancialmente la demanda promovida por la Procuradora Doña Francisca Bieco Marín, en nombre y representación del CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D'ORIGEN KAKI RIBERA DEL XÚQUER, la COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DEL ORETO COOP. V. y la COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP. V, contra FRESH DIRECT SPAIN, S.L., debemos: 1º) declarar y declaramos que el uso de la palabra 'PERSIMMON' utilizada por la demandada en la publicidad y etiquetas infringe las marcas de la actora fundado en el riesgo de confusión; 2º) condenar y condenamos a FRESH DIRECT SPAIN, SL, a cesar en los comportamientos anteriores, en especial, a la utilización tanto de la palabra 'PERSIMON' como de la palabra 'PERSIMMON', bajo apercibimiento de indemnización coercitiva que se fijará en ejecución de Sentencia; 3º) condenar y condenamos a costa de FRESH DIRECT SPAIN, SL a la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca; 4º) condenar y condenamos a FRESH DIRECT SPAIN, S.L. a no utilizar en el futuro en etiquetas, envoltorios o cajas cualquier mención que contenga la palabra 'PERSIMON' o 'PERSIMMON' 5º) condenar y condenamos a FRESH DIRECT SPAIN, S.L. a indemnizar a las actoras en los términos establecidos en el ordinal séptimo de la fundamentación jurídica de la presente resolución; 6º) condenar y condenamos a FRESH DIRECT SPAIN, S.L. a la publicación del Fallo de esta Sentencia en la edición impresa y en la edición on line de 'Levante EMV' y 'Las Provincias'.

7º) condenar y condenamos a FRESH DIRECT SPAIN, S.L. al pago de las costas causadas en la instancia.

II) No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada.

III) Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales junto con los documentos aportados por la actora con la demanda al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-