Sentencia Civil Nº 96/2016, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 351/2015 de 25 de Abril de 2016

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA N.º 351 ( C 27 ) 15.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 594 / 14.

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 96/16

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiséis de abril del año dos mil dieciséis.

El Tribunal de Marcas de la Unión Europea, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D. Cayetano , POLICESHOP SOCIETAD, SL, VICOSAN, SL, BALANIS SCP y D. Ildefonso , apelantes por tanto en esta alzada, representados por la Procuradora D.ª CRISTINA ESCRIBANO SÁNCHEZ, con la dirección del Letrado D. ENRIQUE QUINTANA HERNÁNDEZ; siendo la parte apelada, impugnante asímismo de la sentencia, ACTURUS CAPITAL, SL, representada por el Procurado D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección del Letrado D. CARLOS MORÁN MEDINA.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea, se dictó Sentencia, de fecha 4 de mayo del 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los šTribunales y de la mercantil ACTURUS CAPITAL, S.L. contra las mercantiles POLICESHOP, S.L., RELGA COMPANY, S.L., BALANIS S.C.P. y don Cayetano , y en consecuencia:

A) Declaro:

- Que el ofrecimiento, distribución y comercialización de gafas y relojes bajo el distintivo EL GANSO objeto de la demanda constituye una infracción de los derecho de exclusiva de la actora.

- Que el registro de la Marca Española nº 2874639 'EL GANSO' es nulo para los siguientes productos incluidos en su registro: aparatos e instrumentos ópticos (clase )) y relojería (clase 14) por resultar incompatible con los derechos prioritarios de la actora.

B) Y en consecuencia, condeno a las mercantiles codemandadas:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones

- A cesar y a abstenerse en el futuro en la utilización del signo 'EL GANSO' para aparatos e instrumentos ópticos (clase )) y relojería (clase 14).

- A retirar del tráfico todos los productos, documentos, material de publicidad o comercial en los que aparezca este distintivo, procediéndose a su destrucción por los demandados.

- A indemnizar solidariamente a la actora en los daños y perjuicios en la cantidad de MIL CIENTOS RECE EUROS Y VEINTE CENTIMOS (1.113Ž 20€) por daño emergente y al 1% de la cifra de negocio obtenida hasta que termine la conducta infractora en los términos del Fundamento Cuarto de la presente.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

Una vez firme, ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Férnandez, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ACTURUS CAPITAL, S.L. contra la mercantil VISOCAN, S.L. y don Ildefonso sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 / 3 / 2016, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.-

La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda y, de modo consecuente con las pretensiones deducidas en ella, ha declarado la nulidad parcial de la marca española n.º 2874639 (denominativa, 'EL GANSO'; nulidad limitada a aparatos e instrumentos ópticos, clase 9, y relojería, clase 14) y ha declarado también que el ofrecimiento, distribución y comercialización de gafas y relojes con ese distintivo constituye una infracción de los derechos marcarios de la parte actora, condenando a los codemandados en los términos interesados en aquélla.

Frente a dicha resolución se alza la recurrente aduciendo error en la valoración de la prueba pues, se alega, no existe similitud entre los signos enfrentados (al existir importantes diferencias, a pesar de que ambas marcas tengan en común la parte denominativa 'el ganso') ni tampoco, y en ello se centra buena parte del recurso, entre los productos distinguidos con una y otra marca, puesto que los productos para los que tiene registrada la demandada su marca española son relojes y gafas (son los productos a los que la aplica), mientras que los de la demandante son textiles y similares. De ahí que, con la sentencia apelada (en cuanto entiende que se ha producido la infracción marcaria) se haya producido una vulneración de los principios de comparación y de especialidad, así como el que denomina 'de prioridad o distintividad del gráfico reforzado'. Niega, por último, que la marca de la actora sea notoria y renombrada y que el registro de la marca española por la demandada se haya producido de mala fe.

SEGUNDO.-

Comencemos por la confrontación de las marcas enfrentadas.

Las de la actora (prioritarias a la marca española de la parte demandada) son una marca comunitaria (registrada en noviembre del 2007 para productos de la clase 24, 25 -vestidos, calzados, sombrerería- y 35) y una marca española (registrada en febrero del 2005 para productos de la clase 25), que tienen idéntica representación gráfica:

La marca española titularidad del codemandado Sr. Cayetano es denominativa, 'EL GANSO', registrada en el año 2009 para productos de las clases 9 y 14, y se viene aplicando a gafas y relojes.

Ya se ha dicho que las acciones estimadas en la demanda han sido la de nulidad de una marca española, registrada con posterioridad a las marcas de la actora, y de infracción marcaria, gravitando ambas sobre la existencia de riesgo de confusión.

Con relación a la acción de nulidad, se han aplicado el art. 52.1 en relación al art. 6.1.b de la Ley de Marcas (por haberse registrado un signo semejante a una marca anterior y ser similares los productos designados con ambas, existiendo riesgo de confusión en el público) y, en cuanto a las acciones de infracción, se han aplicado el art. 9.1.b del Reglamento de Marca Ccomunitaria (actualmente, Reglamento de Marcas de la Unión Europea, cuya redacción no difiere, en lo que ahora interesa, en lo esencial, y que dice ' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca') y el art 34.2. b) LM (el titular de la marca registrada ' podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico...cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca').

La sentencia recurrida ha considerado que existe similitud entre los signos enfrentados (existiendo diferencias poco relevantes) y similitud entre los productos, pues aún cuando la marca española posterior no esté registrada para las mismas clases que las prioritarias de la demandante, los relojes y gafas con que se marcan los productos de la demandada están muy relacionados con la moda y sus complementos, por cuanto sirven para definir la apariencia externa del individuo, lo que puede generar riesgo de confusión.

TERCERO.-

Este Tribunal viene habitualmente abordando el análisis del riesgo de confusión (desde el conocido como Asunto ' Matrix - DediegoMatrix', sentencia de 18 de marzo del 2010 , que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 ), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

'Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.'

Procederemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

1º) En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público pertinente normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer),siendo un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas y que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( STJUE del caso Lloyd Schuhfabrik Meyer citada, y entre otras, STGUE de 13 de febrero de 2007 ). Según jurisprudencia europea constante ' el público pertinente está formado por consumidores que pueden utilizar tanto los productos y servicios de la marca anterior como los de la de marca solicitada' (STGUE de 26 de junio de 2014, con cita de la previa del mismo Tribunal de 30 de septiembre de 2010 ).

En el presente asunto, el público destinatario de los productos de la actora y de la demandada es idéntico, esto es, se trata de un consumidor medio que consume tanto productos textiles (ropa) como complementos de moda (relojes, gafas). Al tratarse, pues, de productos que son de consumo cotidiano y habitual, que no precisan del destinatario unos conocimientos especializados, habremos de concluir que estamos ante un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

2º) En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual. Como ya advirtiera la resolución recurrida, existe plena coincidencia con el elemento dominante, denominativo ('el ganso'), dándose el caso, además, de que la única diferencia apreciable (el dibujo del ganso en las marcas de la demandante) es precisamente del animal nombrado en ellas.

3º) En lo que se refiere a la comparación entre los productos, cierto es que los registrados por la actora y los comercializados por la demandada con su marca no son idénticos. Pero, coincidiendo con el criterio de la sentencia apelada, sí estimamos sean similares.

Así, los productos en que la demandada pone su marca denominativa 'EL GANSO' consideramos que son complementarios (como forma de similitud) a los textiles de la demandante, para lo que no obsta que estén encuadrados en clases distintas del Acuerdo de Niza (SSTPI 11 de julio de 2007 (OHMI/El Corte Inglés - Bolaños Sabri) y de 23 de octubre de 2002 (Institut für Lernsysteme/OAMI - Educational Services (ELS)

El TPICE recuerda que, según la jurisprudencia, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación o comercialización de ambos productos es la misma ( sentencia del TPICE de 1 de marzo de 2005 , Sergio Rossi/OAMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI)). En igual sentido, la definición que la OAMI da en el punto 2.6.1, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices relativas al procedimiento de oposición (de 10 de mayo de 2004).

Ciertamente, las gafas de sol y los relojes no son necesariamente indispensables respecto de los productos textiles de la actora. Sin embargo, no es precisa tal exigencia absoluta para apreciar la complementariedad.

En la sentencia antes citada TPI de 23 de octubre de 2002 , el Tribunal atendió al criterio de destino para apreciar la complementariedad de productos o servicios de modo que no es precisa la necesidad de utilización común, sino únicamente 'conveniente y habitual'. Desde esta perspectiva, textiles, gafas y relojes tienen un mismo destino, habitual, de particularizar la imagen de la persona, con arreglo a la moda y a sus gustos.

De otra parte, usando el concepto de 'familia de productos' la Sentencia de 4 de noviembre de 2003 (Pedro Díaz/OAMI; CASTILLO), refiriendo el bajo grado de sustituibilidad de dos productos (leche y queso), consideró la complementariedad de los mismos ' en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y pueden considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos...lácteos con un posible origen empresarial común'. Trasladado ese criterio al caso que nos ocupa, los productos enfrentados pueden también ser considerados por el público pertinente, con suma facilidad, como elementos de una gama más amplia, de productos de moda, pues es habitual que las marcas de productos de moda las empleen también para productos no propiamente textiles, pero que igualmente sirven para 'vestir' a la persona, dándole la impronta que desee. Así también lo acredita la documental n.º 19 de la demanda, que pone de manifiesto lo extraordinariamente frecuente que es que marcas normalmente asociadas a ropa y prendas de vestir también lo sean de relojes y gafas.

Otros factores pueden ser valorados para apreciar la similitud entre productos, como su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véanse, en particular, las sentencias Sunrider/OAMI, C 416/04 P, EU:C:2006:310 , apartado 85, y Les Éditions Albert René/OAMI, C 16/06 P, EU:C:2008:739 , apartado 65). También los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, absolutamente coincidentes en el caso que nos ocupa (documentos número 9 y 10 de la demanda).

La conclusión que alcanzamos, a la vista de los razonamientos anteriores (extrema semejanza entre los signos enfrentados, para productos que presentan similitud, por complementariedad), es la existencia de riesgo de confusión.

A mayor abundamiento, el riesgo de confusión también queda acreditado por el dictamen pericial acompañado como documento número 20 de la demanda (estudio basado en cuestionarios sometidos a consumidores de este tipo de productos), que pone de manifiesto la abrumadora mayoría de personas encuestadas que, tras ver los relojes y las gafas con la marca EL GANSO consideraron que pertenecían a la empresa que comercializa ropa y calzado. Informe elaborado con una metodología que estimamos correcta, a la vista de su contenido.

En conclusión, a la vista del análisis realizado podemos concluir que concurre el riesgo de confusión pues el público pertinente puede creer erróneamente que los productos designados con la marca de la demandada tiene el mismo origen empresarial que los designados con la marca de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen.

Confirmaremos, pues, la estimación de la acción de violación de la marca de la actora y de la acción de nulidad relativa de la marca de la demandada por concurrir riesgo de confusión y/o asociación, .desatendiendo todos los motivos impugnatorios relacionados con ello.

CUARTO.-

La parte apelante mantiene que las acciones de nulidad y de infracción estarían prescritas, con invocación del art. 52.2 LM , a la vista de la fecha de registro de su marca española y de su uso.

En la demanda, se fundó la prescripción de dichas acciones en los arts. 45.1 LM (' Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse') y art. 52.2 LM (' El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior').

La sentencia no acogió la prescripción por no quedar acreditado el uso de la marca española con anterioridad a las fechas relevantes.

Desestimaremos el motivo impugnatorio.

La marca española EL GANSO fue solicitada el 6 de mayo del 2009 y registrada el 21 de octubre de dicho año, publicándose el 3 de noviembre. En la contestación se alegó que los productos signados con ella se comercializaron en el año 2009, por lo que, a la fecha de presentación de la demanda, habrían transcurrido los cinco años citados.

Olvida la demandada el efecto interruptivo de la prescripción que se produjo por el burofax remitido el 8 de noviembre del 2013, que fue contestado ese mismo mes. La acción por infracción marcaria, por tanto, no ha prescrito a la fecha de presentación de la demanda. Por el mismo motivo, tampoco ha transcurrido el plazo de cinco años de tolerancia en el uso de la marca posterior registrada.

QUINTO.-

El hecho nuevo alegado en el escrito de interposición del recurso de apelación (caducidad de la marca española por la que se accionó en la demanda, producida con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia) ninguna repercursión tiene en la resolución del caso, por el principio de la perpetuatio iurisdictionis que inspira nuestra legislación procesal, que obliga a atender al estado de cosas existente en el momento de presentación de la demanda.

Se discute también la condena que la sentencia realiza al pago de la indemnización de daños y perjuicios (ex art. 42 y ss LM ), con el argumento de que se ha limitado al uso de su marca registrada, sin que haya existido ni mala fe ni las marcas de la demandante fueran notorias.

Varias precisiones conviene hacer al respecto.

La primera, y fundamental, es que la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma. En el caso que nos ocupa, dicha acción de nulidad, que ha sido estimada, se ejercitó acumuladamente a la de infracción.

La STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS DE TELDE, S.A./11 - ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. Por tanto, el infractor puede ser el titular de la marca posterior, el 'tercero' a que se refiere el Reglamento, pues éste no limita el derecho exclusivo del titular de la marca anterior respecto del titular de una marca comunitaria posterior, y en virtud del llamado principio de prioridad la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

El Tribunal Supremo español, haciéndose eco de dicho doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014 ,la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro.

Esta posición ya ha sido asumida por este Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en sentencia de 19 de junio del 2015 , en que dijimos que el titular de una marca española posterior puede infringir otra prioritaria '... si se dan las razones para ello...', es decir, si se da alguno de los casos del art. 34.2 LM .

Sentado, pues, que ya se ha superado la no tan antigua doctrina de que no puede existir infracción cuando se hace uso de un título válidamente registrado, la cuestión que debe abordarse es la relativa a las consecuencias de la infracción, en orden a la indemnización de daños y perjuicios.

En este punto, la posición del Tribunal Supremo ha sido expuesta en la Sentencia de 4 de abril de 2012 que afirma que ' ... la eficacia retroactiva o 'ex tunc' de la declaración de nulidad de las marcas ...determinan...que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos', añadiendo que ' deben, en consecuencia, ser aplicadas las reglas contenidas en el artículos 42 de la Ley 17/2011 , las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados 'en todo caso' - en los supuestos previstos en el apartado 1- y si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando concurra el dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o renombrada - en los supuestos previstos en el apartado 2 -'.

Ciertamente, la indemnización de los daños y perjuicios estará sujeta, como no puede ser de otra forma, a la concurrencia de alguno de los presupuestos del art. 42 LM (' Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios'): a) según el número primero del precepto, responderán, en todo caso, de los daños y perjuicios causados los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados así como quienes realicen alguno de los actos previstos en el art. 34.3.a) (' poner el signo en los productos o en su presentación') o 34.3.f ('p oner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido'); b) según el número segundo, los que realicen cualquier otro acto de violación de la marca sólo estarán obligados a indemnizar si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

En el caso que nos ocupa, en el fundamento de derecho quinto se indica, y no se combate en el recurso, que los demandados eran los primeros comercializadores, con lo que concurre el presupuesto del art. 42.1 LM para que proceda indemnizar los daños y perjuicios producidos.

Esta posición del Tribunal asienta la adoptada en sentencias de 6 de marzo del 2014 , de 19 de junio del 2015 y en la muy reciente de 6 de abril de 2016 .

Confirmaremos la condena al pago de la factura acompañada como documento número 24 de la demanda (por elaboración del informe a que se ha hecho referencia con anterioridad, y que tenía por objeto diversas averiguaciones sobre las tiendas en que se vendían los productos de la demandada, así como recabar información mercantil, de localización de titulares y pruebas de compra) en tanto encuentra adecuada cabida en el art. 43.1, in fine, LM (' Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios') establece que ' Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial'.

SEXTO.-

En lo que concierne a la impugnación de la sentencia, formulada por la otrora demandante, se impugna que no se haya accedido a la cancelación del nombre de dominio 'el ganso.com' y que se haya desestimado la demanda respecto de Ildefonso y VISOCAN, SL.

Estimaremos los motivos.

Con relación a la legitimación pasiva de Ildefonso , en la contestación a la demanda (hecho tercero) se reconoció expresamente que mientras Cayetano era el titular de la marca española (de la que también aparece como solicitante su hermano Ildefonso , documento número 17 de la demanda), era su hermano el titular del nombre de dominio '... en la que se publicitan y promocionan los relojes de la marca anterior, EL GANSO, de manera que la distribución de los productos, comercialización y venta, al menor y al mayor se realizan, respectivamente, a través de las entidades POLICESHOP, SL, BALANIS, SCP, así como RELGA COMPANY, SL...', negándose diha legitimación únicamente respecto de la mercantil VISOCAN, SL.

Desde luego, con este reconocimiento, la legitimación pasiva del mencionado Ildefonso es incuestionable.

La sentencia de instancia no accedió a la cancelación del nombre de dominio con el argumento, equivocado por insuficiente, de que la simple titularidad de un nombre de dominio en internet no supone acto alguno de utilización del signo en el tráfico económico, en los términos del art. 9 RMC.

Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con laprevisión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada).

A mayor abundamiento, no existió en la contestación a la demanda oposición al correlativo de ésta que contenía la petición, de modo que las alegaciones que se vierten ahora, en el escrito de oposición a la impugnación de contrario, son extemporáneas. De cualquier modo, en el ámbito de prohibición que compete al titular de la marca, reiteramos, se encuentra usar el signo confundible como nombre de dominio, dándose el caso de que a través de esa página de internet se publicitaban y promocionaban los productos signados con el signo infractor. Con el añadido de que el nombre de domino se ponía también en el reverso de los relojes signados con la marca española.

Y, en lo que concierne a la absolución de la mercantil VISOCAN, se ha acreditado debidamente que formaba parte del entramado infractor desde el momento en que (documento número 14 de la contestación, en la que se refiere que dicha documental está compuesta por facturas acreditativas de la venta de relojes y gafas, con las importaciones de las mismas y pagos) en una de las facturas presentadas (emitida por una compañía china), donde se refieren las gafas EL GANSO, aparecen las menciones A. BALANI y VISOCAN, SL, lo que es signo inequívoco del conocimiento por la exportadora china de la existencia de dicha sociedad, así como de la vinculación entre aquéllos dos y de la participación de dicha mercantil en las labores de importación de los productos, por más que, en trámite de oposición, la otrora demandada pretenda explicar dicha mención en un error .

Por lo dicho, la impugnación será íntegramente estimada.

SÉPTIMO.-

La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La estimación de la impugnación supone que no se haga especial imposición de las originadas por la misma.

Por cuanto la estimación de la impugnación supone la íntegra estimación de la demanda, las costas de la primera instancia serán impuestas a la parte demandada.

OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

NOVENO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 €, por cada uno de ellos, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales correspondientes en el Tesoro Público, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Cayetano , POLICESHOP SOCIETAD, SL, VICOSAN, SL, BALANIS SCP y D. Ildefonso , y con estimaciónde la impugnación planteada por ACTURUS CAPITAL, SL, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 4 de mayo del 2015, en los autos de juicio ordinario n.º 594 / 14, debemos revocar yrevocamos dicha resoluciónen el sentido de: a) declarar que la estimación de la demanda inerpuesta por esta mercantil contra todos los demandados es íntegra; b) añadir el pronunciamiento declarativo de que el registro del nombre de dominio 'el ganso.com' supone una infracción de los derechos marcarios de la actora; c) condenar igualmente al referido Ildefonso a la cancelación del nombre de dominio 'el ganso.com'; manteniendo el resto de pronunciamientos de la resolución recurrida, imponiendo las costas de la primera instancia a la parte demandada, así como las ocasionadas por su recurso de apelación, sin especial imposición de las originadas por la impugnación.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.