Sentencia Civil Nº 96/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 710/2013 de 30 de Marzo de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2013-0001580

S E N T E N C I A Nº 96/2016

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS

Lugar:ALICANTE

Fecha: treinta de marzo de dos mil dieciséis

Procedimiento: Asunto Civil 000710/2013T

PARTE DEMANDANTE: S. TOUS S.L. y TOUS FRANQUICIAS S.A.

Procurador: TORMO MORATALLA, AMANDA

PARTE DEMANDADAALGAR JOYEROS S.L. y MABEL JOYEROS S.L.

Procurador: JIMENEZ IZQUIERDO, VICENTE y MARQUEZ MUÑOZ, M. AUXILIADORA

Vistos por mí, don LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS, magistrado-juez del Juzgado de Marca Comunitaria número 1, en funciones de sustitución del Juzgado de Marca Comunitaria número 2, los autos de Juicio Ordinario con número 710/2013, en el que es parte demandante las entidades mercantiles S.Tous, S.L. y Tous Franquicias, S.A., todas ellas representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla y asistidas por el Letrado don David Gómez Sánchez (acto de la vista), en sustitución del Letrado don Antonio Selas Colorado; y parte demandada la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Auxiliadora Márquez Muñoz y asistida por el Letrado don Juan Ramón Martín Rodríguez; y la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Vicente Jiménez Izquierdo y asistida por la Letrada doña Nieves María García Salguero (acto de la vista), en sustitución de la Letrada doña N. María García; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE DISEÑO INDUSTRIAL, ACCIÓN DECLARATIVA DE RESPONSABILIDAD, ACCIÓN DE ABSTENCIÓN Y ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE DISEÑO INDUSTRIAL, dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 3 de septiembre de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.

SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. mediante escrito presentado en este Juzgado el día 15 de noviembre de 2013, y la representación procesal de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. mediante escrito presentado en este Juzgado el día 9 de diciembre de 2014.

El día 29 de abril de 2015 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en éste el día 11 de noviembre de 2015 como día para la celebración de la vista. Esta tuvo lugar en el día y hora señalado, con el resultado que obra en autos. En su seno se practicó los siguientes medios de prueba:

1) Reconocimiento judicial.

2) Interrogatorio del legal representante de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., don Olegario , actual apoderado de la citada entidad.

3) Interrogatorio del legal representante de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., don Carlos Alberto , administrador único de la citada entidad.

Tras la práctica de la prueba y la formulación de las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.

Fundamentos

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

A) Breve exposición de los hechos de la demanda.

1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013 , entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:

a) Información general sobre la parte demandante: los orígenes del grupo Tous se remontan al año 1920, con la apertura de un taller de relojería en la localidad de Manresa (Barcelona), que pronto se convirtió en una joyería. En el año 1960, don Bernardo , junto con su mujer doña Gloria , tomaron las riendas del negocio, dándole la actual configuración, siendo doña Gloria la que diseñó el distintivo característico del osito del grupo Tous. Dicho distintivo ha obtenido una gran aceptación entre los consumidores, entre los que ha devenido marca notoria o incluso renombrada (documentos nº 3 a 6 de la demanda), utilizando el grupo Tous en sus diseños distintas versiones del citado osito (documento nº 7 de la demanda). El grupo Tous está constituido, en lo que a este procedimiento interesa, por las siguientes entidades mercantiles:

1.- La entidad mercantil S.Tous, S.L.: esta entidad mercantil fue constituida el día 2 de julio de 1973 con el siguiente objeto social (documento nº 1 de la demandas):

(i) ' La fabricación y compraventa, al por mayor y al detalle, de objetos de joyería, relojería y su reparación.'

(ii) ' La fabricación y comercialización, al por mayor y al detalle, de artículos de bisutería, adorno, regalo, loza, cristal y porcelana, antigüedades, obras de arte, artículos de tocador, marroquinería, pieles finas, aparatos de video, música y sonido de alta fidelidad, ordenadores y procesadores electrónicos, impresoras, pantallas y equipos y accesorios con ellos relacionados.'

(iii) ' La comercialización de los productos y servicios mencionados en los anteriores apartados a) y b) en régimen de franquicia, ya sea en calidad de franquiciadora como de franquiciada.'

(iv) ' La participación en cualquier forma admitida en derecho en otras sociedades o empresas, con la finalidad de dirigir y gestionar dichas empresas, y de asesorar y participar en la dirección y gestión de las actividades de las compañías participadas.'

(v) ' La realización por cuenta propia de las actividades de adquisición, tenencia, disfrute, enajenación y administración de toda clase de inversiones en bienes y derechos sobre inmuebles, valores mobiliarios y otros activos financieros, así como cualesquiera derechos de la propiedad (marcas, patentes, licencias, modelos de utilidad, etc.).'

2.- La entidad mercantil Tous Franquicias, S.A.: esta entidad mercantil fue constituida el día 30 de julio de 1998 con el siguiente objeto social (documento nº 2 de la demandas):

(i) ' La fabricación y compraventa, al por mayor y al detalle, de objetos de joyería, relojería y su reparación.'

(ii) ' La fabricación y comercialización, al por mayor y al detalle, de artículos de bisutería, adorno, regalo, loza, cristal y porcelana, antigüedades, obras de arte, artículos de tocador, marroquinería, pieles finas, aparatos de video, música y sonido de alta fidelidad, ordenadores y procesadores electrónicos, impresoras, pantallas y equipos y accesorios con ellos relacionados.'

(iii) ' La comercialización de los productos y servicios mencionados en los anteriores apartados a) y b) en régimen de franquicia, ya sea en calidad de franquiciadora como de franquiciada.'

b) Sobre las marcas del grupo Tous: la entidad mercantil S.Tous, S.L. es titular de numerosos registros de marca, destacando las siguientes marcas que gozan de carácter notorio (documentos nº 8 a 11 de la demanda):

1.- Marca comunitaria nº 1.755.636: se trata del osito que aparece en el documento nº 8 de la demanda.

2.- Marca comunitaria nº 8.127.128: se trata de la silueta del oso de la marca anterior.

3.- Marca española tridimensional nº 2.876.372: es el resultado de la fusión de las marcas españolas nº 2.193.642, 2.193.643, 2.193.644 y 2.193.645, registrada para distinguir productos de bisutería, y con la apariencia que recoge el documento nº 10 de la demanda.

4.- Modelo industrial nº 135.127 (Serie A): registrado para proteger piezas de joyería/bisutería.

c) Organización del grupo Tous: en lo que interesa al presente procedimiento, conviene recordar la forma en la que funcionan o se organizan las entidades mercantiles que forman parte del grupo Tous:

1.- La entidad mercantil S.Tous, S.L. ostenta la titularidad de los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos, modelos industriales y propiedad intelectual del grupo.

2.- La entidad mercantil Tous Franquicias, S.A. explota los derechos de exclusiva de la entidad mercantil S.Tous, S.L., para lo que ha suscrito con ésta diversos contratos de licencia no exclusiva (documento nº 14 de la demanda). De conformidad con estos contratos, la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A. puede explotar los derechos tanto para subscribir contratos de franquicias, como para la distribución, publicidad, promoción y comercialización de productos distinguidos con los distintivos o que exploten los modelos industriales. Como contraprestación, se han establecido los siguientes cánones: (i) 6.000 euros anuales durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001; (ii) 18.030 euros para el año 2002; (iii) 30.050 euros para el año 2003; (iv) 48.070,34 euros para el año 2004; y (v) 60.000 euros para el año 2005. Asimismo, cabe la posibilidad de que la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A. otorgue sublicencias con las entidades mercantiles con las que suscriba contratos de franquicia (documentos nº 15 y 16 de la demanda), motivo por el cual el franquiciado tiene hacer frente a un pago inicial de 24.000 euros, además de: (i) comprar los productos del grupo Tous con un descuento del 40%, si se trata de piezas de joyería y complementos; y (ii) pagar un canon mensual del 3% sobre las compras brutas.

d) De la defensa de los derechos de exclusiva del grupo Tous: dado el éxito comercial obtenido por las entidades del grupo Tous, pronto surgieron multitud de entidades o terceros ajenos al grupo, que solicitaron el registro de marcas que incluyen gráficos confundibles con el característico osito del grupo Tous, lo que ha dado lugar a un importante esfuerzo del citado grupo en la protección de sus derechos de exclusiva (documentos nº 17 a 57 de la demanda).

e) De la actuación ilícita de las entidades demandadas:

1.- El día 2 de noviembre de 2009, el Departamento de Atención al Cliente del grupo Tous recibió la siguiente queja (documento nº 58 de la demanda):

' Durante mis vacaciones pase unos días en la isla de La Palma (Tenerife) soy una clienta habitual de TOUS y suelo comprar en el Corte Inglés de Tres de Mayo en S/C de Tenerife... en la visita a La Palma en una joyería (MABEL JOYEROS) situada en un pueblo que se llama Los Llanos de Ariadne... y que tenían los relojes de TOUS me compré un reloj y un collar de perlas de Tous (eso pensaba)... mi sorpresa ha sido que el collar se me rompió y me acerqué al Corte Inglés para que me lo repararan... pues bien el collar me dijo la dependiente que no es de Tous sino una falsificación y que el reloj que le mostré sí que es auténtico...'

2.- Para comprobar la queja, el responsable comercial nacional del grupo Tous, don Norberto , acudió al establecimiento de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., con establecimientos sitos en las localidades de Los Llanos de Ariadne, Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife, y adquirió la pulsera que obra en autos (documentos nº 59 a 61 de la demanda). En esa labor de comprobación, los responsables del grupo Tous, verificaron que la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. comercializaba relojes originales de la marca Tous, en su condición de cliente de la entidad Tous Watches, S.L. (entidad integrada en el grupo Tous), y que había pretendido, asimismo, distribuir complementos de la marca Tous, para lo que se había puesto en contacto con la entidad mercantil Tous Complements, S.L. (entidad integrada en el grupo Tous). La entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. no tenía licencia para la comercialización de productos de joyería imitativos de la marca Tous. Por esta razón, el grupo Tous procedió a la anulación del pedido realizado por la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. a la entidad mercantil Tous Complements, S.L. para la campaña de primavera-verano del año 2010, en lo que a los relojes de la marca Tous se refería.

3.- En respuesta a la referida anulación, el día 2 de diciembre de 2009, los responsables de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. remitieron una comunicación a los responsables del grupo Tous (documento nº 62 de la demanda). El día 8 de enero de 2010, los responsables del grupo Tous contestaron a la referida comunicación en los siguientes términos: (i) informando a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. de las pruebas de la comercialización de imitaciones de productos de joyería del grupo Tous; (ii) requiriendo a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. a que se comprometiera a no reanudar la venta de productos que imitaran productos del grupo Tous originales o en los que se emplearan marcas confundibles con las que el grupo Tous tiene registradas; a que remitiera los productos existentes en los que se imitaran colecciones del grupo Tous o en los que se emplearan marcas confundibles con las que el grupo Tous tiene registradas; a que informara de la identidad del proveedor, facilitando las facturas a través de las que se reflejara el total de los productos adquiridos; y a que informara del número de unidades que compraron y vendieron con el osito del grupo Tous (documento nº 63 de la demanda). La entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. contestó a la citada comunicación mediante escrito de 22 de febrero de 2010 en la que no admitían las afirmaciones contenidas en la citada comunicación y no se avenían a facilitar la información requerida (documento nº 64 de la demanda). Lo anterior motivó que el grupo Tous dejara de vender relojes del grupo Tous a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.

4.- En el mes de noviembre de 2011, una entidad mercantil dedicada a la venta de productos originales del grupo Tous, remitió una comunicación a los responsables del grupo Tous, en el que se les indicaba que la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. ' a pesar de que ya no vende los relojes se dedica a vender JOYERÍA DE TOUS falsificada utilizando soportes con la imagen de TOUS' (documento nº 65 de la demanda).

5.- En orden a verificar la información anterior, se contrató los servicios de un detective (informe obrante como documento nº 66 de la demanda), quien en fecha de 3 de enero de 2012, acudió al domicilio social de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., y en su interior comprobó, dentro del muestrario de bisutería, algunos artículos que incorporaban la forma del osito en colgantes, afirmando la dependienta estar realizados de metales preciosos como oro blanco u oro normal, y no tratarse de artículos originales del grupo Tous, sino una imitación (documento nº 67 de la demanda). Así mismo, el detective adquirió, en el citado establecimiento, un producto de los comercializados por la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. que imitaban las marcas del grupo Tous (documento nº 68 de la demanda).

6.- Lo anterior dio lugar a que, mediante burofax de 27 de enero de 2012, los responsables del grupo Tous requirieron a los responsables de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. para que cesaran de manera inmediata en la comercialización, ya sea de manera directa o indirecta a través de otras sociedades, en la fabricación, en la distribución y en la publicidad de cualquier diseño o pieza de joyería que resultara idéntico, similar, o se encontrara inspirado en cualquiera de los signos o modelos registrados por el grupo Tous, así como para que procedieran a la destrucción del stock que tuvieran de dichos productos, facilitando muestra fehaciente de la destrucción y los datos relativos a las compras y ventas de dichos productos, identificando a sus proveedores (documento nº 69 de la demanda). Este requerimiento no fue atendido.

f) La infracción de los derechos de exclusiva: la asistencia letrada de la parte demandante considera que la conducta puesta de manifiesto en la letra anterior de este parágrafo, infringe los derechos de exclusiva de las entidades demandantes sobre las marcas comunitarias nº 1.755.636 y 8.127.128, la marca nacional nº 2.193.643 y el modelo industrial nº 135.127, por los siguientes motivos:

1.- Por la confusión generada en la consumidora que en el año 2009 se dirigió al Departamento de Atención al Cliente del grupo Tous advirtiendo de la venta de falsificaciones en los establecimientos de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.

2.- Por el producto adquirido el día 4 de noviembre de 2009 por don Norberto , pulsera que imita y reproduce los elementos más distintivos de los signos registrados por el grupo Tous.

3.- Por la comunicación remitida por un distribuidor de productos del grupo Tous en el mes de noviembre del año 2011.

4.- Por el colgante adquirido por el detective, que reproduce, casi miméticamente, los signos distintivos registrados por el grupo Tous.

g) De las diligencias preliminares solicitadas frente a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.: en orden a preparar la demanda que ha dado lugar a este procedimiento, las entidades demandantes solicitaron la práctica de una serie de diligencias preliminares, que se acordaron y practicaron en el seno del procedimiento correspondiente de este Juzgado, y que arrojó el siguiente resultado:

1.- Respecto de la documental requerida (documento nº 71 de la demanda):

(i) Respecto de la aportación de la totalidad de las facturas de adquisición y venta de piezas como la fotografiada en el informe aportado como documento nº 12 del escrito de solicitud de medidas cautelares, la compareciente manifestó que en la actualidad no conservaba dichas facturas, porque se correspondían con los años 1999 o 2000, y no las tenía en su poder.

(ii) Respecto de la documentación aduanera relativa a la importación de piezas como la fotografiada en el informe aportado como documento nº 12 del escrito de solicitud de medidas cautelares, la compareciente declaró que, al tratarse su proveedor de una empresa nacional, no existía documentación aduanera.

(iii) Respecto del inventario de piezas como la fotografiada en el informe aportado como documento nº 12 del escrito de solicitud de medidas cautelares, la compareciente declaró que las únicas piezas existentes eran las que aparecían en el citado documento nº 12.

2.- Respecto del interrogatorio (documento nº 72 de la demanda): los responsables de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. identificaron a la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. como proveedor de los productos controvertidos.

h) De las diligencias preliminares solicitadas frente a la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.: estas diligencias preliminares fueron aceptadas, pero no pudieron practicarse al no comparecer la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. (documento nº 74 de la demanda), por lo que se tuvo a los responsables de la citada entidad como contestada afirmativamente a las preguntas que se les fuera a efectuar (documento nº 75 de la demanda), esto es: (i) que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. es fabricante de los productos que comercializa; (ii) que conocen la marca Tous; (iii) que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. es una entidad mercantil vinculada con la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., con la que comparte órgano de administración; (iv) que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. distribuye productos como el reproducido en el informe del detective; (v) que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. es el fabricante de los productos anteriores; (vi) que los responsables de la entidad mercantil Algar Joyeros conocen que existe un distribuidor en exclusiva de los mencionados productos.

i) Daños y perjuicios:

1.- La asistencia letrada de las entidades demandantes considera que procede la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, sin necesidad de acreditar el daño, por cuanto que estamos ante una marca notoria o renombrada, hay culpa en la conducta de las entidades demandadas, y son los autores de la primera comercialización del producto. Dicho esto, la asistencia letrada de la entidad demandante considera que la cuantía indemnizatoria deberá incluir los siguientes conceptos: (i) lucro cesante, para lo que opta por el sistema de cálculo de la regalía o licencia hipotética; (ii) un incremento, derivado de la notoriedad y/o prestigio de la marca de la parte demandante, que se cifra en el resultado de multiplicar por 100 la cantidad que resulte de lucro cesante; (iii) una reparación del daño en el prestigio; y (iv) los gastos de investigación, que incluye:

(i) Respecto de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.:

- La preparación y envío del requerimiento de fecha 12 de enero de 2010: 554,67 euros (documento nº 76 de la demanda).

- La preparación y envío del requerimiento de fecha 27 de enero de 2012: 1.334,18 euros (documento nº 77 de la demanda).

- La preparación de las diligencias preliminares nº 395/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante: 1.218,30 euros (documento nº 78 de la demanda).

- El desplazamiento a Alicante y asistencia a la práctica de las mencionadas diligencias preliminares: 1.967.82 euros (documento nº 79 de la demanda).

(ii) Respecto de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.:

- La preparación de las diligencias preliminares nº 737/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante: 1.266 euros (documento nº 80 de la demanda).

- El desplazamiento a Alicante y asistencia a la práctica de las mencionadas diligencias preliminares: 1.719,88 euros (documento nº 81 de la demanda).

2.- En el acto de conclusiones de la vista, la asistencia letrada de la parte demandante renunció a la aplicación del multiplicador, así como a los royalties.

j) Responsabilidad solidaria de las entidades demandadas: por último, la asistencia letrada de las entidades demandantes defiende que debe tenerse en cuenta que las entidades demandadas no son entidades autónomas, sino que forman parte de un entramado societario-familiar, con el que parecen haberse parcelado distintas áreas del negocio de joyería: (i) la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. estaría dedicada a la importación y/o fabricación de los productos de joyería y la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. estaría dedicada a la venta al por menor de tales productos en los establecimientos que regenta; (ii) la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. fue identificada por el legal representante de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., don Evaristo , como proveedora de los productos infractores objeto del presente procedimiento; (iii) don Olegario , hijo de don Evaristo , es administrador solidario de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., siendo al mismo tiempo apoderado de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. Lo anterior lleva a la asistencia letrada de las entidades demandantes a afirmar la concurrencia de los requisitos jurisprudencialmente establecidos para levantar el velo, y atribuir de forma solidaria la responsabilidad a ambas entidades.

B) Acciones ejercitadas por las entidades demandantes.

2.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:

a) Acción declarativa de infracción marcaria y de diseño industrial: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare:

1.- ' Que la sociedad S. TOUS, S.L.ostenta derechos de exclusiva sobre los derechos invocados en el relato fáctico. '

2.- ' Que los demandados han infringido los mencionados derechos de exclusiva de la demandante.'

b) Acción declarativa de responsabilidad: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare:

1.- ' Que los demandados vienes obligados a abstenerse de comercializar cualquier producto que resulte incompatible con los derechos invocados por la demandante.'

2.- ' Que como consecuencia de los actos descritos, los demandados han causado a TOUS FRANQUICIAS, S.A.y/o S. TOUS, S.L.daños y perjuicios que deberá indemnizar conforme a los criterios y parámetros descritos en el presente escrito, debiendo ser evaluados en fase probatoria. '

c) Acción de condena a la abstención: la parte demandante solicita que la sentencia contenga el siguiente pronunciamiento de condena: ' A los demandados, a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse en el futuro de comercializar y almacenar para tales fines artículos que infrinjan los derechos de exclusiva de S. TOUS, S.L.'

d) Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios: la parte demandante pretende que esta sentencia contenga este pronunciamiento de condena: ' A demandados, a indemnizar solidariamente a las demandantes por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en fase de prueba.'

C) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.

3.La asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. alegó las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas para el logro de la consecuencia jurídica pretendida en su contestación a la demanda, es decir, la desestimación de ésta:

a) La falta de legitimación activa de la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A.: de la documental aportada por la parte demandante en la demanda, se desprende que la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A. no tiene ninguna exclusividad en la fabricación, comercialización, distribución, etc. de las marcas del grupo Tous, dedicándose únicamente al régimen de franquicias. Es decir, la exclusividad sobre los derechos de marca y de diseño industrial corresponden en exclusiva a la entidad mercantil S. Tous, S.L., exclusividad de la que carece la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A., que no es más que una licenciataria no exclusiva de alguna de las marcas de las que es titular la entidad mercantil S. Tous, S.L., entre las que no se encuentran las marcas denunciadas como violadas (documento nº 14 de la demanda). En este sentido, la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. denuncia que el incumplimiento del requerimiento previo del artículo 124 de la Ley de Patentes (en adelante, LP), sin quer conste el pacto en el contrato de licencia que permita al licenciatario no exclusivo el ejercicio directo de las acciones de infracción marcaria, sin el previo requerimiento a la entidad licenciante. Por último, considera que no debe permitirse el ejercicio conjunto por el licenciante y licenciatario de las acciones de infracción marcaria y de diseño industrial, por cuanto que daría lugar a una duplicidad indemnizatoria injustificada.

b) Acerca del osito del grupo Tous: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. señala que la entidad que defiende, en ningún momento, ha procedido a la fabricación y/o comercialización de ningún osito de Tous. Además, considera que el oso, como ejemplar de la fauna animal, no es patrimonio de la marca del grupo Tous, ni de ninguna entidad del grupo.

c) Acerca del grupo Tous: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. afirma que no existe prueba de las entidades que forman parte del grupo Tous, ni del funcionamiento interno de éstas.

d) Acerca de la documentación acompañada con la demanda: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. impugna la autenticidad y contenido de los documentos nº 58 y 65 de la demanda, y el valor probatorio de los documentos nº 60, 61, 66 y 68 de la demanda, indicando que no existe prueba alguna de que la entidad mercantil que defiende comercialice de forma indebida productos del grupo Tous.

e) Respecto de las diligencias preliminares: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. afirma que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. cesó en su actividad comercial en el año 1999, y fue dada de baja en el año 2006 (documento nº 2 de la contestación a la demanda de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.), por lo que no es posible que dicha entidad fabrique, comercialice o distribuya producto alguno desde el año 2006. En este sentido, señala que la persona física emplazada en las diligencias preliminares, don Secundino , no tiene ninguna participación o relación con la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., así como la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. no tiene participación social alguna en la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., ni viceversa. Asimismo, don Evaristo no es ni ha sido administrador de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. Lo anterior nos lleva a que no sea posible admitir el reconocimiento de hechos que aparece en el acta del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, levantada en el seno del procedimiento de diligencias preliminares nº 737/2012.

f) Respecto de los daños y perjuicios: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. considera que no procede en base a las siguientes consideraciones:

1.- En cuanto a la licencia hipotética: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. defiende que no es cierto que para vender productos del grupo Tous, haya que pagar un canon, licencia o ser franquiciado, como lo demuestra que la entidad que defiende adquiría productos de la entidad mercantil Tous Watches, S.L. para su comercialización, sin estar sujeta al pago de ningún canon o licencia. Es más, la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. comercializa productos del grupo Tous, previa adquisición de los mismos a la entidad mercantil Grupo R.T.A., sin sujeción a canon o licencia (documentos nº 3 a 8 de la contestación a la demanda de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.).

2.- En cuanto a la notoriedad y prestigio de la marca del grupo Tous: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. considera que las afirmaciones que se hacen en la demanda respecto de la notoriedad y prestigio de la marca del grupo Tous son plenamente especulativas e interesadas, carentes de fundamento alguno.

3.- En cuanto a los gastos de investigación: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. rechaza los mismos por carecer de fundamento alguno.

g) Sobre la pretendida responsabilidad solidaria: la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joueros, S.L. rechaza la responsabilidad solidaria de una hipotética sentencia estimatoria de la demanda, que, de producirse, únicamente debería dar lugar a una individualización de la conducta. En este sentido, no se ha acreditado el denominado por la demandante 'entramado societario-familiar', ya que las afirmaciones vertidas sobre el grado de parentesco de los administradores de las entidades demandadas, así como los cargos en sí, están carentes de todo correlato probatorio. Así, el documento nº 9 acompañado al escrito de contestación a la demanda de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., acredita que don Secundino no es hijo de don Evaristo .

D) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.

4.La asistencia letrada de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. reproduce, casi miméticamente, la contestación a la demanda de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., por lo que me remito a lo señalado en la letra anterior de este fundamento de derecho.

E) Delimitación del objeto de la controversia.

5.La extensa exposición fáctica anterior nos lleva a que el objeto de la controversia no puede ser otro que la concurrencia de los presupuestos de las acciones declarativa de infracción marcaria y de diseño industrial, de condena a abstenerse, de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la hipotética infracción marcaria y de diseño industrial, acciones todas ellas ejercitadas en la demanda. Asimismo, constituyen el objeto de la controversia la excepción material de falta de legitimación activa de la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A., así como la posible o no individualización de la responsabilidad de las entidades demandadas, en el eventual supuesto de que se estimasen las acciones declarativas de infracción marcaria y de diseño industrial y declarativa de responsabilidad derivada de dichas infracciones.

SEGUNDO.- Legitimación activa de la entidad mercantil Tous Franquicias, S.L.

6.Planteada en la contestación a la demanda de las dos entidades demandadas, la excepción de fondo de falta de legitimación activa de la entidad mercantil Tous Franquicia, S.L., hemos de estar a las alegaciones de la asistencia letrada de la parte demandante en el acto de la vista. Ésta indicó que estamos ante un supuesto de solidaridad activa, dado que no se piden dos indemnizaciones, rechazando la alegación de contrario de que estamos ante una pluspetición injustificada. Dicho esto, manifiesta que la legitimación es del titular de los derechos de exclusiva, la entidad mercantil S. Tous, S.L., y que el licenciatario ostenta legitimación, tanto si está inscrita la licencia, como si no lo está, como consecuencia de la doctrina emanada de la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 12 de junio de 2001 y de la STS de 11 de julio de 2000 .

7.Este Juzgador entiende que el núcleo de la controversia respecto de la legitimación activa de la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A. no está en sí su licencia está o no inscrita, sino en sí la licencia lo es respecto de los registros marcarios y de diseño industrial invocados por la parte demandante, ya que difícilmente puede invocar un derecho respecto del que no se le ha concedido licencia de explotación. En este sentido, es preciso acudir a la lectura de las meritadas licencias no exclusivas (documento nº 14 de la demanda), para comprobar que las mismas no conceden derechos respecto de las marcas o el diseño industrial invocados como infringidos, sino que la licencia lo es de otros títulos distintos, haciéndolo en régimen de no exclusividad y autorizando a la licenciataria a otorgar sub-licencias sólo a las sociedades con las que contrate franquicia. En consecuencia, procede estimar la excepción material y seguir únicamente respecto de la entidad mercantil S. Tous, S.L., que fue la solución adoptada en casos idénticos por las SSTMC de 10 de octubre de 2013 y 13 de mayo de 2014.

TERCERO.- Legitimación pasiva de las entidades demandadas.

8.Si bien es cierto que las asistencias letradas de las entidades demandadas no han deducido de manera expresa la falta de legitimación pasiva de sus defendidas, al negar rotundamente que hayan cometido actos de fabricación, distribución y comercialización de productos supuestamente infractores, es preciso dedicar un fundamento de derecho a la legitimación pasiva de éstas.

A) Respecto de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.

9.Las asistencias letradas de ambas entidades demandadas niegan que la entidad mercantil Algar Joyeros hay podido cometer algún acto de fabricación, comercialización y distribución de productos supuestamente infractores, por cuanto que ésta cesó en sus actividades mercantiles o comerciales en el año 1999, y obtuvo la baja administrativa en el año 2006, por lo que difícilmente pudo participar en los actos denunciados ocurridos en los años de 2009 en adelante. Por otro lado, niegan que el legal administrador y representante de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. haya podido realizar los reconocimientos que en el hecho octavo de la demanda se recogen. Por otro lado, el legal representante de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., don Carlos Alberto , indicó en el acto de la vista que en ningún momento fabricaron productos imitando el osito del grupo Tous, ni ha procedido a la distribución del citado osito. Lo que ocurrió fue que recibieron en pago de alguna deuda, productos que pensaron eran del grupo Tous, y cuando se disolvió la sociedad, el género pasó a manos de doña Eulalia , hija de don Olegario , quien lo utilizó en el negocio de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. Por último, las asistencias letradas de las entidades demandadas negaron la posibilidad de desplegar efectos de la incomparecencia de don Secundino a la práctica de las diligencias preliminares acordadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, en el seno del procedimiento de diligencias preliminares nº 737/2012. En efecto, señalan que ninguna virtualidad puede darse a la incomparecencia, teniendo por respondidas afirmativamente las preguntas que se les iba a efectuar, por cuanto que la citación se hizo a uno de los tres administradores solidarios y en un domicilio que no es el de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., ni el del indicado administrador legal.

10.Frente a estas alegaciones, la asistencia letrada de las entidades demandantes insiste en el efecto que conlleva la incomparecencia a la práctica de las diligencias preliminares. Por tanto, conviene detenernos en el efecto de la incomparecencia a la práctica de las diligencias preliminares.

11.El artículo 261.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) dispone que ' Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposición, el tribunal acordará, cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio de un auto, en el que expresará las razones que las exigen: 1.ª Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerarán admitidos a efectos del juicio posterior'. Una lectura detenida de este precepto nos lleva a dos conclusiones: (i) no puede afirmarse que no cabe desplegar este efecto por defecto de la comparecencia, al no haber sido citado adecuadamente el legal representante de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., por cuanto que la denuncia de este defecto procesal cabe efectuarla, o bien por la vía del recurso al meritado auto, o bien, si el posible recurrente, en este caso los legales representantes de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. o la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., no tuvieron la oportunidad real de conocer la citación para la práctica de las diligencias, mediante el correspondiente incidente excepcional de nulidad de actuaciones, pero si no lo hicieron, no pueden en el seno de este procedimiento tratar de anular unas actuaciones que se han desarrollado correctamente en el seno del procedimiento de diligencias preliminares, o al menos han pasado en autoridad de cosa juzgada; y (ii) la consecuencia de tener por probado los hechos que justifiquen la legitimación pasiva de una entidad mercantil en un procedimiento posterior, requiere que así se declare por medio de auto razonado en el que se realice un juicio de ponderación y proporcionalidad de la consecuencia perseguida. En el caso presente, el documento nº 75 de la demanda, acta de comparecencia para la práctica de las diligencias preliminares, no puede considerarse que reúna los requisitos exigidos por el artículo 261.1º de la LEC para reconocer sin más la legitimación pasiva de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.

12.Lo cierto es que la mejor interpretación del artículo 261.1º de la LEC , ha llevado a los Tribunales a considerar que lo que produce es una inversión de la carga de la prueba, de tal forma que en el juicio posterior habrá de ser la entidad respecto de la que se afirme su legitimación la que pruebe que reúne los caracteres suficientes como para afirmar la carencia de ésta, siendo el juez del procedimiento principal, y no el juez de las diligencias preliminares quien ha de efectuar el juicio de ponderación y proporcionalidad. En este sentido, la SAP Málaga (Sección 6ª), de 2 de junio de 2011 explica esta doctrina:

' (...) la incomparecencia de la demandada al llamamiento judicial efectuado en sede de dichas diligencias preliminares no podía quedar anudado taxativamente y de forma automática, a modo de fatal e inexorable presunción 'iuris et de iure' de veracidad de lo alegado por la parte demandante, limitándose a producir una inversión de la carga de la prueba (...) citando en apoyo de su tesis la doctrina sentada, entre otras, en las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona de 27 de noviembre de 2003 y 5 de diciembre de 2007 , de Cáceres de 3 de junio de 2004 , de Pontevedra de 6 de noviembre de 2007 y de Valencia de 26 de marzo de 2009 , en las que expresamente se viene a disponer que el problema aquí suscitado se refiere al alcance de las diligencias preliminares incorporadas a la nueva ley procesal civil, con un talante distinto al que anteriormente habían tenido, lo que en definitiva supone cuestionar el alcance de las decisiones que el juzgador tiene que acordar conforme a la propia naturaleza del acto 'ad exhibendum' de títulos solicitado...' añadiendo que la doctrina se ha expresado ya sobre el hecho de que la negativa a declarar sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación no provoca la 'ficta confessio', y ello ha de entenderse necesariamente correcto, a pesar de la dicción del artículo 261,1 de la Ley 1/2000 , en el que primero se dice que 'se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle' y a renglón seguido se dice que 'los hechos correspondientes se considerarán admitidos a efectos del juicio posterior', amén de recordar la necesidad de que la actuación judicial se someta al principio de proporcionalidad ya enunciado en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional ( STC 126/95 , 59/1995 , etc.) respecto de actuaciones del juez civil que puedan incidir directamente en las libertades ciudadanas, resolviendo, en definitiva que, interpretando de modo lógico-sistemático, el efecto del precepto legal, no puede referirse al momento en el que pretenden practicarse las diligencias preliminares, sino al juicio posterior en el que éstas se utilicen, de manera que en dicho juicio ulterior, la valoración de la prueba debe hacerse de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las practicadas, de modo que pueda (o no) llegar a tenerse por confeso a quien se negó a la práctica de las diligencias, determinando de tal modo que la presunción 'iuris tantum' que operaba en su contra desde las diligencias, puede quedar destruida por prueba en contrario, conclusión que el tribunal colegiado de alzada procede a compartir íntegramente (...) en el sentido de no poder ser el juez del procedimiento preliminar de las diligencias preparatorias el que determine la virtualidad y efectos que deriven de tal comportamiento, sino que dicha actuación le corresponde, en todo caso, al juez que conozca posteriormente del procedimiento principal, como así ha sucedido en el caso analizado, dado que la no muy afortunada alocución legislativa utilizada de 'a los efectos del juicio posterior' debe entenderse como equivalente a 'en el seno del proceso posterior', siendo, en su consecuencia, quien conozca de él el llamado a ponderar, atendiendo a las circunstancias del caso y a la actividad probatoria desplegada en el curso del proceso, la eficacia que deba atribuirse a la conducta omisiva del sujeto pasivo del procedimiento preliminar, conclusión que viene avalada por la propia dicción literal del precepto al expresar 'se podrán tener por ciertos...'(...)'

13.En consecuencia, este Juzgador ha de valorar en este momento, conforme a la prueba practicada en el acto de la vista y los documentos acompañados junto con los escritos rectores de las partes, la legitimación pasiva de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., sin que pueda servir el documento nº 71 de la demanda, acta de práctica de las diligencias preliminares acordadas respecto de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., como prueba suficiente de la legitimación pasiva de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., pese a que el legal representante de la primera entidad indicó que la segunda entidad era su proveedor de productos supuestamente infractores, ya que este documento está sometido, por la doctrina expuesta anteriormente, a los mismos efectos que la negativa a declarar o la incomparecencia. Es decir, queda presumida 'iuris tantum' la legitimación pasiva de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., salvo que en el procedimiento principal se demuestre lo contrario. Y en este sentido, puede afirmarse que se ha producido la prueba enervatoria de la presunción por las siguientes razones:

a) Porque la propia asistencia letrada de las entidades demandantes considera inverosímil la afirmación del legal representante de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. en el seno del procedimiento de diligencias preliminares, de que no podía aportar las facturas de los suministros de mercancía de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., por cuanto que la compraventa se produjo en el año 1999 o 2000 y no obran en su poder, siendo que consta la venta en el año 2009 de productos supuestamente infractores, así como que los establecimientos de la citada entidad, conforme a la comprobación de don Norberto , estaban repletos de falsificaciones en los años 2009 y 2010. Por tanto, la actividad de fabricación y distribución la ubica la parte demandante en los años 2009 y siguientes, lo cual no puede predicarse respecto de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., por el cese de sus actividades comerciales en el año 1999, y la baja administrativa en el año 2006 (documento nº 2 de la contestación a la demanda).

b) Porque no existe elementos probatorios suficientes que justifiquen que los establecimientos de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. estaban repletos de falsificaciones. Así, el documento nº 58 de la demanda no ha sido ratificado por su autora, por lo que no se ha podido someter a contradicción su contenido, máxime cuando se ha negado la autenticidad del documento, y no se han practicado prueba para acreditar su autenticidad; el documento nº 60 de la demanda es un documento unilateral de un empleado del grupo Tous, quien al no comparecer su autor, ha privado a este Juzgador de la posibilidad de verificar su fuerza probatoria, máxime cuando ha sido impugnado de contrario; el documento nº 61 de la demanda no puede desplegar fuerza probatoria, máxime cuando ha sido impugnado de contrario y se niega por la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. que haya sido adquirido en una tienda suya, porque no ha concurrido don Norberto para ratificar su contenido y dar razones de la adquisición de la pulsera; el documento nº 65 de la demanda ha sido impugnado en cuanto a su autenticidad, sin que se haya practicado prueba para acreditar la autenticidad del mismo, al no poder identificar a la supuesta empresa que vende productos originales del grupo Tous; y el documento nº 66 no puede desplegar ninguna eficacia probatoria, al haber sido impugnado de contrario, y no comparecer el detective autor del mismo para verificar su contenido, y asegurar que la conversación grabada se efectuó en el establecimiento de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. Además, el legal representante de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., en el acto de la vista, negó que la pulsera que obra como documento nº 61 de la demanda, hubiera sido vendida en alguna de las tiendas, como lo demuestra que la bolsita que servía d recipiente no era de su propiedad. En consecuencia, salvo el colgante que obra como documento nº 68 de la demanda, y respecto del que las asistencias letradas de la parte demandada afirman que no existe ningún riesgo de confusión, no ha quedado acreditado en autos la fabricación, distribución y comercialización de los productos supuestamente imitativos de las marcas del grupo Tous.

c) Porque respecto del colgante, los legales representantes de las entidades demandadas indicaron en el acto de la vista, que pertenece a una partida que se le entregó a la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. en pago de una deuda, y que doña Eulalia , administradora solidaria de dicha entidad, llevó a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. tras la disolución de la sociedad. En consecuencia, como quiera que la conducta que se imputa a la entidad mercantil Algar Joyeros es la de fabricar, distribuir y comercializar productos supuestamente infractores de los derechos de exclusiva del grupo Tous, y no consta acreditadas estas conductas, sino únicamente la de almacenamiento de los productos supuestamente infractores, por congruencia con el objeto de la demanda, no puede analizarse esta conducta de almacenamiento de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.

d) Porque no concurren los elementos exigidos jurisprudencialmente para practicar el levantamiento del velo:

1.- Existencia de control de varias sociedades por una o varias personas: la asistencia letrada de la parte demandante realiza esta afirmación sobre la base del entronque familiar existente entre los administradores de las entidades demandadas, que hace pensar en una unidad de control. Lo cierto es que no se ha podido acreditar esta unidad de control, pese a que consta la relación familiar existente entre los administradores de ambas entidades. Así, el documento nº 72 de la demanda pone de manifiesto que don Olegario , otrora administrador único de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., fue administrador de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., y éste admitió en el acto de la vista que su hijo don Evaristo , actual administrador único de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., fue administrador solidario de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., así como que sus hijos y don Secundino son primos. No se ha negado, por tanto, la existencia de relaciones familiares. No obstante, resta acreditar que esas relaciones familiares se utilizaron para que la toma de decisiones en ambas entidades fuera uniforme, y desde el momento en el que no se ha podido acreditar que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. suministrara productos de joyería supuestamente infractores a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., ni que la estrategia mercantil de ambas entidades respondía a un mismo objetivo comercial, no es posible afirmar la concurrencia de este primer elemento exigido jurisprudencialmente.

2.- La existencia de operaciones vinculadas: es cierto que la doctrina del TMC es la de que no puede beneficiar a la entidad que no colabora con el suministro de información, su conducta renuente, y que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. no acudió a la práctica de las diligencias preliminares, pero también lo es que toda la documentación obrante en el seno de las diligencias preliminares de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. pone de manifiesto la inexistencia de operaciones vinculantes, al no constar ninguna factura de compra. Es más, la referencia en el interrogatorio a que la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. fue la suministradora de las piezas de las medidas cautelares, es coherente con la afirmación efectuada en el seno del procedimiento principal, por los legales representantes de las entidades demandada, de que se trata de género recogido por doña Eulalia y llevado a las dependencias de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. Es decir, no existe constancia documental ni testifical de la existencia de operaciones vinculadas.

3.- La existencia de carencia de justificación económica: este elemento debe jugar de concurrente con los elementos anteriores, y si bien es cierto que puede afirmarse que la llevanza de género a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. pudo obedecer a la intención económica de sacarlos al mercado, lo cierto es que se trata de una justificación económica que opera respecto de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., y no tanto respecto de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.

14.De esta forma, vemos que la prueba practicada en el seno del procedimiento principal enerva la presunción, derivada de la incomparecencia del legal representante de la citada entidad mercantil a la práctica de las diligencias preliminares acordadas, de que ésta es la fabricante de los productos supuestamente infractores que comercializa la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., y que, por tanto, es una entidad mercantil vinculada a ésta. Por esta razón, deben desestimarse todas las acciones ejercitadas contra la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., y centrarnos en la conducta de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.

B) Respecto de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.

15.La argumentación contenida en la letra b) del parágrafo 13 de esta sentencia nos lleva a la consideración de que la única conducta acreditada en este procedimiento es la de la comercialización de los colgantes imitativos del osito del grupo Tous efectuada por la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. Los legales representantes de las entidades demandadas no han negado que doña Eulalia llevó una partida de estos colgantes a la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., como tampoco se ha negado que los establecimientos de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. vendieran estos productos, de los cuales uno de ellos fue adquirido por el detective. Simplemente considera que no existe riesgo de confusión, por cuanto que la comparación debe efectuarse entre la fotografía de las marcas comunitarias, es decir tal y como están registradas, y la forma tridimensional del colgante, y dicha comparación nunca puede arrojar un riesgo de confusión. Respecto de esta conducta, como he dicho en la letra anterior de este fundamento de derecho, únicamente puede responder, si se estimara la existencia de riesgo de confusión, la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., por cuanto que no se ha acreditado la existencia de vinculación entre las dos entidades demandadas, máxime cuando la conducta a analizar tuvo lugar después de la disolución de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.

CUARTO.- Acción declarativa de la infracción marcaria.

16.Como he señalado, la primera acción ejercitada por la parte demandante es la acción declarativa de infracción marcaria, sobre la base de que el uso inconsentido por las entidades demandadas de productos imitativos de su marca registrada supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados de las marcas descritas en letra b) del parágrafo 1 de esta sentencia. Esta infracción tiene una doble vertiente:

a) Infracción de los artículos 9.1.c) del RMC(' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos') y 34.2.c) de la LM(' El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada'): la parte demandante afirma el carácter notorio de sus marcas, el uso del signo por las demandadas que llevan a establecer un vínculo y el establecimiento de este vínculo con un ánimo claramente parasitario, si bien no invoca la protección específica de las marcas notorias y/o renombradas, e incluso en la fase de conclusiones, la asistencia letrada de la parte demandante renunció al multiplicador derivado de la infracción de una marca notoria y/o renombrada, por lo que ninguna utilidad reviste analizar si las marcas de la parte demandante son o no notorias y/o renombradas.

b) Infracción del artículo 9.1.b) del RMC(' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'): la parte demandante considera que los signos descritos en las letras b) y e.5) del parágrafo 1 de esta sentencia presentan una similitud visual y conceptual, rayana en la identidad, que conlleva un evidente riesgo de confusión o asociación empresarial, al aplicarse los signos para distinguir los mismos productos.

17.La parte demandada niega tanto el establecimiento del vínculo como el riesgo de confusión, y afirma que no puede establecerse ningún juicio de confusionabilidad entre un signo bidimensional y un producto tridimensional. Por tanto, debemos fijar como aspectos a analizar en este fundamento de derecho: (i) el régimen jurídico de la protección de las marcas frente al riesgo de confusión; (ii) la posibilidad de comparar un signo bidimensional con un producto tridimensional; y (iii) el juicio de confusionabilidad.

A) El régimen jurídico de la protección de las marcas frente al riesgo de confusión.

18.La protección otorgada por el artículo 9.1.b) del RMC al titular de una marca comunitaria, independientemente de que sea o no notoria, es la de que éste puede prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a la marca comunitaria registrada para productos o servicios idénticos o similares para los que está registrada la citada marca, siempre que entre ésta y los signos discutidos exista un riesgo de confusión, que incluya el riesgo de asociación. Ahora bien, el análisis del riesgo de confusión debe efectuarse teniendo presente que dicho concepto jurídico indeterminado ha quedado perfectamente delimitado por el TJUE, y condensado en la SSTS de 28 de junio de 2013 y de 11 de marzo de 2014 :

' i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).'

B) La posibilidad de comparar un signo bidimensional con un producto tridimensional.

19.Lo primero que debe destacarse es que las marcas comunitarias invocadas por la parte demandante para impetrar de los Tribunales la tutela de sus derechos de propiedad industrial, son marcas gráficas, y que el juicio de confusionabilidad se pretende efectuar respecto del formato de un colgante vendido por la parte demandada, forma tridimensional. Es decir, los términos de la comparación se establecen entre un signo bidimensional y un diseño tridimensional, lo cual, a priori, escapa del sistema de protección otorgado por el artículo 9.1.b) del RMC. En este sentido, conviene recordar lo defendido por la STMC de 6 de febrero de 2014:

' Comencemos contrastando las marcas registradas y el producto que se dice infractor. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que los que ha de confrontarse es el signo registrado y el signo utilizado por la demandada.

(...)

De inmediato, advertimos entre las marcas registradas y el producto comercializado por la demandada serias diferencias.

Como bien advirtió el juzgador de instancia, la marca registrada no es una marca tridimensional, sino una marca figurativa o gráfica. Ello le permitió posiblemente, como con sumo acierto se ha razonado en la resolución recurrida, obviar los controles que la OAMI y la OEPM establecen para el registro de marcas de marcas tridimensionales; entre ellos (Comunicación nº 2/98 del Presidente de la OAMI, de 8 de abril de 1998) la denegación del registro de marcas tridimensionales '...constituidas exclusivamente por envases corrientes u ordinarios (...) o por la forma corriente o habitual de los productos para los que se solicita el registro de la marca'. La marca tridimensional consistente en una fregona (aún lila) para identificar fregonas posiblemente no habría superado la fase de registro. Recordemos que las marcas tridimensionales están expresamente previstas tanto en la LM (art. 4.2.d , el signo podrá ser una forma tridimensional, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación) como en el RMC (artículo 4, signo que pueden constituir una marca comunitaria, la forma del producto o de su presentación). El registro de tales signos implica que han superado el test de fondo que, por ausencia de distintividad, hubiera debido impedir su acceso al registro. Los signos que carecen de carácter distintivo no podrán ser registrados, por ser dicha ausencia una prohibición absoluta de registro ( art. 5.1.b LM , art. 7.1.b RMC); el examen de fondo de si un signo carece de carácter distintivo se produce, de oficio, tanto en el ámbito de la OEPM como de la OAMI ( art. 20 LM , art. 37 RMC); en definitiva, una causa de nulidad absoluta de la marca es la carencia del carácter distintivo ( art. 51 LM , art. 52 RMC).

Por tanto, la comparación ha de efectuarse entre la marca figurativa registrada (la fotografía de la fregona lila) y el producto comercializado por la demandada (una fregona lila envuelta en un envase de plástico con profusa utilización de elementos decorativos).

Y. al efectuar esta comparación, compartimos la decisión del juzgador de instancia, en el sentido de que no existe semejanza entre la marca y el signo utilizado por la mercantil demandada.

Faltando la semejanza entre signos, no es posible la existencia de riesgo de confusión.'

20.En consecuencia, pudiendo optar la parte demandante por la protección del diseño industrial (de hecho lo ha hecho, como lo demuestra que invoque el modelo industrial nº 135.127), lo ha hecho por el de la marca gráfica, pero también (y en esto no incide la parte demandada) por la marca tridimensional española nº 2.193.643, lo que obliga a este Juzgador a establecer los términos de comparación entre el signo de la parte demandante, tal y como ha sido registrado, es decir, la fotografía en dos dimensiones del osito del grupo Tous, y el formato del colgante, es decir, el diseño tridimensional del osito de la parte demandada. Establecidos así los términos de la comparación, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos por las razones siguientes:

a) Porque el reconocimiento judicial efectuado en el acto de la vista ha revelado que el colgante controvertido no presenta una profundidad muy acusada, sin que ni los bordes ni la parte de atrás del colgante adquieran ninguna relevancia distintiva. De hecho, la parte de atrás de un colgante no está destinada a ser visible en el cuello de ninguna mujer, por lo que no puede atribuirse ninguna fuerza distintiva a otro lado que no sea el frontal del colgante.

b) Porque la visión del colgante de la parte demandada, visión normal de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, revela como único lado relevante el frontal del colgante, por lo que la comparación se hace, más que entre un signo bidimensional y un diseño tridimensional, entre un signo bidimensional y una forma bidimensional.

c) Porque establecidos los términos de comparación, tal y como resulta de la comparativa recogida en la página 13 de la demanda, y fundamentalmente del recuerdo que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuando encuentra en una joyería el colgante de la parte demandada, veremos que lo son entre dos formas bidimensionales que presenta una auténtica similitud, sino identidad.

d) Porque, además de lo anterior, no podemos olvidar que la confrontación entre el colgante y la marca tridimensional española de la parte demandante, arrojaría el mismo resultado de la similitud, sino identidad de los signos.

C) Juicio de confusionabilidad.

21.Establecido, como se ha hecho, que los términos de la comparación pueden serlo entre el colgante de la parte demandada y las marcas de la parte demandante, e incluso concluida la similitud, sino identidad, de los signos, resta efectuar el juicio de confusionabilidad conforme a los criterios expuestos en la letra A) de este fundamento de derecho. Así, puede afirmarse la existencia del riesgo de confusión por las siguientes razones:

a) Porque los signos confrontados son similares, sino idénticos. Así, desde un punto de vista conceptual, en la visión de conjunto que ha de tener el consumidor medio, no cabe duda de que éste, sino tiene al lado el producto imitativo de la marca del grupo Tous, no sabría distinguir el producto de la parte demandante del producto de la parte demandada.

b) Porque existe una plena identidad aplicativa, ya que ambos signos se aplican a productos de joyería.

c) Porque con el uso que hace la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. del producto controvertido, menoscaba, en exigencia derivada de la STS de 26 de febrero de 2016 o de la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (caso Interflora, asunto C- 323/2009), menoscaba las funciones de la marca de la parte demandante:

1.- La función indicadora del origen empresarial: la similitud, sino identidad, entre los signos enfrentados, unido a la identidad aplicativa, puede dar lugar a que un consumidor medio identifique la procedencia del producto de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., como procedente del grupo Tous, riesgo que se acrecienta si atendemos a que no existen diferencias apenas apreciables entre ambos signos.

2.- La función publicitaria: mediante la venta de productos infractores, la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. afecta, al diluir la imagen de marca y prestigio de su marca, a la capacidad de la parte demandante de conservar su reputación y lograr la fidelización de clientela.

3.- La función de inversión: mediante la venta de los productos infractores, la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., propone una alternativa a los consumidores, que diluye la imagen de marca y prestigio de la marca de la parte demandante.

22.En consecuencia, puede entenderse producida la infracción, al entrar en juego la protección del artículo 9.1.b) del RMC.

QUINTO.- Acción declarativa de infracción de diseño industrial.

23.Hemos de partir de que ninguna de las asistencias letradas de las entidades demandadas ha opuesto la falta de novedad ni de singularidad del diseño de la parte demandante, por lo que no existe ninguna dificultad en admitir la concurrencia de estos presupuestos, lo que permite desplegar la protección tanto de los diseños comunitarios registrados, como de los diseños no registrados. A este respecto, es reveladora la STMC de 18 de abril de 2012: ' Ya se ha dicho con anterioridad que la sentencia recurrida indica que en el pleito no se ha discutido ni la novedad ni la singularidad del diseño comercializado por la demandante, extremos tampoco puestos en entredicho en esta segunda instancia; de ahí que deba reputarse por válido, de conformidad con el art. 85.2 RDMC ('En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad').'

A) Conceptos a tener en cuenta.

24.La protección dispensada por el Reglamento 6/2002, sobre los dibujos y los modelos comunitarios (en adelante, RDMC) parte de varios conceptos jurídicos indeterminados que conviene recordar:

a) Usuario informado: la STMC de 10 de enero de 2014 define este concepto jurídico indeterminado de la siguiente manera: ' El usuario informado es el referente subjetivo de la singularidad del diseño que necesariamente ha de predeterminarse al proceso comparativo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 20 de octubre de 2011 señala, desde un punto de vista negativo, que: 'no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar', y en la misma línea añade que 'tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto.' A continuación, especifica: 'De este modo, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos' y, además destaca: 'De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.''. De esta forma, en el caso de gafas de sol, y por el público al que se dirige la parte demandante, hemos de afirmar que el usuario informado será el público comprador de gafas de sol, o los que se dedican habitualmente al mundo de la oftalmología.

b) Impresión general distinta: la STS de 26 de junio de 2012 define el ámbito de la protección de los modelos comunitarios en base a este concepto jurídico indeterminado:

' La extensión, alcance o ámbito de la protección también se establece para los dos modelos - artículo 10 -, en función de la singularidad - que se mide, en los dos casos, por la impresión general producida en el usuario informado y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor: artículo 6 -. De tal manera que el titular, de uno y otro, puede ejercitar el ' ius prohibendi ' no ante modelos idénticos al propio, sino también ante aquellos que, sin serlo, carezcan del mencionado requisito, respecto del protegido.

En resumen, una vez comparados los dos modelos, la protección debe ser reconocida si se llega a la conclusión - conforme a los referidos parámetros - de que la impresión general que producen no es diferente.

II.- Sin embargo, al definir las características del acto que el titular del derecho puede impedir, la norma del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE ) 6/2002 exige que el modelo susceptible de ser prohibido sea una copia del protegido.

Hay que añadir - y en ello se basa fundamentalmente el rechazo de la argumentación de las recurrentes - que el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que - de vuelta al ámbito general de protección - no alteren la impresión general .

En conclusión, una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el ' ius prohibendi ' frente a quien hubiera copiado su modelo, aunque la copia no fuera idéntica o - expresado con otras palabras - que, a diferencia de lo que sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida.'

c) Grado de libertad del autor: el grado de libertad del autor es un factor a tener en cuenta al efectuar el enjuiciamiento de la infracción de los diseños comunitarios, como se desprende de las siguientes resoluciones:

1.- STS de 30 de abril de 2014 : ' Al definir el ámbito de protección conferida por el diseño industrial comunitario, el art. 10.1 del RMDC prevé que «se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta». Y el apartado 2 añade: «al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo».

4.-El grado de libertad del autor del diseño al que se imputa la infracción, al desarrollar su dibujo o modelo, es un criterio importante para realizar el enjuiciamiento pertinente para determinar si ha existido infracción. Pero existen otros criterios igualmente importantes. Entre ellos está el grado de singularidad del diseño protegido. A mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.

Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.

Aquellos rasgos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales rasgos pueden producir en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas a elementos que se encuentren en el dominio público, esas similitudes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado.

Por último, debe tomarse en consideración que mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.'

2.- STGUE de 21 de noviembre de 2013: ' 32. Según la jurisprudencia, el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (véase la sentencia Motor de combustión interna, apartado 25 supra, apartado 32, y la jurisprudencia citada). 33. En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en los usuarios informados. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en los usuarios informados. De este modo, un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión general en los usuarios informados (véase la sentencia Motor de combustión interna, apartado 25 supra, apartado 33, y la jurisprudencia citada).'

B) Protección del diseño comunitario registrado.

25.El artículo 10 de la LDMC confiere un ámbito de protección al diseño registrado más amplio que el que confiere al diseño no registrado, sobre la base de un derecho de exclusiva que impide la utilización de modelos que no generen en el usuario informado una impresión general distinta, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor, así como que conforme señala la STJUE de 20 de octubre de 2011 el grado de atención del usuario informado se centra más en ' (...) las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base'. En este sentido, señala la STMC de 6 de febrero de 2014: ' conforme dispone el art 10-1 RDMC, en función de la impresión general que produzca respecto de los usuarios informados, de modo tal que sólo habrá infracción si el modelo denunciado no produjera una impresión general distinta, precisándose en el apartado 2 del citado precepto que, para determinar la protección debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo.'

C) Análisis del caso presente.

22.Analicemos el caso presente desde la perspectiva del diseño comunitario registrado, pudiendo afirmarse la existencia de la infracción por la concurrencia de los siguientes elementos:

1.- El grado de libertad del autor: los productos que constituyen el modelo son colgantes, es decir, piezas de joyería, por lo que se trata de un producto que no está sometido a estrictas especificaciones técnicas, o al menos no se han expuesto por las partes. En consecuencia, puede afirmarse que el grado de libertad del autor es grande, por lo que el juicio de similitud debe ser más riguroso.

2.- Impresión general idéntica: en este punto, si observamos la comparativa de la página 13 de la demanda, observaremos que el modelo de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. es una copia del modelo de la parte demandante, por lo que huelga cualquier análisis de la impresión general. Es una copia desde el punto de vista subjetivo, en el que las escasas diferencias que puedan encontrarse apenas desvirtúan la impresión general de conjunto de identidad entre los modelos.

23.En consecuencia, también puede afirmarse la existencia de infracción de modelo industrial.

SEXTO.- Acción de abstención.

24.Los artículos 41.a) de la LM y 53.1.c) de la LPJDI recogen la acción de condena a la abstención de realización en el futuro de actos de infracción. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de abstención es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria y de modelo industrial, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que ' La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMC de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de abstención ejercitada por la parte demandante.

SÉPTIMO.- Acción declarativa de responsabilidad.

A) Alegatos de la parte demandante.

25.La parte demandante ejercita, al amparo de los artículos 42.1 y 43.2.b) de la LM y 54 y 55.2.c) de la LPJDI, una acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios como consecuencia de la infracción marcaria cometida por las demandadas, fundamentando el cálculo en los artículos 43.2.b) de la LM y 55.2.c) de la LPJDI (es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho). En todo caso, la parte demandante solicita el resarcimiento del 1% de la cifra de negocios de las entidades demandadas con la venta de los productos controvertidos. Pero esta condena precisa de la previa atribución de responsabilidades a las demandadas. Ya he argumentado en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia que no cabe deducir responsabilidad alguna respecto de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L., por no resultar acreditada ninguna de las conductas que se le imputan, así como por no ser el almacenamiento de productos infractores invocado como conducta a analizar en esta sentencia. Por tanto, el análisis se efectuará respecto de la conducta acreditada, desarrollada por la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., de vender productos infractores en sus establecimientos (en concreto, la pieza de joyería que figura como documento nº 68 de la demanda).

26.En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en los artículos 42.1 de la LM y 54.1 de la LPJDI que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM y 54 y 55 de la LPJDI? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios.

B) Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad de las demandadas.

27.La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en los artículos 42.1 de la LM y 54.1 de la LPJDI, por entender que la entidad demandada es responsable de la utilización como marca del signo de la demandada en los colgantes comercializados en los establecimientos de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. De esta forma, considera que la comercialización y presentación de productos, utilizando los signos ilícitos para su identificación en la promoción y publicidad de las actividades desarrolladas por la entidad demandada, constituye un acto de incorporación y presentación previsto en el artículo 34.3.a) de la LM , lo que da lugar a que 'en todo caso' se considere responsable al incorporador, usuario o presentador. Esta argumentación es compartida por este Juzgador. Acreditada la responsabilidad de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., huelga analizar ésta desde la perspectiva de tratarse las marcas del grupo Tous de marcas notorias y/o renombradas, o por haberse requerido a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. para que dejaran de comercializar los indicados colgantes.

C) Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de las demandadas.

28.Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículos 42 de la LM y 54 de la LPJDI, siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.

29.Los artículos 43.5 de la LM y 54 de la LPJDI establecen lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios ' realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'), y lo hacen a través del establecimiento de una suerte de presunción 'iuris et de iure' de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.

30.No obstante, los citados artículos configuran esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor ' si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'. Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en los artículos 43.2 de la LM y 54 de la LPJDI es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y es en esta prueba donde nos encontramos con posturas distintas en el TS:

a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de 2009 ) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción marcaria. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños 'ex re ipsa' a la que se refiere la parte demandante.

b) Otras SSTS (como las SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012 ) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en aquellos casos en que la situación del caso revele ineluctablemente el daño, acudir a la doctrina de los daños 'ex re ipsa'. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los daños 'ex re ipsa' como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.

c) En todo caso, el TS considera ( SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012 ) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía hipotética, el titular de la marca infringida queda eximido de la prueba de los daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que ' Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética -reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.998 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -'manifiesta non egent probatione'-'. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, no pudiendo apreciarse si el titular de la marca no realiza ninguna actividad económica en el mercado.

31.Como quiera que se opta por el sistema de la regalía o licencia hipotética, y este sistema no precisa de la prueba de los daños y perjuicios, podemos acudir sin más a este sistema para la fijación de la indemnización, máxime cuando la parte demandante y la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. actúan en el mismo mercado, ya que ambos venden piezas de joyería en la Islas Canarias. Todo lo anterior nos lleva a afirmar la existencia de los daños y perjuicios, pese a que la asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., insista en la falta de prueba de los daños y perjuicios causados

SEPTIMO.- Acción de indemnización.

32.Estimada la responsabilidad de la entidad demandada, procede la determinación de la cuantía indemnizatoria teniendo en cuenta el sistema de cálculo admitido en esta sentencia, el de la regalía hipotética. En este punto, hemos de estar a todos los conceptos que se quieren incluir en la cuantía indemnizatoria:

a) Daño emergente.

33.El daño emergente comprende los gastos en que la parte demandante ha incurrido para constatar las actuaciones ilícitas de la entidad demandada. En este sentido, la parte demandante quiere incluir en la indemnización el importe de la preparación y envío de los requerimientos de 12 de enero de 2010 y de 27 de enero de 2012, así como el coste de preparación y desarrollo de las diligencias preliminares nº 395/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante seguidas frente a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. La asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. rechaza, de una manera genérica, este concepto, sin especificar las razones de este rechazo, lo que obliga a este Juzgador a analizar la corrección de dichos gastos previstos en el artículo 43.1, inciso final, de la LM .

34.En este sentido, no parece razonable incluir los gastos de preparación y envío del requerimiento de 12 de enero de 2010, pues lo es respecto de una supuesta infracción que no ha resultado acreditada. En cambio, como quiera que el requerimiento de 27 de enero de 2012, fue realizado respecto de la infracción acreditada en esta sentencia, y que dicho requerimiento fue preciso para conocer la extensión en el tiempo de la infracción detectada por el investigador, se incluirá en la indemnización la cuantía de 1.334,18 euros. Por otro lado, la postura mantenida por este Juzgado, entre otras, en la -SJMC nº 1 de 13 de julio de 2012.

35.En cambio, no procede la inclusión de los gastos derivados de la preparación y práctica de las diligencias preliminares, por dos razones:

a) Por tratarse de actuaciones procesales de preparación de la demanda, y no de actuaciones encaminadas a la averiguación de la infracción, máxime cuando el contenido de las diligencias preliminares a practicar eran relativas a averiguar la identidad de las entidades integradas en la red de distribución, y no para averiguar la comisión de una infracción.

b) Porque cuando el legislador procesal civil ha querido que unas determinadas actuaciones procesales lleven costas procesales así lo ha hecho, y en el caso de las diligencias preliminares, lo ha previsto únicamente en el incidente de oposición, pero no en el dl auto acordando su práctica, por lo que no puede obtenerse por la vía del artículo 43.1, inciso final, de la LM , algo que el legislador no ha querido. De aceptar la indemnización por este concepto, estaríamos admitiendo una actuación fraudulenta.

b) Lucro cesante.

36.Elsistema de cálculo acogido por la parte demandante es el de la regalía o licencia hipotética. Para el cálculo de esta cuantía, la parte demandante ha prescindido de aportar cualquier informe detallado de la cuestión, sino que se ha limitado a coger los datos del canon de entrada que figura en los contratos de franquicia obrantes como documentos nº 15 y 16 de la demanda. Pese a la advertencia y requerimiento deducido en el acto de la audiencia previa, no parece que contemos con los documentos originales de los meritados contratos de franquicia. Y este análisis no ha hecho más que revelar que los criterios de cálculo acogidos son los contenidos en la STMC de 18 de julio de 2007 o en la más reciente de 19 de noviembre de 2014, que indicó que la regalía hipotética habría de contener los siguientes conceptos: (i) un canon fijo de establecimiento, denominado como canon fijo en el informe pericial, que hace referencia a los gastos de implantación de la marca en el mercado; (ii) un canon fijo anual, denominado como canon fijo en el informe pericial, que hace referencia al que correspondería por incorporarse la entidad infractora a una red de empresas dirigida por el titular de la marca, que ya está consolidada en el mercado y de la que se ha aprovechado el infractor, y que no ha sido utilizado por el perito de la parte demandante; y (iii) un canon variable, denominada royalty en el informe pericial, que se fija en función del número de productos vendidos por el infractor, variable de la que ha renunciado la parte demandante.

37.La asistencia letrada de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. considera que no se puede tener en cuenta los documentos nº 15 y 16 de la demanda, por no haberse aportado los originales, no haberse acreditado que los importes allí señalados son los verdaderamente exigidos, y no haberse acreditado con una transferencia de dinero que los mismos fueron satisfechos. Dicha impugnación del valor probatorio de estos documentos lo es en relación a la afirmación de que únicamente pueden vender productos identificados con las marcas del grupo Tous, quienes hayan firmado un contrato de franquicia con alguna de las entidades del grupo. Esta afirmación, sea cierta o no, es irrelevante a la hora de fijar el importe de la indemnización, ya que se trata de un sistema optativo que establece el legislador, y que no requiere, en el caso de la regalía o licencia hipotética, de prueba alguna.

38.Dicho esto, la parte demandante acude al canon inicial de franquicia, afirmando que es asimilable a una licencia de marca. La asistencia letrada de la parte demandada considera que el canon por franquicia engloba una cantidad superior a la que constituye una licencia, ya que mientras la licencia tiene en cuenta únicamente la utilización de los signos licenciados, la franquicia tiene en cuenta otros conceptos, como la utilización de los proveedores y distribuidores del franquiciador, la uniformidad de presentación del producto, las instalaciones, los gastos de alquiler, etc. Pues bien, no le falta razón a la parte demandada cuando afirma que el precio de la franquicia comprende conceptos más amplios que la mera licencia para el uso de una marca, como así lo entendió la STMC de 13 de mayo de 2014, ' Por la misma razón, tampoco parece razonable aplicar los criterios de precios de la franquicia -doc nº 9- pues, de nuevo, y como se constata en el modelo de contrato que se aporta, dichos precios lo son por la adquisición del derecho de uso de la marca Tous, los diseños Tous, el Know-how y la clientela'. De esta forma, únicamente podrá acogerse como parte del canon fijo la que corresponda del precio de la franquicia a la concesión de la licencia para el uso de la marca, y que la citada STMC fijo prudencialmente en una cuarta parte, y que a falta de otros datos que permitan fijar el porcentaje en otra cifra, acojo en esta sentencia el porcentaje de ésta. Así, la citada STMC señaló que ' teniendo en cuenta estos factores, es decir, las objeciones puestas a los precios fijados para las franquicias y licencias y los límites cognitivos del tráfico real por causa de la demandada, debemos fijar el importe indemnizatorio sobre la base de aplicar un canon anual equivalente a la cuarta parte del precio fijo de la franquicia -6.000 euros-'. En el caso presente, la cuarta parte de 24.000 euros arroja una cifra de 6.000 euros de canon fijo.

39.En consecuencia, la cuantía total de la indemnización asciende a la cantidad de 7.334.18 euros.

OCTAVO.- Costas procesales.

40.De conformidad con el artículo 394 de la LEC , dado que existe una acumulación subjetiva de acciones hemos de distinguir entre las entidades demandadas:

a) Respecto de la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.: en caso de estimación parcial de la demanda, no habrá pronunciamiento sobre costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. No puede afirmarse que exista una estimación sustancial de la demanda, por cuanto que la acción de indemnización ha sido estimada parcialmente y en una cantidad tal que dista mucho de la solicitada por la parte demandante, además de que no se han acogido la totalidad de las conductas denunciadas en la demanda, y se ha acogido la excepción material de falta de legitimación activa de la entidad mercantil Tous Franquicias, S.A.

b) Respecto de la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L.: en caso de desestimación íntegra de la demanda, se impondrán las costas procesales a la parte demandante, sin que concurran en el caso presente serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

Visto lo anterior,

Fallo

Que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de las entidades mercantiles S. Tous, S.L. y Tous Franquicias, S.A., contra las entidades mercantiles Mabel Joyeros, S.L. y Algar Joyeros, S.L., debo:

1) ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda. Todo ello con expresa imposición de costas procesales derivadas de las acciones ejercitadas frente a la entidad mercantil Algar Joyeros, S.L. a la parte demandante, las entidades mercantiles S. Tous, S.L. y Tous Franquicias, S.L.

2) DECLARAR Y DECLARO:

2.1. Que la entidad mercantil S. Tous, S.L. ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas comunitarias nº 1.755.636 y 8.127.128, la marca nacional nº 2.876.372 y el modelo industrial nº 135.127.

2.2. Que la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., con su conducta de vender colgantes como los del documento nº 68 de la demanda, ha infringido los derechos de exclusiva que la entidad mercantil S. Tous, S.L. ostenta sobre las marcas comunitarias nº 1.755.636 y 8.127.128, la marca nacional nº 2.876.372 y el modelo industrial nº 135.127.

2.3. Que la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. viene obligada a abstenerse de comercializar cualquier producto que resulte incompatible con los derechos de exclusiva que la entidad mercantil S. Tous, S.L. ostenta sobre las marcas comunitarias nº 1.755.636 y 8.127.128, la marca nacional nº 2.876.372 y el modelo industrial nº 135.127.

2.4. Que como consecuencia del acto descrito en el punto 2.2 de este fallo, la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L. ha causado a la entidad mercantil S. Tous, S.L. daños y perjuicios que deberá indemnizar.

3) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L.:

3.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

3.2. A abstenerse de comercializar y almacenar para tales fines artículos que infrinjan los derechos de exclusiva de la entidad mercantil S. Tous, S.L.

3.3. Aindemnizar a la entidad mercantil S. Tous, S.L. por los daños y perjuicios derivados de la infracción de sus derechos de exclusiva, en la cuantía de 7.334,18 euros.

3.4. Todo ello sin expresa condena en costas procesales derivadas de las acciones ejercitadas frente a la entidad mercantil Mabel Joyeros, S.L., debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación. De conformidad con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, la interposición del recurso de apelación, en caso de persona jurídica, exige el pago de la tasa judicial de 800 euros más la cantidad variable que resulte de multiplicar 0,5 a la cantidad objeto del pleito.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS, en sustitución del titular del Juzgado de Marca Comunitaria nº 2, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marca Comunitaria número 2, de lo que como Letrada al Servicio de la Administración de Justicia certifico.