Sentencia Civil Nº 97/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 463/2010 de 10 de Marzo de 2011

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 463/2010-3ª

Juicio Ordinario núm. 624/2009

Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona

SENTENCIA núm. 97/2011

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUÍS GARRIDO ESPA

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

En la ciudad de Barcelona, a diez de marzo de dos mil once.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 6 de esta localidad, por virtud de demanda de Saint-Genis, S.A. contra Farplas, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 26 de abril de 2010.

Han comparecido en esta alzada la apelante Saint-Genis, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Font Berkhemer y defendida por el letrado Sr. Pellisé Urquiza, así como la demandada en calidad de apelada, representada por la procuradora Sra. Zaragoza Formiga y defendida por la letrada Sra. Marí Aguilar.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " Que debo desestimar la demanda interpuesta por SAINT- GENIS, S.A. representada por el Procurador Sr. Font Berkhemer, contra FARPLAS S.L. representada por la Procuradora Sra. Zaragoza Formiga, con expresa imposición de costas a la parte demandante ".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Saint-Genis, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta, que señaló votación y fallo para el día 9 de febrero pasado.

Actúa como ponente el Magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

Fundamentos

PRIMERO . Antecedentes de hecho de interés para la resolución de las cuestiones controvertidas

Constituyen antecedente de interés para la suerte de las cuestiones que en el recurso se plantean los siguientes hechos:

1.º) La demandante Saint-Genis, S.A. se dedica a comercializar accesorios y complementos para el hogar y similares bajo el distintivo INOFIX, expresión con la que utiliza el nombre de dominio www.inofix.es y con la que es conocida en el mercado, en el que ha conseguido una implantación considerable.

2.º) Sant-Genis ha conseguido el registro de diversas marcas, que viene utilizando, con la denominación INO-FIX, con el vocablo FIX siempre destacado, tales como las marcas españolas núms. 644.685 (mixta) y 2.815.498 (mixta) para distinguir productos de las clases 2o y 21 o la marca internacional núm. 558.394 para distinguir productos de las clases 20 y 21 o la marca comunitaria núm. 3.004.322 para distinguir productos de las clases 17 y 21. Así como de otras, tales como las marcas españolas núm. 644.686 y 2.815.453 "PLAS-FIX" y 2.815.480 "CABLE-FIX" y las comunitarias núm. 3.004.223 y 3.004.314, para distinguir productos de las clases 17, 20 y 21, en las que también aparece destacado cromáticamente el vocablo FIX o bien su X final.

3.º) La demandada Farplas se dedica a la fabricación y comercialización de productos de ferretería y ha venido utilizando para distinguir sus productos signos tales como AGUAFIX, CUELGAFIX, FELTFIX, TOPEFIX, PROTECTIX, CUADRO-FIX, TACOFIX y PLANTA-FIX, que tiene registrados. De todos ellos únicamente se impugna el registro del primero.

4.º) La utilización del sufijo FIX, indicativo de un medio fácil de fijación, es también utilizado por un número considerable de empresas, además de las dos que son parte en el presente proceso.

SEGUNDO . Objeto del proceso seguido en primera instancia y del recurso

El objeto de la demanda que dio lugar a las presentes actuaciones está constituido por el ejercicio acumulado de acciones de competencia desleal y de nulidad de una marca. Las primeras son la acción declarativa de deslealtad de la conducta de la demandada por la introducción en el mercado de productos presentados con diversas denominaciones con la utilización de la partícula final "FIX", diferenciada cromáticamente del resto de la denominación, así como la acción de cesación de tal conducta. Ambas peticiones se sustentan en la consideración de que la conducta atribuida a la actora infringe los arts. 6 y 12 LCD . Junto a esas acciones también se ejercitó la acción de nulidad de la marca española núm. 2.721.518 "AGUAFIX" (mixta) para distinguir productos de la clase 11, por resultar incompatible con las marcas nacionales núm. 644.685 y núm. 655.686, con la marca internacional núm. 558.394 y con las marcas comunitarias núms. 3.004.322, 3.004.223 y 3.004.314, prioritarias. Y por último se ejercitó la acción de publicación de la sentencia estimatoria en dos diarios o revistas de difusión nacional.

La demandada se opuso a tales pretensiones alegando que:

1º) Es también titular de otras marcas que contienen el sufijo FIX tales como CUELGAFIX (marca española núm. 2.184.746, clase 6), FELTFIX (marca española núm. 2.560.213, clase 17) y TOPEFIX DE FARPLAS (marca española 2.560.215, clase 17), entre otras, en cuyo uso también se pretende que cese sin haber pretendido su nulidad.

2º) Registró antes que la actora una marca con el sufijo FIX con una diferenciación cromática.

3º) Otros competidores del sector también diferencian cromáticamente sus marcas, incluso con el sufijo FIX final, para la distinción de productos en el sector del bricolaje.

4º) La marca española núm. 2.721.518 AGUAFIX no está incursa en causa de prohibición absoluta o relativa de registro.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. La acción de nulidad de la marca AGUAFIX la desestimó al considerar que no existía la causa de nulidad invocada, dado que la misma no era susceptible de ser confundida con las de la actora. Las acciones de competencia desleal se desestimaron por considerar que los actos reputados desleales fueron ejecutados en ejercicio de los derechos concedidos por la marca inscrita.

Recurre exclusivamente el demandante, que se funda en los siguientes motivos:

1º) Incongruencia, por haberse fundado en la normativa de marcas en lugar de en la de competencia desleal, que fue la invocada, salvo para la acción de nulidad.

2º) Violación de las reglas sobre la competencia funcional, por haber enjuiciado acciones de violación de marcas comunitarias.

3º) La utilización de distintivos con el sufijo FIX por parte de la demandada constituye un ilícito concurrencial de los arts. 6 y 12 LCD .

4º) Existencia de riesgo de confusión de sus signos con la marca AGUAFIX, lo que justifica que se declare la nulidad del registro de esta marca.

TERCERO. Sobre la incongruencia

1. Alega la recurrente que la resolución recurrida ha incurrido en incongruencia al considerar que las acciones ejercitadas se fundaban en la legislación marcaria cuando en realidad eran acciones de competencia desleal, salvedad hecha de la nulidad de la marca AGUAFIX. Justifica su alegación diciendo que la acción básica ejercitada era la de deslealtad de la conducta, no la de infracción de derechos de marca, y que la resolución recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita (al enjuiciar unas inexistentes acciones de violación de marca) e infra petita (al prescindir del examen de las acciones de competencia desleal realmente ejercitadas).

2. No le falta algo de razón a la recurrente: mientras de la demanda resulta, sin duda alguna, que las acciones principales que se ejercitan son las de competencia desleal, y que la de nulidad de la marca puede considerarse como accesoria, la sentencia sigue la idea inversa, esto es, ha concedido lugar predominante a las acciones marcarias y un carácter al menos aparente residual o accesorio a las de competencia desleal, que se desestiman en el último párrafo del fundamento séptimo con un argumento sucinto: que las actuaciones que se imputan a la demandada como constitutivas de competencia desleal se entienden realizadas en el legítimo ejercicio de los derechos de marca que la demandada tiene inscritos, razón por la que no pueden considerarse subsumibles en los ilícitos de competencia desleal de los arts. 5, 6, 11 y 12 LCD .

3. No obstante, ello no es razón suficiente para que deba considerarse que se ha incurrido en el vicio denunciado. Para que el vicio de incongruencia exista, hubiera sido preciso que la sentencia se apartara de la causa de pedir invocada en la demanda al resolver sobre cada una de las peticiones realizadas y ello no ha ocurrido. No ha ocurrido respecto de la acción marcaria porque se ha dado respuesta a las dos razones invocadas como causa petendi; y tampoco puede considerarse que haya ocurrido respecto de las acciones de competencia desleal porque también se ha justificado la procedencia de su desestimación con un argumento que, podrá o no compartirse, pero que justifica suficientemente la razón de la desestimación, al menos desde la perspectiva de la congruencia.

Más adelante se entrará en si ese argumento es o no acertado, lo que no es necesario para resolver este motivo del recurso.

4. La sustancial alteración de los términos en los que la demanda ha planteado la controversia tampoco tiene por qué constituir un motivo de incongruencia, siempre que la sentencia dé respuesta a todas las acciones ejercitadas y no se aparte de la causa de pedir invocada. Esa alteración puede venir justificada por razones de conveniencia práctica, esto es, por razones de conveniencia argumentativa, que son las que sin duda ha tenido en cuenta el sr. juez mercantil para estructurar su respuesta a la demanda siguiendo un esquema argumental distinto al que la demanda proponía. Ello no es cuestionable, en opinión de la Sala, aunque pueda resultar algo arriesgado a la hora de examinar alguno de los presupuestos de las acciones ejercitadas, como el riesgo de confusión, que debe ser examinado de manera específica en cada uno de los ámbitos.

No obstante, aunque no se compartan las conclusiones que sobre ese particular haya alcanzado la sentencia, tampoco esta cuestión es relevante a efectos de enjuiciar si existe o no incongruencia.

5. Por otra parte, la Sala comparte con la resolución recurrida que existe una buena razón para comenzar por el examen de las acciones marcarias antes que por las de competencia desleal cuando unas y otras se acumulen. El principio de especialidad así parece aconsejarlo. Aunque ello no autorice a sustituir las apreciaciones sobre el riesgo de confusión de unas por las de las otras. En realidad no es esto lo que propiamente se ha hecho en la resolución recurrida, aunque en ocasiones lo pueda parecer. La existencia de riesgo de confusión se ha examinado de forma separada, dentro del fundamento sexto, que lleva como título "hechos relevantes acreditados" y con consideraciones que tanto valen para la acción marcaria como para las de competencia desleal.

Aunque se pueda compartir con la recurrente que ello no es correcto, no es motivo suficiente para estimar que exista incongruencia.

CUARTO. Incompetencia funcional para enjuiciar acciones de violación de marcas comunitarias

Aduce la recurrente que la resolución recurrida ha enjuiciado acciones de violación de la marca comunitaria, incurriendo con ello en violación de las normas sobre competencia funcional que resultan del Reglamento Comunitario 207/2009 que atribuye ese conocimiento a los Tribunales de la Marca Comunitaria, carácter que no tienen los de Barcelona.

No puede compartirse tal opinión, por cuanto no puede considerarse que propiamente la sentencia se haya pronunciado sobre otra acción marcaria que la de la nulidad de la marca española 2.721.518 AGUAFIX.

QUINTO. Sobre las acciones de competencia desleal y su relación con las marcarias

1. Entrando en el fondo, limita la recurrente el objeto del recurso, en cuanto a las acciones de competencia desleal, a los ilícitos concurrenciales de los arts. 6 y 12 LCD, como antes hiciera en la audiencia previa de la primera instancia.

Antes de entrar en las cuestiones concretas que plantea el recurso respecto de si la demandada incurrió en los referidos ilícitos concurrenciales, es preciso dar respuesta a otra cuestión que es común a esos dos ilícitos. Discrepa el recurso del parecer expresado en la resolución recurrida como fundamento esencial desestimatorio de las pretensiones de competencia desleal, esto es, que no puede estar incurriendo en ilícitos concurrenciales quien hace uso de los derechos de exclusiva que le conceden signos que tiene registrados y cuyo registro no esté siendo simultáneamente cuestionado.

Sostiene la recurrente que lo que planteó en la demanda no fueron acciones marcarias porque lo que cuestiona no es que la demandada use sus signos, sino que los use de forma que induce al consumidor a confusión entre el origen empresarial de sus productos y el de los de la actora. Lo que el recurrente afirma que ha hecho la demandada, y ésta es la imputación de deslealtad que le hace, es haber ido alterando sus marcas, tanto las registradas como las no registradas, para hacerlas coincidir con la presentación de las marcas que efectúa la actora (mediante el uso del sufijo FIX diferenciado cromáticamente). Y esa aproximación en el uso de los signos ha sido tal, se afirma en el recurso, que ha llegado incluso a registrar la marca AGUAFIX con el componente FIX diferenciado cromáticamente.

2. La demandada opone que (i) tiene registradas marcas denominativas con la partícula final FIX y que la actora no puede pretender que las use con una tipología estándar, (ii) que la diferenciación del sufijo final es muy común en el sector, sea con el color o con la tipología de la grafía o el tamaño, (iii) que la demandante ha venido tolerando durante años los usos que ahora cuestiona y (iv) que la principal fuerza distintiva de la marca de la actora no está en el sufijo FIX sino en la X final, que es lo que destaca especialmente en su presentación.

3. Lo que pretende la actora no es sustituir la protección de la legislación marcaria con la que brinda la Ley de Competencia Desleal, lo que debe compartirse con la resolución recurrida que no resulta admisible. La relación entre la legislación marcaria y la de competencia desleal ha dado lugar a diferentes interpretaciones en la doctrina y en la jurisprudencia. Aunque alguna de esas interpretaciones ha acogido la tesis de que la protección que ofrece la competencia desleal duplica la que ofrece la legislación marcaria, el criterio que esta Sala ha seguido de forma constante es que cada una de esas regulaciones obedece a una finalidad diversa y que la Ley de Competencia Desleal cumple una finalidad integradora o complementaria de la protección que ofrece la Ley de Marcas, porque actúa allí donde no alcanza ésta, bien porque no exista un derecho de exclusiva o bien más allá de sus límites objetivos.

4. Si lo que la actora hubiera cuestionado al amparo de la normativa de la competencia desleal fuera la simple utilización por la demandada de los signos que tiene registrados, tal pretensión sería inadmisible, porque el registro de un signo atribuye a su titular no solo el derecho de usarlo (art. 34 LC ), sino incluso la obligación de usarlo (art. 39 LM ), para impedir que caduque. La cuestión está en que lo que se cuestiona no es propiamente el uso sino la forma en la que se utiliza. No es aquello sino esto último lo que la actora reputa desleal. Por consiguiente, la tutela jurídica solicitada por la actora no la podía conseguir a través de la legislación de marcas, porque está fuera de los límites objetivos del ámbito de protección del derecho de exclusiva que concede el registro de los signos. De manera que, para desestimar las acciones de competencia desleal, no bastaba con afirmar que la demandada estaba usando los signos que tenía registrados sino que era preciso detenerse en el examen de la forma en la que los usaba, para determinar si con ella se pretendió por la titular un fin que cumpla una doble exigencia: (i) no resultar tutelado por la legislación marcaria y (ii) que conculque los derechos que tutela la Ley de Competencia Desleal.

5. El derecho de uso que la legislación marcaria concede al titular de un signo inscrito se limita a usarlo en la forma en que lo tiene registrado. La tutela que la Ley de Marcas brinda a marcas denominativas no se extiende a una concreta forma sino que se limita a la denominación. Aunque, si lo que se quiere es tutelar el derecho a una concreta forma de uso, existe la posibilidad de registrar marcas figurativas o mixtas. Por consiguiente, el hecho de tener registrada una marca denominativa no atribuye a su titular derecho para usarla de la forma en que estime conveniente, porque con ello puede entrar en colisión con los derechos que atribuyen otros signos igualmente registrados o incluso no registrados. De manera que tener registrado un signo denominativo no justifica cualquier uso que con él se pueda efectuar. Será preciso examinar si ese uso más allá de lo que es objeto de protección o está legitimado por la Ley de Marcas, respeta otros derechos, y en este sentido es donde la protección que brinda la Ley de Competencia Desleal ofrece a los sujetos que participan en el mercado un plus de protección sobre la que concede la legislación marcaria. Es a ello precisamente, a ese ámbito de protección, al que se refiere la demanda, de manera que será preciso examinar con detalle si se cumplen los presupuestos que tal protección exige.

6. Hechas las anteriores precisiones, que permiten sostener la idea de que los actos que se imputan a la demandada no pueden considerarse justificados por la legislación de marcas, esto es, no pueden considerarse absolutamente inmunes a la acción de competencia desleal por tener amparo en el ejercicio de un derecho legítimo, puede entrarse ahora en el examen de si se han producido las violaciones invocadas en la demanda.

SEXTO. Sobre los actos de confusión

1. El art. 6º LCD , que se afirma infringido, tiene su antecedente en el art. 10 bis 1 del Convenio de la Unión de París, y cumple la función de defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de conductas que sean aptas para eliminar o reducir la autonomía del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados - SSTS de 19 de mayo de 2.008 y 30 de junio de 2.009 -.

Conforme a lo que se establece en el art. 6 LCD , se considera desleal todo comportamiento que pueda considerarse idóneo para generar confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación.

2. El acto de confusión se compone de dos elementos: una acción desleal y un resultado que se quiere evitar. La acción desleal está descrita en el art. 6 LCD como "todo comportamiento idóneo para crear confusión en el consumidor acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", lo que se puede hacer a través de la imitación o copia de la presentación de los signos de un competidor. El resultado es el riesgo de confusión, tanto directo como indirecto (riesgo de asociación), siendo necesario destacar que no es preciso que se produzca una confusión real y efectiva sino que basta con la idoneidad objetiva de la conducta enjuiciada para provocarla.

Comenzaremos en este fundamento por el análisis de los actos presuntamente desleales que se imputan a la demandada y dejaremos para el siguiente el juicio sobre el resultado, esto es, sobre el riesgo de confusión.

3. Lo que pretende la actora en la demanda, y mantiene en el recurso, es que la demandada está induciendo al consumidor a confusión entre los productos de la demandada y los de la actora a consecuencia de la forma en que utiliza sus signos en sus productos, por las siguientes circunstancias:

1ª) Utiliza signos muy similares en sus elementos denominativos a los de la actora, con lo que propicia o favorece que la confusión se produzca.

2ª) Además, los usa de manera muy similar a como lo hace la actora, lo que determina que al consumidor no le resulte posible distinguir entre los productos de las partes.

3ª) Por último, porque, además, emplea blisters muy similares para envolver sus productos.

También se afirma en el recurso que tal confusión, expresamente buscada por la actora por medio de la sucesiva aproximación de la forma de presentación de sus productos a los de la actora, una empresa de mayor dimensión y prestigio en el mercado de productos de bricolaje, no responde a una razón objetiva sino que ha sido buscada con la única finalidad de lograr una competencia confusoria claramente desleal.

4. Como punto de partida es preciso decir que los actos relevantes desde la perspectiva del ilícito del art. 6 LCD , aunque puedan incluir el uso de los signos, no se limitan a ellos, al contrario de lo que ocurre con las violaciones marcarias. La perspectiva desde la que aquí deben ser contemplados los actos relevantes no es la que ofrecen los signos enfrentados sino la de la forma de presentación de los signos en los productos que ambos competidores ofrecen a los consumidores. Y si el empleo de signos próximos entre si puede ser relevante no es más que una circunstancia más a tomar en consideración. La confusión habrá que juzgarla en relación con la forma de presentación de productos, no exclusivamente entre los signos.

5. La similitud en los elementos denominativos a que hace referencia la actora y recurrente se refiere exclusivamente a la utilización del sufijo FIX que ambas partes comparten en diversas marcas que tienen registradas.

En la resolución recurrida se ha estimado acreditado que el uso de ese sufijo formando parte de la marca es común en la comercialización de productos de bricolaje, porque gran número de empresas lo utiliza. El recurso no cuestiona esa apreciación probatoria ni tampoco el propio uso del sufijo.

Lo significativo, según la opinión de la actora, es que la demandada resalta cromáticamente el sufijo final FIX, a lo que no tiene derecho porque las marcas que tiene registradas, con salvedad de la impugnada AGUAFIX, no le conceden derecho a hacerlo. La actora sostiene que viene usando ese sufijo cromáticamente diferenciado desde hace cuarenta años, de manera que esa diferenciación cromática se ha convertido para los consumidores en signo distintivo de un determinado origen empresarial de los productos que comercializa, que han alcanzado entre el público al que van destinados un alto grado de prestigio.

6. La resolución recurrida consideró acreditado que el sufijo FIX se utilizaba de forma cromáticamente diferenciada por diferentes empresas del sector del bricolaje, salvo por la actora Sant Genis, que tenía registradas todas sus marcas en blanco y negro hasta febrero de 2008 en que procedió a reivindicar la utilización de colores en el sufijo FIX, de manera que incluso la demandada ha sido prioritaria en la reivindicación del sufijo en color, ya que solicitó su marca AGUAFIX en fecha 10 de julio de 2006.

La recurrente tampoco cuestiona esta apreciación probatoria, si bien alega que venía usando sus marcas con diferenciación cromática de la partícula final desde mucho antes de que reivindicara su registro, esto es, desde hace cuarenta años.

7. Para resolver la cuestión controvertida no es relevante tanto lo que resulte del registro de los signos como del uso de los mismos que los competidores hayan venido haciendo en el mercado, pues no puede perderse de vista que no se está ante una acción marcaria sino de competencia desleal. De manera que lo relevante no es la forma que resulte protegida por el registro, salvo para justificar un concreto uso del signo, sino la forma en que los signos se hayan venido usando. Y tampoco es relevante si el signo usado por la demandada se encuentra o no registrado, atendido que el registro no constituye un requisito legitimador del uso del signo sino exclusivamente un presupuesto para reivindicar un derecho de exclusiva sobre su uso. Y, por esa misma razón, el uso de una marca denominativa no tiene por qué hacerse de una forma concreta y predeterminada sino que su titular es libre de usarla como quiera, con tal de que no invada los derechos atribuidos por otros signos o bien los derechos atribuidos por una legislación distinta y complementaria de la protección que ofrece la normativa marcaria, como es la de competencia desleal.

Por consiguiente, en abstracto, podría existir deslealtad si se acredita que la demandada ha buscado con la forma en la que usa sus signos aproximarse tanto a como los venía usando la actora que ha conseguido que el consumidor pueda confundir los productos de ambas partes.

8. La demandada no niega que la actora ha venido utilizando el sufijo FIX de forma cromáticamente diferenciada, si bien afirma que esto es también común en el sector de productos de ferretería. Así lo acredita con los documentos 48 a 52 aportados con el escrito de contestación, de los que efectivamente se deriva que otros fabricantes también diferencian cromáticamente el sufijo FIX.

9. No puede considerarse relevante que los blisters que usan las partes para envolver y presentar sus productos en el mercado sean similares, porque también lo son en todo el sector, de manera que no es un elemento relevante desde la perspectiva del ilícito concurrencial invocado y buena prueba de ello es que la parte no solicita entre las peticiones que se formulan en la demanda el cese en esa conducta.

SÉPTIMO. El riesgo de confusión

1. Para que los actos sean desleales es requisito necesario que sean susceptibles de inducir a confusión al consumidor. La existencia de riesgo de confusión debe determinarse a partir de las concretas circunstancias del caso y no es equivalente al que se produce entre las marcas. En el sistema de marcas, el riesgo de confusión tiene carácter normativo, esto es, que para determinar su existencia es preciso limitarse a la comparación entre signos, teniendo en cuenta su similitud gráfica, fonética y conceptual, así como los límites establecidos por la propia Ley de Marcas. En el ámbito de la competencia desleal, el riesgo de confusión tiene un carácter eminentemente práctico y el examen comparativo debe hacerse tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en la presentación de los productos que sean susceptibles de inducir a confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los mismos.

Y un segundo factor que debe ser tomado en cuenta para juzgar la confusión en el ámbito de la competencia desleal es el destinatario de los productos o servicios confrontados. Se deberá tener en cuenta la perspectiva de un consumidor medio de los productos.

2. La actora sostiene que los elementos esenciales que inducen el riesgo de confusión tienen que ver con la forma de uso de la marca y son dos: el uso de la partícula FIX y su diferenciación cromática. Ya se ha visto que ninguna de esas circunstancias son verdaderamente relevantes, por si mismas, atendido que son comunes entre los productos de ferretería y de bricolage para el hogar.

Por otra parte, la demandada también alega que el signo que de forma esencial usa la actora es prácticamente imposible confundirlo con los que usa la demandada, porque en el de la actora lo que se destaca es exclusivamente la "X" final, no el sufijo FIX.

En efecto, la forma más usual de uso de su marca por la actora es la que registró como marca mixta 644.685 , presentación que guarda muy poca relación con las que utiliza la demandada de sus marcas, en ninguna de las cuales se destaca la "X" final. Y debe compartirse la opinión de la demandada de que la principal fuerza distintiva de esa marca se encuentra en la X final, que es el elemento que aparece gráficamente más destacado.

3. Por otra parte, la actora usa el sufijo en un intenso color azul que le hace destacar especialmente sobre la partícula inicial, característica que tampoco coincide con la diferenciación cromática que hace la demandada en el uso de sus signos, en los que la coloración no es tan acentuada.

4. Además, el tipo de grafía que aplican cada una de las partes a sus respectivos signos tampoco guarda una especial similitud.

Por consiguiente, desde la perspectiva de la impresión general o global, desde la que debe efectuarse el examen del riesgo de confusión, la conclusión a la que debe llegarse es que el mismo no existe, de manera que no pueden prosperar las acciones de competencia desleal que se fundan en el art. 6 LCD .

OCTAVO. Sobre el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

1. El artículo 12 LCD regula el aprovechamiento indebido de la reputación ajena como acto desleal que se define básicamente por su resultado, a diferencia de lo que ocurre con el resto de supuestos previstos en dicha ley. Establece dicho precepto que "( s)e considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares ".

2. Como señalábamos en la Sentencia de 20 de abril de 2007 , " El artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD , sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación ".

3. Los actos de los que presuntamente se derivaría este ilícito concurrencial no aparecen en la demanda especialmente diferenciados, de donde debe deducirse que son los mismos que se han tomado en consideración al examinar el ilícito concurrencial del art. 6 LCD , esto es, consistirían en la utilización del sufijo FIX cromáticamente diferenciado.

La demandada adujo que, para que pueda existir aprovechamiento indebido de la reputación ajena, es preciso que:

a) Se acredite la supuesta fama o reputación de los signos, lo que no ha ocurrido en el supuesto enjuiciado.

b) Se utilicen signos ajenos (art. 12, 2.º LCD ).

c) Que el aprovechamiento que se genere sea "indebido".

4. La protección que ofrece el art. 12 LCD no exige, en todo caso, la utilización de signos ajenos. El apartado 2º, referido a la utilización de signos ajenos, regula un supuesto particular pero no constituye regla general. Y tampoco duplica la protección que ofrece la legislación marcaria, como antes se examinó.

Por otra parte, la protección que el art. 12 LCD ofrece no se identifica con la del art. 6 LCD. Aunque no resulte tarea fácil deslindar el ámbito de aplicación de uno y otro, que no concurra riesgo de confusión entre los productos o prestaciones no permite excluir de forma definitiva la existencia de otras conductas que puedan suponer un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, si bien ello es difícil que pueda ocurrir cuando la causa que justifique los actos de confusión resulte prácticamente imposible de distinguir de la invocada respecto de los actos de aprovechamiento indebido de la reputación, como en el caso ocurre.

5. Los requisitos necesarios para que exista este ilícito concurrencial son los siguientes: (i) el prestigio o reputación de un tercero; (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación de ese tercero; y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

6. El prestigio o reputación en el mercado de productos de ferretería y bricolaje para el hogar de la demandante debe considerarse acreditado a partir de la documentación aportada con la demanda, particularmente el documento 8, y que la demandada no ha cuestionado la afirmación que se hace en el hecho segundo de la demanda de que la actora es líder en España en el sector de bricolage.

7. En cambio, no puede estimarse acreditado que los actos que imputa a la demandada constituyan un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación que ese tercero tiene en el mercado. Ya se ha razonado que esos actos no son objetivamente aptos para que el consumidor medio pueda confundirse entre los productos de las partes induciéndole a error sobre su origen empresarial. Por consiguiente, esos actos no pueden tampoco considerarse aptos para lograr que un competidor se aproveche de la buena reputación de otro.

NOVENO. Nulidad de la marca mixta núm. 2.721.518

1. La actora solicitó que se declarara la nulidad de la marca mixta española núm. 2.721.518 que la demandada tiene registrada, con un doble fundamento: (i) de una parte, por considerarla incompatible con las marcas que la actora tiene registradas; (ii) de otra, por contravenir la prohibición de registro establecida en el art. 51.1. b) LM , esto es, por mala fe. La demandada se opuso a la solicitud negando que el registro de la referida marca hubiera incurrido en prohibición absoluta o relativa.

La resolución recurrida desestimó esta pretensión considerando que no existía riesgo de confusión entre estas marcas y las que la actora tiene registradas, así como que no existe la mala fe que imputa al registro de la demandada.

Frente a ello, el recurso insiste en que concurren las causas de nulidad invocadas por cuanto la incorporación del sufijo FIX, diferenciado y resaltado cromáticamente, perseguía la evidente intención de generar en los consumidores un riesgo de confusión y/o asociación. No insiste el recurso, en cambio, en la otra causa de nulidad invocada en la demanda, de hecho la única que la demanda citaba originariamente, esto es, el riesgo de confusión con las marcas que la actora tiene registradas. Por consiguiente, debe deducirse de ello, que la actora acepta las conclusiones a las que llega la resolución recurrida sobre la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre la marca cuestionada y las marcas nacionales núm. 644.685 (INOFIX) y núm. 644.686 (PLASFIX), la marca internacional núm. 558.394 (INOFIX) y las marcas comunitarias núms. 3.004.322 (INOFIX), 3.044.223 (PLASFIX) y 3.004.314 (CABLEFIX).

2. El art. 51.1 b) de la Ley de Marcas es una norma que introdujo en nuestro ordenamiento la Ley 17/2001 haciendo uso de la facultad prevista en el art. 3.2 . d de la Directiva de Marcas y es una norma que responde a la necesidad de resolver problemas causados por la inexistencia de una norma específica que determinara la nulidad de un registro en caso de mala fe, como el que se produce en el caso del registro de una marca extranjera por parte de quien hiciera el registro con la finalidad exclusiva de venderla a quien la venía utilizando en el extranjero en el momento en que se dispusiera a utilizarla en España, supuestos en los que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse con anterioridad (Sentencias de 18 de mayo de 2005 -JUR 2005/183035 - y de 20 de julio de 2007 -JUR 2007/336372-, que se citan en el recurso).

Ello no significa que no quepan dentro de ese concepto otras conductas, de manera que resulta determinante establecer un concepto de mala fe que permita hacer una aplicación razonable de esta norma. Y en ese sentido, es preciso considerar que, con esa alusión, el legislador está haciendo referencia a un estándar ético de conducta que presupone en quien la desarrolla el conocimiento del derecho de un tercero, así como el carácter objetivamente censurable del registro desde la perspectiva del ordenamiento jurídico.

3. Ninguno de esos requisitos puede estimarse cumplido en el supuesto enjuiciado. No existe un derecho de tercero que pueda considerarse invadido, al menos desde una perspectiva ética, por la demandada al registrar la marca AGUAFIX. El mero hecho de que al hacer ese registro incluyera el sufijo FIX cromáticamente diferenciado de la expresión que le antecede (AGUA) no puede considerarse invasión de un derecho ajeno, porque ello implicaría tanto como reconocerle a la actora un derecho de exclusiva sobre el sufijo FIX cromáticamente diferenciado del resto de las expresiones con las que lo une en los registros de sus marcas.

Y tampoco se entiende por qué puede tener un carácter objetivamente censurable ese registro. La actora sostiene que la justificación de ese registro no es otra que dar cobertura a usos de la marca intolerables desde la perspectiva de la competencia desleal. Aunque así fuera, para reaccionar frente a tal abuso basta con la normativa sobre la competencia desleal, de manera que no resulta preciso obtener la nulidad de la marca.

DÉCIMO. Costas

Desestimada íntegramente la demanda, procede imponer las costas a la actora, conforme a lo que resulta del art. 394 LEC .

Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Saint-Genis, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona de fecha 26 de abril de 2010 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas preparar recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.