Sentencia Civil Nº 98/2010, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1056/2009 de 17 de Marzo de 2010

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 98

En Valencia, a diecisiete de marzo de dos mil diez.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1056/2009 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad mercantil COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA S.A., representado por el Procurador Sr. Alario Mont y asistido del Letrado Sra. Espinar Pérez, como parte demandante y D. Valentín , representado por el Procurador Sra. Llagaria Moner y asistida del Letrado Sr. Gonzalez Redondo, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fue turnada a este Juzgado, frente al citado demandado D. Valentín , interesando que tras los tramites procedimentales pertinentes se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

1.- Declare que de conformidad con los hechos y fundamentos del escrito de demanda, D. Valentín ha cometido actos de competencia desleal.

2.- Declare que D. Valentín ha cometido una violación del derecho exclusivo de las marcas "LOGISTA", "NET-LOGISTA", "E- LOGISTA" Y "COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA" propiedad de COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA S.A.

3.- En consecuencia de todo ello,

Condene al demandado a cesar en el uso del signo TECNOLOGISTA.

Condene al demandado a retirar del trafico económico y a destruir todo material publicitario y todos los documentos y objetos relativos, tales como sellos, pegatinas, tarjetas de visita, fichas, llaveros, folletos, pancartas, rótulos, letreros en los que figuren o incorporen el signo distintivo TECNOLOGISTA.

Condene al demandado a cerrar las paginas web www.tecnologista.es y www.tecnologista.com, o cualquier otra pagina web que incorpore en su dominio o publique el distintivo TECNOLOGISTA.

Condene al demandado al pago a la actora de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA que, ante la actual manifiesta imposibilidad, se calculará a lo largo de periodo probatorio, y que como mínimo habrá de ascender al 1% de la cifra de negocios alcanzada por el Sr. Valentín mediante el uso del signo TECNOLOGISTA.

En todo caso, condene a D. Valentín al pago de las costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte días compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que vino verificado en legal forma. Seguidamente se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar en fecha de 10 de diciembre de 2009 , concurriendo las partes personadas, ratificando por su orden sus respectivos escritos procesales y proponiendo los medios probatorios de que intentaban valerse, lo que vino proveído en el acto por el Juzgador con el resultado que quedó registrado en el soporte audiovisual pertinente. Se señaló para que se celebrara el acto del juicio la audiencia del día 10 de marzo de 2010 , señalamiento que vino suspendido proveyéndose en su lugar la audiencia del día 12 de marzo de 2010 , en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Practicados los medios probatorios que propuestos vinieron admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que quedó recogido en el pertinente soporte audiovisual, en fecha 12 de marzo de 2010 quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad mercantil demandante COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA S.A., es titular de las marcas nacionales "LOGISTA" numeros 2182405, 2216329, 2217872, 2218526, "NET-LOGISTA" numeros 2287747, 2287748, 2287749, 2287750, 2287751, 2287752, "E-LOGISTA" números 2287753, 2287754, 2287755, 2287756, 2287757, 2287758, y "COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA" números 2217873, 2217874, así como diversos registros de dominio web, y teniendo en todo caso importante presencia internacional. Se sostiene demanda frente al aquí demandado, que como empresario individual gira en el tráfico económico, en la consideración de que el actor explota en el trafico económico aquellos signos, utilizados para distinguir los productos y servicios que comercializa, entrando en conflicto con las mismas el proceder del demandado al utilizar, mediante el recurso a la obtención formal de registros de dominio web para la comercialización de servicios por Internet signos distintivos sustancialmente idénticos al del actor, para un ramo de actividad y en el marco -en lo que al objeto de este procedimiento interesa- de un área geográfica coincidente. El demandado titula, cuanto menos, los registros de dominio www.tecnologista.es y www.tecnologista.com (vide documento num. 17 de la demanda), habiéndose manifestado por el demandado en prueba de interrogatorio de parte que recientemente ha obtenido el registro de la marca TECNOLOGISTA, si bien ningún particular documental consta en autos sobre tal eventualidad.

SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003 , dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

La facultad de aplicar la marca o producto.

La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas , prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1 , ya no hace mención a esa triple identidad o semejanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley , bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

TERCERO.- Frente al supuesto de las prohibiciones absolutas de registro, que impiden la protección de signos que, en atención a su naturaleza y propiedad intrínsecas, carecen de carácter licito en cuanto que no sirven a la finalidad que les habría de ser propia, las prohibiciones relativas tienen por objeto evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores vigentes. Esto es, con carácter general puede sostenerse que así como las prohibiciones absolutas encuentran su fundamento en la tutela de intereses de carácter general, las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger, básicamente, los intereses privados de los titulares de signos que están en disposición de entrar en conflicto con la marca que irrumpe posteriormente al registro y al tráfico económico.

El artículo 6 de la Ley de Marcas enuncia que "no podrán registrarse como marcas los signos ... b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

En este orden de cosas, son marcas anteriores las siguientes:

1.- Las marcas ya registradas que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud del signo que se reputa infractor, y que pertenezca a alguna de las categorías siguientes:

Marcas españolas

Marcas internacionales que surtan efectos en España

Marcas comunitarias.

2.- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la de la solicitud del signo controvertido, hubieren reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española, o de una marca internacional que surta efectos en España, aun incluso cuando ésta ultima hubiere sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

3.- Las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias, si vinieren finalmente registradas.

4.- Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

En el caso que nos ocupa, tanto la actora titula varios registros de marcas nacionales en tanto que la demandada es titular de diversos registros de dominios web.

Y se trata de hacer un juicio comparativo en orden a apreciar la potencialidad de que exista un riesgo de confusión en el público que incluye asimismo el riesgo de asociación con la marca anterior. La Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997 , c. Sabel, en consonancia con el Considerando Décimo de la Directiva 89/104/ CEE , ha enunciado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Recientemente, en la jurisprudencia española, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004 . Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y como dice la doctrina más autorizada, el riesgo de confusión ha de establecerse siempre desde la perspectiva del publico de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. La Directiva 89/104/CEE, tanto en el subapartado b) del apartado 1 del articulo 4 como en el subapartado b) del apartado 1º del articulo 5 , consigna explícitamente esta pauta.

En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de signos registrados para servicios al menos parcialmente coincidentes en algunos casos, amén de la esencial coincidencia en cuanto al ámbito geográfico de prestación de los servicios de que se trata, en lo que a nosotros ahora interesa, siendo la actora una empresa multinacional. En este sentido, además, ha de recordarse que el nomenclator en este orden de cosas no debe contemplarse de un modo radicalmente estático, sino que únicamente ha de desplegar una virtualidad orientadora del ramo o sector de actividad, de producto o de servicio, para el que se destina el signo de cuyo registro se trata.

CUARTO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999 , c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997 , señala que "a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos".

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de los signos en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004 ).

QUINTO.- Si bien es doctrina del TJCE que "el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto" (STJCE de 22 de junio de 2000, Marca Mode CV/ Adidas AG y Adidas Benelux BV), es lo cierto, y como tal no puede desdeñarse sino todo lo contrario, que el elevado carácter distintivo de una marca puede tener su origen -amén del supuesto de la estructura intrinseca del signo- en la amplia difusión de la marca entre el publico como consecuencia de un uso intenso de la misma (STJCE de 29 de septiembre de 1998, c. Canon), resultando pacifico que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección, frente a las marcas cuyo carácter distintivo es menor (Considerando 18º de la sentencia del caso Canon) habiéndose establecido ya en la sentencia del caso Sabel que "el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior".

Y ello en cuanto que resulta claro que las funciones de la marca no acaban en la indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios que incorporan, sino que la marca cumple también una función indicadora de la calidad de los productos, así como condensadora del goodwill o buena fama de que gozan entre los consumidores dichos productos identificados con la marca. A estas tres funciones, se ha venido a sumar una cuarta, publicitaria, ya que la marca informa y sobre todo persuade de adquirir el producto identificado.

En tal tesis, las acciones de violación de la marca, especialmente cuando ésta es renombrada, pretenden proteger a su titular no solo frente al riesgo de confusión, sino también de aprovechamiento indebido y de dilución de la marca.

Pues bien, es dable plantearse la eventuales de si cabe considerar para las marcas de la titularidad de la actora la cualidad de notorias ex articulo 8 de la Ley de Marcas . Pues bien, la apreciación de tal cualidad enervaria la necesidad del juicio comparativo de los signos en conflicto o de los productos o servicios que nominan en relación con la apreciación de la producción de riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación) en el publico de los consumidores, atendidos los términos en que se configura el ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley de Marcas en su inciso letra c). Y es que en estos casos lo que se trata de tutelar es que terceros no vengan a aprovechar indebidamente el good will que una empresa haya podido generar en el curso de los años con buen hacer empresarial y, también, importantes inversiones en investigación y publicidad.

Evidentemente, no obstante la mención que al efecto se contiene en la Exposición de Motivos de la Ley, no son situaciones idénticas las de la marca notoria y la de la marca renombrada, pues en puridad, y al efecto resulta clarificador el tenor del articulo 8 de la Ley , el principio de especialidad sí rige para aquélla.

La consideración del carácter notorio de la marca no implica que la actora pueda sostener ius prohibendi para cualquier genero de productos o servicios. La intención del Legislador de proteger a las marcas notorias y renombradas más allá de los límites impuestos por el principio de la especialidad se pone de relieve en el articulo 8-1 de la Ley de Marcas . No obstante, tal afirmación queda matizada para las marcas notorias por el ultimo aserto del numero 2 del precepto, cuando se indica que "la protección otorgada en el apartado 1 , cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial en el sector pertinente del publico o en otros sectores relacionados". En contraposición a tal posicionamiento, en el numero 3 se indica en relación con las marcas y nombres comerciales renombrados que "el alcalce de la protección se extenderá a cualquier genero de productos, servicios o actividades".

La marca notoria, por su propia definición, actúa en un sector determinado del mercado y su protección con cualquier otro sector, con independencia incluso de la similitud de los productos o servicios que distinguiera, llevaría a conceder una protección excesivamente amplia, que en los rectos términos de la Ley no estaría justificada.

Pues bien, el Juzgador ha obtenido la convicción del carácter renombrado de las marcas tituladas por la actora, de suerte que cabe desbordar el principio de especialidad. Es relevante en este sentido considerar que se trata de una sociedad cuyas acciones se han cotizado en mercados secundarios de valores.

SEXTO.- Como destaca la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006 , en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que en todo caso hace llamada de dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, ha establecido la jurisprudencia. Entre dichas pautas, destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la similitud en sí entre elementos fonéticos -y aun gráficos- de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos signos marcarios, si es que cada uno de ellos viene referido a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.

En el caso que nos ocupa, parece claro que debiera concluirse que las marcas enfrentadas son precisamente idénticas en el plano fonético, y desde luego muy semejantes por lo que se refiere a la confrontación de LOGISTA con (Tecno) LOGISTA (observese que en la web se utiliza la "o" en grafia figurativa), de suerte que no puede estimarse concurrente diferencia conceptual, pues tal coadyuva aun más a la eventualidad de la confusión en punto al origen empresarial lo que aparece obvio habida cuenta que el demandado tiene los registros web TECN(o)LOGISTA en tanto que la actora, amén del denominativo logista también por sí o conformados signos mixtos titula los registros NET-LOGISTA y E-LOGISTA.

Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que alguno de los elementos de la marca destaca de tal forma del conjunto que acapara en mayor o menor medida la atención de los consumidores y concentra la fuerza distintiva del signo, constituyendo lo que se ha denominado "núcleo" del mismo, aquella capacidad distintiva no se ve enturbiada por la unión de aditamentos que, ciertamente, no destruyen aquel poder individualizador. Esto es, aplicando el citado más arriba criterio de racionalidad, aparece claro que hay similitud fonética, en algunos casos identidad del producto o servicio al que se refieren, y entidad de aquélla suficiente para inducir a error de forma que no resulta factible la convivencia entre dichas marcas (LOGISTA vs. TECNOLOGISTA) en litigio sin riesgo de confusión en el mercado. Y es que, como enuncia en otro momento la Sentencia citada de 26 de enero de 2006 , cuando se trata de palabras compuestas que constituye un significante, se analice la composición de la totalidad, para resaltar la similitud fonética que resalta del término LOGISTA vs. TECNO LOGISTA, para concluir que tal aditamento adicionado no desvirtúa la semejanza de la unidad fonética con el signo prioritario.

Pues bien, el artículo 34-2-b) de la Ley de marcas faculta al titular de la marca registrada para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del publico, bien entendido que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación. Ciertamente en el supuesto de confrontación de signos distintivos mixtos, la jurisprudencia ha basculado entre confirir prioridad bien al elemento gráfico, bien al elemento denominativo, supuesto que en este caso no desenvuelve particular trascendencia bien entendido que la diatriba se plantea precisamente respecto de aquél.

SÉPTIMO.- En fin, siendo evidente que la mala fe no se presume y que su concurrencia exige la prueba correspondiente (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1994 ), no cabe ignorar que en el presente caso, por los elementos de criterio aportados, puede concluirse que siendo la mala fe, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1998 , un concepto jurídico que se apoya en la valoración jurídica de unos hechos, los acreditados en el caso litigioso revelan de modo evidente el conocimiento por parte del demandado, por más que se haya negado en prueba de interrogatorio de parte, pues evidentemente ninguna justificación plausible en punto a la elección del nomen (coincidente), con una entidad notoriamente conocida en el trafico económico como es la actora -sociedad cuyas acciones han cotizado en mercado bursátil- se ha podido ofertar; nos encontramos, por ende, ante un supuesto de mala fe, identificada ésta, como señala la doctrina más autorizada, con la finalidad obstaculizadora, pues el solicitante se vale de la solicitud y, en su caso, del Registro, para afectar la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición.

Y aun cuando es pacifico que el derecho de marca no es absoluto, de manera que el ius prohibendi que puede ejercitar su titular está sujeto a un conjunto de limitaciones que la Directiva comunitaria de Marcas (y también el Reglamento de Marca Comunitaria) así como la Ley española enumeran con precisión, es claro que el proceder de los demandados en ningún caso podría encontrar acomodo ex articulo 37 de la Ley de Marcas , que en todo caso exige la adecuación de la actuación a las practicas legales en materia industrial o comercial (a saber, las prácticas honestas a que se refiere el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París). En este sentido -y desde luego por lo que a supuestos de marca comunitaria se refiere- resulta muy ilustrativo, a efectos hermeneúticos, el criterio que se enuncia en las Sentencias del Tribunal de Marca Comunitaria, con sede en Alicante, de 22 de noviembre de 2005 (caso Protest-Cortefiel) y de 29 de noviembre de 2005 (caso Stoxx).

OCTAVO.- Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (articulo 34-1 ) y a prohibir ex articulo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).

Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca notoria o renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoridad o renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex articulo 34-3 -e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

En el supuesto de conflicto entre el signo distintivo, marca, y el nombre de dominio, cual es el caso que se nos plantea en este litigio, en este momento de la resolución definitiva que se dicta, cabe analizar las posibilidades de tutela de la posición del titular de la marca. Así, en el caso que aquí se aprecia concurrente (y tal resulta por obvio de innecesaria probatio, en cuanto que no es imaginable el registro casual por parte de la demandada) de registro y uso de mala fe de un nombre de dominio idéntico a una marca con animo de lucro y en perjuicio de su titular, atendida la banalidad del supuesto es evidente el riesgo de confusión que puede darse, apareciendo que el titular del dominio es un competidor del titular de la marca, bien se estime del mismo sector bien cuando menos de un sector íntimamente relacionado o vinculado, es claro que debe hacerse virtual el ius prohibendi que ampara al titular del derecho de marca prioritario.

La conclusión es clara si consideramos que el demandado ha procedido al registro a su favor del nombre de dominio www.tecnologista.es y www.tecnologista.com.

De igual manera, pudiéramos decir aun cuando tal no es un supuesto impetrado explícitamente por la actora, que aun cabría entender plausible la tutela jurídica por la vía de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, configurándose el concepto de publicidad ex articulo 2 de una manera una amplia, pudiendo entenderse que en cuanto que recurso a marca de servicios por parte de la demandada se viene a incurrir en un supuesto de publicidad ilícita ex articulo 4 , en cuanto que engañosa, pudiendo impetrarse la tutela del orden jurídico por la vía del articulo 26 de la Ley .

NOVENO.- Amén de todo lo expuesto más arriba, que da respuesta a las pretensiones esgrimidas al amparo de la normativa marcaría, también la actora impetra tutela al amparo de la normativa que tutela la par conditio concurrentium, respecto de la persona física demandada en cuanto que giran en el trafico e introduce en el mismo los productos y servicios que presta con el signo distintivo TECNOLOGISTA, y en particular no se olvide, por lo que respecta a la eventualidad de establecimiento del demandado, en que conste rótulo, que la protección frente a tal violación está explícitamente excluida de la ley marcaría y reenviada a la tutela de la competencia legal en el mercado.

Y es que no obsta a cuantas consideraciones se han desarrollado más arriba, que tienen pleno sentido al amparo de la normativa marcaría que la aquí actora pueda, de modo cumulativo, venir a impetrar tutela jurídica al amparo de la normativa represora de las malas practicas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal), para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los artículos 6 y siguientes de la Ley 3/1991 , habida cuenta la vigencia del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Y tal es de apreciar ciertamente en el caso que nos ocupa, en cuanto que precisamente la función de la marca es distinguir en el mercado los productos como procedentes de un determinado origen empresarial, siendo patente que el consumidor medio informado puede, razonablemente, habida cuenta las semejantes que se han comentado más arriba, verse confundido en cuanto a tal origen, asociando indebidamente los servicios comercializados por la parte demandada con la empresa del actor. Evidentemente, en orden a que la cobertura plena que se pretende no pudiere obtenerse en sede de tutela marcaría, precisamente en orden a salvar la objeción en cuestión, la parte demandante acciona asimismo al amparo de la normativa de la Ley 3/1991 , y tal tiene pleno sentido además si se estima la antigüedad en el tiempo desde la que viene desenvolviendo la actividad que le es propia en el tráfico económico y el prestigio y notoriedad alcanzados, y que el proceder de la persona física demandada, procediendo al registro de los dominios web que titula, y por ende girando en el trafico mercantil a su amparo, en un ámbito territorial coincidente en lo que aquí interesa, le ha debido sustraer (in re ipsa) fondo de comercio.

DÉCIMO.- La parte actora impetra la virtualidad de diversos preceptos de la Ley de Competencia Desleal, a cuyo amparo centrar el proceder de la demanda que reprocha como constitutivo de infracción a las practicas leales en el mercado.

La Ley 3/1991, de 10 de enero , y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal , ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2 ). El artículo 5 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

La debida resolución del litigio que nos ocupa pasa por recordar y hacer llamamiento de la clásica doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987 (aun cuando las menciones legislativas sean al E.P.I.), cuando se dice que "este es el verdadero sentido conceptual de la modalidad de propiedad industrial conocido como marca o signo distintivo de la producción y el comercio, que aparece definido y regulado en los artículos 118 y siguientes del Estatuto , y que tiene diferente naturaleza y finalidad de la otra figura de la propiedad industrial conocida como modelo industrial o artística, constituyendo concepciones relativas a la forma o apariencia de los productos ya conocidos, en los que la innovación formal en ellos introducida, no modifica las características que poseen respecto a su utilidad, ni las hace mejores para el fin a que están destinadas, pero sí les prestan un aspecto más original, agradable o estético, haciéndolos más individualizados o más de acuerdo con las exigencias de la moda; características, y regulación legal, recogidas en los artículos 182 y siguientes del mencionado Estatuto . Así pues, en el presente caso, la sentencia recurrida correctamente afirma que no existe posibilidad de comparar e identificar la marca impugnada, con la forma de fabricar, representar u ornamentar sus productos el recurrente, pues se trata de modalidades heterogéneas de la propiedad industrial; lo que no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial, que aquí no se ha planteado".

Pues bien, de aquellos preceptos invocados por la actora, aparece claro que el proceder que se denuncia verifica la parte demandada resultaría incardinable en el articulo 6 de la LCD .

De igual forma, es posible venir a encuadrar el proceder de los demandados en la suerte de conductas que tipifica el artículo 12 , que contemplan supuestos diversos a partir de presupuestos igualmente no concurrente en este caso con los que inspiran la norma del articulo 6. Así, en este orden de cosas, baste considerar el párrafo segundo del articulo 12 , cuando cualifica las conductas genérica de aprovechamiento de la reputación ajena.

DECIMOPRIMERO.- Impetra la parte actora pronunciamiento de condena en sede de resarcimiento de daños y perjuicios. Bien entendido que la parte actora ha accionado al amparo de la legislación marcaría y también de la legislación que tutela la recta concurrencia al tráfico económico, procede hacer consideración sobre este particular desde ambas perspectivas, y debiendo destacarse radicalmente la casi absoluta falta de colaboración por parte del demandado que habría venido a obviar el recto cumplimiento del requerimiento judicial al efecto cursado en la audiencia previa (y reiterado después ante su inatención con inmediatez al acto del juicio, a instancias de la actora) con las prevenciones pertinentes ex artículos 328 y 329 de la LEC .

En este orden de cosas, debe decirse que el daño, sea el material o aun el inmaterial y, en el primer caso, consista en el valor de la pérdida sufrida (damnum emergens) o en la ganancia dejada de obtener (lucrum cessans), ha de ser indemnizado en su totalidad, pero sólo cuando sea consecuencia adecuada del comportamiento por el que debe responder el agente. Por ello, y porque no todo comportamiento ilícito genera un daño, ha de probarse la realidad del mismo y que lo produjo, de un modo conforme o adecuado, el acto que se señala como fuente de la responsabilidad, y bien entendido, además, que el artículo 18-5ª de la Ley 3/1991, exige que el agente haya actuado dolosa o culposamente.

En el ámbito de la tutela a la recta concurrencia a la actividad comercial en el mercado, el artículo 18-5º LCD contempla el supuesto de la indemnización de daños y perjuicios, entre los que, en caso de concurrencia de dolo o culpa en el proceder del agente, también cabe incluir en todo caso el supuesto de los daños morales.

Por lo demás, se estima muy prudente la cuantificación dineraria efectuada en este punto por la parte actora, en tramite de conclusiones tras la laconica aportación documental verificada finalmente de adverso, y como tal se estima en esta sentencia, bien entendido que aparece una suma ínfima, si bien éste es un pronunciamiento solo complementario de aquellos que conforman el núcleo de la pretensión, a saber, la acción de cesación y la prohibición de reiteración futura.

Por todo lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, procede la estimación de la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

DECIMOSEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código civil , y el articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil, debe condenarse asimismo, ministerio legis, a la parte demandada al pago de los intereses legales que se devenguen por las cantidades liquidas a cuyo pago viene condenada, desde la fecha de la presente sentencia, y hasta el completo pago de la deuda, en los términos y con aplicación de los reditos que refiere el citado articulo 576 de la Ley Procesal civil.

DECIMOTERCERO.- Las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Alario Mont en la representación que ostenta de su mandante COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA S.A. contra el demandado D. Valentín , se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara a todos los efectos procedentes en Derecho que D. Valentín ha cometido una violación del derecho exclusivo de las marcas "LOGISTA", "NET-LOGISTA", "E-LOGISTA" Y "COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA", de la titularidad de la actora COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA S.A.

2.- Se declara a todos los efectos procedentes en Derecho que D. Valentín ha cometido actos de competencia desleal.

3.- En su virtud, se condena al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y en particular:

A cesar en el uso del signo TECNOLOGISTA.

A retirar del trafico económico y a destruir todo material publicitario y todos los documentos y objetos relativos, tales como sellos, pegatinas, tarjetas de visita, fichas, llaveros, folletos, pancartas, rótulos, letreros en los que figuren o incorporen el signo distintivo TECNOLOGISTA.

A cerrar las paginas web www.tecnologista.es y www.tecnologista.com, o cualquier otra pagina web que incorpore en su dominio o publique el distintivo TECNOLOGISTA.

Al pago a la actora de una indemnización por los daños y perjuicios por importe de 195,13.- euros de principal, con más los intereses legales de la misma desde la fecha de esta sentencia y hasta el completo pago de la deuda.

4.- Todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá prepararse en el plazo de cinco días, operándose el deposito que refiere la DA 15ª de la LOPJ.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dictada y firmada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el día de su fecha. Doy fe.