Sentencia Civil Nº S/S, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 510/2002 de 16 de Febrero de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO nº 510/2002-3ª

JUICIO DE MENOR CUANTÍA Nº 15/2000

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 2 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.

Ilmos. Sres. Magistrados

D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

En Barcelona a dieciseis de febrero de dos mil cuatro.

Vistos en grado de apelación ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio de menor cuantía seguidos con el nº 15/2000 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barcelona, a instancia de FRITZ SCHÄFER GMBH y SSI SCHÄFER SHOP GMBH, representadas por el Procurador D. Alberto Grasa Fábrega y asistidas del Letrado D. Luis Gibert Vidaurre, contra GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL BIBEL S.L., rebelde, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 29 de noviembre de 2001.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Alberto Grasa Fábrega en nombre y representación de FRITZ SCHÄFER GMBH y SSI SCHÄFER SHOP GMBH contra GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL BIBEL S.L., debo declarar y declaro la anulación de las marcas españolas números 1.913.335, 1.980.029 y 2.076.964, nombre comercial nº 206.318 y rótulo de establecimiento nº. 253.195, que amparan la denominación "SSI SCHÄFER", descritas en el fundamento de derecho tercero de esta resolución y que se dan aquí por reproducidas; y en consecuencia debo condenar y condeno a la demandada a cesar en el uso de la denominación "SSI SCHÄFER" para identificar productos o servicios, con obligación de retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la impresión de la denominación "SSI SCHÄFER" y a no efectuar promoción ni publicidad alguna de dicha denominación. Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC.

TERCERO. Formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 22 de octubre.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. I) FRITZ SCHÄFER GMBH y SSI SCHÄFER SHOP GMBH alegaron en su demanda que, integradas en el grupo empresarial alemán SCHÄFER, implantado a nivel mundial, vienen utilizando desde hace varias décadas el signo denominativo SSI SCHÄFER, registrado con efectos vigentes en varios países, no así en España (ya que su marca internacional nº. 386.687, solicitada ante la OMPI el 4 diciembre 1971, perdió vigencia en nuestro país el 3 de diciembre de 1991, al no ser objeto de renovación, por mero error), y que la demandada GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL BIBEL S.L. (rebelde en el proceso), que se dedica a la prestación de servicios de agente de la propiedad industrial, vinculada a quien fue su distribuidora en exclusiva (Handy Shopping S.L.), ha usurpado su derecho con mala fe procediendo al registro de varias marcas, de un nombre comercial y un rótulo de establecimiento consistentes en aquella denominación, SSI SCHÄFER.

Esa actuación justificaba el ejercicio, con carácter principal, de la acción reivindicatoria indicada por el artículo 3.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, respecto de los signos registrados por la demandada (marcas españolas nº. 1.913.335, nº. 1.980.029 y nº. 2.076.964; nombre comercial nº. 206.318 y rótulo de establecimiento nº. 253.195).

Con carácter subsidiario interesaba la actora la nulidad de tales registros con amparo en los arts. 3.2 y 77 de dicha Ley y 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP), invocando la cualidad de marca notoria extrarregistral. También citaba, en apoyo de esa pretensión dirigida a obtener la nulidad de los signos registrados en fraude de su derecho, las prohibiciones de registro contempladas en los arts. 12.1.b, 13.b, 13.c y 13.d. de la referida Ley, y los arts. 5, 6, 11.1 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Respecto de esta última normativa, afirmaba que el registro por la demandada del signo notorio ajeno y su uso constituía un aprovechamiento indebido de su reputación, un acto de imitación y un acto de confusión sancionado por dicha Ley.

Se pedía también la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados por ese comportamiento y la publicación de la sentencia a costa de la demandada.

II) La Sra. Magistrada de primera instancia rechazó la acción reivindicatoria por no haberse aportado cumplida prueba de que la demandada, al registrar tal signo, hubiese actuado con fraude de los derechos de las actoras, pero estimó la acción de nulidad, de conformidad con los arts. 3.2, 77, 81 y 85 de la Ley de Marcas 32/1988.

Aceptó, a tales efectos, la titularidad originaria, por la parte actora, del signo SSI SCHÄFER y la protección que el mismo merece en cuanto marca notoria en el sentido del art. 6 bis CUP y, por consiguiente, la que dispensa el art. 3.2 de la Ley de Marcas 32/1988 para solicitar la nulidad de los registros pretendidos. Así mismo, afirmó la mala fe con que había actuado la demandada al solicitar tales registros, pues su objeto social es la gestión de derechos de propiedad industrial, no realizando actividad industrial alguna que justifique el registro de las marcas, nombres comerciales y rótulo de establecimiento descritos...

También acogió la pretensión de cese en el uso de la denominación "SSI SCHÄFER" para identificar productos o servicios, con obligación de retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios (...) en los que se haya materializado la denominación "SSI SCHÄFER" y a no efectuar promoción ni publicidad alguna de dicha denominación.

Y desestimó la pretensión indemnizatoria por no haberse probado la existencia de daños o perjuicios, que no podía deducir de los hechos afirmados en la demanda. Tampoco atendió la condena a la publicación de la sentencia a costa del demandado.

III) La parte actora, aquietándose al pronunciamiento que desestima la pretensión reivindicatoria, ha impugnado el relativo a la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados y a la publicación de la sentencia.

SEGUNDO. El éxito de toda acción indemnizatoria del daño patrimonial, incluido el lucro cesante o ganancia dejada de percibir, requiere, como señala la Sentencia apelada, la cumplida prueba de la realidad del mismo, en cuanto hecho constitutivo de la pretensión de condena a indemnizar. Así lo ha exigido la jurisprudencia, que se ha mostrado reacia a admitir la condena a indemnizar daños patrimoniales que no hayan sido debidamente demostrados o perjuicios meramente contingentes o dudosos (STS 29-11-1991, 12-12-1991, 30-11-1993, 21-4-1992, 31-5- 2002, etc.), exigiendo así mismo que esa demostración se sitúe en la fase declarativa del proceso, sin que pueda diferirse a la fase de ejecución la determinación de su existencia, sino tan sólo su cuantificación (por todas, STS 28-11-1989, 20-7-2000)

Es cierto, no obstante, como señala la Sentencia apelada, que la exigencia de prueba de la existencia de los daños y perjuicios es compatible con la posibilidad de apreciar su concurrencia ex re ipsa, quedando satisfecha la necesidad de prueba con la propia demostración del acto antijurídico, en aquellos casos en que la conexión de éste con el daño alegado permite apreciar, de acuerdo con las reglas de la lógica, que este último es consecuencia necesaria e indefectible de la acción ilícita. Se dice por ello que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí mismos (res ipsa loquitur) y que por tal razón no es necesario demostrar la realidad del daño (STS 10-10-2001, 21-11-2000, entre otras). Esta doctrina ha sido aplicada por el Tribunal Supremo (por ejemplo en STS de 21-11-2000, 31-5-2002) en acciones relativas a la infracción de derechos de exclusiva, aceptando que en tales casos, de ordinario, el acto infractor origina per se un daño, por invadir la esfera exclusiva de uso, utilización o ejecución reconocida al titular.

TERCERO. Esta construcción lógica no puede ser invocada por la actora en apoyo de su pretensión indemnizatoria, en primer lugar porque la protección que la Ley de Marcas 32/1988 otorga al usuario de la marca notoria extrarregistral no es completa, cual si se tratara de una marca inscrita (a la que son aplicables los arts. 30 y siguientes de la Ley de Marcas 32/1988), sino únicamente limitada a la facultad que reconoce el art. 3.2 (para conseguir la nulidad de una marca confundible registrada). De ahí la inviabilidad, en casos como el presente, de las acciones, entre ellas la indemnizatoria, que conceden los arts. 35 y siguientes al titular de la marca registrada frente a quien violenta el derecho de exclusiva que otorga el registro del signo.

En segundo término porque, en la medida en que la actora pretenda fundamentar una acción de cese, por la demandada, del uso del signo SSI SCHÄFER en la norma que regula la concurrencia en el mercado, es lo cierto que en la demanda no se afirmó el uso efectivo de dicha denominación por la parte demandada en el tráfico económico. Ese uso no fue en absoluto probado en la fase declarativa (tampoco se afirma en el escrito de recurso) y la sentencia, además, lo negó (aludió a la inexistencia de uso, precisamente, como dato revelador de la mala fe en la solicitud de registro).

En definitiva, el acto antijurídico que realmente se denunció en la demanda y que justificaba la tutela pretendida fue el registro, de mala fe, por la demandada, del signo que pertenecía a la actora. Ese es, en coherencia, el acto que contempló la Sentencia, al que atribuyó la nota de antijuridicidad (por haberse solicitado de mala fe, pese a que, antes, la Sra. Magistrada no estimó probado el fraude del derecho de la actora a la hora de enjuiciar la acción reivindicatoria), en cuanto generador de una posible indemnización de daños y perjuicios.

Es descartable, por ello, una indemnización derivada del uso del signo registrado. De modo que el daño patrimonial cuya reparación se pretende debe vincularse causalmente con el acto ilícito que justifica el interés tutelable y que apreció la sentencia para conceder lo pedido (la nulidad de los registros), que no es otro que la solicitud y registro de mala fe del signo notorio, extrarregistral, de las actoras.

CUARTO. No podemos aceptar, con arreglo a un criterio lógico, que ese acto, per se, necesariamente haya producido un daño patrimonial en sentido estricto (damnum emergens) o un perjuicio (sacrificio de una utilidad que no es actual, pero que se habría logrado de no mediar el acto ilícito: lucrum cesans), lo que no quiere decir que deba denegarse su estimación en todo caso, sino que procederá la indemnización si se demuestra que efectivamente lo ha producido.

A esa eventualidad se refiere el art. 50.2 de la Ley de Marcas 32/1988, verdadero amparo normativo de la pretensión indemnizatoria ejercitada, que al regular los efectos de la declaración de nulidad de la marca (recordemos que es la acción que estimó la Sentencia) hace referencia a la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe.

Partiendo de lo anterior, es cierto, como afirma la Sentencia apelada, que en el curso del proceso no se ha demostrado daño patrimonial o perjuicio alguno causado por el acto antijurídico, y siquiera se concretó en la demanda cual fuera ese quebranto que reclama reparación. La cuestión no precisa más explicación que la que ofreció la Sra. Magistrada en el Fundamento de Derecho octavo, al cual nos remitimos.

QUINTO. La condena a la publicación de la Sentencia a costa del demandado requiere la apreciación de un interés digno de tutela, ya sea como medio de resarcimiento específico o in natura (así la entiende la Ley de Competencia Desleal), ya como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva.

Ese interés no se ha justificado y no es apreciable en el contexto fáctico que ha motivado el litigio, pues, descartada la obligación de indemnizar, no contemplamos un supuesto de uso por un tercero que violenta el derecho de exclusión del titular de una marca inscrita, ni ha habido o no se ha probado, tal como se ha expuesto, un uso del signo registrado que justifique la información (publicidad de la Sentencia que declara la nulidad) a los consumidores.

SEXTO. Mejor suerte merece la impugnación del pronunciamiento sobre las costas procesales, que la Sentencia no impone.

Admitida la mala fe en la actuación de la demandada (dedicada a la gestión de derechos de propiedad industrial e indiciariamente demostrada la vinculación accionarial o de administración entre la misma y quien fue distribuidora exclusiva en España de los productos de las actoras), no es dudosa la necesidad del proceso para que las verdaderas titulares del signo obtengan la protección de su derecho. Aquel comportamiento, referido al indebido registro de la marca de las demandantes, con conciencia de que al solicitarlo y obtenerlo se defraudaban los derechos del titular (en ello consiste la mala fe), merece la imposición de las costas, en aplicación de la regla segunda del art. 523.2º de la LEC de 1881.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por el Procurador D. Albert Grasa Fábrega en representación de FRITZ SCHÄFER GMBH y SSI SCHÄFER SHOP GMBH, contra la sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de 2001 en los autos de los que dimana este Rollo, que revocamos únicamente en el particular referido a las costas procesales, las cuales imponemos a la parte demandada, respecto de las causadas por la acción de nulidad de marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.