Sentencia Civil Nº S/S, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7, Rec 680/2003 de 28 de Enero de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

SECCION SEPTIMA

Rollo de Apelación 680/2003

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrente 4

Juicio de Menor Cuantía 424/1999

SENTENCIA Nº

Ilustrísimos Señores:

Doña MARIA DEL CARMEN ESCRIG ORENGA

Don JOSE ANTONIO LAHOZ RODRIGO

Doña MARIA IBAÑEZ SOLAZ

En la Ciudad de Valencia a veintiocho de enero de 2004.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, ha visto el presente recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada el día 18-4-2003 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrente 4 en Juicio de Menor Cuantía 424/1999.

Han sido partes en el recurso como apelante Almacenes Marhuenda S.A. y como apelada Industrias Aldaya S.L.

Es Magistrada ponente MARIA IBAÑEZ SOLAZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En dichos autos y en fecha 18-4-2003 el Juzgado dictó sentencia cuya parte dispositiva decía: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Almacenes Marhuenda S.A., contra Industrias Aldaya S.L., absolviendo a la demandada de todas las pretensiones formuladas y en su contra imponiendo las costas procesales a la parte demandante."

SEGUNDO.- Contra la misma por Almacenes Marhuenda S.A. se preparó recurso de apelación, después formalizado por el que solicitaba la revocación de la sentencia, y al que se opuso la parte contraria Se remitieron los autos a esta Audiencia correspondiendo por reparto a esta Sección, tramitándose el recurso con observancia de las prescripciones y formalidades legales en materia de procedimiento, admitiéndose la práctica de prueba y señalándose el día 15-1-2004 para la celebración de vista deliberación y votación.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la referida sentencia la parte actora por la vía del presente recurso discrepa de la misma e insiste en la concurrencia de todos los presupuesto necesarios para considerara que la demandada incurrió en competencia desleal, solicitando la estimación de su demanda. A ello se opone la demandada apelada que defiende y apoya los argumentos de la sentencia.

SEGUNDO.- Se da por reproducido el Fundamento de Derecho Segundode la sentencia en cuanto a la desestimacion de la excepción de prescripción alegada por la demandada apelada, porcediendo a continuacióna entrar a resolver sobre el fondo del recurso.

TERCERO.- Tras un nuevo examen de la prueba practicada, en especial la amplia documental, consistente en catálogos de artículos y testimonio de la Oficina Española de Patentes Y Marcas se desprende lo siguiente:

1º) En fecha 1997 Jesus Miguel, trabajador de la mercantil actora creó un diseño para incorporar por los utensilios y menaje del hogar que comercializaba o fabricaba, y que venía referido a pequeños dibujos de instrumentos de cocina (escurridera, hervidor, tetera, lechera, cafetera, jarra) que eran combinados con otros adornos, en particular una combinación de cuadros, unidos por sus vértices formando una especie de red, que vino a recibir el nombre de "enamel". El antes citado diseñador cedió a la actora sus derechos.

2º) La actora vino por medio de diversos fabricantes produciendo objetos y utensilios con el diseño enamel, a través de otras empresas como Ceraminter SPA, eme Posaterie, Bandex S.A., Cerámicas Valencia S.L., Quttin S.L. Solisa S.L. Vitrinor S.A., Faisca, Ellevi International SRL, a quienes abonaba las correspondientes facturas (fechas que abarcan desde 13-5-1997 a noviembre de 19998).

3º) Los productos que se fabricaban por su cuenta, los comercializó al público a través de la cadena PRYCA, en cuyo catalogo de ofertas de la campaña de Navidad de 1998 válidas hasta el 5-1-1999 se anunciaron destacadamente. Igualmente se ofertaron en los centros de PRYCA de Castellón hasta el 6-1-1999, Alzira hasta el 10-1-1999 e Infante hasta 31-1-1999. Estos objetos eran vajillas, cristalerías, baterías de cocina, juegos de cocina, freidoras, camareras y cuberterías, todos ellos con el diseño enamel, de figuras en azul oscuro sobre cuadros en amarillo.

4º) En fecha 28-7-1998 la actora presentó solicitud de dibujo industrial número 25494 aplicable a cuchillería, tenedores y cucharas, utensilios y recipientes para menaje o cocina, cristalería, porcelana y loza, salvamentales y posavasos, ropa de cama y mesa, puntillas, bordados, cintas y lazos(series A B C D E F G H). Este dibujo en esencia venía referido a siete modelos de utensilios de cocina antiguos, tetera, con tapa y asa aun lado, jarra alta con asa a un lado, colador con dos asas, cafetera con tapa y asa, hervidor de agua con tapa, tetera curva con tapa y asa y lechera alta con tapa y asa superior (folios 574 a 577). Se colocaban sobre cenefas o fondos de cuadrícula pequeña colocada oblicua o romboidalmente, formando una red sobre la que se ubican los dibujos, así como a una cenefa de cuadrícula recta sobre la que colocaban unas pequeñas flores. Esta solicitud se publicó en el BOPI de fecha 16-1-1999, se formuló oposición por la mercantil Cuchillerías López S.L. en fecha 16-3-1999, y por Industrias Aldaya S.L. en fecha 15-3- 1999, siendo ambas rechazas por resolución de fecha 17-4-2000 que acordó la concesión del dibujo solicitado en todas sus variantes.

5º) La demandada Industrias Aldaya S.L., con objeto similar al de la actora, solicitó en fecha 21-9-1998 el registro del dibujo industrial número 25655 para la ornamentación de artículos de menaje ( A B C D). En esencia sus dibujos venían referidos en el diseño A a jarra, tetera y taza humeante alternadas (folio 537); en el diseño B a lechera, cafetera, jarra, tetera, sopera y tapa cubre bandeja humeante (folio 538) y en el diseño D a tapa cubre bandeja humeante, jarra intermedia y tetera o cafetera (folio 539). Todos ellos sobre un fondo de cuadrícula recta. Esta solicitud se publicó en BOPI en fecha 16-3-1999, se formuló oposición por la actora, siendo rechazada en fecha 11-11-1999 en que se acuerda la concesión. La actora recurrió en alzada la concesión primero en alzada y luego ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad de Madrid, aunque posteriormente se ha desiste del mismo.

6º) La demandada comercializó sus productos de la línea "vichí amarillo" a través de la cadena EROSKI y así en catálogo comercial (folio 133, documento 31 de la demanda) de ofertas de abril a mayo de 1999, se exhibían diversos accesorios de cocina (botes de madera para cocina, vinagreras, aceiteras, azucareros, servilleteros, bandejas, portarrollos, cajas para pan, o tablas de cortar, moteros, saleros, perchas, queseras, especieros, azucareros, anotador). Todos ellos con las figuras en azul oscuro sobre fondo de cuadritos amarillos. Los dibujos que se exhiben en estos objetos si viene a coincidir con los que constan en su solicitud. Sin embargo la demandada oferta en catálogo propio (folio 142, documento 32 de la demanda) los mismos utensilios con dibujos que no coinciden con los de las solicitudes que tenía presentada en el registro, destacando las siguientes diferencias: en ninguno de ellos se incluye la jarra y tetera del diseño A (folio 537), ni la jarra, tetera, lechera, sopera, cafetera y tapa cubre bandeja humeante del diseño B (folio 538), ni la tapa cubre bandeja humeante, jarra intermedia y tetera o cafetera del diseño C (folio 539). Sin embargo, son idénticos con los dibujos de las solicitudes de la actora (folios 574 a 577), y así se observa en relación con los diferentes modelos de teteras, la lechera y la escurridera o colador con asas, objetos estos últimos que no venían en los diseños de su solicitud.

8º) Tambien consta que en un catálogo comercial de 1998, la mercantil Cuchillería Sáez S.L. de Albacete ofertó una serie de utensilios de cocina con diseño similar al de la serie enamel.

CUARTO.- Según el art. 2 de la LCD los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales, presumiéndose finalidad concurrencial cuando por las circunstancias en que se realice se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de als prestaciones propias o de un tercero. El art. 5 reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, y el art. 6 establece que "que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica." Este precepto hay que ponerlo en relación con el art. 11 si bien proclama que, como regla general, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, sin embargo tipifica como desleal la imitación de prestaciones de un tercero cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. Igualmente hay que tener que a la vista que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, es publicidad engañosa (art. 4) la que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico.

En cuanto a los actos de confusión, se definen en el art. 6 como aquellos comportamientos idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimientos ajenos; es decir, como aquellos que dificultan la identificación del empresario, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento mercantil, por conllevar el riesgo de que el consumidor o usuario los asocie con la actividad, prestaciones o establecimiento de otro empresario. Se singularizan por tratarse de actos de concurrencia, es decir, realizados en el mercado y con fines concurrenciales; dirigidos fundamentalmente contra los signos distintivos, aunque también contra otros signos identificadores de cualquier naturaleza que utilizan los empresarios, así como, en su caso, contra los medios publicitarios; por la nota de confundibilidad o riesgo de asociación; por tener un contenido presuntivo, es decir, la confusión se califica de desleal por el mero riesgo que conlleva, sin que sea preciso recurrir a otras notas como su contrariedad con los usos mercantiles o la buena fe (párrafo 2º del art. 6); tener carácter objetivo, de tal forma que para que sea ilícito basta que sea idóneo para crear confusión, al margen de la concreta intención del autor; y por último, por no precisarse la causación de un daño efectivo, es decir, no hay que demostrar la existencia de confusión entre los consumidores y usuarios, sino que basta con el hecho de que sea posible que se produzca. Es por ello por lo que en materia de competencia desleal nuestro ordenamiento opera con un concepto amplio de confusión, que comprende no sólo el llamado riesgo directo, es decir, la confusión por parte del consumidor sobre la identidad de la empresa o del producto designado con una marca, sino el riesgo indirecto, esto es, el que se produce cuando no habiendo confusión sobre la identidad de la empresa, sin embargo el consumidor llega a pensar que de alguna manera ambas empresas están relacionadas, lo que a su vez puede enlazarse con el aprovechamiento indebido de la reputación ajena previsto en el art. 12 de la LCD. Incidimos en que para preciar la nota de confundibilidad o riesgo de confusión debe darse preferencia al conjunto sobre los elementos aislados, pues resulta irrelevante que existan diferencias entre los signos distintivos en pugna o que analizados uno por uno los elementos que lo integran, no coincidan entre sí, cuando el juicio que a primera vista realiza el consumidor le lleva a concluir que se trata del mismo signo (STS de 5 de julio de 1993 [RJ 19935798]).

En cuanto a los actos de imitación, del art. 11, implican necesariamente y en primer lugar que exista imitación, es decir no es necesario que exista o haya reproducción exacta de la creación ajena, sino que también existiera cuando se introduzcan variaciones inapreciables, o cuando tales variaciones se refieran a elementos accidentales y accesorio. Debiendo añadirse que será necesario que el acto de imitación resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno; siendo conveniente indicar que si tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena resulta inevitable, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Por todo ello, el acto de imitación se reputará desleal cuando se produzca bien la asociación o bien el aprovechamiento de la reputación ajena. Así, el riesgo de asociación se encuadra en el concepto de riesgo de confusión, existiendo: a) cuando el público de los consumidores, al identificar dos prestaciones, les atribuye idéntico origen empresarial, siendo en realidad distinto y b) cuando los consumidores si bien identifican claramente las prestaciones y les atribuyen origen empresarial diverso estiman que existe alguna relación económica y jurídica, entre los correspondientes empresarios. En todo caso, se requiere la inevitabilidad de la imitación.

Junto a ello, y por último cabe considerar que es acto de competencia desleal, los llamados actos de explotación de la reputación de la fama ajena según el art. 12 de la Ley y se entienden no que se realizan con la finalidad de confundir al público sino que la finalidad que se persigue es la de equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama o renombre.

QUINTO.- En este contexto normativo, es en el que según la parte actora, la demandada infringiendo sus derechos de propiedad intelectual ha incurrido en competencia desleal. Por ello conviene aunque brevemente recordar en orden a estos derechos de propiedad intelectual que según el art. 10 "todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro". Esta Protección según el art. 2 comprende "derechos carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plana disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin mas limitaciones que las establecidas en la ley". Y se concede sin necesidad de registro, por el solo hecho de su creación. Añadir tambien que el dibujo industrial según el art. 182 del EPI es una forma inmaterial, bidimensionales susceptible de ser utilizada para adornar un producto, con fines industriales, y tambien de lucro. Su incorporación a productos concretos les dota de una configuración nueva, siendo la consecuencia de un acto de creación, que es protegido plenamente desde el mismo momento del ingreso de la solicitud en las oficinas del Registro.

Pues bien, poniendo relación los hechos que consideramos probados, y los preceptos citados este Tribunal disiente de la opinión de la juzgadora, ampliamente apoyada por la demandada en su escrito de oposición la recurso, compartiendo en cambio la tesis de la apelante. En el presente caso apreciamos en la conducta de la demandada todas las manifestaciones expuestas de competencia desleal, llevándola a cabo a través de la comercialización de diversos utensilios de cocina con el dibujo antes referido incurrido tanto en actos de confusión, como de imitación.

No nos cabe duda alguna, que la creación del diseño "enamel", debe atribuirse la actora, a través de la cesión de derechos que a su favor hizo su diseñador, creador y empleado Sr. Jesus Miguel en 1997. A partir de esta fecha consta también acreditado que la actora fue utilizando este diseño en los productos cuya fabricación encargaba a otras empresas, y que después vendía al publico en centros comerciales de la cadena PRYCA. En la publicidad directa al consumidor que PRYCA ofrecía en sus catálogos, ya en la Navidad de 1998, se hacía una destacada oferta publicitaria en color de dichos productos. En estos catálogos los objetos que se ofrecen vienen con el dibujo de los utensilios en azul oscuro sobre el fondo de cuadrícula romboidal en amarillo, ofreciendo un llamativo diseño. Los objetos son variados, vajillas, cristalerías, baterías de cocina, juegos de cocina, freidoras, camareras y cuberterías.

Igualmente resulta que la demandada, ofrece a la mercantil EROSKI, la venta de diversos productos, que son ofertados por la misma en al menos el catálogo de 29 de abril a 26 de mayo de 1999, con diseño muy similar, y además en su catálogo propio (documento número 32 de la demanda) incluye diversos utensilios de menaje y cocina consistentes en botes de madera para cocina, vinagreras, aceiteras, azucareros, servilleteros, bandejas, portarrollos, cajas para pan, o tablas de cortar, moteros, saleros, perchas, queseras, jamoneros, o especieros, con dibujos que pertenecen a la demandante, y que figuran en su solicitud, y que ya vino ofertando desde 1998, tras su creación en 1997. Se trata de utensilios correspondientes a la serie "vichí", que se ofrecen en dos colores, amarillo y azul, en el primero los dibujos son azul oscuro sobre fondo de cuadrícula amarilla, y en los segundos son azules obre fondo azul.

Basta su observación para apreciar la evidente no solo similitud de los diseños, sino incluso copia, de modo que ciertamente parecen pretender a una misma serie de complementos de cocina a juego unos con otros, de modo que su utilización pueda ser considerada como de la misma línea o serie. Ello implica que pueda decirse que su conducta entra en el ámbito de la confusión, pues se posibilita la misma sobre el origen de la actividad, prestaciones y establecimiento, y existe un claro riesgo de asociación, tanto por los objetos, línea de utensilios de cocina, como por la similitud del dibujo y colores utilizados, de modo que parece desprenderse su pertencia a la misma línea de diseño o estilo decorativo.

Y tambien entra bajo el ámbito del art. 11, sobre la imitación, ya que si los dibujos no son exactamente iguales o idénticos, si son parecidísimos, en tanto que se utilizan modelos antiguos de utensilios sobre un fondo de cuadrícula, que si bien en unos casos es oblicuo o romboidal, en el otro es recto, llegando incluso en el caso del dibujo azul sobre cuadrícula amarilla a existir una destaca similitud y parecido que mas que una imitación.

Tambien añadir que tanto desde la perspectiva del art. 7 del C.C. como desde la del art. 5 de LCD la conducta de la demandada podría ser incluso contraria a la buena fe predicable en el ámbito de las relaciones de mercado, incidiendo en la oferta sin respetar el principio de novedad que la actora había aportado, pues no consta que con anterioridad a sus originales diseños, estos fuesen conocidos u utilizados por alguna otra entidad, recordando que la misma incluso presenta su solicitud de dibujo industrial, después de haberlos ya colocado en el mercado, y antes que la demandada, que lo hace en fecha posterior.

No consideramos sin embargo acreditado que su conducta sea constitutiva de explotación de la reputación ajena, por no existir suficiente prueba al respecto.

SEXTO.- En consecuencia procede estimar la demanda en cuanto a la existencia de competencia desleal por parte de la demandada al amparo del art. 6 y 11 de la LCD. Ahora bien la vista de las peticiones que formulaba en su suplico y de los datos que constan en autos consideramos tan solo procedente acoger sus dos primeras peticiones. Esto es se acoge la petición de declaración de deslealtad prevista en el art. 18.1º, y la de cesación del acto del apartado 2º, pero las restantes relativas a la destrucción y retención y embargo judicial al no haberse acreditado su pertinencia en función de la prueba practicada. Ello supone una estimación parcial de la demanda.

SEPTIMO.- En materia de costas de esta alzada, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398. de la Lec, procede estimado parcialmente el recurso no hacer condena en costas, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Respecto de las de primera instancia, dada la estimación parcial de la demanda, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos

Fallo

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Almacenes Marhuenda S.A. contra la Sentencia de fecha 18-4-2003 dictada por el 20 de febrero de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrente en Juicio de Menor Cuantía 424/1999, en el sentido de estimar parcialmente la demanda interpuesta por la apelante contra Industrias Aldaya S.L. declarando que el uso que viene efectuando la demandada del diseño que utiliza en la forma que aparece en el catálogo aportado como documento nº 32 y en cualquier otra similar o que produzca confusión con los diseños descritos en la solicitud del dibujo industrial nº 25.494, infringe los derechos que derivan a favor de la actora derivados de su propiedad intelectual que protege los referidos diseños, y es constitutivo de competencia desleal, condenándola a la cesación inmediata de la fabricación en su caso y comercialización de productos que lleven incorporados los diseños que coinciden con los descritos en la solicitud citada, y que son titularidad de la actora por propiedad intelectual, al ser su creador, así como de aquellos otros similares o que puedan inducir a confusión sea cual sea el color en que se comercialicen.

No se hace expresa imposición de las costas de la primera instancia ni de las de esta alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos