Sentencia Civil 180/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 721/2022 de 10 de febrero del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-D. Inocencio, Imagen y Comunicación XXI y Asociados S.L. (en adelante Imagen XXI) y Futbol Draft A.I.E. interpusieron una demanda contra Electronic Arts Soffware S.L. (en lo sucesivo, EAS), en la que ejercitaron las acciones declarativa, cesatoria, de remoción e indemnizatoria fundadas en que el distintivo FUT DRAFT, utilizado por la demandada en el mercado para designar determinada funcionalidad incluida en un videojuego, invadía el ámbito de protección de las siguientes marcas denominativas pertenecientes al Sr. Inocencio:

- marca 2967448 FUTBOL DRAFT en las clases 38 y 41, concedida el 24 de agosto de 2011;

- marca 2968964 FUTBOL DRAFT en la clase 41, concedida el 13 de junio de 2011; y

- marca 3577455 FUTBOL DRAFT en las clases 9 y 28, concedida el 3 de febrero de 2017.

La demandada EAS se opuso a la demanda y formuló una demanda reconvencional en la que pedía la declaración de nulidad de la tercera de dichas marcas (marca 3577455) con base en el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas, por entender que concurrió mala fe en su solicitud al formularse esta cuando EAS ya había lanzado al mercado su producto FUT DRAFT y con el exclusivo propósito de obstaculizar su uso.

2.-La sentencia de primera instancia desestimó la demanda principal y estimó la demanda reconvencional. D. Inocencio, Imagen XXI y Futbol Draft A.I.E. apelaron la sentencia de primera instancia.

3.-La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación y revocó la sentencia de primera instancia. Estimó parcialmente la demanda interpuesta por D. Inocencio, Imagen XXI y Futbol Draft A.I.E. contra EAS y declaró que esta había infringido las marcas denominativas FUTBOL DRAFT de las que era titular el Sr. Inocencio al utilizar en el mercado el distintivo FUT DRAFT. Condenó a la demandada a cesar en dicha utilización y a retirar del tráfico económico los productos que incluyan el signo infractor. Y desestimó la reconvención.

En lo que es relevante para este recurso, la Audiencia Provincial, aunque declaró que el uso por la demandada del signo FUT DRAFT infringía las marcas del demandante Sr. Inocencio, denegó la condena al pago de cantidad alguna porque, respecto de la petición principal (entrega de los beneficios obtenidos por la demandada con el uso del signo cuestionado), «ni en la demanda se proporcionó criterio alguno para el cálculo de esos beneficios ni a lo largo del proceso se ha desarrollado por la actora iniciativa probatoria alguna tendente a su concreción cuantitativa o, cuando menos, a establecer las bases que permitieran practicar el cálculo en fase de ejecución mediante meras operaciones aritméticas».

Respecto de la primera petición subsidiaria (indemnización del daño causado a la distintividad de la marca), la sentencia de segunda instancia argumentó que los demandantes «no explicitan si lo hacen con base en el criterio alternativo que contempla el Art. 43-2, a) de la ley (los beneficios que dejaron de obtener a causa de la infracción) o con base en la regalía hipotética del apartado c) del mismo precepto legal». Y respecto de la regalía hipotética, la sentencia de segunda instancia argumenta para rechazar una indemnización basada en este criterio lo siguiente:

«[...] la parte apelante no suministró las razones -que a esta Sala se le escapan- por las que asimila el valor de sus marcas con las sumas que la demandada, cuando era su patrocinadora, estuvo dispuesta a satisfacer por la publicidad de marcas pertenecientes a esa misma patrocinadora (EA SPORTS o FIFA) [...] la ayuda económica que el patrocinador está dispuesto a satisfacer a su patrocinado expresa más bien la estimación que el patrocinador hace del valor de sus propias marcas, pues no en vano son estas las que van a obtener publicidad asociada a las actividades a las que el patrocinado se compromete. Solo de manera muy indirecta y remota podría el montante de las ayudas expresar el valor de las marcas de las que pudiera ser titular el patrocinado, porque la relación directa existirá más bien, normalmente, entre el interés del patrocinador y el prestigio o el grado de popularidad del propio patrocinado y no necesariamente de sus marcas, marcas de las que este último podría incluso carecer».

Finalmente, respecto de la última petición subsidiaria (indemnización en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, art. 43.5 de la Ley de Marcas) , la sentencia de segunda instancia la deniega con base en esta argumentación:

«Es patente la dificultad que entraña el hallazgo de la cifra de negocios obtenida por la demandada con el servicio ilícitamente marcado, toda vez que se trata de una funcionalidad inserta en un videojuego y resulta imprescindible conocer cuál es la parte del precio de videojuego atribuible precisamente a tal funcionalidad, ello además de que sería imprescindible conocer la cifra de ventas totales del propio videojuego. Pese a ello, sorprende la total pasividad observada en relación con este particular por la parte demandante, quien se ha abstenido de adoptar en el proceso la menor iniciativa (examen documental, prueba pericial, etc..) tendente [a] despejar dicha incógnita o, al menos, a proporcionar aquellas bases a partir de la[s] cuales la eventual cuantificación en fase de ejecución de sentencia no pasase de la realización de una mera operación aritmética como requiere el Art. 219 de la L.E.C.».

La Audiencia Provincial rechazó la posibilidad de que esta indemnización en el 1% de la cifra de negocio se liquidara en ejecución de sentencia con base en el art. 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque «es ella misma [la parte demandante] quien se ha abstenido de manera total y absoluta de estimular la práctica de la actividad probatoria imprescindible para alcanzar dicha determinación o las bases necesarias para llevarla a cabo».

4.-Los demandantes han interpuesto un recurso extraordinario de infracción procesal y un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, que han sido admitidos.

5.-No concurren causas de inadmisión porque el recurso de casación plantea cuestiones de naturaleza jurídica sustantiva y justifica cómo entiende que concurre el interés casacional por infringir la jurisprudencia que cita. Que los argumentos sean o no correctos es cuestión que afecta a la prosperabilidad del recurso, no a su admisibilidad.

6.-Como primera puntualización, debe precisarse que los demandantes no han impugnado la desestimación de la pretensión formulada con carácter principal, la entrega de los beneficios obtenidos por el infractor con el uso del signo cuestionado. Esta cuestión queda, por tanto, fuera del objeto de estos recursos extraordinarios.

Por razones de orden lógico procede abordar en primer lugar el recurso extraordinario de infracción procesal y el recurso de casación relativos a la regalía hipotética, dado que es el criterio indemnizatorio elegido con preferencia sobre el criterio del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados que constituye el objeto de los otros motivos de recurso extraordinario de infracción procesal y de recurso de casación y que, por tanto, solo deberán ser resueltos si se desestimaran los motivos atinentes al criterio indemnizatorio elegido con carácter preferente respecto del otro.

SEGUNDO.- Motivo primero del recurso extraordinario de infracción procesal

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo, los recurrentes alegan la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, en relación con el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incurrir la sentencia recurrida, en relación con el documento núm. 16 acompañado al escrito de demanda (contrato de patrocinio suscrito en fecha 21/03/2012 entre ambas partes), en un error patente de hecho y en una valoración arbitraria e irrazonable del mismo que no supera el test de racionalidad constitucionalmente exigido.

En el desarrollo del motivo, los recurrentes argumentan que mediante este motivo denuncian errores patentes de hecho y conclusiones arbitrarias o irracionales en la valoración de la prueba. Este error habría consistido en hacer una afirmación categórica y generalista de que, en los contratos de patrocinio, el interés del patrocinador está «en el prestigio o el grado de popularidad del propio patrocinado y no necesariamente de sus marcas». Esta afirmación es desmentida por la simple lectura del clausulado de dicho contrato que la sentencia ni siquiera analiza. Aunque la sentencia da por sentado que en todo contrato de patrocinio, y por tanto también en este, no hay acuerdos sobre el uso de marcas, eso no es lo que pasó en el contrato de patrocinio formalizado el día 21 de marzo de 2012 entre ambas partes, en el que se estipula que «[e]l PATROCINADO autoriza EL PATROCINADOR para que emplee de forma no exclusiva las Marcas y nombre del PATROCINADO». Ese pacto tuvo mucha importancia sobre el uso de la marca FUTBOL DRAFT «y por ello no puede despreciarse esta prueba, como se ha hecho en la sentencia recurrida, de cara a determinar el valor de la regalía hipotética solicitada por esta parte con fundamento precisamente en dicho documento». Añaden los recurrentes que «el contrato de patrocinio celebrado entre las partes [...] autoriza a un tercero, en este caso la propia parte demandada, a hacer uso de la marca FUTBOL DRAFT infringida en los términos pactados, y que, en contraprestación, el patrocinador paga al patrocinado una cantidad, que es el valor que él mismo le da al uso que se le permite de dicho signo y a la asociación con el mismo, que asciende a un total de 438.320 Euros en el año 2012, y actualizada dicha cantidad asciende a fecha de interposición de la demanda a la suma de 455.852,80 Euros».

2.-Decisión de la sala. Como acertadamente recuerdan los recurrentes, la jurisprudencia ha diferenciado la valoración de la prueba para fijar los hechos controvertidos, que en el régimen legal vigente cuando se interpusieron los recursos solo puede ser impugnada en el recurso extraordinario de infracción procesal cuando concurra un error patente o una valoración arbitraria de la prueba, y, de otro lado, la valoración jurídica de tales hechos, esto es, las consecuencias jurídicas que la sentencia recurrida extraiga de esos hechos, que solo podrá ser impugnada en casación.

Sin embargo, pese a que los recurrentes afirman ser conscientes de esa distinción, la impugnación que formulan en este motivo no respeta este criterio pues no afecta propiamente a la fijación de hechos. La Audiencia Provincial no ha negado la suscripción del contrato de patrocinio entre las partes ni el contenido del mismo. El juicio de valor consistente en que el referido contrato no es adecuado para fijar una indemnización con base en el criterio de la regalía hipotética es, en realidad, un juicio de valor sobre las consecuencias jurídicas, juicio de valor que la sentencia recurrida formula respecto del hecho no cuestionado de que las partes habían suscrito dicho contrato.

Por tal razón, la impugnación de este juicio de valor solo puede hacerse en el recurso de casación, como efectivamente han hecho también los demandantes.

TERCERO.- Motivo primero del recurso de casación

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo los recurrentes denuncian la «infracción del artículo 43.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en su redacción dada por Ley 19/2006, de 5 de junio que es la que resulta de aplicación al caso por razones temporales), que regula la denominada "regalía hipotética" como criterio para cuantificar la indemnización por infracción de marca, por inaplicación de dicho precepto, al negar la sentencia impugnada la condición de regalía hipotética a la cantidad de dinero que el infractor, ELECTRONIC ARTS SOFTWARE, S.L., pagó en su día a mi mandante para poder usar la marca conforme a Derecho a través, no de una licencia de uso de marca como dicho precepto señala en su literalidad, sino de un contrato de patrocinio que permitía también ese mismo uso marcario», lo que supondría el desconocimiento de la jurisprudencia que declara que «la regalía hipotética supone un método de cálculo que permite estimar lo que el infractor tendría que haber satisfecho al titular marcario por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la utilización de la marca conforme a Derecho, si bien no se requiere una prueba especial, ni que se hayan concedido previamente licencias, dando así cabida este Alto Tribunal con dicha jurisprudencia a la realización de un cálculo meramente hipotético y, con más razón aún, a la de un cálculo real basado a otras figuras contractuales distintas de los contratos de licencia de uso de marca, pero que, como estos, entrañan también una cesión del uso de la marca infringida a cambio de un precio, que es lo sucedido en el presente caso con el contrato de patrocinio suscrito entre ambas partes».

Al desarrollar el motivo, los recurrentes argumentan que se trataría de determinar si el tribunal de apelación puede, sin vulnerar el artículo 43.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM), negar la condición de regalía hipotética a la cantidad de dinero que el infractor pagó en su día para poder usar la marca infringida conforme a Derecho a través, no de una licencia de uso de marca, sino de un contrato de patrocinio que también permitía dicho uso. De acuerdo con la jurisprudencia, la norma contenida en el art. 43.2.b) LM establece la ficción de considerar que el titular de la marca estuvo en algún momento dispuesto, a cambio de una contraprestación, a autorizar al infractor la utilización o explotación de su bien inmaterial y, al fin, una medida indemnizatoria inspirada en las condiciones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados. El reconocimiento del derecho del titular de la marca a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor.

Por tanto, el término «licencia» utilizado en el art. 43.2.b) LM no debe ser entendido como excluyente y, en consecuencia, no debe descartarse que el cálculo del valor del uso de la marca infringida pueda ser determinado a través de otros negocios jurídicos, distintos a la licencia de uso de la marca, siempre que, al igual que esta, comporten también la cesión temporal de uso mediante una contraprestación económica. Máxime cuando, como sucede en el presente caso, ese negocio jurídico es real (contrato de patrocinio), ha desplegado su eficacia hasta poco antes de comenzar los actos de infracción marcaria, y ha sido celebrado entre las propias partes ahora litigantes, lo que le otorga un plus de objetividad, toda vez que el valor de la regalía hipotética ha sido fijado de común acuerdo por las partes en el citado negocio jurídico. En este caso, el contrato de patrocinio celebrado entre las partes autoriza a un tercero, en este caso la propia demandada, a hacer uso de la marca FUTBOL DRAFT infringida en los términos pactados y, en contraprestación, el patrocinador paga al patrocinado un precio, que asciende a un total de 438.320 euros, por lo que sí es posible saber el valor que en el año 2012 tenía para la demandada poder usar la marca FUTBOL DRAFT en las condiciones pactadas y ser asociada con esa marca.

Y dadas las limitaciones de uso de la marca pactadas en el contrato de patrocinio, y el uso muchísimo más amplio y lucrativo que ha hecho de las mismas la demandada, en la demanda han solicitado una condena de esta a pagar el doble de la cantidad pactada en el contrato de patrocinio.

2.- Decisión de la sala. Este motivo no puede ser estimado, por las razones que a continuación se exponen.

Como pone de relieve la sentencia recurrida, las diferencias entre el contrato de licencia de marca y el contrato de patrocinio son evidentes. Por el contrato de licencia de marca, el titular o el solicitante de la marca o cualquier persona con derecho a disponer de ella, concede a un tercero el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados en el mismo y sin ser titular de la marca, actos de explotación de dicha marca que, a falta de tal consentimiento, podrían prohibirse. Mientras que el contrato de patrocinio es definido por el art. 22 de la Ley General de Publicidad como aquel contrato «por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador».

Así pues, mientras que en el contrato de licencia de marcas el licenciatario paga un precio por lo que considera que es el valor del uso y explotación de la marca ajena para sus propias actividades económicas, en el contrato de patrocinio, el patrocinador paga al patrocinado un precio por lo que considera que es el valor de aprovecharse de la repercusión pública de la actividad del patrocinado, cuya notoriedad o relieve social pretende aprovechar el patrocinador para publicitar sus productos o servicios, normalmente mediante la publicidad de sus propios signos distintivos en la actividad que realiza el patrocinado.

Los recurrentes basan este motivo del recurso en la existencia de una cláusula del contrato de patrocinio en la que se autoriza al patrocinador (EAS) a emplear el nombre y determinadas marcas del patrocinado (un signo que incluía la marca denominativa FUTBOL DRAFT).

El argumento no puede estimarse. La transcripción de la cláusula que hace el recurrente es incompleta y omite un elemento importante de la misma. La cláusula en cuestión autorizaba al patrocinador (EAS) a utilizar las marcas del Sr. Inocencio «en relación a la promoción de este Contrato [...]. EL PATROCINADOR no podrá servirse de las Marcas o el nombre del PATROCINADO para usos que desborden la finalidad del presente Contrato ni podrá ceder dichos derechos a terceros. [...] Esta autorización no supone, en ningún caso, transmisión o licencia de derecho alguno de propiedad industrial sobre sus signos distintivos (marcas o nombres comerciales)».

Esa cláusula aparece claramente como una previsión contractual de uso de la marca FUTBOL DRAFT subordinada a la promoción del patrocinio (esto es, a la promoción de la actuación del patrocinado en colaborar en la publicidad del patrocinador y de las marcas de este), no como una licencia para el uso de la marca del patrocinado por parte del patrocinador, hasta el punto de que excluye expresamente que esa autorización pueda considerarse como una transmisión o licencia de derecho alguno de propiedad industrial sobre el signo distintivo.

3.-A la vista de las anteriores consideraciones debe confirmarse el criterio de la sentencia de segunda instancia de que el contrato de patrocinio que en su día firmaron los hoy litigantes no es apto para, en aplicación del criterio de la regalía hipotética, fijar la cantidad que la demandada debería pagar a los demandantes por la infracción marcaria, pues su objeto principal consistía en promocionar publicitariamente a la demandada (EAS) en la actividad que desarrollaban los demandantes. Esto es, el citado contrato de patrocinio no puede servir de base para la determinación de una regalía hipotética del uso de la marca FUTBOL DRAFT porque su objeto consiste en el pago de una cantidad por parte del patrocinador (EAS) por la publicidad de sus marcas FIFA y EA SPORTS en los premios Futbol Draft que organizaba el patrocinado, no por la utilización por el patrocinador (EAS) de las marcas del Sr. Inocencio (FUTBOL DRAFT), utilización que aparece en el contrato como una prestación de carácter accesoria vinculada a la promoción de la actuación del patrocinado en colaborar en la publicidad del patrocinador. Que el criterio legal de la regalía hipotética responda a la necesidad de facilitar el cálculo de una indemnización ante las dificultades de prueba de los beneficios obtenidos por el infractor, como declara la jurisprudencia citada por los recurrentes, no autoriza a que dicha regalía hipotética sea fijada conforme a criterios inadecuados, como es el caso de un contrato de patrocinio como el que es invocado por los recurrentes.

CUARTO.- Motivo segundo del recurso extraordinario de infracción procesal y motivo segundo del recurso de casación

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo segundo del recurso extraordinario de infracción procesal se alega que el mismo se formula «por "infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia"; en concreto, por haber infringido la sentencia recurrida, por inaplicación, el artículo 219.3 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al desestimar la pretensión indemnizatoria que esta parte formuló en el escrito de demanda al amparo del artículo 43.5 de la Ley de Marcas, con un razonamiento que desconoce dicha norma procesal, y contradice la jurisprudencia que la interpreta (SSTS, Sala Civil del Tribunal Supremo, n. 49/2009, de 10 de febrero, n° 95/2009, de 2 de marzo de 2009 y n° 777/2010, de 9 de diciembre) [...], según la cual nada obsta a que, en un proceso por infracción de marcas, declarada ésta, la sentencia efectúe también la declaración procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 43.5 Ley Marcas, y que la operación de liquidación de los daños y perjuicios pueda tener lugar en un proceso ulterior».

En el desarrollo del motivo se argumenta que cuando concurren, como en el presente caso, los requisitos de carácter sustantivo que exige el artículo 43.5 LM, pero no se ha podido cuantificar durante el curso del proceso dicha indemnización ni sentar las bases para ello, dicha condena al pago ha de hacerse, incluso de oficio, «a reserva, en su caso, de liquidación para un pleito posterior», que es lo que autoriza el artículo 219.3, inciso final, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y añade:

«Es cierto, como señala la sentencia recurrida, que esta parte no ha cuantificado ni probado dicha cuantificación indemnizatoria en el curso del proceso, pero ello no es óbice procesal para aplicar, si se cumplen los requisitos del artículo 43.5 Ley de Marcas, como justificaremos posteriormente en el recurso de casación, para obtener un pronunciamiento judicial que condene a la demandada, como infractora de las marcas litigiosas, a pagar a esta parte una indemnización del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, que es lo que reconoce, como canon mínimo y "en todo caso", cuando la infracción marcaria ha sido declarada judicialmente, el citado art. 43.5 de la Ley de Marcas.

» Y decimos que no hay obstáculo procesal para un condena judicial como la solicitada por esta parte, porque el artículo 219.3 LEC, en su inciso inicial, sólo prohíbe que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución, que es algo que mi representada no ha quebrantado porque no ha solicitado tal cosa al formular su pretensión en la demanda. Pero no "la condena a reserva, en su caso, de liquidación para un pleito posterior", ya que ese mismo precepto legal, en su inciso final, y la jurisprudencia anteriormente transcrita, la admite expresamente, al permitir que se condene al demandado al pago de una cantidad de dinero ilíquida (en este caso el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por la parte demandada, declarada judicialmente infractora, con los productos o servicios ilícitamente), quedando para un pleito posterior los problemas de determinación de esa cantidad.

» Como hemos visto, esta norma viene siendo aplicada sin ningún problema por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en procesos marcarlos como el presente, incluso de oficio. Y no es de extrañar, porque la inaplicación del artículo 219.3 LEC conduciría en todos aquellos casos donde la indemnización por infracción de marca no haya sido cuantificada ni sentadas las bases para ello a una denegación de justicia injustificada, que casa mal con la tutela judicial "efectiva" que garantiza el artículo 24.1 CE, al existir un precepto legal -el art. 219.3 último inciso- que permite en tales supuestos condenar al infractor judicialmente declarado al pago de la indemnización (en nuestro caso la prevista en el art. 43.5 LM- y remitir a un pleito posterior los problemas de determinación de esa cantidad».

2.-En el encabezamiento del motivo segundo del recurso de casación se alega la «infracción del artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no haber aplicado la sentencia recurrida dicha norma legal a pesar de que concurren en el presente caso los requisitos que a tal fin se exigen tanto dicho precepto legal como la jurisprudencia consolidada que lo interpreta, pues, en primer lugar, esta parte solicitó en la demanda, si bien que de forma subsidiaria, la correspondiente indemnización ex art. 43.5 LM por la parte actora en el escrito de demanda; en segundo lugar, la infracción marcaria que esta parte imputaba en la demanda a la parte demandada, ha sido declarada judicialmente en la sentencia impugnada, y, en tercer y último lugar, tal y como ha quedado evidenciado en el anterior motivo de casación, la infracción marcaria ha producido un perjuicio para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye también el enriquecimiento injustificado del infractor, derivado de la explotación comercial de los productos infractores, si bien, como veremos, este último requisito no viene impuesto por una doctrina legal, al no existir todavía dos sentencias de este Alto Tribunal en el mismo sentido, sino tan sólo una, reciente, de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que así lo exige, frente a varias anteriores que no. Al no aplicar el art. 43.5 LM, concurriendo todos los requisitos para ello, la sentencia recurrida no sólo vulnera el citado precepto legal sino también la jurisprudencia que recoge la suficiencia de esos requisitos para estimar la pretensión indemnizatoria [...]».

Al desarrollar el motivo, los recurrentes argumentan que concurren los requisitos para que proceda la indemnización prevista en el art. 43.5 LM: que se solicite la indemnización que reconoce el art. 43.5 LM y exista una previa infracción marcaria declarada judicialmente que haya producido un perjuicio para el titular de la marca, entendido en el sentido amplio que incluye también el enriquecimiento injustificado del infractor. Dado que la sentencia de segunda instancia en ningún momento cuestiona la existencia de daños y perjuicios producidos por la conducta infractora de la parte demandada, ni la prueba de los mismos, sino únicamente su cuantificación, procederá condenar a la parte demandada a pagar a la parte demandante, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, a reserva, en su caso, de liquidación para un pleito posterior, de conformidad con lo permitido en el artículo 219.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en aras a salvaguardar la efectividad de la tutela judicial que garantiza el art. 24.1 de la Constitución.

La estrecha relación entre uno y otro motivo aconseja su resolución conjunta.

3.-Decisión de la sala. La sentencia recurrida declara que la demandada ha infringido las marcas de que es titular el Sr. Inocencio. Y la desestimación de la última pretensión subsidiaria (que la demandada pague el 1% de la cifra de negocio obtenida con los productos ilícitamente marcados con dicho signo) no se debe a que la Audiencia Provincial considere que la infracción marcaria no ha causado un quebranto patrimonial (en el sentido amplio recogido en el art. 43 LM, que junto a indemnizaciones propiamente dichas basadas en criterios resarcitorios incluye otras partidas más propias de una condictiopor intromisión) sino a la falta de una actividad probatoria que haya permitido fijar la cuantía de la indemnización o unas bases sobre las que la indemnización pueda calcularse por una simple operación aritmética.

La cuestión, por tanto, se centra en determinar si una correcta intelección del art. 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite, una vez que se ha constatado la existencia de una infracción marcaria y que la misma ha causado daño al titular de la marca infringida, deferir el cálculo de la indemnización prevista en el art. 43.5 LM a ejecución de sentencia o, como pretenden los recurrentes en su recurso, a un litigio posterior.

4.-La jurisprudencia de esta sala, compendiada en la sentencia 1228/2023, de 14 de septiembre, ha declarado que la exégesis jurisprudencial de los arts. 209 y 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha identificado su ratio y ha subrayado la necesidad de hacer una interpretación flexible, que salvaguarde el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de las partes, superando las imprecisiones de su redacción.

Sobre la exigencia de congruencia en relación con la condena al pago del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, prevista en el art. 43.5 LM, así como la incidencia del art. 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de este pronunciamiento, también se ha pronunciado esta sala, aplicando el criterio flexibilizador del art. 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecido con carácter general en la jurisprudencia. En la sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, hemos declarado:

«Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

»Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

»De lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no infringe los arts. 216 (sobre principio de rogación) y 218.1 (sobre incongruencia), ambos de la LEC. En el cuerpo del motivo se cita también como infringido el art. 219 LEC, pero la alegación es anómala por cuanto debió efectuarse en motivo independiente, si bien, en cualquier caso, debe señalarse que la sentencia recurrida no conculca dicho precepto porque en modo alguno remite la cuantificación de la indemnización a ejecución de sentencia, y por otro lado nada obsta a hacer aquí la declaración y que la operación de liquidación del perjuicio declarado como cierto pueda tener lugar en un proceso ulterior, como ya entendió esta Sala en Sentencias de 10 de febrero y 2 de marzo de 2.009, núms. 49 y 95 respectivamente».

La última de las sentencias citadas ( sentencia 95/2009, de 2 de marzo), declara:

«La demanda, en la que la actora solicitó la condena de la demandada "a indemnizar daños causados... en cuantía a determinar en ejecución de sentencia" -conforme al criterio antes indicado- y la sentencia, en la que la demandada fue efectivamente condenada "a indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora en cuantía a determinar en ejecución de sentencia", no cumplieron lo que establece el artículo 219 -apartados 1 y 2- de la vigente Ley procesal, que imponía, a la demandante y al Tribunal que pronunció la condena, cuantificar "exactamente" el importe de la misma sin posibilidad de una determinación en ejecución de sentencia, salvo que se fijaran "claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación" y la misma "consista en una pura operación aritmética".

»Por hallarnos fuera de esos casos, procede, de conformidad con el artículo 219 -apartado 3- de la misma Ley Procesal, en ejercicio de funciones que de oficio asume este Tribunal, dejar sin efecto la reserva de liquidación en fase de ejecución y remitir a las partes a un proceso ulterior a fin de llevar a término en él las operaciones de liquidación del perjuicio declarado como cierto».

5.-Aplicando esta jurisprudencia al presente caso, debe concluirse.

i) Los demandantes solicitaron expresamente la condena a la demandada al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a la demandante como consecuencia de la infracción de sus marcas y, como último criterio indemnizatorio para fijar dicha indemnización, solicitaron que «se aplique el criterio del 1% de la facturación que sin prueba garantiza el art. 43.5. en caso de infracción».

ii) No concurren las circunstancias excepcionales en las que esta sala ha declarado la improcedencia de aplicar dicho criterio indemnizatorio cuando no ha existido daño, como las que concurrían en los casos objeto de las sentencias 516/2019, de 3 de octubre, y 1505/2025, de 28 de octubre, que declararon que «[a]unque esta regla [la del art. 43.5 LM] acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca».

iii) Que en el proceso no se haya determinado cuál sea el importe de esa indemnización ni las bases de su cálculo (más allá de la base prevista expresamente en la norma, que es «la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados», cuya definición legal se encuentra en el art. 35.2.II del Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, a la que ha de aplicarse el porcentaje del 1% previsto en la norma) no puede impedir que en la sentencia se contenga la condena genérica al pago de ese porcentaje de la cifra de negocios sin determinación de cuál sea su cuantía exacta (como ha hecho esta sala en ocasiones anteriores, por ejemplo en las sentencias 45/2014, de 19 de febrero, y 1506/2025, de 28 de octubre), y que, como se solicita expresamente en el recurso, los demandantes puedan promover un litigio posterior para el cálculo de la indemnización.

Hemos declarado ( sentencias 516/2019, de 3 de octubre, y 1505/2025, de 28 de octubre) que la regla del art. 43.5 LM tiene por finalidad «evitar que la falta de prueba le prive [al titular de la marca infringida] de una compensación económica» y la conclusión a la que llega la sentencia recurrida no es acorde con esta finalidad de la norma.

QUINTO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas de los recursos que han sido estimados, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas de primera instancia, la estimación de los recursos de los demandantes supone la estimación de la demanda, por lo que procede condenar a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

2.-Procédase a la devolución de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.