Sentencia Civil 214/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1612/2022 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

1.1. Cristobal se dedicaba a través de una sociedad a la comercialización de baúles y maletas desde 1957. Sus dos hijos, Ruperto y Olegario, después de haber formado parte de aquella sociedad, en 1973 se independizaron y constituyeron la sociedad DIRECCION002., dedicada a la misma actividad empresarial.

En 1983 Cristobal constituyó DIRECCION004., cuyo objeto social era la fabricación de artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería, y empleaba como signo distintivo tanto la denominación DIRECCION000 como también, a partir de 1985, la inicial « DIRECCION000».

Ruperto DIRECCION000 y Olegario DIRECCION000, que tras el fallecimiento de su padre Cristobal, habían quedado copropietarios de DIRECCION002. y de DIRECCION001., llegaron a un acuerdo en el año 1996 por el que se repartían el negocio. Entre otros extremos, Olegario DIRECCION000 se quedaba con DIRECCION002., para lo cual su hermano Ruperto le pasaba sus acciones, y Ruperto se quedaba con DIRECCION001., para lo cual su hermano Olegario le pasaba sus participaciones. Este acuerdo se plasmó en dos documentos, uno de 17 de enero de 1996 y otro de 22 de febrero de 1996. En ambos acuerdos se menciona expresamente que «los signatarios se comprometen a no crear confusión en lo relativo a los productos y las marcas comercializados que dependan del nombre común».

En el año 2017, DIRECCION004. traspasó toda su actividad empresarial a la sociedad DIRECCION001.

1.2. DIRECCION002 es titular de las siguientes marcas:

i) La marca de la Unión Europea MUE número 5.622.915, figurativa, solicitada el día 18 de enero de 2007 y concedida el día 19 de mayo de 2008, para designar productos de las clases 3, 9, 14, 18 (Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; Pieles de animales, cueros; Baúles y bolsas de viaje; Paraguas, sombrillas y bastones; Látigos, arnés y talabartería; Casos de agregados; Mochilas; Bolsas de playa; Estuches de tarjetas [estuches de notas]; Carteras de malla de cadena; Bolsos; Carteras; Bolsas; Carteras; Eslingas para llevar bebés; Asas para troncos; Cubiertas de paraguas; Estuches de tocador, no ajustados) y 25, con la siguiente representación gráfica:

ii) La marca internacional número 646.280, concedida el día 14 de noviembre de 2015 (con prioridad de 21 de julio de 1995), que designa a España, para distinguir productos de la clase 18 (maletas, baúles, monederos, estuches de viaje, baúles de viaje, cofres), mixta con la siguiente representación gráfica

iii) La marca internacional número 519.398, concedida el día 14 de enero de 1988, que designa a España y ampliada a la Unión Europea desde 19 de octubre de 2006, figurativa, y designa productos de la clase 18 (maletas, baúles, bolsas y bolsitos de todo tipo de materiales, de cualquier forma o tamaño; piel, cuero e imitaciones del cuero y todos los productos comprendidos en esta clase), con la siguiente representación gráfica:

1.3.Por su parte, DIRECCION004. (y luego DIRECCION001) era titular de las siguientes marcas:

i) La marca de la Unión Europea MUE núm. 9.693.094 (figurativa), registrada el día 24 de febrero de 2012 para distinguir productos y/o servicios de las clases 18 y 20, y que tiene la siguiente representación gráfica:

ii) La marca de la Unión Europea núm. 14.241.848 (figurativa), registrada el día 5 de mayo de 2018, para distinguir productos y/o servicios de las clases 3, 9 y 35, y que tiene la siguiente representación gráfica:

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, DIRECCION002 ejercitó frente a las demandadas ( DIRECCION004. y DIRECCION001., la acción de infracción de sus reseñadas marcas (MUE 5.622.915 y las dos marcas internacionales 646.280 y 519.398) fundada en: i) el riesgo de confusión, prevista en el artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, RMUE) y en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas ( LM); y ii) la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.2.c) RMUE y en el artículo 34.2.c) LM, en relación con los artículos 41 y siguientes LM, como consecuencia de la comercialización por las demandadas a partir del mes de septiembre de 2018 en determinados supermercados españoles (MAKRO, VALVI, SPAR y MERCAT GROS) y en la plataforma de Amazon () de maletas identificadas con el siguiente signo:

sin que estuvieran autorizadas para su uso, ni estuvieran amparadas con la marca titularidad de Baulificio MUE 14.241.848, al no designar productos de la clase 18, ni tampoco con la MUE 9.693.094, al no usar el signo registrado en las maletas comercializadas.

Además, DIRECCION002 y DIRECCION003, distribuidora oficial autorizada en España de los productos de la primera, ejercitan conjuntamente las acciones de competencia desleal frente a las demandadas, fundadas en los artículos 6 (actos de confusión) y 12 (actos de explotación de reputación ajena) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), por la aproximación deliberada e intencionada en la forma de presentación de las maletas que causa confusión en los consumidores y representa una conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de las actoras.

Sobre la base de lo anterior, la demanda pedía que se declarara su derecho exclusivo y excluyente al uso de sus marcas en el tráfico económico, la revocación de cualquier acuerdo, como el suscrito el día 17 de enero de 1996 que implique la explotación compartida en España de marcas que contienen el distintivo « DIRECCION000», solo o junto con otros elementos denominativos o figurativos, así como cualquier autorización o consentimiento que DIRECCION002 hubiera otorgado en el pasado a las demandadas con la misma finalidad, de tal manera que las demandadas carecen de derecho alguno para usar en España marcas confundibles con las de la actora. Subsidiariamente, respecto de la anterior pretensión, pedía que se declarase el incumplimiento, por las demandadas, del acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996, al extralimitarse en las facultades otorgadas en el mismo por no haber evitado la confusión en el mercado respecto de las marcas de la actora.

También pedía que previa declaración de la infracción de las marcas de la demandante, se condenara a las demandadas a cesar en la conducta infractora de las marcas; a retirar del tráfico y destruir los productos que incorporan los signos infractores; y a la indemnización a la demandante de los daños y perjuicios causados por la infracción de las marcas (regalía hipotética y, subsidiariamente,1% de la cifra de negocio).

Y previa declaración de la realización por las demandadas de los actos de competencia desleal denunciados, pedía que se les condenara a la cesación en los actos de competencia desleal y a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de competencia desleal (enriquecimiento injusto) cuya cuantificación se difiere para el trámite de ejecución de sentencia.

3.El juzgado desestimó la demanda. En primer lugar precisó lo que puede ser objeto de enjuiciamiento y desestimó las acciones de competencia desleal, en aplicación del principio de complementariedad relativa recogido por la jurisprudencia:

«(...) tal y como está planteada la demanda, en la que las acciones de competencia desleal se ejercitan de manera acumulada a las acciones de infracción marcaria, partiendo de unos mismos hechos para señalar que se analizan desde perspectivas distintas, la parte demandante no sólo parte de unos mismos hechos para la pretensión de infracción marcaria y de competencia desleal (esto es, una misma causa de pedir), sino que, además, contempla el desvalor de las acciones de competencia desleal de manera alternativa o subsidiaria a las acciones de infracción marcaria, es decir, no de manera autónoma, lo que implica que, conforme al "principio de complementariedad relativa", no puedan ser enjuiciadas en esta sentencia. No pueden serlo, porque al no contemplarse el desvalor o la antijuridicidad de las acciones de competencia desleal de una manera autónoma respecto de las acciones de infracción marcaria, sino de manera alternativa o subsidiaria (al basarse en la misma perspectiva jurídica es muy difícil distinguir la especificidad de las acciones de competencia desleal), queda imbuido el desvalor o antijuridicidad de las acciones de competencia desleal en el desvalor o antijuridicidad de las acciones de infracción marcaria. El desvalor o antijuridicidad que se dice de las acciones de competencia desleal queda agotado en las acciones de infracción marcaria».

Luego analizó el acuerdo de 1996, «en el que las partes acuerdan, dentro de un acuerdo de convivencia mercantil entre entidades mercantiles que surgen de un mismo tronco, de la empresa del padre de los hermanos Ruperto Olegario, en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, lo siguiente: "Las partes se comprometen a no crear confusión en los productos y en las marcas comercializadas en dependencia del nombre común". Es decir, el acuerdo no es del uso de las marcas " DIRECCION000" registradas con anterioridad al acuerdo del año 1996, sino que el acuerdo era respecto del uso del patronímico " DIRECCION000" en las marcas comercializadas de DIRECCION002 DIRECCION000 y DIRECCION000. Dicho de otro modo, el acuerdo no es sobre el uso de la marca anterior de DIRECCION002 DIRECCION000, sino sobre el uso no confusorio del término patronímico " DIRECCION000" en las marcas de DIRECCION000». Y concluyó:

«En consecuencia, no es aplicable la doctrina del asunto Martín y Paz Diffusion ( STJUE de 19 de septiembre de 2013, caso C-661/11), por cuanto que no estamos ante la prestación del consentimiento para utilizar una marca por un tercero, sino ante un acuerdo de convivencia pacífica de marcas, por lo que no es posible revocar ningún consentimiento respecto del uso del patronímico " DIRECCION000", por cuanto que el acuerdo no es del uso de la marca, sino de la convivencia del uso de dicho patronímico. De esta forma, siempre que el patronímico " DIRECCION000" se usara de manera pacífica en la marca " DIRECCION000" de DIRECCION000, no generando confusión en el consumidor final, el uso del patronímico estaba amparado por un acuerdo de convivencia de marcas. Es decir, no es posible revocar ningún consentimiento para el uso de las marcas de la parte demandante, pues no se ha dado dicho consentimiento».

Finalmente, realizó el juicio de confusión y desestimó que hubiera existido infracción de las marcas de la demandante, con una argumentación de la que extractamos lo siguiente:

«(...) el empleo del término " DIRECCION000" en la marca de la parte demandada no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de las acciones de infracción marcaria, debiendo valorarse si el empleo de la letra " DIRECCION000", signo gráfico, genera o no confusión en el consumidor final, respecto del empleo del signo gráfico " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000.

»(...) dado que el uso del patronímico " DIRECCION000", como han indicado numerosas resoluciones judiciales, ha sido pacífico durante el tiempo, la fuerza distintiva de los signos en conflicto se concentra en las letras " DIRECCION000" y " DIRECCION000" de éstos. En este sentido, debe recordarse que se trata de signos gráficos, y que la STS de 9 de mayo de 2016 señala que "Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores (...). En esa visión de conjunto de los signos gráficos o figurativos que hemos de hacer, predomina la fuerza distintiva de las letras " DIRECCION000" y " DIRECCION000", ya que el término " DIRECCION000" se ha utilizado de forma pacífica durante años, y no puede ser percibida por los consumidores como distintivo del origen empresarial de un producto. Ahora bien, el análisis de los gráficos no puede efectuarse de forma parcial, y desde luego no puede efectuarse como si se tratara de un signo denominativo, por cuanto que lo que ha adquirido preponderancia es su aspecto gráfico.

»(...) desde un punto de vista gráfico, existen importantes diferencias entre las letras " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000 y la letra " DIRECCION000" de DIRECCION000, por cuanto que, además de existir una letra más y el trazo de la " DIRECCION002" es muy llamativo para el consumidor final, la primera " DIRECCION000", la de DIRECCION002 DIRECCION000, está inclinada hacia la derecha, haciendo un lado de la "V", mientras que en el caso de la letra " DIRECCION000" de DIRECCION000, no está inclinada; en el caso de la " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000, el grosor de la letra es más o menos unánime, mientras que el grosor de la letra " DIRECCION000" en el caso de DIRECCION000 varía, siendo mayor el grosor de la parte de arriba de la letra, que el grosor de la parte de abajo; la impresión de conjunto de la letra " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000 es de estaticidad o solidez, mientras que la " DIRECCION000" de DIRECCION000 da una impresión de dinamismo o movimiento, como si se tratara de un hombre saltando. Lo anterior también puede afirmarse respecto de las marcas de DIRECCION000 actualizadas de la triple erre, en el que la " DIRECCION000" central ahora no es roja, sino amarilla.

«(...) la convivencia en el mercado de las marcas en conflicto, durante largo tiempo, permite afirmar que el consumidor final se ha familiarizado con ambas marcas, y que, por tanto, distingue perfectamente la procedencia empresarial de ambas marcas, por lo que no puede afirmarse que exista riesgo de confusión».

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las demandantes y la audiencia provincial desestima el recurso.

4.1.La sentencia de apelación rechaza la primera alegación de los apelantes, basada en la aplicación de la doctrina establecida en la STJUE de 19 de septiembre de 2013 al acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996, de modo que la revocación de la autorización concedida inicialmente por DIRECCION002 impediría a las demandadas el uso de signos confundibles con las marcas de la actora. La audiencia provincial entiende que «el acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996 no autoriza a DIRECCION001 a explotar en forma compartida las marcas preexistentes de DIRECCION002, sino que permite utilizar a ambas mercantiles el patronímico común " DIRECCION000" al tiempo que les impone la obligación de no causar confusión con las marcas utilizadas para designar sus respectivos productos». Esta conclusión precedida del siguiente razonamiento:

«1) El acuerdo no contiene ninguna autorización o consentimiento de Don Olegario DIRECCION000, como Administrador de DIRECCION002, para explotar de forma compartida las marcas preexistentes de esta mercantil, en especial, de la marca internacional 664.280. El objeto de este acuerdo es la relación empresarial futura entre las empresas que a partir de ese momento serán gestionadas de forma independiente por cada uno de los hermanos.

»2) Al no haber autorizado o consentido el uso compartido de marcas de titularidad exclusiva de DIRECCION002 no puede ésta revocar posteriormente mediante el requerimiento de 7 de septiembre de 2018 esa autorización o consentimiento para recuperar el ius prohibendide sus marcas preexistentes.

»3) En relación con las marcas se acordó que en su gestión empresarial futura no se produjera confusión "en las marcas comercializadas bajo la denominación común."La "denominación común" no puede ser otra que " DIRECCION000" pues es el apellido de los dos hermanos que suscriben el documento y este término también forma parte de la denominación social de las mercantiles que pasan a administrar cada uno de ellos de forma independiente. En definitiva, en el referido documento se acuerda el uso compartido en pie de igualdad del patronímico " DIRECCION000" como distintivo de sus productos pero las marcas que lo contengan no deben causar confusión a sus destinatarios».

4.2.Luego, la sentencia de apelación realiza el juicio de confusión y concluye que «la disparidad de los signos en liza impide que se produzca riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción». Del razonamiento seguido para llegar a esta conclusión extraemos lo siguiente:

«Si ya hemos dicho que las demandadas estaban autorizadas a utilizar el elemento denominativo " DIRECCION000", habrá que comparar el resto de los elementos de las tres marcas registradas de DIRECCION002

»con el signo utilizado por la demandada en las etiquetas de las dos maletas aportadas a los autos por las partes (documento número 18 de la demanda y 15.bis de la contestación):

»El elemento gráfico adicional que acompaña al denominativo " DIRECCION000" es manifiestamente distinto en los signos en liza dando por reproducidas las diferencias cromáticas, la configuración y composición y la impresión de conjunto que se refieren en el parágrafo 26.e) de la Sentencia de instancia, coincidentes con las expuestas también en la Sentencia del Tribunal de Venecia-Sección especializada en materia de propiedad industrial e intelectual de 20 de noviembre de 2009 (documento número 12 sixsies de la contestación).

»Además, hemos de destacar que el elemento gráfico de las etiquetas es coincidente con el signo de la MUE número 9.693.094, de la que es titular BAULIFICIO que designa productos de la clase 18 (Baúles; Baúles; Bolsas; Bolsitos; Maletas con cuatro ruedas; Neceseres de belleza; Maletas (de viaje); Valijas diplomáticas, maletas y baúles de aluminio y similares, maletas con ángulos plastificados; Bolsos de mano; Zurrones; Maletas de viaje de cuero; Riñoneras; Saquitos de cuero) que goza de la presunción de validez ( artículo 127.1 RMUE) y, ampara a las demandadas en su uso legítimo en el tráfico al no constar en la demanda que el uso de este concreto signo infrinja las marcas de DIRECCION002.

»La apelante alega que el signo usado en la parte frontal y en las asas metálicas de las maletas no estaría amparado en la MUE 9.693.094 porque difiere sustancialmente del signo registrado:

»Estamos ante un uso efectivo de la MUE 9.693.094 según dispone el artículo 18.1.a) RMUE porque se trata de un uso en una forma diferente pero que no altera el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de " DIRECCION000" sobre un recuadro.

»Además, las demandadas han acreditado que venían utilizando el elemento denominativo " DIRECCION000" como elemento característico de su signo distintivo junto con el patronímico " DIRECCION000" desde 1985 y que esa circunstancia era conocida por DIRECCION002».

4.3.La sentencia de apelación también rechaza la infracción basada en la especial protección de las marcas renombradas por las siguientes razones:

«i) una vez excluido el elemento denominativo " DIRECCION000" en virtud del acuerdo de 17 de enero de 1996, la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares o lo que es denominado como "vínculo" en la STJUE de 18 de junio de 2009 (C-487/07); ii) no consta el parasitismo u obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas de DIRECCION002 porque ya hemos manifestado que las mercantiles de este litigio acordaron desarrollar su actividad empresarial de forma independiente y los signos utilizados para designar sus productos no son confusorios; iii) en cualquier caso, el uso de los signos por las demandadas estaría amparada por una "justa causa" a la que se refiere la STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-65/12) como es el acuerdo de 17 de enero de 1996 que sentó las bases para una convivencia pacífica en el mercado de las mercantiles cuyos administradores lo suscribieron».

4.4.Finalmente, confirma la procedencia de la desestimación de las acciones de competencia desleal, al entender correctamente aplicada la doctrina de la complementariedad relativa.

5.Frente a la sentencia de apelación, las demandantes formulan un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y un recurso de casación articulado en ocho motivos.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «por infracción del artículo 24.1 CE, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda, por resultar inconstitucionales, el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, defectos en los que incurre la Sentencia recurrida al ignorar los documentos en los que esta parte expone y constata la infracción de marca denunciada (Documentos 16 y 17 de la demanda). Como es de ver en dichos documentos, que contienen, respectivamente, los requerimientos remitidos a ciertos establecimientos comerciales y la correspondiente prueba de compra de un producto infractor (maleta de viaje), la infracción denunciada se manifiesta en una plasmación muy concreta del signo DIRECCION000 utilizado por la demandada. La Sentencia recurrida yerra de forma manifiesta al comparar las marcas prioritarias de la actora con los signos registrados de las recurridas, y no con la concreta plasmación de dichos signos que reflejan los Documentos 16 y 17 de la demanda».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

«(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados».

El error notorio o la arbitrariedad en la valoración que se denuncia se refiere a una valoración jurídica, en concreto, al juicio de confusión realizado por la audiencia provincial, que según los recurrentes compara «las marcas prioritarias de la actora con los signos registrados de las recurridas, y no con la concreta plasmación de dichos signos». No se impugna la valoración de la prueba practicada para la determinación de los hechos, sobre los que se apoya la valoración jurídica, sino sobre esta valoración jurídica, cuya impugnación debería realizarse, en su caso, a través del recurso de casación.

TERCERO. Motivos primero y segundo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos.Por su conexión, ambos motivos, el primero y el segundo, serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo primerose funda en la «infracción de la doctrina del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 672/2016 de 16 de noviembre (RJ 2016\5834) y la Sentencia Núm. 314/2004 de 13 abril (RJ 2004\2619) la cual, en relación con el artículo 1.583 CC, consagra la facultad de desistir de un acuerdo u obligación de duración indefinida. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al negarse a reconocer que, mediante carta de 7 de septiembre de 2018 (Documento 11 de la demanda), DIRECCION002 ha revocado el consentimiento/su autorización prestada en el acuerdo del año 1996 para el uso compartido del patronímico DIRECCION000, lo que motiva la ineficacia de dicho consentimiento/autorización y, teniendo en cuenta la preexistencia de marcas registradas a favor de DIRECCION002 que incluyen dicho término, implica la consiguiente recuperación de la plenitud del ius prohibendiínsito en sus registros de marca anteriores».

En el desarrollo del motivo, el recurso razona por qué «la Sentencia recurrida conculca la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que prohíbe las obligaciones a perpetuidad por ser contrarias a la naturaleza misma de la relación obligatoria, al constituir una limitación a la libertad que debe presidir la contratación». En concreto, argumenta que:

«Aun cuando se considere que DIRECCION002 no prestó ningún consentimiento, sino que, mediante dicho acuerdo, ambas partes validaron y aceptaron el uso compartido del signo DIRECCION000, ello no es óbice para que una de las partes pueda retroceder, retirar o dejar sin efecto la voluntad manifestada en el acuerdo, en aplicación del principio consagrado en las Sentencias que entendemos violadas por la Audiencia Provincial de Alicante. En este sentido, si se acogiera la tesis de la Sentencia recurrida, esta parte se vería forzada a estar vinculada de forma indefinida a un acuerdo u obligación que trae causa exclusivamente de la voluntad manifestada en un determinado momento, cuando dicha voluntad ha perdido su validez por mor de la revocación efectuada, conculcando por lo tanto la libertad contractual de DIRECCION002».

1.2.El motivo segundose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 294/2012 de 18 mayo (RJ 2012\6358), la Sentencia Núm. 502/2018 de 19 septiembre (RJ\2018\4227) y la Sentencia Núm. 455/2019 de 18 julio (RJ\2019\3599), referida a los artículos 1.281, 1.282 y 1.285 CC y que consagra una interpretación finalista y sistemática de los contratos privados. La Sentencia recurrida establece que el acuerdo de fecha 17 de enero de 1996 (Documento 8 de la demanda) no comprende consentimiento alguno atinente a los derechos de marca prioritarios de DIRECCION002 que sea susceptible de revocación, sino más bien una autorización para que ambas partes puedan utilizar el patronímico DIRECCION000 en el tráfico de forma paritaria. La exégesis literalista realizada por la Audiencia Provincial resulta ilógica, irracional o arbitraria y pugna frontalmente con la verdadera voluntad de las partes expresada en la letra del acuerdo y, sobre todo, en los actos previos, coetáneos y posteriores (señaladamente el registro de la marca internacional DIRECCION000 consolidada por DIRECCION002 con anterioridad al acuerdo en cuestión) y la globalidad del acuerdo, del que necesariamente se deriva el consentimiento de DIRECCION002 a no ejercitar frente a las recurridas el ius prohibendiínsito en sus registros de marca prioritarios».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Los dos motivos impugnan la interpretación que la sentencia recurrida ha hecho del acuerdo de 17 de enero de 1996, concertado entre los hermanos Olegario y Ruperto DIRECCION000, en relación con el uso de los signos distintivos. En el caso del motivo segundo, porque entiende que la interpretación realizada por la audiencia provincial no es acorde con los criterios de interpretación finalista y sistemática previstos en los artículos que se denuncian infringidos. Y en el caso del primer motivo porque, en todo caso, no se le puede negar a la demandante la facultad de desistir del acuerdo.

Hemos de partir, como en otras ocasiones, de la jurisprudencia de esta sala sobre el alcance de la revisión en casación de la interpretación realizada en la instancia, contenida entre otras en la sentencia 57/2024, de 18 de enero:

«(...) la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, que ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario ( sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo). El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( sentencias 198/2021, de 26 de marzo, y 1577/2023, de 15 de noviembre, y las muchas que en ellas se citan)».

En consecuencia, como recuerda la sentencia 1106/2025, de 10 de julio, «ha de quedar fuera del ámbito de la casación toda revisión del resultado de la labor de investigación del sentido jurídicamente relevante de las declaraciones de voluntad que resulte respetuoso con los imperativos legales que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea el único significado admisible conforme a ellos. Lo que se traduce en que siempre que aquellas normas hayan sido respetadas, el recurso de casación no permite decidir cuál es la interpretación del contrato que parece mejor o más adecuada a las circunstancias del caso, porque tal tipo de conclusión excedería del ámbito propio del recurso extraordinario y significaría, no un control de legalidad, sino una intromisión en funciones que corresponde ejercer a los tribunales de las instancias».

3.En segundo lugar, a la hora de revisar la interpretación realizada en la instancia por la denunciada infracción de las reseñadas normas legales sobre interpretación hemos de tener en cuenta también la doctrina de esta sala sobre el sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, contenida entre otras, en la sentencia 57/2024, de 18 de enero:

«Respecto del sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, el principio rector de la labor interpretativa es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes, que se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática ( art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

»No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. Y cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas")».

4.En nuestro caso, la interpretación realizada por la sentencia de apelación del acuerdo de 17 de enero de 1996, vinculado al posterior acuerdo de 22 de febrero de 1996, parte de la dicción literal y es acorde con la voluntad de las partes, a la vista de la totalidad de lo convenido.

El acuerdo está concertado por los dos hermanos DIRECCION000, Ruperto y Olegario, que hasta entonces participaban en la explotación de un negocio relacionado con la comercialización de maletas de viaje y otros productos vinculados, a través de varias sociedades en las que tenían participación, negocio que provenía del comenzado en su día por su padre Cristobal. En el acuerdo se reparten el control de las sociedades, para lo cual convienen en transmitirse participaciones y acciones para que, en lo que ahora interesa, DIRECCION001 quedara bajo el control de Ruperto DIRECCION000 y DIRECCION002 DIRECCION000 bajo el control de Olegario DIRECCION000. En el contexto de este reparto, se entiende la cláusula primera del acuerdo de 17 de enero de 1996, que se reitera en el apartado 11 del acuerdo de 22 de febrero de 1996:

«Los signatarios se comprometen a no crear confusión en lo relativo a los productos y las marcas comercializados que dependen del nombre común».

El nombre común es DIRECCION000, que coincide con el apellido común de Ruperto y Olegario y es el elemento común de las dos sociedades ( DIRECCION001 y DIRECCION002 DIRECCION000).

La conclusión alcanzada en la sentencia recurrida de que las partes acuerdan «el uso compartido en pie de igualdad del patronímico DIRECCION000 como distintivo de sus productos, pero las marcas que lo contengan no deben causar confusión a sus destinatarios», consideramos que responde a la finalidad perseguida por las partes, a la vista de la totalidad del acuerdo (el reparto del negocio a través de las sociedades) y de los antecedentes (ambos hermanos eran copropietarios de esas sociedades y participaban en pie de igualdad en los negocios).

Esta conclusión, es acorde con el hecho de que DIRECCION002 DIRECCION000 fuera titular, en aquel momento, de la marca internacional figurativa que contenía la denominación DIRECCION000, pues el conjunto de ambos acuerdos (de 17 de enero y 22 de febrero de 1996), estrechamente vinculados, llevaba a repartirse las sociedades, de modo que si Ruperto cedía el 50% de DIRECCION002 DIRECCION000, que ya era titular de la marca internacional DIRECCION000, se hacía con el acuerdo de que tanto uno como otro hermano podía emplear el termino común DIRECCION000, que por ser renombrado en el mercado de las maletas, tenía un especial valor. Es lógico que las partes expresamente previeran el uso común del elemento común, que no puede ser otro que DIRECCION000, tras la reasignación del control de las sociedades.

5.No cabe invocar la infracción del art. 1583 CC, que impide que alguien pueda obligarse a prestar servicios sin tiempo fijo, pues el acuerdo alcanzado entre las partes no es un arrendamiento de obra y servicios. El acuerdo alcanzado entre las partes, de naturaleza compleja, contiene trasmisión recíproca de activos, con una finalidad determinada, la distribución de las sociedades dedicadas al negocio de comercialización de maletas y otros productos vinculados, de modo que ambas partes del acuerdo puedan seguir usando el elemento común (la denominación DIRECCION000), pero con el compromiso de evitar la confusión. El acuerdo presupone el reconocimiento por ambas partes de que las dos tienen derecho a emplear la denominación DIRECCION000, pero no, como consideraban los demandantes que era DIRECCION002 DIRECCION000 quien había cedido un previo derecho que sólo a ella le correspondía.

En cualquier caso, en un acuerdo o convenio como el alcanzado por las partes, ninguna de ellas tenía derecho a un desistimiento unilateral para dejar sin efecto lo convenido.

CUARTO. Motivo tercero del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la «infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida en la Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2013 en el asunto C-661/11 (Martin y Paz Diffusion) que reconoce la facultad que asiste al titular de una marca registrada de revocar el consentimiento a la explotación conjunta de un signo que pueda suponer un conflicto con dicha marca. La Sentencia recurrida interpreta de forma incorrecta las enseñanzas del TJUE en esa Sentencia al negarse a equiparar el contenido de la carta de fecha 7 de septiembre de 2018 (Documento 11 de la demanda) con una revocación del consentimiento prestado por DIRECCION002 mediante el acuerdo con la adversa en el año 1996, lo que le permite recuperar el ius prohibendiínsito en sus registros de marca anteriores».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo porque incurre en un defecto grave de formulación, ya que en su encabezamiento no denuncia la infracción de ninguna norma legal, sino que denuncia la infracción de una doctrina jurisprudencial, en este caso contenida en una sentencia del TJUE, que si bien podría justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida (aplicable al caso).

Conforme al art. 477.1 LEC, sea cual sea la vía seguida, el recurso de casación «habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso». Esta previsión legal se traduce en que, como declaramos en la sentencia 108/2017, de 17 de febrero:

«en la formulación del motivo de casación hay una exigencia mínima e ineludible que es la identificación de la norma o normas que resultaban aplicables en la resolución de las cuestiones objeto de controversia».

En este momento la causa de inadmisión se convierte en motivo de desestimación.

QUINTO. Motivos cuarto y quinto del recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Por su conexión, ambos motivos (cuarto y quinto), que impugnan el juicio de confusión realizado por la audiencia, y denuncian la infracción de los mismos preceptos ( artículos 9.2.b] RMUE y 34.2.b] LM), serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo cuartose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 100/2016 de 25 febrero (RJ 2016\811) y la Sentencia Núm. 101/2016 de 25 febrero (RJ 2016\620), que interpreta los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM en lo que hace al análisis comparativo de los signos en disputa. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que en materia de infracción el objeto de la comparación está conformado por el derecho prioritario y la concreta plasmación del signo infractor en los productos controvertidos. La Sentencia recurrida ignora esta pacífica doctrina al contrastar los derechos prioritarios de DIRECCION002 con las marcas registradas de las recurridas, en lugar de con la concreta plasmación en los productos controvertidos tal y como ha sido denunciado en la demanda».

En el desarrollo del motivo completa su argumentación en el siguiente sentido:

«(...) yerra la Sentencia recurrida al comparar los registros de DIRECCION002 con los de las recurridas, eliminando el signo DIRECCION000 de la ecuación. La doctrina jurisprudencial es monolítica al afirmar que en materia de infracción el análisis ha de centrarse, en su conjunto, en los signos plasmados en los productos efectivamente comercializados en el tráfico. La Sentencia recurrida compara (de forma parcial, al excluir el término DIRECCION000) los registros de DIRECCION002 con los elementos gráficos de las marcas registradas por las recurridas y se limita a reseñar que los signos efectivamente empleados en el tráfico (sobre los que verdaderamente recae la acción de infracción entablada por DIRECCION002) no alteran el carácter distintivo de las marcas registradas, lo que determina un uso efectivo de las mismas».

1.2.El motivo quintose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 95/2014 de 11 marzo (RJ 2014\2245) y la Sentencia Núm. 151/2017 de 2 marzo (RJ 2017\671), que interpreta los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM en lo que hace al análisis comparativo de los signos en disputa. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que la aproximación a los signos enfrentados ha de hacerse desde una visión de conjunto teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes. La Sentencia recurrida ignora este axioma al centrar su examen en la vertiente gráfica de los elementos DIRECCION000 y DIRECCION000, excluyendo elementos relevantes como la denominación DIRECCION000 (presente en ambos signos) y la identidad aplicativa abiertamente reconocida».

Y en el desarrollo del motivo razona lo siguiente:

«La Sentencia recurrida reconoce sin ambages en el Fundamento de derecho Cuarto que "no existe duda sobre la identidad aplicativa porque en ambos casos se utilizan los signos para identificar maletas y artículos de viaje".Sin embargo, no se aplica ni se invoca el conocido principio de la interdependencia (un menor grado de similitud entre los signos puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre los productos designados).

»En lo que hace al análisis de los signos enfrentados, la Audiencia Provincial contrae su análisis a los elementos gráficos porque, según afirma, las demandadas están autorizadas a utilizar el término DIRECCION000 por efecto del tantas veces aludido contrato de 1996.

»Con el debido respeto, este modo de proceder no resulta ajustado a derecho ya que implica un análisis parcial, analítico y atomizado que es irreconciliable con la doctrina que hemos expuesto. Que la adversa tenga derecho a emplear el patronímico DIRECCION000 (lo que admitimos solamente a efectos dialécticos) no excluye que tenga que valorarse dicho elemento en el análisis global del riesgo de confusión. El Tribunal podrá darle mayor o menor peso en su análisis de conjunto, lo que no puede hacer es excluir un aspecto perceptible y relevante por el mero hecho de que la adversa esté amparada contractualmente a su utilización».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Ambos motivos denuncian la infracción del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea RMUE), en relación con la marca de la UE, y del artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas de 2001 (LM), respecto de las marcas españolas. Estos artículos regulan el alcance de la protección del titular de las marcas de la UE y nacionales frente al uso de signos distintivos por parte de terceros que puedan generar riesgo de confusión.

Así, conforme al art. 9.2.b) RMUE dispone lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: [...]

»b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Y de forma equivalente para las marcas nacionales el art. 34.2.b) LM dispone lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: [...]

»b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Esta regulación nacional es equivalente al art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (actual art. 10.2.b) de la Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre), razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto.

3.Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y reiterada por otras posteriores, entre ellas las sentencias 497/2017, de 13 de septiembre, y 775/2021, de 10 de noviembre, que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y muchas otras posteriores. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)».

4.En nuestro caso es cierto que la comparación debe realizarse entre las marcas de la demandante, tal y como las tiene registradas (reseñadas en el apartado 1.2. del primer fundamento jurídico) y los actos que se denuncian infractores, esto es, el empleo de los signos distintivos por las demandadas. Y partiendo de la consideración de que los demandados han empleado estos signos para distinguir los mismos productos para los que los demandantes tienen registradas sus marcas.

Las marcas de la demandante son tres marcas figurativas, que contienen las siguientes imágenes:

Y los signos empleados por las demandadas, que la demandante denuncia infractores de sus marcas son los siguientes:

Sin perjuicio de que no puede obviarse que la demandada era titular de una marca figurativa (MUE 9.639.094), registrada también para distinguir estos productos (de la clase 18), con la siguiente representación gráfica:

El razonamiento seguido por la audiencia provincial para justificar que el uso no infringe las marcas de las demandantes nos parece correcto, porque parte de la consideración de que el elemento preponderante del signo empleado es la denominación DIRECCION000, que la demandada estaba legitimada a usar tanto como la demandante, por haberse convenido así en el acuerdo de 1996. Y el signo que acompaña a la denominación DIRECCION000 es una « DIRECCION000» con una grafía que, aunque no sea exactamente igual al signo registrado como marca por la demandada (MUE 9.639.094), no deja de ser un uso efectivo que «no altera el carácter distintivo de esa marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de " DIRECCION000" sobre un recuadro».

El juicio de confusión realizado por la Audiencia no deja de ser una valoración global de los signos, sin perjuicio de que a estos efectos no tenga relevancia la identidad del elemento denominativo « DIRECCION000» en los signos confrontados, pues ambas partes, como hemos visto, tienen derecho a emplearlo. Razón por la cual lo importante en este caso es ver si el resto de los elementos, en este caso la grafía de la DIRECCION000 y de la DIRECCION000, contribuyen por sí a que globalmente se genere en el consumidor medio un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos marcados. Dicho de otro modo, siendo claro un riesgo de confusión por el empleo de la denominación « DIRECCION000», en la medida en que ambos tienen derecho a usarlo, es lógico que se centre el juicio de confusión en los otros elementos, junto con la composición o disposición gráfica de estos elementos.

SEXTO. Motivos sexto y séptimo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Por su conexión, ambos motivos (sexto y séptimo), que impugnan la valoración realizada por la audiencia provincial de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas, y denuncian la infracción de los mismos preceptos ( artículos 9.2.c] RMUE y 34.2.c] LM), serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo sextose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 505/2012, de 23 de julio (RJ 2012, 9002) y la Sentencia Núm. 95/2014 de 11 marzo (RJ 2014\2245), que interpreta los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM en lo que hace a los presupuestos para la apreciación de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que el grado de similitud entre los signos enfrentados no ha de tener la intensidad requerida para la apreciación del riesgo de confusión, siendo suficiente la existencia de un mero "vínculo" entre los signos en liza. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al equiparar el requisito del "vínculo" con un grado de similitud generador de confusión».

En el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

«La Sentencia recurrida conculca la anterior doctrina al equiparar los requisitos de la apreciación del riesgo de confusión (más exigentes) al terreno de la protección reforzada de las marcas notorias/renombradas. Este excesivo rigor y desenfoque ha conducido al Tribunal a quo a desestimar la protección reforzada de las marcas de DIRECCION002. Si la Audiencia Provincial hubiera aplicado debidamente la doctrina del Tribunal Supremo, el signo de la Sentencia de apelación hubiera sido muy distinto pues resulta indiscutible (i) que entre los signos en liza existe cuando menos el nexo o vinculación (al menos en lo que hace a los signos empleados en la parte exterior de las maletas y las asas de las recurridas que la Audiencia Provincial reconoce como próximos a las marcas de DIRECCION002) que marca la doctrina del Tribunal Supremo y el TJUE y (ii) que la adversa ha obtenido una ventaja desleal por el vínculo que los consumidores establecen con las marcas de DIRECCION002 (aspecto más que evidente ante la incapacidad de la adversa de proporcionar la más mínima prueba sobre la proyección y fama de sus marcas y productos)».

1.2.El motivo séptimose basa en la «infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida, entre otras, en la Sentencia de 6 de febrero de 2014 en el asunto C-65/12 (Red Bull) sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas reconocida en los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina cuando afirma que el acuerdo del 17 enero de 1996 le confiere a la demandada una "justa causa" para utilizar sus signos. Esta conclusión conculca gravemente esta doctrina ya que el meritado acuerdo establece de forma diáfana que las partes no podrán utilizar sus signos de forma confusoria y la adversa ha incumplido este compromiso».

En el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

«La adversa no puede amparar el uso de sus marcas en el contrato de enero de 1996 desde el momento en que ha inobservado el compromiso de no generar confusión con las marcas de DIRECCION002. Este compromiso ha de entenderse en términos amplios como comprensivo de cualesquiera motivos de infracción de las marcas prioritarias de esta parte. Es decir, las recurridas habrán incumplido este compromiso tanto si se ha generado riesgo de confusión, como si ha habido un aprovechamiento de la notoriedad/renombre de las marcas de DIRECCION002, aspectos debidamente desarrollados en los anteriores motivos de nuestro recurso, a los que nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Conviene advertir que la sentencia de apelación rechaza la especial protección de las marcas renombradas por tres razones: i) excluido el elemento denominativo « DIRECCION000», la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que se genere entre ellos un vínculo; ii) «no consta el parasitismo u obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas de DIRECCION002»; y iii) porque, en cualquier caso, «el uso de los signos por las demandadas estaría amparada por una "justa causa" a la que se refiere la STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-65/12) como es el acuerdo de 17 de enero de 1996 que sentó las bases para una convivencia pacífica en el mercado de las mercantiles cuyos administradores lo suscribieron».

La primera razón sería suficiente para desestimar esta pretensión (basada en la especial protección de las marcas renombradas), pues conforme a la jurisprudencia de esta sala, en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario que, además del carácter renombrado de la marca del demandante, que los signos distintivos empleados por las demandadas generen en el consumidor medio un vínculo con la marca renombrada, que a su vez haya propiciado una ventaja desleal o la merma de distintividad o renombre de la marca del demandante.

La especial protección de la marca renombrada se regula en el art. 34.2.c) LM, que constituye una trasposición del art. 5.2 de la Directiva de marcas, precepto que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de Justicia de la Unión Europea. Esta sala, sobre la base de las directrices marcadas por el TJUE, ha establecido la siguiente jurisprudencia, contenida en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, que en lo que ahora interesa sigue vigente tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre:

«Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

»En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

»Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

»Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding'- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre"».

De acuerdo con esta doctrina, para que pueda surtir efecto esta especial protección de las marcas renombradas es necesario, aparte de la acreditación del renombre de la marca, que los signos distintivos empleados por la demandada generen un vínculo, que como hemos visto se traduce en una evocación de la marca renombrada.

La sentencia recurrida ha negado que se genere ese vínculo, tras advertir que al realizar este análisis no puede ser tenida en consideración la denominación « DIRECCION000», en la medida en que ambos tienen derecho a su uso. De tal forma que descartado en la comparación este elemento, desde la perspectiva de un tribunal de casación, no encontramos razones para contradecir la valoración realizado por la audiencia cuando entiende que «la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares o lo que es denominado como "vínculo" (...)». En efecto, si hacemos abstracción del término « DIRECCION000», la diferente grafía de la DIRECCION000 de la marca de la demandante y la DIRECCION000 de los signos empleados por las demandadas no genera la pretendida evocación, razón por la cual no resulta de aplicación el art. 34.2.c) LM, ni su equivalente en el Reglamento de la marca de la UE, el art. 9.2.c). Sin que en consecuencia sea necesario analizar el resto de los requisitos (el aprovechamiento desleal del renombre de la demandante), ni tampoco la tercera razón, adicional, de la «justa causa».

SÉPTIMO. Motivo octavo del recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 450/2015, de 2 de septiembre (RJ 2015\4745) y la Sentencia Núm. 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014\2245), que interpreta el principio de complementariedad relativa en materia de competencia desleal. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al concluir que las acciones marcarias y concurrenciales desplegadas por DIRECCION002 se fundan en unos mismos hechos y combaten un mismo desvalor. Sin embargo, no existe tal coincidencia porque, por un lado el análisis comparativo de las acciones de competencia desleal parte de la concreta presentación de los productos de la actora, mientras que el análisis de las acciones marcarias parte de los registros marcarios de DIRECCION002, como no podía ser de otra forma y; por otro lado, el desvalor de los dos tipos de acciones es diferente, siendo que las acciones marcarias pretenden reafirmar el ius prohibendide las marcas registradas de DIRECCION002 y las acciones de competencia desleal aspiran a reprimir una aproximación indebida a su forma de presentación en el mercado».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo porque vuelve a incurrir en un defecto grave de formulación, ya que en su encabezamiento no denuncia la infracción de ninguna norma legal, sino que denuncia la infracción de una doctrina jurisprudencial, en este caso la relativa al principio de complementariedad relativa que rige la relación entre las normas marcarias y las normas de defensa de la competencia, que si bien podría justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida (aplicable al caso).

OCTAVO. Costas.

1.Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas ocasionadas por cada uno de estos dos recursos, en aplicación de lo prescrito en el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

1.1. Cristobal se dedicaba a través de una sociedad a la comercialización de baúles y maletas desde 1957. Sus dos hijos, Ruperto y Olegario, después de haber formado parte de aquella sociedad, en 1973 se independizaron y constituyeron la sociedad DIRECCION002., dedicada a la misma actividad empresarial.

En 1983 Cristobal constituyó DIRECCION004., cuyo objeto social era la fabricación de artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería, y empleaba como signo distintivo tanto la denominación DIRECCION000 como también, a partir de 1985, la inicial « DIRECCION000».

Ruperto DIRECCION000 y Olegario DIRECCION000, que tras el fallecimiento de su padre Cristobal, habían quedado copropietarios de DIRECCION002. y de DIRECCION001., llegaron a un acuerdo en el año 1996 por el que se repartían el negocio. Entre otros extremos, Olegario DIRECCION000 se quedaba con DIRECCION002., para lo cual su hermano Ruperto le pasaba sus acciones, y Ruperto se quedaba con DIRECCION001., para lo cual su hermano Olegario le pasaba sus participaciones. Este acuerdo se plasmó en dos documentos, uno de 17 de enero de 1996 y otro de 22 de febrero de 1996. En ambos acuerdos se menciona expresamente que «los signatarios se comprometen a no crear confusión en lo relativo a los productos y las marcas comercializados que dependan del nombre común».

En el año 2017, DIRECCION004. traspasó toda su actividad empresarial a la sociedad DIRECCION001.

1.2. DIRECCION002 es titular de las siguientes marcas:

i) La marca de la Unión Europea MUE número 5.622.915, figurativa, solicitada el día 18 de enero de 2007 y concedida el día 19 de mayo de 2008, para designar productos de las clases 3, 9, 14, 18 (Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; Pieles de animales, cueros; Baúles y bolsas de viaje; Paraguas, sombrillas y bastones; Látigos, arnés y talabartería; Casos de agregados; Mochilas; Bolsas de playa; Estuches de tarjetas [estuches de notas]; Carteras de malla de cadena; Bolsos; Carteras; Bolsas; Carteras; Eslingas para llevar bebés; Asas para troncos; Cubiertas de paraguas; Estuches de tocador, no ajustados) y 25, con la siguiente representación gráfica:

ii) La marca internacional número 646.280, concedida el día 14 de noviembre de 2015 (con prioridad de 21 de julio de 1995), que designa a España, para distinguir productos de la clase 18 (maletas, baúles, monederos, estuches de viaje, baúles de viaje, cofres), mixta con la siguiente representación gráfica

iii) La marca internacional número 519.398, concedida el día 14 de enero de 1988, que designa a España y ampliada a la Unión Europea desde 19 de octubre de 2006, figurativa, y designa productos de la clase 18 (maletas, baúles, bolsas y bolsitos de todo tipo de materiales, de cualquier forma o tamaño; piel, cuero e imitaciones del cuero y todos los productos comprendidos en esta clase), con la siguiente representación gráfica:

1.3.Por su parte, DIRECCION004. (y luego DIRECCION001) era titular de las siguientes marcas:

i) La marca de la Unión Europea MUE núm. 9.693.094 (figurativa), registrada el día 24 de febrero de 2012 para distinguir productos y/o servicios de las clases 18 y 20, y que tiene la siguiente representación gráfica:

ii) La marca de la Unión Europea núm. 14.241.848 (figurativa), registrada el día 5 de mayo de 2018, para distinguir productos y/o servicios de las clases 3, 9 y 35, y que tiene la siguiente representación gráfica:

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, DIRECCION002 ejercitó frente a las demandadas ( DIRECCION004. y DIRECCION001., la acción de infracción de sus reseñadas marcas (MUE 5.622.915 y las dos marcas internacionales 646.280 y 519.398) fundada en: i) el riesgo de confusión, prevista en el artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, RMUE) y en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas ( LM); y ii) la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.2.c) RMUE y en el artículo 34.2.c) LM, en relación con los artículos 41 y siguientes LM, como consecuencia de la comercialización por las demandadas a partir del mes de septiembre de 2018 en determinados supermercados españoles (MAKRO, VALVI, SPAR y MERCAT GROS) y en la plataforma de Amazon () de maletas identificadas con el siguiente signo:

sin que estuvieran autorizadas para su uso, ni estuvieran amparadas con la marca titularidad de Baulificio MUE 14.241.848, al no designar productos de la clase 18, ni tampoco con la MUE 9.693.094, al no usar el signo registrado en las maletas comercializadas.

Además, DIRECCION002 y DIRECCION003, distribuidora oficial autorizada en España de los productos de la primera, ejercitan conjuntamente las acciones de competencia desleal frente a las demandadas, fundadas en los artículos 6 (actos de confusión) y 12 (actos de explotación de reputación ajena) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), por la aproximación deliberada e intencionada en la forma de presentación de las maletas que causa confusión en los consumidores y representa una conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de las actoras.

Sobre la base de lo anterior, la demanda pedía que se declarara su derecho exclusivo y excluyente al uso de sus marcas en el tráfico económico, la revocación de cualquier acuerdo, como el suscrito el día 17 de enero de 1996 que implique la explotación compartida en España de marcas que contienen el distintivo « DIRECCION000», solo o junto con otros elementos denominativos o figurativos, así como cualquier autorización o consentimiento que DIRECCION002 hubiera otorgado en el pasado a las demandadas con la misma finalidad, de tal manera que las demandadas carecen de derecho alguno para usar en España marcas confundibles con las de la actora. Subsidiariamente, respecto de la anterior pretensión, pedía que se declarase el incumplimiento, por las demandadas, del acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996, al extralimitarse en las facultades otorgadas en el mismo por no haber evitado la confusión en el mercado respecto de las marcas de la actora.

También pedía que previa declaración de la infracción de las marcas de la demandante, se condenara a las demandadas a cesar en la conducta infractora de las marcas; a retirar del tráfico y destruir los productos que incorporan los signos infractores; y a la indemnización a la demandante de los daños y perjuicios causados por la infracción de las marcas (regalía hipotética y, subsidiariamente,1% de la cifra de negocio).

Y previa declaración de la realización por las demandadas de los actos de competencia desleal denunciados, pedía que se les condenara a la cesación en los actos de competencia desleal y a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de competencia desleal (enriquecimiento injusto) cuya cuantificación se difiere para el trámite de ejecución de sentencia.

3.El juzgado desestimó la demanda. En primer lugar precisó lo que puede ser objeto de enjuiciamiento y desestimó las acciones de competencia desleal, en aplicación del principio de complementariedad relativa recogido por la jurisprudencia:

«(...) tal y como está planteada la demanda, en la que las acciones de competencia desleal se ejercitan de manera acumulada a las acciones de infracción marcaria, partiendo de unos mismos hechos para señalar que se analizan desde perspectivas distintas, la parte demandante no sólo parte de unos mismos hechos para la pretensión de infracción marcaria y de competencia desleal (esto es, una misma causa de pedir), sino que, además, contempla el desvalor de las acciones de competencia desleal de manera alternativa o subsidiaria a las acciones de infracción marcaria, es decir, no de manera autónoma, lo que implica que, conforme al "principio de complementariedad relativa", no puedan ser enjuiciadas en esta sentencia. No pueden serlo, porque al no contemplarse el desvalor o la antijuridicidad de las acciones de competencia desleal de una manera autónoma respecto de las acciones de infracción marcaria, sino de manera alternativa o subsidiaria (al basarse en la misma perspectiva jurídica es muy difícil distinguir la especificidad de las acciones de competencia desleal), queda imbuido el desvalor o antijuridicidad de las acciones de competencia desleal en el desvalor o antijuridicidad de las acciones de infracción marcaria. El desvalor o antijuridicidad que se dice de las acciones de competencia desleal queda agotado en las acciones de infracción marcaria».

Luego analizó el acuerdo de 1996, «en el que las partes acuerdan, dentro de un acuerdo de convivencia mercantil entre entidades mercantiles que surgen de un mismo tronco, de la empresa del padre de los hermanos Ruperto Olegario, en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, lo siguiente: "Las partes se comprometen a no crear confusión en los productos y en las marcas comercializadas en dependencia del nombre común". Es decir, el acuerdo no es del uso de las marcas " DIRECCION000" registradas con anterioridad al acuerdo del año 1996, sino que el acuerdo era respecto del uso del patronímico " DIRECCION000" en las marcas comercializadas de DIRECCION002 DIRECCION000 y DIRECCION000. Dicho de otro modo, el acuerdo no es sobre el uso de la marca anterior de DIRECCION002 DIRECCION000, sino sobre el uso no confusorio del término patronímico " DIRECCION000" en las marcas de DIRECCION000». Y concluyó:

«En consecuencia, no es aplicable la doctrina del asunto Martín y Paz Diffusion ( STJUE de 19 de septiembre de 2013, caso C-661/11), por cuanto que no estamos ante la prestación del consentimiento para utilizar una marca por un tercero, sino ante un acuerdo de convivencia pacífica de marcas, por lo que no es posible revocar ningún consentimiento respecto del uso del patronímico " DIRECCION000", por cuanto que el acuerdo no es del uso de la marca, sino de la convivencia del uso de dicho patronímico. De esta forma, siempre que el patronímico " DIRECCION000" se usara de manera pacífica en la marca " DIRECCION000" de DIRECCION000, no generando confusión en el consumidor final, el uso del patronímico estaba amparado por un acuerdo de convivencia de marcas. Es decir, no es posible revocar ningún consentimiento para el uso de las marcas de la parte demandante, pues no se ha dado dicho consentimiento».

Finalmente, realizó el juicio de confusión y desestimó que hubiera existido infracción de las marcas de la demandante, con una argumentación de la que extractamos lo siguiente:

«(...) el empleo del término " DIRECCION000" en la marca de la parte demandada no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de las acciones de infracción marcaria, debiendo valorarse si el empleo de la letra " DIRECCION000", signo gráfico, genera o no confusión en el consumidor final, respecto del empleo del signo gráfico " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000.

»(...) dado que el uso del patronímico " DIRECCION000", como han indicado numerosas resoluciones judiciales, ha sido pacífico durante el tiempo, la fuerza distintiva de los signos en conflicto se concentra en las letras " DIRECCION000" y " DIRECCION000" de éstos. En este sentido, debe recordarse que se trata de signos gráficos, y que la STS de 9 de mayo de 2016 señala que "Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores (...). En esa visión de conjunto de los signos gráficos o figurativos que hemos de hacer, predomina la fuerza distintiva de las letras " DIRECCION000" y " DIRECCION000", ya que el término " DIRECCION000" se ha utilizado de forma pacífica durante años, y no puede ser percibida por los consumidores como distintivo del origen empresarial de un producto. Ahora bien, el análisis de los gráficos no puede efectuarse de forma parcial, y desde luego no puede efectuarse como si se tratara de un signo denominativo, por cuanto que lo que ha adquirido preponderancia es su aspecto gráfico.

»(...) desde un punto de vista gráfico, existen importantes diferencias entre las letras " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000 y la letra " DIRECCION000" de DIRECCION000, por cuanto que, además de existir una letra más y el trazo de la " DIRECCION002" es muy llamativo para el consumidor final, la primera " DIRECCION000", la de DIRECCION002 DIRECCION000, está inclinada hacia la derecha, haciendo un lado de la "V", mientras que en el caso de la letra " DIRECCION000" de DIRECCION000, no está inclinada; en el caso de la " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000, el grosor de la letra es más o menos unánime, mientras que el grosor de la letra " DIRECCION000" en el caso de DIRECCION000 varía, siendo mayor el grosor de la parte de arriba de la letra, que el grosor de la parte de abajo; la impresión de conjunto de la letra " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000 es de estaticidad o solidez, mientras que la " DIRECCION000" de DIRECCION000 da una impresión de dinamismo o movimiento, como si se tratara de un hombre saltando. Lo anterior también puede afirmarse respecto de las marcas de DIRECCION000 actualizadas de la triple erre, en el que la " DIRECCION000" central ahora no es roja, sino amarilla.

«(...) la convivencia en el mercado de las marcas en conflicto, durante largo tiempo, permite afirmar que el consumidor final se ha familiarizado con ambas marcas, y que, por tanto, distingue perfectamente la procedencia empresarial de ambas marcas, por lo que no puede afirmarse que exista riesgo de confusión».

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las demandantes y la audiencia provincial desestima el recurso.

4.1.La sentencia de apelación rechaza la primera alegación de los apelantes, basada en la aplicación de la doctrina establecida en la STJUE de 19 de septiembre de 2013 al acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996, de modo que la revocación de la autorización concedida inicialmente por DIRECCION002 impediría a las demandadas el uso de signos confundibles con las marcas de la actora. La audiencia provincial entiende que «el acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996 no autoriza a DIRECCION001 a explotar en forma compartida las marcas preexistentes de DIRECCION002, sino que permite utilizar a ambas mercantiles el patronímico común " DIRECCION000" al tiempo que les impone la obligación de no causar confusión con las marcas utilizadas para designar sus respectivos productos». Esta conclusión precedida del siguiente razonamiento:

«1) El acuerdo no contiene ninguna autorización o consentimiento de Don Olegario DIRECCION000, como Administrador de DIRECCION002, para explotar de forma compartida las marcas preexistentes de esta mercantil, en especial, de la marca internacional 664.280. El objeto de este acuerdo es la relación empresarial futura entre las empresas que a partir de ese momento serán gestionadas de forma independiente por cada uno de los hermanos.

»2) Al no haber autorizado o consentido el uso compartido de marcas de titularidad exclusiva de DIRECCION002 no puede ésta revocar posteriormente mediante el requerimiento de 7 de septiembre de 2018 esa autorización o consentimiento para recuperar el ius prohibendide sus marcas preexistentes.

»3) En relación con las marcas se acordó que en su gestión empresarial futura no se produjera confusión "en las marcas comercializadas bajo la denominación común."La "denominación común" no puede ser otra que " DIRECCION000" pues es el apellido de los dos hermanos que suscriben el documento y este término también forma parte de la denominación social de las mercantiles que pasan a administrar cada uno de ellos de forma independiente. En definitiva, en el referido documento se acuerda el uso compartido en pie de igualdad del patronímico " DIRECCION000" como distintivo de sus productos pero las marcas que lo contengan no deben causar confusión a sus destinatarios».

4.2.Luego, la sentencia de apelación realiza el juicio de confusión y concluye que «la disparidad de los signos en liza impide que se produzca riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción». Del razonamiento seguido para llegar a esta conclusión extraemos lo siguiente:

«Si ya hemos dicho que las demandadas estaban autorizadas a utilizar el elemento denominativo " DIRECCION000", habrá que comparar el resto de los elementos de las tres marcas registradas de DIRECCION002

»con el signo utilizado por la demandada en las etiquetas de las dos maletas aportadas a los autos por las partes (documento número 18 de la demanda y 15.bis de la contestación):

»El elemento gráfico adicional que acompaña al denominativo " DIRECCION000" es manifiestamente distinto en los signos en liza dando por reproducidas las diferencias cromáticas, la configuración y composición y la impresión de conjunto que se refieren en el parágrafo 26.e) de la Sentencia de instancia, coincidentes con las expuestas también en la Sentencia del Tribunal de Venecia-Sección especializada en materia de propiedad industrial e intelectual de 20 de noviembre de 2009 (documento número 12 sixsies de la contestación).

»Además, hemos de destacar que el elemento gráfico de las etiquetas es coincidente con el signo de la MUE número 9.693.094, de la que es titular BAULIFICIO que designa productos de la clase 18 (Baúles; Baúles; Bolsas; Bolsitos; Maletas con cuatro ruedas; Neceseres de belleza; Maletas (de viaje); Valijas diplomáticas, maletas y baúles de aluminio y similares, maletas con ángulos plastificados; Bolsos de mano; Zurrones; Maletas de viaje de cuero; Riñoneras; Saquitos de cuero) que goza de la presunción de validez ( artículo 127.1 RMUE) y, ampara a las demandadas en su uso legítimo en el tráfico al no constar en la demanda que el uso de este concreto signo infrinja las marcas de DIRECCION002.

»La apelante alega que el signo usado en la parte frontal y en las asas metálicas de las maletas no estaría amparado en la MUE 9.693.094 porque difiere sustancialmente del signo registrado:

»Estamos ante un uso efectivo de la MUE 9.693.094 según dispone el artículo 18.1.a) RMUE porque se trata de un uso en una forma diferente pero que no altera el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de " DIRECCION000" sobre un recuadro.

»Además, las demandadas han acreditado que venían utilizando el elemento denominativo " DIRECCION000" como elemento característico de su signo distintivo junto con el patronímico " DIRECCION000" desde 1985 y que esa circunstancia era conocida por DIRECCION002».

4.3.La sentencia de apelación también rechaza la infracción basada en la especial protección de las marcas renombradas por las siguientes razones:

«i) una vez excluido el elemento denominativo " DIRECCION000" en virtud del acuerdo de 17 de enero de 1996, la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares o lo que es denominado como "vínculo" en la STJUE de 18 de junio de 2009 (C-487/07); ii) no consta el parasitismo u obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas de DIRECCION002 porque ya hemos manifestado que las mercantiles de este litigio acordaron desarrollar su actividad empresarial de forma independiente y los signos utilizados para designar sus productos no son confusorios; iii) en cualquier caso, el uso de los signos por las demandadas estaría amparada por una "justa causa" a la que se refiere la STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-65/12) como es el acuerdo de 17 de enero de 1996 que sentó las bases para una convivencia pacífica en el mercado de las mercantiles cuyos administradores lo suscribieron».

4.4.Finalmente, confirma la procedencia de la desestimación de las acciones de competencia desleal, al entender correctamente aplicada la doctrina de la complementariedad relativa.

5.Frente a la sentencia de apelación, las demandantes formulan un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y un recurso de casación articulado en ocho motivos.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «por infracción del artículo 24.1 CE, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda, por resultar inconstitucionales, el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, defectos en los que incurre la Sentencia recurrida al ignorar los documentos en los que esta parte expone y constata la infracción de marca denunciada (Documentos 16 y 17 de la demanda). Como es de ver en dichos documentos, que contienen, respectivamente, los requerimientos remitidos a ciertos establecimientos comerciales y la correspondiente prueba de compra de un producto infractor (maleta de viaje), la infracción denunciada se manifiesta en una plasmación muy concreta del signo DIRECCION000 utilizado por la demandada. La Sentencia recurrida yerra de forma manifiesta al comparar las marcas prioritarias de la actora con los signos registrados de las recurridas, y no con la concreta plasmación de dichos signos que reflejan los Documentos 16 y 17 de la demanda».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

«(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados».

El error notorio o la arbitrariedad en la valoración que se denuncia se refiere a una valoración jurídica, en concreto, al juicio de confusión realizado por la audiencia provincial, que según los recurrentes compara «las marcas prioritarias de la actora con los signos registrados de las recurridas, y no con la concreta plasmación de dichos signos». No se impugna la valoración de la prueba practicada para la determinación de los hechos, sobre los que se apoya la valoración jurídica, sino sobre esta valoración jurídica, cuya impugnación debería realizarse, en su caso, a través del recurso de casación.

TERCERO. Motivos primero y segundo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos.Por su conexión, ambos motivos, el primero y el segundo, serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo primerose funda en la «infracción de la doctrina del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 672/2016 de 16 de noviembre (RJ 2016\5834) y la Sentencia Núm. 314/2004 de 13 abril (RJ 2004\2619) la cual, en relación con el artículo 1.583 CC, consagra la facultad de desistir de un acuerdo u obligación de duración indefinida. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al negarse a reconocer que, mediante carta de 7 de septiembre de 2018 (Documento 11 de la demanda), DIRECCION002 ha revocado el consentimiento/su autorización prestada en el acuerdo del año 1996 para el uso compartido del patronímico DIRECCION000, lo que motiva la ineficacia de dicho consentimiento/autorización y, teniendo en cuenta la preexistencia de marcas registradas a favor de DIRECCION002 que incluyen dicho término, implica la consiguiente recuperación de la plenitud del ius prohibendiínsito en sus registros de marca anteriores».

En el desarrollo del motivo, el recurso razona por qué «la Sentencia recurrida conculca la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que prohíbe las obligaciones a perpetuidad por ser contrarias a la naturaleza misma de la relación obligatoria, al constituir una limitación a la libertad que debe presidir la contratación». En concreto, argumenta que:

«Aun cuando se considere que DIRECCION002 no prestó ningún consentimiento, sino que, mediante dicho acuerdo, ambas partes validaron y aceptaron el uso compartido del signo DIRECCION000, ello no es óbice para que una de las partes pueda retroceder, retirar o dejar sin efecto la voluntad manifestada en el acuerdo, en aplicación del principio consagrado en las Sentencias que entendemos violadas por la Audiencia Provincial de Alicante. En este sentido, si se acogiera la tesis de la Sentencia recurrida, esta parte se vería forzada a estar vinculada de forma indefinida a un acuerdo u obligación que trae causa exclusivamente de la voluntad manifestada en un determinado momento, cuando dicha voluntad ha perdido su validez por mor de la revocación efectuada, conculcando por lo tanto la libertad contractual de DIRECCION002».

1.2.El motivo segundose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 294/2012 de 18 mayo (RJ 2012\6358), la Sentencia Núm. 502/2018 de 19 septiembre (RJ\2018\4227) y la Sentencia Núm. 455/2019 de 18 julio (RJ\2019\3599), referida a los artículos 1.281, 1.282 y 1.285 CC y que consagra una interpretación finalista y sistemática de los contratos privados. La Sentencia recurrida establece que el acuerdo de fecha 17 de enero de 1996 (Documento 8 de la demanda) no comprende consentimiento alguno atinente a los derechos de marca prioritarios de DIRECCION002 que sea susceptible de revocación, sino más bien una autorización para que ambas partes puedan utilizar el patronímico DIRECCION000 en el tráfico de forma paritaria. La exégesis literalista realizada por la Audiencia Provincial resulta ilógica, irracional o arbitraria y pugna frontalmente con la verdadera voluntad de las partes expresada en la letra del acuerdo y, sobre todo, en los actos previos, coetáneos y posteriores (señaladamente el registro de la marca internacional DIRECCION000 consolidada por DIRECCION002 con anterioridad al acuerdo en cuestión) y la globalidad del acuerdo, del que necesariamente se deriva el consentimiento de DIRECCION002 a no ejercitar frente a las recurridas el ius prohibendiínsito en sus registros de marca prioritarios».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Los dos motivos impugnan la interpretación que la sentencia recurrida ha hecho del acuerdo de 17 de enero de 1996, concertado entre los hermanos Olegario y Ruperto DIRECCION000, en relación con el uso de los signos distintivos. En el caso del motivo segundo, porque entiende que la interpretación realizada por la audiencia provincial no es acorde con los criterios de interpretación finalista y sistemática previstos en los artículos que se denuncian infringidos. Y en el caso del primer motivo porque, en todo caso, no se le puede negar a la demandante la facultad de desistir del acuerdo.

Hemos de partir, como en otras ocasiones, de la jurisprudencia de esta sala sobre el alcance de la revisión en casación de la interpretación realizada en la instancia, contenida entre otras en la sentencia 57/2024, de 18 de enero:

«(...) la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, que ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario ( sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo). El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( sentencias 198/2021, de 26 de marzo, y 1577/2023, de 15 de noviembre, y las muchas que en ellas se citan)».

En consecuencia, como recuerda la sentencia 1106/2025, de 10 de julio, «ha de quedar fuera del ámbito de la casación toda revisión del resultado de la labor de investigación del sentido jurídicamente relevante de las declaraciones de voluntad que resulte respetuoso con los imperativos legales que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea el único significado admisible conforme a ellos. Lo que se traduce en que siempre que aquellas normas hayan sido respetadas, el recurso de casación no permite decidir cuál es la interpretación del contrato que parece mejor o más adecuada a las circunstancias del caso, porque tal tipo de conclusión excedería del ámbito propio del recurso extraordinario y significaría, no un control de legalidad, sino una intromisión en funciones que corresponde ejercer a los tribunales de las instancias».

3.En segundo lugar, a la hora de revisar la interpretación realizada en la instancia por la denunciada infracción de las reseñadas normas legales sobre interpretación hemos de tener en cuenta también la doctrina de esta sala sobre el sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, contenida entre otras, en la sentencia 57/2024, de 18 de enero:

«Respecto del sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, el principio rector de la labor interpretativa es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes, que se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática ( art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

»No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. Y cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas")».

4.En nuestro caso, la interpretación realizada por la sentencia de apelación del acuerdo de 17 de enero de 1996, vinculado al posterior acuerdo de 22 de febrero de 1996, parte de la dicción literal y es acorde con la voluntad de las partes, a la vista de la totalidad de lo convenido.

El acuerdo está concertado por los dos hermanos DIRECCION000, Ruperto y Olegario, que hasta entonces participaban en la explotación de un negocio relacionado con la comercialización de maletas de viaje y otros productos vinculados, a través de varias sociedades en las que tenían participación, negocio que provenía del comenzado en su día por su padre Cristobal. En el acuerdo se reparten el control de las sociedades, para lo cual convienen en transmitirse participaciones y acciones para que, en lo que ahora interesa, DIRECCION001 quedara bajo el control de Ruperto DIRECCION000 y DIRECCION002 DIRECCION000 bajo el control de Olegario DIRECCION000. En el contexto de este reparto, se entiende la cláusula primera del acuerdo de 17 de enero de 1996, que se reitera en el apartado 11 del acuerdo de 22 de febrero de 1996:

«Los signatarios se comprometen a no crear confusión en lo relativo a los productos y las marcas comercializados que dependen del nombre común».

El nombre común es DIRECCION000, que coincide con el apellido común de Ruperto y Olegario y es el elemento común de las dos sociedades ( DIRECCION001 y DIRECCION002 DIRECCION000).

La conclusión alcanzada en la sentencia recurrida de que las partes acuerdan «el uso compartido en pie de igualdad del patronímico DIRECCION000 como distintivo de sus productos, pero las marcas que lo contengan no deben causar confusión a sus destinatarios», consideramos que responde a la finalidad perseguida por las partes, a la vista de la totalidad del acuerdo (el reparto del negocio a través de las sociedades) y de los antecedentes (ambos hermanos eran copropietarios de esas sociedades y participaban en pie de igualdad en los negocios).

Esta conclusión, es acorde con el hecho de que DIRECCION002 DIRECCION000 fuera titular, en aquel momento, de la marca internacional figurativa que contenía la denominación DIRECCION000, pues el conjunto de ambos acuerdos (de 17 de enero y 22 de febrero de 1996), estrechamente vinculados, llevaba a repartirse las sociedades, de modo que si Ruperto cedía el 50% de DIRECCION002 DIRECCION000, que ya era titular de la marca internacional DIRECCION000, se hacía con el acuerdo de que tanto uno como otro hermano podía emplear el termino común DIRECCION000, que por ser renombrado en el mercado de las maletas, tenía un especial valor. Es lógico que las partes expresamente previeran el uso común del elemento común, que no puede ser otro que DIRECCION000, tras la reasignación del control de las sociedades.

5.No cabe invocar la infracción del art. 1583 CC, que impide que alguien pueda obligarse a prestar servicios sin tiempo fijo, pues el acuerdo alcanzado entre las partes no es un arrendamiento de obra y servicios. El acuerdo alcanzado entre las partes, de naturaleza compleja, contiene trasmisión recíproca de activos, con una finalidad determinada, la distribución de las sociedades dedicadas al negocio de comercialización de maletas y otros productos vinculados, de modo que ambas partes del acuerdo puedan seguir usando el elemento común (la denominación DIRECCION000), pero con el compromiso de evitar la confusión. El acuerdo presupone el reconocimiento por ambas partes de que las dos tienen derecho a emplear la denominación DIRECCION000, pero no, como consideraban los demandantes que era DIRECCION002 DIRECCION000 quien había cedido un previo derecho que sólo a ella le correspondía.

En cualquier caso, en un acuerdo o convenio como el alcanzado por las partes, ninguna de ellas tenía derecho a un desistimiento unilateral para dejar sin efecto lo convenido.

CUARTO. Motivo tercero del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la «infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida en la Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2013 en el asunto C-661/11 (Martin y Paz Diffusion) que reconoce la facultad que asiste al titular de una marca registrada de revocar el consentimiento a la explotación conjunta de un signo que pueda suponer un conflicto con dicha marca. La Sentencia recurrida interpreta de forma incorrecta las enseñanzas del TJUE en esa Sentencia al negarse a equiparar el contenido de la carta de fecha 7 de septiembre de 2018 (Documento 11 de la demanda) con una revocación del consentimiento prestado por DIRECCION002 mediante el acuerdo con la adversa en el año 1996, lo que le permite recuperar el ius prohibendiínsito en sus registros de marca anteriores».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo porque incurre en un defecto grave de formulación, ya que en su encabezamiento no denuncia la infracción de ninguna norma legal, sino que denuncia la infracción de una doctrina jurisprudencial, en este caso contenida en una sentencia del TJUE, que si bien podría justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida (aplicable al caso).

Conforme al art. 477.1 LEC, sea cual sea la vía seguida, el recurso de casación «habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso». Esta previsión legal se traduce en que, como declaramos en la sentencia 108/2017, de 17 de febrero:

«en la formulación del motivo de casación hay una exigencia mínima e ineludible que es la identificación de la norma o normas que resultaban aplicables en la resolución de las cuestiones objeto de controversia».

En este momento la causa de inadmisión se convierte en motivo de desestimación.

QUINTO. Motivos cuarto y quinto del recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Por su conexión, ambos motivos (cuarto y quinto), que impugnan el juicio de confusión realizado por la audiencia, y denuncian la infracción de los mismos preceptos ( artículos 9.2.b] RMUE y 34.2.b] LM), serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo cuartose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 100/2016 de 25 febrero (RJ 2016\811) y la Sentencia Núm. 101/2016 de 25 febrero (RJ 2016\620), que interpreta los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM en lo que hace al análisis comparativo de los signos en disputa. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que en materia de infracción el objeto de la comparación está conformado por el derecho prioritario y la concreta plasmación del signo infractor en los productos controvertidos. La Sentencia recurrida ignora esta pacífica doctrina al contrastar los derechos prioritarios de DIRECCION002 con las marcas registradas de las recurridas, en lugar de con la concreta plasmación en los productos controvertidos tal y como ha sido denunciado en la demanda».

En el desarrollo del motivo completa su argumentación en el siguiente sentido:

«(...) yerra la Sentencia recurrida al comparar los registros de DIRECCION002 con los de las recurridas, eliminando el signo DIRECCION000 de la ecuación. La doctrina jurisprudencial es monolítica al afirmar que en materia de infracción el análisis ha de centrarse, en su conjunto, en los signos plasmados en los productos efectivamente comercializados en el tráfico. La Sentencia recurrida compara (de forma parcial, al excluir el término DIRECCION000) los registros de DIRECCION002 con los elementos gráficos de las marcas registradas por las recurridas y se limita a reseñar que los signos efectivamente empleados en el tráfico (sobre los que verdaderamente recae la acción de infracción entablada por DIRECCION002) no alteran el carácter distintivo de las marcas registradas, lo que determina un uso efectivo de las mismas».

1.2.El motivo quintose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 95/2014 de 11 marzo (RJ 2014\2245) y la Sentencia Núm. 151/2017 de 2 marzo (RJ 2017\671), que interpreta los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM en lo que hace al análisis comparativo de los signos en disputa. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que la aproximación a los signos enfrentados ha de hacerse desde una visión de conjunto teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes. La Sentencia recurrida ignora este axioma al centrar su examen en la vertiente gráfica de los elementos DIRECCION000 y DIRECCION000, excluyendo elementos relevantes como la denominación DIRECCION000 (presente en ambos signos) y la identidad aplicativa abiertamente reconocida».

Y en el desarrollo del motivo razona lo siguiente:

«La Sentencia recurrida reconoce sin ambages en el Fundamento de derecho Cuarto que "no existe duda sobre la identidad aplicativa porque en ambos casos se utilizan los signos para identificar maletas y artículos de viaje".Sin embargo, no se aplica ni se invoca el conocido principio de la interdependencia (un menor grado de similitud entre los signos puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre los productos designados).

»En lo que hace al análisis de los signos enfrentados, la Audiencia Provincial contrae su análisis a los elementos gráficos porque, según afirma, las demandadas están autorizadas a utilizar el término DIRECCION000 por efecto del tantas veces aludido contrato de 1996.

»Con el debido respeto, este modo de proceder no resulta ajustado a derecho ya que implica un análisis parcial, analítico y atomizado que es irreconciliable con la doctrina que hemos expuesto. Que la adversa tenga derecho a emplear el patronímico DIRECCION000 (lo que admitimos solamente a efectos dialécticos) no excluye que tenga que valorarse dicho elemento en el análisis global del riesgo de confusión. El Tribunal podrá darle mayor o menor peso en su análisis de conjunto, lo que no puede hacer es excluir un aspecto perceptible y relevante por el mero hecho de que la adversa esté amparada contractualmente a su utilización».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Ambos motivos denuncian la infracción del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea RMUE), en relación con la marca de la UE, y del artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas de 2001 (LM), respecto de las marcas españolas. Estos artículos regulan el alcance de la protección del titular de las marcas de la UE y nacionales frente al uso de signos distintivos por parte de terceros que puedan generar riesgo de confusión.

Así, conforme al art. 9.2.b) RMUE dispone lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: [...]

»b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Y de forma equivalente para las marcas nacionales el art. 34.2.b) LM dispone lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: [...]

»b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Esta regulación nacional es equivalente al art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (actual art. 10.2.b) de la Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre), razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto.

3.Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y reiterada por otras posteriores, entre ellas las sentencias 497/2017, de 13 de septiembre, y 775/2021, de 10 de noviembre, que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y muchas otras posteriores. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)».

4.En nuestro caso es cierto que la comparación debe realizarse entre las marcas de la demandante, tal y como las tiene registradas (reseñadas en el apartado 1.2. del primer fundamento jurídico) y los actos que se denuncian infractores, esto es, el empleo de los signos distintivos por las demandadas. Y partiendo de la consideración de que los demandados han empleado estos signos para distinguir los mismos productos para los que los demandantes tienen registradas sus marcas.

Las marcas de la demandante son tres marcas figurativas, que contienen las siguientes imágenes:

Y los signos empleados por las demandadas, que la demandante denuncia infractores de sus marcas son los siguientes:

Sin perjuicio de que no puede obviarse que la demandada era titular de una marca figurativa (MUE 9.639.094), registrada también para distinguir estos productos (de la clase 18), con la siguiente representación gráfica:

El razonamiento seguido por la audiencia provincial para justificar que el uso no infringe las marcas de las demandantes nos parece correcto, porque parte de la consideración de que el elemento preponderante del signo empleado es la denominación DIRECCION000, que la demandada estaba legitimada a usar tanto como la demandante, por haberse convenido así en el acuerdo de 1996. Y el signo que acompaña a la denominación DIRECCION000 es una « DIRECCION000» con una grafía que, aunque no sea exactamente igual al signo registrado como marca por la demandada (MUE 9.639.094), no deja de ser un uso efectivo que «no altera el carácter distintivo de esa marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de " DIRECCION000" sobre un recuadro».

El juicio de confusión realizado por la Audiencia no deja de ser una valoración global de los signos, sin perjuicio de que a estos efectos no tenga relevancia la identidad del elemento denominativo « DIRECCION000» en los signos confrontados, pues ambas partes, como hemos visto, tienen derecho a emplearlo. Razón por la cual lo importante en este caso es ver si el resto de los elementos, en este caso la grafía de la DIRECCION000 y de la DIRECCION000, contribuyen por sí a que globalmente se genere en el consumidor medio un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos marcados. Dicho de otro modo, siendo claro un riesgo de confusión por el empleo de la denominación « DIRECCION000», en la medida en que ambos tienen derecho a usarlo, es lógico que se centre el juicio de confusión en los otros elementos, junto con la composición o disposición gráfica de estos elementos.

SEXTO. Motivos sexto y séptimo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Por su conexión, ambos motivos (sexto y séptimo), que impugnan la valoración realizada por la audiencia provincial de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas, y denuncian la infracción de los mismos preceptos ( artículos 9.2.c] RMUE y 34.2.c] LM), serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo sextose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 505/2012, de 23 de julio (RJ 2012, 9002) y la Sentencia Núm. 95/2014 de 11 marzo (RJ 2014\2245), que interpreta los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM en lo que hace a los presupuestos para la apreciación de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que el grado de similitud entre los signos enfrentados no ha de tener la intensidad requerida para la apreciación del riesgo de confusión, siendo suficiente la existencia de un mero "vínculo" entre los signos en liza. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al equiparar el requisito del "vínculo" con un grado de similitud generador de confusión».

En el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

«La Sentencia recurrida conculca la anterior doctrina al equiparar los requisitos de la apreciación del riesgo de confusión (más exigentes) al terreno de la protección reforzada de las marcas notorias/renombradas. Este excesivo rigor y desenfoque ha conducido al Tribunal a quo a desestimar la protección reforzada de las marcas de DIRECCION002. Si la Audiencia Provincial hubiera aplicado debidamente la doctrina del Tribunal Supremo, el signo de la Sentencia de apelación hubiera sido muy distinto pues resulta indiscutible (i) que entre los signos en liza existe cuando menos el nexo o vinculación (al menos en lo que hace a los signos empleados en la parte exterior de las maletas y las asas de las recurridas que la Audiencia Provincial reconoce como próximos a las marcas de DIRECCION002) que marca la doctrina del Tribunal Supremo y el TJUE y (ii) que la adversa ha obtenido una ventaja desleal por el vínculo que los consumidores establecen con las marcas de DIRECCION002 (aspecto más que evidente ante la incapacidad de la adversa de proporcionar la más mínima prueba sobre la proyección y fama de sus marcas y productos)».

1.2.El motivo séptimose basa en la «infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida, entre otras, en la Sentencia de 6 de febrero de 2014 en el asunto C-65/12 (Red Bull) sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas reconocida en los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina cuando afirma que el acuerdo del 17 enero de 1996 le confiere a la demandada una "justa causa" para utilizar sus signos. Esta conclusión conculca gravemente esta doctrina ya que el meritado acuerdo establece de forma diáfana que las partes no podrán utilizar sus signos de forma confusoria y la adversa ha incumplido este compromiso».

En el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

«La adversa no puede amparar el uso de sus marcas en el contrato de enero de 1996 desde el momento en que ha inobservado el compromiso de no generar confusión con las marcas de DIRECCION002. Este compromiso ha de entenderse en términos amplios como comprensivo de cualesquiera motivos de infracción de las marcas prioritarias de esta parte. Es decir, las recurridas habrán incumplido este compromiso tanto si se ha generado riesgo de confusión, como si ha habido un aprovechamiento de la notoriedad/renombre de las marcas de DIRECCION002, aspectos debidamente desarrollados en los anteriores motivos de nuestro recurso, a los que nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Conviene advertir que la sentencia de apelación rechaza la especial protección de las marcas renombradas por tres razones: i) excluido el elemento denominativo « DIRECCION000», la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que se genere entre ellos un vínculo; ii) «no consta el parasitismo u obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas de DIRECCION002»; y iii) porque, en cualquier caso, «el uso de los signos por las demandadas estaría amparada por una "justa causa" a la que se refiere la STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-65/12) como es el acuerdo de 17 de enero de 1996 que sentó las bases para una convivencia pacífica en el mercado de las mercantiles cuyos administradores lo suscribieron».

La primera razón sería suficiente para desestimar esta pretensión (basada en la especial protección de las marcas renombradas), pues conforme a la jurisprudencia de esta sala, en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario que, además del carácter renombrado de la marca del demandante, que los signos distintivos empleados por las demandadas generen en el consumidor medio un vínculo con la marca renombrada, que a su vez haya propiciado una ventaja desleal o la merma de distintividad o renombre de la marca del demandante.

La especial protección de la marca renombrada se regula en el art. 34.2.c) LM, que constituye una trasposición del art. 5.2 de la Directiva de marcas, precepto que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de Justicia de la Unión Europea. Esta sala, sobre la base de las directrices marcadas por el TJUE, ha establecido la siguiente jurisprudencia, contenida en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, que en lo que ahora interesa sigue vigente tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre:

«Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

»En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

»Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

»Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding'- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre"».

De acuerdo con esta doctrina, para que pueda surtir efecto esta especial protección de las marcas renombradas es necesario, aparte de la acreditación del renombre de la marca, que los signos distintivos empleados por la demandada generen un vínculo, que como hemos visto se traduce en una evocación de la marca renombrada.

La sentencia recurrida ha negado que se genere ese vínculo, tras advertir que al realizar este análisis no puede ser tenida en consideración la denominación « DIRECCION000», en la medida en que ambos tienen derecho a su uso. De tal forma que descartado en la comparación este elemento, desde la perspectiva de un tribunal de casación, no encontramos razones para contradecir la valoración realizado por la audiencia cuando entiende que «la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares o lo que es denominado como "vínculo" (...)». En efecto, si hacemos abstracción del término « DIRECCION000», la diferente grafía de la DIRECCION000 de la marca de la demandante y la DIRECCION000 de los signos empleados por las demandadas no genera la pretendida evocación, razón por la cual no resulta de aplicación el art. 34.2.c) LM, ni su equivalente en el Reglamento de la marca de la UE, el art. 9.2.c). Sin que en consecuencia sea necesario analizar el resto de los requisitos (el aprovechamiento desleal del renombre de la demandante), ni tampoco la tercera razón, adicional, de la «justa causa».

SÉPTIMO. Motivo octavo del recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 450/2015, de 2 de septiembre (RJ 2015\4745) y la Sentencia Núm. 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014\2245), que interpreta el principio de complementariedad relativa en materia de competencia desleal. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al concluir que las acciones marcarias y concurrenciales desplegadas por DIRECCION002 se fundan en unos mismos hechos y combaten un mismo desvalor. Sin embargo, no existe tal coincidencia porque, por un lado el análisis comparativo de las acciones de competencia desleal parte de la concreta presentación de los productos de la actora, mientras que el análisis de las acciones marcarias parte de los registros marcarios de DIRECCION002, como no podía ser de otra forma y; por otro lado, el desvalor de los dos tipos de acciones es diferente, siendo que las acciones marcarias pretenden reafirmar el ius prohibendide las marcas registradas de DIRECCION002 y las acciones de competencia desleal aspiran a reprimir una aproximación indebida a su forma de presentación en el mercado».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo porque vuelve a incurrir en un defecto grave de formulación, ya que en su encabezamiento no denuncia la infracción de ninguna norma legal, sino que denuncia la infracción de una doctrina jurisprudencial, en este caso la relativa al principio de complementariedad relativa que rige la relación entre las normas marcarias y las normas de defensa de la competencia, que si bien podría justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida (aplicable al caso).

OCTAVO. Costas.

1.Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas ocasionadas por cada uno de estos dos recursos, en aplicación de lo prescrito en el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

1.1. Cristobal se dedicaba a través de una sociedad a la comercialización de baúles y maletas desde 1957. Sus dos hijos, Ruperto y Olegario, después de haber formado parte de aquella sociedad, en 1973 se independizaron y constituyeron la sociedad DIRECCION002., dedicada a la misma actividad empresarial.

En 1983 Cristobal constituyó DIRECCION004., cuyo objeto social era la fabricación de artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería, y empleaba como signo distintivo tanto la denominación DIRECCION000 como también, a partir de 1985, la inicial « DIRECCION000».

Ruperto DIRECCION000 y Olegario DIRECCION000, que tras el fallecimiento de su padre Cristobal, habían quedado copropietarios de DIRECCION002. y de DIRECCION001., llegaron a un acuerdo en el año 1996 por el que se repartían el negocio. Entre otros extremos, Olegario DIRECCION000 se quedaba con DIRECCION002., para lo cual su hermano Ruperto le pasaba sus acciones, y Ruperto se quedaba con DIRECCION001., para lo cual su hermano Olegario le pasaba sus participaciones. Este acuerdo se plasmó en dos documentos, uno de 17 de enero de 1996 y otro de 22 de febrero de 1996. En ambos acuerdos se menciona expresamente que «los signatarios se comprometen a no crear confusión en lo relativo a los productos y las marcas comercializados que dependan del nombre común».

En el año 2017, DIRECCION004. traspasó toda su actividad empresarial a la sociedad DIRECCION001.

1.2. DIRECCION002 es titular de las siguientes marcas:

i) La marca de la Unión Europea MUE número 5.622.915, figurativa, solicitada el día 18 de enero de 2007 y concedida el día 19 de mayo de 2008, para designar productos de las clases 3, 9, 14, 18 (Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; Pieles de animales, cueros; Baúles y bolsas de viaje; Paraguas, sombrillas y bastones; Látigos, arnés y talabartería; Casos de agregados; Mochilas; Bolsas de playa; Estuches de tarjetas [estuches de notas]; Carteras de malla de cadena; Bolsos; Carteras; Bolsas; Carteras; Eslingas para llevar bebés; Asas para troncos; Cubiertas de paraguas; Estuches de tocador, no ajustados) y 25, con la siguiente representación gráfica:

ii) La marca internacional número 646.280, concedida el día 14 de noviembre de 2015 (con prioridad de 21 de julio de 1995), que designa a España, para distinguir productos de la clase 18 (maletas, baúles, monederos, estuches de viaje, baúles de viaje, cofres), mixta con la siguiente representación gráfica

iii) La marca internacional número 519.398, concedida el día 14 de enero de 1988, que designa a España y ampliada a la Unión Europea desde 19 de octubre de 2006, figurativa, y designa productos de la clase 18 (maletas, baúles, bolsas y bolsitos de todo tipo de materiales, de cualquier forma o tamaño; piel, cuero e imitaciones del cuero y todos los productos comprendidos en esta clase), con la siguiente representación gráfica:

1.3.Por su parte, DIRECCION004. (y luego DIRECCION001) era titular de las siguientes marcas:

i) La marca de la Unión Europea MUE núm. 9.693.094 (figurativa), registrada el día 24 de febrero de 2012 para distinguir productos y/o servicios de las clases 18 y 20, y que tiene la siguiente representación gráfica:

ii) La marca de la Unión Europea núm. 14.241.848 (figurativa), registrada el día 5 de mayo de 2018, para distinguir productos y/o servicios de las clases 3, 9 y 35, y que tiene la siguiente representación gráfica:

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, DIRECCION002 ejercitó frente a las demandadas ( DIRECCION004. y DIRECCION001., la acción de infracción de sus reseñadas marcas (MUE 5.622.915 y las dos marcas internacionales 646.280 y 519.398) fundada en: i) el riesgo de confusión, prevista en el artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, RMUE) y en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas ( LM); y ii) la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.2.c) RMUE y en el artículo 34.2.c) LM, en relación con los artículos 41 y siguientes LM, como consecuencia de la comercialización por las demandadas a partir del mes de septiembre de 2018 en determinados supermercados españoles (MAKRO, VALVI, SPAR y MERCAT GROS) y en la plataforma de Amazon () de maletas identificadas con el siguiente signo:

sin que estuvieran autorizadas para su uso, ni estuvieran amparadas con la marca titularidad de Baulificio MUE 14.241.848, al no designar productos de la clase 18, ni tampoco con la MUE 9.693.094, al no usar el signo registrado en las maletas comercializadas.

Además, DIRECCION002 y DIRECCION003, distribuidora oficial autorizada en España de los productos de la primera, ejercitan conjuntamente las acciones de competencia desleal frente a las demandadas, fundadas en los artículos 6 (actos de confusión) y 12 (actos de explotación de reputación ajena) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), por la aproximación deliberada e intencionada en la forma de presentación de las maletas que causa confusión en los consumidores y representa una conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de las actoras.

Sobre la base de lo anterior, la demanda pedía que se declarara su derecho exclusivo y excluyente al uso de sus marcas en el tráfico económico, la revocación de cualquier acuerdo, como el suscrito el día 17 de enero de 1996 que implique la explotación compartida en España de marcas que contienen el distintivo « DIRECCION000», solo o junto con otros elementos denominativos o figurativos, así como cualquier autorización o consentimiento que DIRECCION002 hubiera otorgado en el pasado a las demandadas con la misma finalidad, de tal manera que las demandadas carecen de derecho alguno para usar en España marcas confundibles con las de la actora. Subsidiariamente, respecto de la anterior pretensión, pedía que se declarase el incumplimiento, por las demandadas, del acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996, al extralimitarse en las facultades otorgadas en el mismo por no haber evitado la confusión en el mercado respecto de las marcas de la actora.

También pedía que previa declaración de la infracción de las marcas de la demandante, se condenara a las demandadas a cesar en la conducta infractora de las marcas; a retirar del tráfico y destruir los productos que incorporan los signos infractores; y a la indemnización a la demandante de los daños y perjuicios causados por la infracción de las marcas (regalía hipotética y, subsidiariamente,1% de la cifra de negocio).

Y previa declaración de la realización por las demandadas de los actos de competencia desleal denunciados, pedía que se les condenara a la cesación en los actos de competencia desleal y a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de competencia desleal (enriquecimiento injusto) cuya cuantificación se difiere para el trámite de ejecución de sentencia.

3.El juzgado desestimó la demanda. En primer lugar precisó lo que puede ser objeto de enjuiciamiento y desestimó las acciones de competencia desleal, en aplicación del principio de complementariedad relativa recogido por la jurisprudencia:

«(...) tal y como está planteada la demanda, en la que las acciones de competencia desleal se ejercitan de manera acumulada a las acciones de infracción marcaria, partiendo de unos mismos hechos para señalar que se analizan desde perspectivas distintas, la parte demandante no sólo parte de unos mismos hechos para la pretensión de infracción marcaria y de competencia desleal (esto es, una misma causa de pedir), sino que, además, contempla el desvalor de las acciones de competencia desleal de manera alternativa o subsidiaria a las acciones de infracción marcaria, es decir, no de manera autónoma, lo que implica que, conforme al "principio de complementariedad relativa", no puedan ser enjuiciadas en esta sentencia. No pueden serlo, porque al no contemplarse el desvalor o la antijuridicidad de las acciones de competencia desleal de una manera autónoma respecto de las acciones de infracción marcaria, sino de manera alternativa o subsidiaria (al basarse en la misma perspectiva jurídica es muy difícil distinguir la especificidad de las acciones de competencia desleal), queda imbuido el desvalor o antijuridicidad de las acciones de competencia desleal en el desvalor o antijuridicidad de las acciones de infracción marcaria. El desvalor o antijuridicidad que se dice de las acciones de competencia desleal queda agotado en las acciones de infracción marcaria».

Luego analizó el acuerdo de 1996, «en el que las partes acuerdan, dentro de un acuerdo de convivencia mercantil entre entidades mercantiles que surgen de un mismo tronco, de la empresa del padre de los hermanos Ruperto Olegario, en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, lo siguiente: "Las partes se comprometen a no crear confusión en los productos y en las marcas comercializadas en dependencia del nombre común". Es decir, el acuerdo no es del uso de las marcas " DIRECCION000" registradas con anterioridad al acuerdo del año 1996, sino que el acuerdo era respecto del uso del patronímico " DIRECCION000" en las marcas comercializadas de DIRECCION002 DIRECCION000 y DIRECCION000. Dicho de otro modo, el acuerdo no es sobre el uso de la marca anterior de DIRECCION002 DIRECCION000, sino sobre el uso no confusorio del término patronímico " DIRECCION000" en las marcas de DIRECCION000». Y concluyó:

«En consecuencia, no es aplicable la doctrina del asunto Martín y Paz Diffusion ( STJUE de 19 de septiembre de 2013, caso C-661/11), por cuanto que no estamos ante la prestación del consentimiento para utilizar una marca por un tercero, sino ante un acuerdo de convivencia pacífica de marcas, por lo que no es posible revocar ningún consentimiento respecto del uso del patronímico " DIRECCION000", por cuanto que el acuerdo no es del uso de la marca, sino de la convivencia del uso de dicho patronímico. De esta forma, siempre que el patronímico " DIRECCION000" se usara de manera pacífica en la marca " DIRECCION000" de DIRECCION000, no generando confusión en el consumidor final, el uso del patronímico estaba amparado por un acuerdo de convivencia de marcas. Es decir, no es posible revocar ningún consentimiento para el uso de las marcas de la parte demandante, pues no se ha dado dicho consentimiento».

Finalmente, realizó el juicio de confusión y desestimó que hubiera existido infracción de las marcas de la demandante, con una argumentación de la que extractamos lo siguiente:

«(...) el empleo del término " DIRECCION000" en la marca de la parte demandada no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de las acciones de infracción marcaria, debiendo valorarse si el empleo de la letra " DIRECCION000", signo gráfico, genera o no confusión en el consumidor final, respecto del empleo del signo gráfico " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000.

»(...) dado que el uso del patronímico " DIRECCION000", como han indicado numerosas resoluciones judiciales, ha sido pacífico durante el tiempo, la fuerza distintiva de los signos en conflicto se concentra en las letras " DIRECCION000" y " DIRECCION000" de éstos. En este sentido, debe recordarse que se trata de signos gráficos, y que la STS de 9 de mayo de 2016 señala que "Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores (...). En esa visión de conjunto de los signos gráficos o figurativos que hemos de hacer, predomina la fuerza distintiva de las letras " DIRECCION000" y " DIRECCION000", ya que el término " DIRECCION000" se ha utilizado de forma pacífica durante años, y no puede ser percibida por los consumidores como distintivo del origen empresarial de un producto. Ahora bien, el análisis de los gráficos no puede efectuarse de forma parcial, y desde luego no puede efectuarse como si se tratara de un signo denominativo, por cuanto que lo que ha adquirido preponderancia es su aspecto gráfico.

»(...) desde un punto de vista gráfico, existen importantes diferencias entre las letras " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000 y la letra " DIRECCION000" de DIRECCION000, por cuanto que, además de existir una letra más y el trazo de la " DIRECCION002" es muy llamativo para el consumidor final, la primera " DIRECCION000", la de DIRECCION002 DIRECCION000, está inclinada hacia la derecha, haciendo un lado de la "V", mientras que en el caso de la letra " DIRECCION000" de DIRECCION000, no está inclinada; en el caso de la " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000, el grosor de la letra es más o menos unánime, mientras que el grosor de la letra " DIRECCION000" en el caso de DIRECCION000 varía, siendo mayor el grosor de la parte de arriba de la letra, que el grosor de la parte de abajo; la impresión de conjunto de la letra " DIRECCION000" de DIRECCION002 DIRECCION000 es de estaticidad o solidez, mientras que la " DIRECCION000" de DIRECCION000 da una impresión de dinamismo o movimiento, como si se tratara de un hombre saltando. Lo anterior también puede afirmarse respecto de las marcas de DIRECCION000 actualizadas de la triple erre, en el que la " DIRECCION000" central ahora no es roja, sino amarilla.

«(...) la convivencia en el mercado de las marcas en conflicto, durante largo tiempo, permite afirmar que el consumidor final se ha familiarizado con ambas marcas, y que, por tanto, distingue perfectamente la procedencia empresarial de ambas marcas, por lo que no puede afirmarse que exista riesgo de confusión».

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las demandantes y la audiencia provincial desestima el recurso.

4.1.La sentencia de apelación rechaza la primera alegación de los apelantes, basada en la aplicación de la doctrina establecida en la STJUE de 19 de septiembre de 2013 al acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996, de modo que la revocación de la autorización concedida inicialmente por DIRECCION002 impediría a las demandadas el uso de signos confundibles con las marcas de la actora. La audiencia provincial entiende que «el acuerdo suscrito el día 17 de enero de 1996 no autoriza a DIRECCION001 a explotar en forma compartida las marcas preexistentes de DIRECCION002, sino que permite utilizar a ambas mercantiles el patronímico común " DIRECCION000" al tiempo que les impone la obligación de no causar confusión con las marcas utilizadas para designar sus respectivos productos». Esta conclusión precedida del siguiente razonamiento:

«1) El acuerdo no contiene ninguna autorización o consentimiento de Don Olegario DIRECCION000, como Administrador de DIRECCION002, para explotar de forma compartida las marcas preexistentes de esta mercantil, en especial, de la marca internacional 664.280. El objeto de este acuerdo es la relación empresarial futura entre las empresas que a partir de ese momento serán gestionadas de forma independiente por cada uno de los hermanos.

»2) Al no haber autorizado o consentido el uso compartido de marcas de titularidad exclusiva de DIRECCION002 no puede ésta revocar posteriormente mediante el requerimiento de 7 de septiembre de 2018 esa autorización o consentimiento para recuperar el ius prohibendide sus marcas preexistentes.

»3) En relación con las marcas se acordó que en su gestión empresarial futura no se produjera confusión "en las marcas comercializadas bajo la denominación común."La "denominación común" no puede ser otra que " DIRECCION000" pues es el apellido de los dos hermanos que suscriben el documento y este término también forma parte de la denominación social de las mercantiles que pasan a administrar cada uno de ellos de forma independiente. En definitiva, en el referido documento se acuerda el uso compartido en pie de igualdad del patronímico " DIRECCION000" como distintivo de sus productos pero las marcas que lo contengan no deben causar confusión a sus destinatarios».

4.2.Luego, la sentencia de apelación realiza el juicio de confusión y concluye que «la disparidad de los signos en liza impide que se produzca riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción». Del razonamiento seguido para llegar a esta conclusión extraemos lo siguiente:

«Si ya hemos dicho que las demandadas estaban autorizadas a utilizar el elemento denominativo " DIRECCION000", habrá que comparar el resto de los elementos de las tres marcas registradas de DIRECCION002

»con el signo utilizado por la demandada en las etiquetas de las dos maletas aportadas a los autos por las partes (documento número 18 de la demanda y 15.bis de la contestación):

»El elemento gráfico adicional que acompaña al denominativo " DIRECCION000" es manifiestamente distinto en los signos en liza dando por reproducidas las diferencias cromáticas, la configuración y composición y la impresión de conjunto que se refieren en el parágrafo 26.e) de la Sentencia de instancia, coincidentes con las expuestas también en la Sentencia del Tribunal de Venecia-Sección especializada en materia de propiedad industrial e intelectual de 20 de noviembre de 2009 (documento número 12 sixsies de la contestación).

»Además, hemos de destacar que el elemento gráfico de las etiquetas es coincidente con el signo de la MUE número 9.693.094, de la que es titular BAULIFICIO que designa productos de la clase 18 (Baúles; Baúles; Bolsas; Bolsitos; Maletas con cuatro ruedas; Neceseres de belleza; Maletas (de viaje); Valijas diplomáticas, maletas y baúles de aluminio y similares, maletas con ángulos plastificados; Bolsos de mano; Zurrones; Maletas de viaje de cuero; Riñoneras; Saquitos de cuero) que goza de la presunción de validez ( artículo 127.1 RMUE) y, ampara a las demandadas en su uso legítimo en el tráfico al no constar en la demanda que el uso de este concreto signo infrinja las marcas de DIRECCION002.

»La apelante alega que el signo usado en la parte frontal y en las asas metálicas de las maletas no estaría amparado en la MUE 9.693.094 porque difiere sustancialmente del signo registrado:

»Estamos ante un uso efectivo de la MUE 9.693.094 según dispone el artículo 18.1.a) RMUE porque se trata de un uso en una forma diferente pero que no altera el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de " DIRECCION000" sobre un recuadro.

»Además, las demandadas han acreditado que venían utilizando el elemento denominativo " DIRECCION000" como elemento característico de su signo distintivo junto con el patronímico " DIRECCION000" desde 1985 y que esa circunstancia era conocida por DIRECCION002».

4.3.La sentencia de apelación también rechaza la infracción basada en la especial protección de las marcas renombradas por las siguientes razones:

«i) una vez excluido el elemento denominativo " DIRECCION000" en virtud del acuerdo de 17 de enero de 1996, la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares o lo que es denominado como "vínculo" en la STJUE de 18 de junio de 2009 (C-487/07); ii) no consta el parasitismo u obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas de DIRECCION002 porque ya hemos manifestado que las mercantiles de este litigio acordaron desarrollar su actividad empresarial de forma independiente y los signos utilizados para designar sus productos no son confusorios; iii) en cualquier caso, el uso de los signos por las demandadas estaría amparada por una "justa causa" a la que se refiere la STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-65/12) como es el acuerdo de 17 de enero de 1996 que sentó las bases para una convivencia pacífica en el mercado de las mercantiles cuyos administradores lo suscribieron».

4.4.Finalmente, confirma la procedencia de la desestimación de las acciones de competencia desleal, al entender correctamente aplicada la doctrina de la complementariedad relativa.

5.Frente a la sentencia de apelación, las demandantes formulan un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y un recurso de casación articulado en ocho motivos.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, « por infracción del artículo 24.1 CE, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda, por resultar inconstitucionales, el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, defectos en los que incurre la Sentencia recurrida al ignorar los documentos en los que esta parte expone y constata la infracción de marca denunciada (Documentos 16 y 17 de la demanda). Como es de ver en dichos documentos, que contienen, respectivamente, los requerimientos remitidos a ciertos establecimientos comerciales y la correspondiente prueba de compra de un producto infractor (maleta de viaje), la infracción denunciada se manifiesta en una plasmación muy concreta del signo DIRECCION000 utilizado por la demandada. La Sentencia recurrida yerra de forma manifiesta al comparar las marcas prioritarias de la actora con los signos registrados de las recurridas, y no con la concreta plasmación de dichos signos que reflejan los Documentos 16 y 17 de la demanda».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

«(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados».

El error notorio o la arbitrariedad en la valoración que se denuncia se refiere a una valoración jurídica, en concreto, al juicio de confusión realizado por la audiencia provincial, que según los recurrentes compara «las marcas prioritarias de la actora con los signos registrados de las recurridas, y no con la concreta plasmación de dichos signos». No se impugna la valoración de la prueba practicada para la determinación de los hechos, sobre los que se apoya la valoración jurídica, sino sobre esta valoración jurídica, cuya impugnación debería realizarse, en su caso, a través del recurso de casación.

TERCERO. Motivos primero y segundo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos.Por su conexión, ambos motivos, el primero y el segundo, serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo primerose funda en la «infracción de la doctrina del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 672/2016 de 16 de noviembre (RJ 2016\5834) y la Sentencia Núm. 314/2004 de 13 abril (RJ 2004\2619) la cual, en relación con el artículo 1.583 CC, consagra la facultad de desistir de un acuerdo u obligación de duración indefinida. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al negarse a reconocer que, mediante carta de 7 de septiembre de 2018 (Documento 11 de la demanda), DIRECCION002 ha revocado el consentimiento/su autorización prestada en el acuerdo del año 1996 para el uso compartido del patronímico DIRECCION000, lo que motiva la ineficacia de dicho consentimiento/autorización y, teniendo en cuenta la preexistencia de marcas registradas a favor de DIRECCION002 que incluyen dicho término, implica la consiguiente recuperación de la plenitud del ius prohibendiínsito en sus registros de marca anteriores».

En el desarrollo del motivo, el recurso razona por qué «la Sentencia recurrida conculca la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que prohíbe las obligaciones a perpetuidad por ser contrarias a la naturaleza misma de la relación obligatoria, al constituir una limitación a la libertad que debe presidir la contratación». En concreto, argumenta que:

«Aun cuando se considere que DIRECCION002 no prestó ningún consentimiento, sino que, mediante dicho acuerdo, ambas partes validaron y aceptaron el uso compartido del signo DIRECCION000, ello no es óbice para que una de las partes pueda retroceder, retirar o dejar sin efecto la voluntad manifestada en el acuerdo, en aplicación del principio consagrado en las Sentencias que entendemos violadas por la Audiencia Provincial de Alicante. En este sentido, si se acogiera la tesis de la Sentencia recurrida, esta parte se vería forzada a estar vinculada de forma indefinida a un acuerdo u obligación que trae causa exclusivamente de la voluntad manifestada en un determinado momento, cuando dicha voluntad ha perdido su validez por mor de la revocación efectuada, conculcando por lo tanto la libertad contractual de DIRECCION002».

1.2.El motivo segundose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 294/2012 de 18 mayo (RJ 2012\6358), la Sentencia Núm. 502/2018 de 19 septiembre (RJ\2018\4227) y la Sentencia Núm. 455/2019 de 18 julio (RJ\2019\3599), referida a los artículos 1.281, 1.282 y 1.285 CC y que consagra una interpretación finalista y sistemática de los contratos privados. La Sentencia recurrida establece que el acuerdo de fecha 17 de enero de 1996 (Documento 8 de la demanda) no comprende consentimiento alguno atinente a los derechos de marca prioritarios de DIRECCION002 que sea susceptible de revocación, sino más bien una autorización para que ambas partes puedan utilizar el patronímico DIRECCION000 en el tráfico de forma paritaria. La exégesis literalista realizada por la Audiencia Provincial resulta ilógica, irracional o arbitraria y pugna frontalmente con la verdadera voluntad de las partes expresada en la letra del acuerdo y, sobre todo, en los actos previos, coetáneos y posteriores (señaladamente el registro de la marca internacional DIRECCION000 consolidada por DIRECCION002 con anterioridad al acuerdo en cuestión) y la globalidad del acuerdo, del que necesariamente se deriva el consentimiento de DIRECCION002 a no ejercitar frente a las recurridas el ius prohibendiínsito en sus registros de marca prioritarios».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Los dos motivos impugnan la interpretación que la sentencia recurrida ha hecho del acuerdo de 17 de enero de 1996, concertado entre los hermanos Olegario y Ruperto DIRECCION000, en relación con el uso de los signos distintivos. En el caso del motivo segundo, porque entiende que la interpretación realizada por la audiencia provincial no es acorde con los criterios de interpretación finalista y sistemática previstos en los artículos que se denuncian infringidos. Y en el caso del primer motivo porque, en todo caso, no se le puede negar a la demandante la facultad de desistir del acuerdo.

Hemos de partir, como en otras ocasiones, de la jurisprudencia de esta sala sobre el alcance de la revisión en casación de la interpretación realizada en la instancia, contenida entre otras en la sentencia 57/2024, de 18 de enero:

«(...) la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, que ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario ( sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo). El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( sentencias 198/2021, de 26 de marzo, y 1577/2023, de 15 de noviembre, y las muchas que en ellas se citan)».

En consecuencia, como recuerda la sentencia 1106/2025, de 10 de julio, «ha de quedar fuera del ámbito de la casación toda revisión del resultado de la labor de investigación del sentido jurídicamente relevante de las declaraciones de voluntad que resulte respetuoso con los imperativos legales que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea el único significado admisible conforme a ellos. Lo que se traduce en que siempre que aquellas normas hayan sido respetadas, el recurso de casación no permite decidir cuál es la interpretación del contrato que parece mejor o más adecuada a las circunstancias del caso, porque tal tipo de conclusión excedería del ámbito propio del recurso extraordinario y significaría, no un control de legalidad, sino una intromisión en funciones que corresponde ejercer a los tribunales de las instancias».

3.En segundo lugar, a la hora de revisar la interpretación realizada en la instancia por la denunciada infracción de las reseñadas normas legales sobre interpretación hemos de tener en cuenta también la doctrina de esta sala sobre el sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, contenida entre otras, en la sentencia 57/2024, de 18 de enero:

«Respecto del sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, el principio rector de la labor interpretativa es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes, que se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática ( art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

»No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. Y cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas")».

4.En nuestro caso, la interpretación realizada por la sentencia de apelación del acuerdo de 17 de enero de 1996, vinculado al posterior acuerdo de 22 de febrero de 1996, parte de la dicción literal y es acorde con la voluntad de las partes, a la vista de la totalidad de lo convenido.

El acuerdo está concertado por los dos hermanos DIRECCION000, Ruperto y Olegario, que hasta entonces participaban en la explotación de un negocio relacionado con la comercialización de maletas de viaje y otros productos vinculados, a través de varias sociedades en las que tenían participación, negocio que provenía del comenzado en su día por su padre Cristobal. En el acuerdo se reparten el control de las sociedades, para lo cual convienen en transmitirse participaciones y acciones para que, en lo que ahora interesa, DIRECCION001 quedara bajo el control de Ruperto DIRECCION000 y DIRECCION002 DIRECCION000 bajo el control de Olegario DIRECCION000. En el contexto de este reparto, se entiende la cláusula primera del acuerdo de 17 de enero de 1996, que se reitera en el apartado 11 del acuerdo de 22 de febrero de 1996:

«Los signatarios se comprometen a no crear confusión en lo relativo a los productos y las marcas comercializados que dependen del nombre común».

El nombre común es DIRECCION000, que coincide con el apellido común de Ruperto y Olegario y es el elemento común de las dos sociedades ( DIRECCION001 y DIRECCION002 DIRECCION000).

La conclusión alcanzada en la sentencia recurrida de que las partes acuerdan «el uso compartido en pie de igualdad del patronímico DIRECCION000 como distintivo de sus productos, pero las marcas que lo contengan no deben causar confusión a sus destinatarios», consideramos que responde a la finalidad perseguida por las partes, a la vista de la totalidad del acuerdo (el reparto del negocio a través de las sociedades) y de los antecedentes (ambos hermanos eran copropietarios de esas sociedades y participaban en pie de igualdad en los negocios).

Esta conclusión, es acorde con el hecho de que DIRECCION002 DIRECCION000 fuera titular, en aquel momento, de la marca internacional figurativa que contenía la denominación DIRECCION000, pues el conjunto de ambos acuerdos (de 17 de enero y 22 de febrero de 1996), estrechamente vinculados, llevaba a repartirse las sociedades, de modo que si Ruperto cedía el 50% de DIRECCION002 DIRECCION000, que ya era titular de la marca internacional DIRECCION000, se hacía con el acuerdo de que tanto uno como otro hermano podía emplear el termino común DIRECCION000, que por ser renombrado en el mercado de las maletas, tenía un especial valor. Es lógico que las partes expresamente previeran el uso común del elemento común, que no puede ser otro que DIRECCION000, tras la reasignación del control de las sociedades.

5.No cabe invocar la infracción del art. 1583 CC, que impide que alguien pueda obligarse a prestar servicios sin tiempo fijo, pues el acuerdo alcanzado entre las partes no es un arrendamiento de obra y servicios. El acuerdo alcanzado entre las partes, de naturaleza compleja, contiene trasmisión recíproca de activos, con una finalidad determinada, la distribución de las sociedades dedicadas al negocio de comercialización de maletas y otros productos vinculados, de modo que ambas partes del acuerdo puedan seguir usando el elemento común (la denominación DIRECCION000), pero con el compromiso de evitar la confusión. El acuerdo presupone el reconocimiento por ambas partes de que las dos tienen derecho a emplear la denominación DIRECCION000, pero no, como consideraban los demandantes que era DIRECCION002 DIRECCION000 quien había cedido un previo derecho que sólo a ella le correspondía.

En cualquier caso, en un acuerdo o convenio como el alcanzado por las partes, ninguna de ellas tenía derecho a un desistimiento unilateral para dejar sin efecto lo convenido.

CUARTO. Motivo tercero del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la «infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida en la Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2013 en el asunto C-661/11 (Martin y Paz Diffusion) que reconoce la facultad que asiste al titular de una marca registrada de revocar el consentimiento a la explotación conjunta de un signo que pueda suponer un conflicto con dicha marca. La Sentencia recurrida interpreta de forma incorrecta las enseñanzas del TJUE en esa Sentencia al negarse a equiparar el contenido de la carta de fecha 7 de septiembre de 2018 (Documento 11 de la demanda) con una revocación del consentimiento prestado por DIRECCION002 mediante el acuerdo con la adversa en el año 1996, lo que le permite recuperar el ius prohibendiínsito en sus registros de marca anteriores».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo porque incurre en un defecto grave de formulación, ya que en su encabezamiento no denuncia la infracción de ninguna norma legal, sino que denuncia la infracción de una doctrina jurisprudencial, en este caso contenida en una sentencia del TJUE, que si bien podría justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida (aplicable al caso).

Conforme al art. 477.1 LEC, sea cual sea la vía seguida, el recurso de casación «habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso». Esta previsión legal se traduce en que, como declaramos en la sentencia 108/2017, de 17 de febrero:

«en la formulación del motivo de casación hay una exigencia mínima e ineludible que es la identificación de la norma o normas que resultaban aplicables en la resolución de las cuestiones objeto de controversia».

En este momento la causa de inadmisión se convierte en motivo de desestimación.

QUINTO. Motivos cuarto y quinto del recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Por su conexión, ambos motivos (cuarto y quinto), que impugnan el juicio de confusión realizado por la audiencia, y denuncian la infracción de los mismos preceptos ( artículos 9.2.b] RMUE y 34.2.b] LM), serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo cuartose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 100/2016 de 25 febrero (RJ 2016\811) y la Sentencia Núm. 101/2016 de 25 febrero (RJ 2016\620), que interpreta los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM en lo que hace al análisis comparativo de los signos en disputa. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que en materia de infracción el objeto de la comparación está conformado por el derecho prioritario y la concreta plasmación del signo infractor en los productos controvertidos. La Sentencia recurrida ignora esta pacífica doctrina al contrastar los derechos prioritarios de DIRECCION002 con las marcas registradas de las recurridas, en lugar de con la concreta plasmación en los productos controvertidos tal y como ha sido denunciado en la demanda».

En el desarrollo del motivo completa su argumentación en el siguiente sentido:

«(...) yerra la Sentencia recurrida al comparar los registros de DIRECCION002 con los de las recurridas, eliminando el signo DIRECCION000 de la ecuación. La doctrina jurisprudencial es monolítica al afirmar que en materia de infracción el análisis ha de centrarse, en su conjunto, en los signos plasmados en los productos efectivamente comercializados en el tráfico. La Sentencia recurrida compara (de forma parcial, al excluir el término DIRECCION000) los registros de DIRECCION002 con los elementos gráficos de las marcas registradas por las recurridas y se limita a reseñar que los signos efectivamente empleados en el tráfico (sobre los que verdaderamente recae la acción de infracción entablada por DIRECCION002) no alteran el carácter distintivo de las marcas registradas, lo que determina un uso efectivo de las mismas».

1.2.El motivo quintose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 95/2014 de 11 marzo (RJ 2014\2245) y la Sentencia Núm. 151/2017 de 2 marzo (RJ 2017\671), que interpreta los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM en lo que hace al análisis comparativo de los signos en disputa. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que la aproximación a los signos enfrentados ha de hacerse desde una visión de conjunto teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes. La Sentencia recurrida ignora este axioma al centrar su examen en la vertiente gráfica de los elementos DIRECCION000 y DIRECCION000, excluyendo elementos relevantes como la denominación DIRECCION000 (presente en ambos signos) y la identidad aplicativa abiertamente reconocida».

Y en el desarrollo del motivo razona lo siguiente:

«La Sentencia recurrida reconoce sin ambages en el Fundamento de derecho Cuarto que "no existe duda sobre la identidad aplicativa porque en ambos casos se utilizan los signos para identificar maletas y artículos de viaje".Sin embargo, no se aplica ni se invoca el conocido principio de la interdependencia (un menor grado de similitud entre los signos puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre los productos designados).

»En lo que hace al análisis de los signos enfrentados, la Audiencia Provincial contrae su análisis a los elementos gráficos porque, según afirma, las demandadas están autorizadas a utilizar el término DIRECCION000 por efecto del tantas veces aludido contrato de 1996.

»Con el debido respeto, este modo de proceder no resulta ajustado a derecho ya que implica un análisis parcial, analítico y atomizado que es irreconciliable con la doctrina que hemos expuesto. Que la adversa tenga derecho a emplear el patronímico DIRECCION000 (lo que admitimos solamente a efectos dialécticos) no excluye que tenga que valorarse dicho elemento en el análisis global del riesgo de confusión. El Tribunal podrá darle mayor o menor peso en su análisis de conjunto, lo que no puede hacer es excluir un aspecto perceptible y relevante por el mero hecho de que la adversa esté amparada contractualmente a su utilización».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Ambos motivos denuncian la infracción del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea RMUE), en relación con la marca de la UE, y del artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas de 2001 (LM), respecto de las marcas españolas. Estos artículos regulan el alcance de la protección del titular de las marcas de la UE y nacionales frente al uso de signos distintivos por parte de terceros que puedan generar riesgo de confusión.

Así, conforme al art. 9.2.b) RMUE dispone lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: [...]

»b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Y de forma equivalente para las marcas nacionales el art. 34.2.b) LM dispone lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: [...]

»b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Esta regulación nacional es equivalente al art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (actual art. 10.2.b) de la Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre), razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto.

3.Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y reiterada por otras posteriores, entre ellas las sentencias 497/2017, de 13 de septiembre, y 775/2021, de 10 de noviembre, que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y muchas otras posteriores. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)».

4.En nuestro caso es cierto que la comparación debe realizarse entre las marcas de la demandante, tal y como las tiene registradas (reseñadas en el apartado 1.2. del primer fundamento jurídico) y los actos que se denuncian infractores, esto es, el empleo de los signos distintivos por las demandadas. Y partiendo de la consideración de que los demandados han empleado estos signos para distinguir los mismos productos para los que los demandantes tienen registradas sus marcas.

Las marcas de la demandante son tres marcas figurativas, que contienen las siguientes imágenes:

Y los signos empleados por las demandadas, que la demandante denuncia infractores de sus marcas son los siguientes:

Sin perjuicio de que no puede obviarse que la demandada era titular de una marca figurativa (MUE 9.639.094), registrada también para distinguir estos productos (de la clase 18), con la siguiente representación gráfica:

El razonamiento seguido por la audiencia provincial para justificar que el uso no infringe las marcas de las demandantes nos parece correcto, porque parte de la consideración de que el elemento preponderante del signo empleado es la denominación DIRECCION000, que la demandada estaba legitimada a usar tanto como la demandante, por haberse convenido así en el acuerdo de 1996. Y el signo que acompaña a la denominación DIRECCION000 es una « DIRECCION000» con una grafía que, aunque no sea exactamente igual al signo registrado como marca por la demandada (MUE 9.639.094), no deja de ser un uso efectivo que «no altera el carácter distintivo de esa marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de " DIRECCION000" sobre un recuadro».

El juicio de confusión realizado por la Audiencia no deja de ser una valoración global de los signos, sin perjuicio de que a estos efectos no tenga relevancia la identidad del elemento denominativo « DIRECCION000» en los signos confrontados, pues ambas partes, como hemos visto, tienen derecho a emplearlo. Razón por la cual lo importante en este caso es ver si el resto de los elementos, en este caso la grafía de la DIRECCION000 y de la DIRECCION000, contribuyen por sí a que globalmente se genere en el consumidor medio un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos marcados. Dicho de otro modo, siendo claro un riesgo de confusión por el empleo de la denominación « DIRECCION000», en la medida en que ambos tienen derecho a usarlo, es lógico que se centre el juicio de confusión en los otros elementos, junto con la composición o disposición gráfica de estos elementos.

SEXTO. Motivos sexto y séptimo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Por su conexión, ambos motivos (sexto y séptimo), que impugnan la valoración realizada por la audiencia provincial de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas, y denuncian la infracción de los mismos preceptos ( artículos 9.2.c] RMUE y 34.2.c] LM), serán analizados conjuntamente.

1.1.El motivo sextose basa en la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 505/2012, de 23 de julio (RJ 2012, 9002) y la Sentencia Núm. 95/2014 de 11 marzo (RJ 2014\2245), que interpreta los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM en lo que hace a los presupuestos para la apreciación de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas. La doctrina del TS establece de forma meridianamente clara que el grado de similitud entre los signos enfrentados no ha de tener la intensidad requerida para la apreciación del riesgo de confusión, siendo suficiente la existencia de un mero "vínculo" entre los signos en liza. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al equiparar el requisito del "vínculo" con un grado de similitud generador de confusión».

En el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

«La Sentencia recurrida conculca la anterior doctrina al equiparar los requisitos de la apreciación del riesgo de confusión (más exigentes) al terreno de la protección reforzada de las marcas notorias/renombradas. Este excesivo rigor y desenfoque ha conducido al Tribunal a quo a desestimar la protección reforzada de las marcas de DIRECCION002. Si la Audiencia Provincial hubiera aplicado debidamente la doctrina del Tribunal Supremo, el signo de la Sentencia de apelación hubiera sido muy distinto pues resulta indiscutible (i) que entre los signos en liza existe cuando menos el nexo o vinculación (al menos en lo que hace a los signos empleados en la parte exterior de las maletas y las asas de las recurridas que la Audiencia Provincial reconoce como próximos a las marcas de DIRECCION002) que marca la doctrina del Tribunal Supremo y el TJUE y (ii) que la adversa ha obtenido una ventaja desleal por el vínculo que los consumidores establecen con las marcas de DIRECCION002 (aspecto más que evidente ante la incapacidad de la adversa de proporcionar la más mínima prueba sobre la proyección y fama de sus marcas y productos)».

1.2.El motivo séptimose basa en la «infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida, entre otras, en la Sentencia de 6 de febrero de 2014 en el asunto C-65/12 (Red Bull) sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas reconocida en los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina cuando afirma que el acuerdo del 17 enero de 1996 le confiere a la demandada una "justa causa" para utilizar sus signos. Esta conclusión conculca gravemente esta doctrina ya que el meritado acuerdo establece de forma diáfana que las partes no podrán utilizar sus signos de forma confusoria y la adversa ha incumplido este compromiso».

En el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

«La adversa no puede amparar el uso de sus marcas en el contrato de enero de 1996 desde el momento en que ha inobservado el compromiso de no generar confusión con las marcas de DIRECCION002. Este compromiso ha de entenderse en términos amplios como comprensivo de cualesquiera motivos de infracción de las marcas prioritarias de esta parte. Es decir, las recurridas habrán incumplido este compromiso tanto si se ha generado riesgo de confusión, como si ha habido un aprovechamiento de la notoriedad/renombre de las marcas de DIRECCION002, aspectos debidamente desarrollados en los anteriores motivos de nuestro recurso, a los que nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Conviene advertir que la sentencia de apelación rechaza la especial protección de las marcas renombradas por tres razones: i) excluido el elemento denominativo « DIRECCION000», la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que se genere entre ellos un vínculo; ii) «no consta el parasitismo u obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas de DIRECCION002»; y iii) porque, en cualquier caso, «el uso de los signos por las demandadas estaría amparada por una "justa causa" a la que se refiere la STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-65/12) como es el acuerdo de 17 de enero de 1996 que sentó las bases para una convivencia pacífica en el mercado de las mercantiles cuyos administradores lo suscribieron».

La primera razón sería suficiente para desestimar esta pretensión (basada en la especial protección de las marcas renombradas), pues conforme a la jurisprudencia de esta sala, en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario que, además del carácter renombrado de la marca del demandante, que los signos distintivos empleados por las demandadas generen en el consumidor medio un vínculo con la marca renombrada, que a su vez haya propiciado una ventaja desleal o la merma de distintividad o renombre de la marca del demandante.

La especial protección de la marca renombrada se regula en el art. 34.2.c) LM, que constituye una trasposición del art. 5.2 de la Directiva de marcas, precepto que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de Justicia de la Unión Europea. Esta sala, sobre la base de las directrices marcadas por el TJUE, ha establecido la siguiente jurisprudencia, contenida en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, que en lo que ahora interesa sigue vigente tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre:

«Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

»En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

»Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

»Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding'- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre"».

De acuerdo con esta doctrina, para que pueda surtir efecto esta especial protección de las marcas renombradas es necesario, aparte de la acreditación del renombre de la marca, que los signos distintivos empleados por la demandada generen un vínculo, que como hemos visto se traduce en una evocación de la marca renombrada.

La sentencia recurrida ha negado que se genere ese vínculo, tras advertir que al realizar este análisis no puede ser tenida en consideración la denominación « DIRECCION000», en la medida en que ambos tienen derecho a su uso. De tal forma que descartado en la comparación este elemento, desde la perspectiva de un tribunal de casación, no encontramos razones para contradecir la valoración realizado por la audiencia cuando entiende que «la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares o lo que es denominado como "vínculo" (...)». En efecto, si hacemos abstracción del término « DIRECCION000», la diferente grafía de la DIRECCION000 de la marca de la demandante y la DIRECCION000 de los signos empleados por las demandadas no genera la pretendida evocación, razón por la cual no resulta de aplicación el art. 34.2.c) LM, ni su equivalente en el Reglamento de la marca de la UE, el art. 9.2.c). Sin que en consecuencia sea necesario analizar el resto de los requisitos (el aprovechamiento desleal del renombre de la demandante), ni tampoco la tercera razón, adicional, de la «justa causa».

SÉPTIMO. Motivo octavo del recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la «infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 450/2015, de 2 de septiembre (RJ 2015\4745) y la Sentencia Núm. 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014\2245), que interpreta el principio de complementariedad relativa en materia de competencia desleal. La Sentencia recurrida vulnera esta doctrina al concluir que las acciones marcarias y concurrenciales desplegadas por DIRECCION002 se fundan en unos mismos hechos y combaten un mismo desvalor. Sin embargo, no existe tal coincidencia porque, por un lado el análisis comparativo de las acciones de competencia desleal parte de la concreta presentación de los productos de la actora, mientras que el análisis de las acciones marcarias parte de los registros marcarios de DIRECCION002, como no podía ser de otra forma y; por otro lado, el desvalor de los dos tipos de acciones es diferente, siendo que las acciones marcarias pretenden reafirmar el ius prohibendide las marcas registradas de DIRECCION002 y las acciones de competencia desleal aspiran a reprimir una aproximación indebida a su forma de presentación en el mercado».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo porque vuelve a incurrir en un defecto grave de formulación, ya que en su encabezamiento no denuncia la infracción de ninguna norma legal, sino que denuncia la infracción de una doctrina jurisprudencial, en este caso la relativa al principio de complementariedad relativa que rige la relación entre las normas marcarias y las normas de defensa de la competencia, que si bien podría justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida (aplicable al caso).

OCTAVO. Costas.

1.Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas ocasionadas por cada uno de estos dos recursos, en aplicación de lo prescrito en el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª LOPJ.