Sentencia Civil 1505/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 9487/2021 de 28 de octubre del 2025

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-Bakery Donuts Iberia SAU (en adelante, Bakery Donuts) es titular de la marca española 399.563 DONUT (denominativa), solicitada el 21 de marzo de 1962 y concedida el 8 de septiembre del mismo año, para designar productos pertenecientes a la clase 30 del Nomenclátor:

«Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería; azúcares, chocolates, cacao, tés, cafés y sucedáneos de estos productos; vainillas, esencias y productos preparados para la elaboración de flanes y pasteles, productos alimenticios a base de chocolate y azúcar, helados, caramelos, bombones, rosquillas, grajeas de goma para mascar, galletas».

A este registro inicial le siguieron otros varios, siempre para distinguir productos de la clase 30 (lo que incluye productos de bollería), entre los que se reseñan los siguientes, de modo ejemplificativo:

- Marca nacional 643.273 DONUTS, mixta, solicitada el 24-05-1971.

- Marca nacional 2.693.771 DONUTS, mixta, solicitada el 13-09-1995.

- Marca nacional 2.518.530 DONUTS, mixta, solicitada el 19-12-2002.

- Marca nacional 2.520.839 DONUTS, mixta, solicitada el 13-01-2003.

- Marca nacional 2.576.684 DONUTS, mixta, solicitada el 21-01-2004.

2.-Tanto la notoriedad como el renombre de la marca DONUTS han sido repetidamente reconocidos de forma expresa por diversas autoridades e instancias, tanto administrativas como judiciales.

3.-Bakery Donuts es también titular de la marca nacional 1.288.926 DOGHNUTS (denominativa), solicitada el 5 de diciembre de 1988 y registrada el 18 de junio de 1994, para designar productos de la misma clase 30. Así como de la marca 2.469.650 ¿TE APETECE UN DIA REDONDO? DONUTS (mixta), solicitada el 16 de abril de 2002 y registrada en Ia clase 30 para «harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, productos de panadería, bollería, pastelería y confitería».

4.-Atlanta Restauración Temática S.L. (en adelante, Atlanta) ofrece en el mercado, a través de su página web (www.grupoatianta.es ), unas rosquillas que denomina «Redondoughts» (además, tiene registrado este término como marca denominativa), y describe como «Donut». A la fecha de interposición de la demanda, el contenido de la página web era este:

5.-Bakery Donuts interpuso una demanda contra Atlanta en la que solicitaba, resumidamente, que se declarase que la demandada había violado los derechos de marca de la demandante, tanto por el ofrecimiento en el mercado de las citadas rosquillas, como por la utilización del término Donut aplicado a productos de bollería, así como que había incurrido en actos de competencia desleal al desarrollar una estrategia de erosión y menoscabo de Ia distintividad de las marcas de la demandante. Y que se condenara a la demandada a cesar en el uso de sus signos en el ámbito de la bollería en España, y a cesar en los actos que comporten una erosión y menoscabo de Ia distintividad de las marcas de la demandante. Así como a indemnizar a Ia demandante por los daños y perjuicios ocasionado y por el enriquecimiento injusto producido por su actuación ilícita de competencia desleal y violación de derechos de exclusiva, en cuantía equivalente al cinco por ciento de Ia cifra de negocios realizados por Ia demandante con los productos ofrecidos o comercializados con utilización de los signos REDONDOUGHTS y/o DONUT/S; y a abonar una indemnización coercitiva de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido a partir de Ia condena por violación de marca hasta que se produzca Ia cesación efectiva de Ia violación.

6.-Atlanta se opuso a la demanda por las siguientes y resumidas razones: (i) el uso de la palabra Donut ha sido insignificante y no a título de marca, y ya ha sido eliminado de su web; (ii) concurre la excepción del art. 41.2 LM, por lo que la demandante debería probar que en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca nº 1.288.926, DOGHNUTS, ha sido objeto de un uso efectivo y real para rosquillas o que existen causas justificativas de la falta de uso, y que la marca nº 2.469.650, ¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUTS (mixta), ha sido objeto de un uso efectivo y real para productos de la clase 30 o que existen causas justificativas de la falta de uso; (iii) la marca de la demanda REDONDOUGHTS es distinta de las de la demandante desde el punto de vista visual y fonético; (iv) las denominaciones de las marcas son de fantasía, por lo que no existe semejanza conceptual e imposibilita el riesgo de confusión por faltar uno de los factores imprescindibles para su existencia; (v) Atlanta comercializa rosquillas congeladas para restaurantes, hoteles y empresas de catering, por lo que el consumidor medio es profesional y no puede confundir el producto con los de la demandante; (vi) no ha existido ningún acto de competencia desleal.

7.-La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. No apreció riesgo de confusión entre los signos dadas sus diferencias fonéticas y denominativas. Consideró que las marcas DOGHNUTS y ¿TE APETECE UN DIA REDONDO? DONUTS, no se usan efectivamente en el mercado, así como que el público al que se dirigen los productos marcados por cada una de las empresas litigantes es diferente (consumidores, en el caso de Bakery, y profesionales, en el de Atlanta). Finalmente, concluyó que, sin haber infracción marcaria, no puede ejercitarse una acción de competencia desleal por los mismos hechos.

8.-La parte demandante formuló un recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial. En lo que ahora importa, consideró que es indiferente que la marca Donuts sea notoria, por cuanto no existe semejanza entre los signos. Con independencia de que las dos marcas de la demandante a que se refiere la sentencia de primera instancia sean o no usadas, no existe riesgo de confusión entre ellas y las de la demandada. El término donut es descriptivo de un tipo de rosco y está admitido como tal por la Real Academia de la Lengua. No pueden formularse acciones de competencia desleal con planteamientos marcarios.

9.-Bakery ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso extraordinario por infracción procesal Primer motivo. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento: El primer motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE, por haberse valorado la prueba sobre el riesgo de confusión de manera manifiestamente ilógica e irracional.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida incurre en error patente porque el uso de un signo en la descripción de un producto no descarta el riesgo de confusión y porque no tiene en cuenta elementos de gran importancia como la absoluta identidad de los signos y su aplicación, el conocimiento de la marca anterior, que la demandante también vende sus productos en canales profesionales y que la incorporación del término dónut al diccionario únicamente prueba su lexicalización, pero no la vulgarización de la marca.

2.- Decisión de la Sala: El motivo debe ser desestimado por las razones que exponemos a continuación.

Es reiterada la jurisprudencia de esta sala, ahora plasmada positivamente en el art. 477.5 LEC, que declara que el error patente en la valoración de la prueba sólo puede alegarse cuando se trate de un error fáctico -material o de hecho-, que sea patente, evidente e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

En este caso, tal y como se formula el motivo, los errores que denuncia serían de naturaleza jurídica, no fáctica, en cuanto a la consideración y aplicación de los elementos necesarios para apreciar el riesgo de confusión entre marcas. Y, en su caso, deben combatirse en el recurso de casación, no en el extraordinario por infracción procesal.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.-Planteamiento: El segundo motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE, al haber valorado la prueba la sentencia recurrida de forma manifiestamente ilógica e irracional en relación con la aplicación de la marca Donut a un determinado tipo de rosquilla.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que la definición del término dónut en el diccionario y la marca Donut son distintas fonéticamente, y en todo caso, la lexicalización de un término no conlleva per se la autorización para su uso en el mercado, ni equivale a la vulgarización de la marca.

2.- Decisión de la Sala: El motivo debe ser desestimado por las razones que damos a continuación.

Como ya hemos indicado, el error en la valoración de la prueba es combatible de manera excepcional en esta vía cuando se trata de un error fáctico, patente y directamente verificable en las actuaciones. Y lo que denuncia la parte en este motivo, al igual que en el anterior, no es un error de dicha naturaleza, sino un pretendido error jurídico sobre las consecuencias del uso generalizado del término dónut y la relación entre la lexicalización de una denominación y la vulgarización de una marca, que son cuestiones completamente ajenas al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal.

CUARTO.- Tercer motivo de infracción procesal. Carga de la prueba

1.- Planteamiento: El tercer motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción del art. 217 LEC, al haberse invertido la carga de la prueba sobre la aplicabilidad del art. 37.1 LM.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, en síntesis, que para limitar el ius prohibendidel titular de la marca su uso como indicación descriptiva ha de ser acorde con las prácticas leales en materia industrial y comercial, lo que no sucede con el uso que hecho Atlanta de la marca Donut. Y era a la demandada a quien correspondía probar que el uso era lícito.

2.- Decisión de la Sala: El motivo debe decaer por lo que se expone a continuación.

La Audiencia Provincial no aplica las reglas de la carga de la prueba y ni siquiera hace mención al art. 217 LEC. Y solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas establecidas en él y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencias 244/2013, de 18 de abril y 484/2018, de 11 de septiembre).

Además, resulta contradictorio y ello determina que resulte inadmisible, que al mismo tiempo se denuncie error en la valoración de la prueba e infracción de la carga de la prueba, puesto que las reglas de la carga de la prueba previstas en el art. 217 LEC son aplicables justamente en ausencia de prueba suficiente, pero no cuando se ha decidido sobre una determinada valoración de la prueba ( sentencias 12/2017, de 13 de enero; y 484/2018, de 11 de septiembre).

3.-En todo caso, el motivo vuelve a hacer consideraciones de carácter jurídico-sustantivo, ajenas a un recurso extraordinario por infracción procesal.

QUINTO.- Recurso de casación. Primer y segundo motivos. Uso descriptivo versus uso desleal de la marca

1.-Planteamiento: El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 37 b) de la Ley de Marcas 1/2000, de 7 de enero (LM), y de la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo plasmada en la sentencia 97/2012, de 6 de marzo; y del Tribunal de Justicia, en la sentencia de 11 de septiembre de 2007, C-17/06.

En el desarrollo del motivo la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida no ha efectuado una valoración acerca del uso del término Donut en la página web de la demandada, a fin de determinar si ese uso pueda ser calificado como una práctica leal en materia industrial o comercial, ya que, de no ser así, no le resultaría de aplicación la limitación contenida en el art. 37 b) LM.

El segundo motivo de casación denuncia infracción del art. art. 37 b) LM, en relación con la doctrina jurisprudencial ( sentencia del Tribunal Supremo, pleno, 97/2012 de 6 de marzo, entre otras) que considera que el requisito de lealtad se exige en relación con los intereses legítimos del titular de la marca.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida centra y limita el análisis de lealtad de la conducta de Atlanta en el riesgo de confusión, en clara infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que imponen una valoración amplia que considere los «intereses legítimos» del titular de la marca. El renombre de las marcas de la demandante no es discutido, por lo que el análisis de la lealtad de la conducta de Atlanta al usar el signo Donut exigía, como mínimo, considerar los intereses legítimos que el propio art. 34 LM reconoce a Bakery como titular de una marca notoria o renombrada, a saber: a) si el uso de Donut por la demandada puede implicar un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas de Bakery; y b) si el uso de Donut por Atlanta puede implicar un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de las marcas Donuts.

2.- Decisión de la Sala: Dada la conexión entre ambos motivos, se resolverán conjuntamente, en sentido estimatorio, conforme a lo que exponemos a continuación.

El art. 37 LM, en la redacción aplicable en la fecha de presentación de la demanda, establecía:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: [...] b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos».

El precepto, básicamente coincidente con el art. 6.1 b) de la Directiva de 2008 y con el art. 14.1 de la Directiva de 2015, establece un límite al derecho conferido por la marca para salvaguardar que el resto de los operadores del mercado puedan utilizar indicaciones descriptivas, por lo que constituye una expresión del imperativo de disponibilidad. Así lo reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de abril de 2008, C-102/07, Adidas/Marca Mode,al declarar:

«46 Más concretamente, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene por objeto salvaguardar la posibilidad de que el conjunto de los operadores económicos pueda utilizar indicaciones descriptivas. Esta disposición constituye, por tanto, como ha señalado el Abogado General en los puntos 75 y 78 de sus conclusiones, una expresión del imperativo de disponibilidad.

»47 Sin embargo, el imperativo de disponibilidad no constituye en ningún caso una limitación autónoma de los efectos de la marca añadida a las expresamente previstas en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva. Procede señalar a este respecto que, para que un tercero pueda alegar las limitaciones de los efectos de la marca que se recogen en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva y valerse en este contexto del imperativo de disponibilidad que subyace en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él, tal como exige la citada disposición de la Directiva, se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero (véanse, en este sentido, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 28, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartados 42 a 44)».

A su vez, en la sentencia de 25 de enero de 2007, C-48/05, Adam Opel,el Tribunal de Justicia ya había advertido que el límite excede de la simple autorización a un tercero para el uso de los elementos descriptivos que contiene una marca, puesto que permite el uso de una marca en su conjunto, siempre que se trate de indicar las características de los productos comercializados por el tercero y se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

3.-De esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que para que un tercero pueda alegar estas limitaciones de los efectos de la marca y beneficiarse del imperativo de disponibilidad, es preciso, en primer lugar, que la indicación que realice de una marca ajena se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero. En tales condiciones, cuando el uso es meramente descriptivo no existe infracción, en tanto que no se han menoscabado las funciones de la marca (SSTJ de 14 de mayo de 2002, C-2/00, Michel Hölterhoff;y 12 de noviembre de 2002, C-206/01, Arsenal Football Club).Que el art. 34 LM confiera al titular de la marca unos derechos de exclusiva no significa inexorablemente que cualquier uso por un tercero lesione los intereses legítimos del titular, porque precisamente existen los límites o excepciones del art. 37 LM. Como resaltó la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005, C-228/03, Gillette:

«29 "Es preciso señalar que, mediante la limitación de los efectos de los derechos de que el titular de una marca goza en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, el artículo 6 de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véanse, en particular, las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 62, y de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691, apartado 16)».

Ahora bien, en todo caso, ese uso descriptivo debe ser leal. Lo que, aplicado al caso, implica que el uso del signo Donut que ha hecho la recurrida en su catálogo en internet, incluso aunque sea meramente descriptivo de las características del producto que comercializa, si admitimos la utilización general del término como sinónimo de rosco de masa frita y esponjosa, debería ser conforme con las prácticas leales en el comercio ( sentencia de esta sala 97/2012, de 6 de marzo; y sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007, C-17/06, Céline).

4.-La lealtad exigible a estos efectos debe serlo en relación con los intereses legítimos del titular de la marca y no debe ser confundida con el concepto de lealtad regulado en la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, en la que los intereses protegidos son los de los consumidores.

Conforme a las sentencias citadas (y las que en ellas se reproducen), se consideran conductas desleales frente al titular de la marca: (i) el uso de la marca de forma que pueda dar la impresión de la existencia de un vínculo comercial; (ii) el uso que afecte al valor de la marca, mediante el aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o su renombre; (iii)) el uso que desacredita o denigra la marca del titular; (iv) los usos que puedan implicar «un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».

5.-Como no se ha discutido el renombre de las marcas titularidad de Bakery que contienen el término Donut, no puede ignorarse que el uso de la misma palabra por Atlanta puede implicar per seun aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre. Y ello porque en la marca renombrada basta con que el público pertinente, ante el signo confrontado, evoque la marca renombrada y establezca un vínculo mental, que puede acarrear tres riesgos o perjuicios para la marca renombrada: la dilución, cuando el uso ajeno debilita la capacidad de la marca para singularizar un origen; la pérdida de prestigio; y el parasitismo, cuando el tercero se beneficia injustamente del poder de atracción de la marca, incluso sin acreditar un daño directo al titular.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2010, C-376/11 , Pie Optiek, declaró:

«45. A este respecto, en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la misma Directiva se precisa que dicho titular dispone de un derecho exclusivo que lo faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, esto es, que haga una utilización comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budìjovick Budvar, C-96/09 P, Rec. p. I-2131, apartado 144), de un signo idéntico o similar para determinados productos o servicios y en determinadas condiciones.

»46. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véanse las sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartados 75 y 77).»

6.-En nuestra jurisprudencia, para apreciar la deslealtad del uso de la marca renombrada, no solo hemos exigido el renombre (ya que, en tal caso, en los supuestos de marcas renombradas todo uso por terceros sería desleal), sino también su carácter simbólico, entendido como un valor competitivo específico que posibilite que un tercero pueda explotar autónomamente esa reputación o renombre (el llamado aspecto cualitativo de las marcas). En la sentencia 505/2012, de 23 de junio, declaramos:

«Si la infracción de la marca notoria se apoya en esta ventaja desleal o aprovechamiento indebido de la notoriedad la marca, tendría sentido exigir, como presupuesto esencial para que pueda existir tal aprovechamiento, aquellos requisitos cualitativos que inciden en la calidad de los productos o servicios marcados, o cuando menos en la imagen positiva que proyecta sobre los consumidores».

Además, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( sentencias de 12 de julio de 2010, C-324/09, LŽOreal ;y 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora),el concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca (parasitismo o «free-riding») no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Pero sin olvidar, como indica el propio TJUE, que como el derecho de marca no es absoluto, puede apreciarse la existencia de justa causa en el uso de la marca por el tercero (sentencia de 6 de febrero de 2014 , C-65/12, Leidsplein Beheer). A título de ejemplo, concurriría justa causa en los siguientes casos: (i) cuando eltercero usa el signo para proponer una alternativa a los productos o a los servicios del titular de la marca ( STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora);(ii) que el uso se haya hecho de buena fe antes de que la marca adquiriese renombre ( STJUE de 6 de febrero de 2014, C-65/12, Leidsplein Beheer); y (iii) fundamentalmente, que el uso esté amparado por una excepción legal, como sería el uso descriptivo de la marca.

7.-Centrado así el debate, lo esencial es determinar si el uso realizado por Atlanta del término Donut es meramente descriptivo y no incurre en deslealtad.

A tal efecto, parece que la sentencia recurrida fundamenta básicamente su conclusión sobre el carácter descriptivo del término donut en su acogimiento por la Real Academia Española. Respecto de lo cual, ha de advertirse que el diccionario recoge el término con la tilde que se deriva de su pronunciación en español «dónut» (no «Donut») y con mención expresa a que proviene de la marca registrada Donut®, lo que excluye la genericidad, conforme al art. 35 LM.

En todo caso, se trataría de un supuesto de lexicalización (incorporación de un elemento lingüístico ajeno a una lengua, en este caso, el español), que no es infrecuente en el ámbito de las marcas renombradas (nuestro diccionario también recoge, por ejemplo, los términos aspirina, o pósit, que también son marcas) y que per seno resta distintividad si se reconoce su origen marcario, como indica el ya citado art. 35 LM.

Aparte de que ha tenerse presente que lo utilizado por Atlanta en su catálogo informático fue el signo Donut, y no el término «dónut» recogido en el diccionario de la Real Academia. Y que podía haber utilizado otros términos similares como roscos, rosquillas o berlinas para describir el mismo producto, sin necesidad de uso de la marca ajena, que puede quedar menoscabada en su carácter distintivo y en su renombre.

8.-Conforme a estos parámetros, no cabe considerar que la actuación de Atlanta fuera leal con los intereses legítimos de Bakery, como titular de la marca renombrada Donut, por cuanto afectaba a su renombre, carácter distintivo y exclusividad en el tráfico económico. De hecho, desde el punto de vista del consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz, al que se refiere el TJUE, es evidente que no es igual pedir y consumir un Donut que un rosco precocinado de masa frita.

Lo que concluye la Audiencia Provincial, va más allá del mero reconocimiento de la descriptividad del término para desembocar, sin decirlo, en una vulgarización de la marca Donut, que no ha sido objeto del procedimiento.

Por lo que procede la estimación de los dos primeros motivos del recurso de casación.

SEXTO.- Consecuencias de la estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia

1.-La estimación de los dos primeros motivos de casación hace innecesario el examen de los otros dos y conlleva la anulación de la sentencia recurrida y la asunción de la instancia.

2.-Tal y como hemos dado lugar a la estimación del recurso de casación, únicamente cabe estimar las pretensiones de la parte demandante respecto del uso infractor por la parte demandada del término Donut en su página web, por lo que la condena se limitará a la cesación en dicho uso. Sin que proceda una indemnización coercitiva, en los términos del art. 44 LM, porque ya consta que la demandada retiró de su página web el término Donut.

3.-Tampoco procede condena alguna por actos de competencia desleal, conforme a las pretensiones acumuladas. La normativa sobre propiedad industrial y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes ( SSTS 94/2017 de 15 de febrero; 504/2017, de 15 de septiembre), ya que, mientras que la propiedad industrial protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendia favor de su titular, la normativa sobre competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

Cuando la conducta infractora es subsumible en el ámbito de protección conferido por un derecho de propiedad industrial (en este caso, unas marcas) y únicamente constituye uno de los actos de explotación que atenta contra el ius prohibendide su titular (sin afectar a ningún otro aspecto del derecho de exclusiva), su ilicitud debe declararse solamente mediante la aplicación de la normativa correspondiente al concreto derecho de propiedad industrial vulnerado y conforme a las acciones contempladas en esa normativa ( sentencias 95/2014, de 11 de marzo, 450/2015, de 2 de septiembre, y 504/2017, de 15 de septiembre, por citar solo algunas).

Por ello, no puede duplicarse la protección mediante el ejercicio acumulado de las acciones de competencia desleal y las acciones de protección de los derechos de propiedad industrial en relación con unos mismos hechos y con la finalidad de obtener los mismos remedios ( sentencias 427/2008, de 28 de mayo; 94/2017, de 15 de febrero; 451/2019, de 18 de julio).

4.-En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, que la parte demandante solicita al amparo del art. 43.5 LM y que concreta en el 5% de la cifra de negocio obtenido por la demandada con los productos indebidamente comercializados, es cierto que, como regla general, toda infracción marcaria conllevaría un perjuicio ex re ipsa.Pero esta regla no es absoluta, puesto que en estos casos de riesgo de confusión o evocación se «debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo pretendidamente similar a la marca registrada» ( sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, C-252/12, Specsavers).

Además, el derecho a obtener una indemnización de un mínimo del 1% de la cifra de negocios no altera la estructura propia de la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción de la marca. El precepto facilita el cálculo de la indemnización, si procede, pero no constituye una pena civil, desligada del carácter resarcitorio de la responsabilidad por daños y perjuicios y, en concreto, de la reparación de daños y perjuicios efectivamente ocasionados por la infracción.

5.-En la sentencia 516/2019, de 3 de octubre, con cita de las sentencias 692/2008, de 17 de julio, y 351/2011, de 31 de mayo, advertimos que una interpretación conjunta de los arts. 42 y 43 LM impone la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. Y declaramos que el art. 43.5 LM:

«Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

»Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad».

6.-Sobre estas bases, ha de tenerse en cuenta que consta que el uso de la marca Donut por parte de Atlanta se había producido, de manera muy limitada, única y exclusivamente en algunas partes no especialmente resaltadas de su página web, concretamente en la descripción de las rosquillas, pero no en la lista o relación de marcas de la empresa, ni en envases, envoltorios o presentaciones de sus productos; así como que en cuanto fue emplazada, la demandada eliminó dicho término de la página web. E incluso al oponerse al recurso de apelación, Atlanta manifestó que se comprometía formalmente a abstenerse de usar en el futuro el término Donut.

Además, ya hemos visto que en la jurisprudencia del TJUE se admiten casos de infracción de la marca cuando el tercero se beneficia injustamente del poder de atracción de la marca, incluso sin acreditar un daño directo al titular. Por lo que, en este concreto caso, consideramos que este uso, aun siendo ilícito, tuvo lugar en un ámbito muy reducido de difusión dirigido a profesionales y fue tan fugaz en el tiempo y falto de resultado pernicioso desde un punto de vista patrimonial, que no está justificada la concesión de una indemnización.

SÉPTIMO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, deben imponerse a la parte recurrente las costas por él causadas, según previene el art. 398.1 LEC.

2.-La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme al art. 398.2 LEC.

3.-En tanto que la estimación del recurso de casación implica la estimación en parte del recurso de apelación y de la demanda, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias, según establecen los arts. 394.2 y 398.2 LEC.

4.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para la formulación del recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución de los constituidos para los recursos de apelación y casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.