Sentencia Civil 1028/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1365/2021 de 30 de junio del 2025

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-La compañía mercantil Barceló Comercial Internacional S.A. (en lo sucesivo, Bainsa), es titular de las marcas de la Unión Europea núm. 925.636 -Ron Barceló- y núm. 5.117.213 -Ron Barceló Ron Dominicano Añejo-.

2.-Las sociedades Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas S.L. (en adelante, Díaz Cadenas), La Bodega de Ra S.L, Distribuidora de Bebidas L.R. S.L, y Bebidas Córdoba S.A, presentaron una demanda contra Bainsa e Importaciones y Exportaciones Varma S.A (en adelante, Varma), en la que ejercitaron las siguientes acciones: A.- Acción declarativa de ilicitud en el ejercicio de los derechos derivados de la titularidad marcaria; B.- Acción declarativa de licitud de actos de utilización de marca en la importación y comercialización de productos; C.- Acción declarativa de infracción de la normativa de defensa de la competencia; D.-Acción declarativa de competencia desleal; E.- Acción declarativa de daños y perjuicios derivados de las acciones de infracción marcaria; F.- Acciones declarativa de defensa de la competencia y de acciones declarativas de competencia desleal; G.- Acción de condena a la cesación y a la abstención; H.- Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios declarados; I.- Acción de condena a la publicación de la sentencia.

3.-Bainsa y Varma se opusieron a la demanda e interpusieron una demanda reconvencional, en la que intervino como parte adhesiva litisconsorcial la entidad mercantil Rones Fines del Caribe S.A (en adelante Rofica).

4.-El Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España dictó sentencia en la que desestimó íntegramente la demandada y estimó parcialmente la demanda reconvencional.

5.-Las demandantes interpusieron un recurso de apelación que fue estimado en parte por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

6.-Díaz Cadenas interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Primer motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento:

El primer motivo de infracción procesal, formulado al amparo del artículo 469.1.4º LEC, denuncia la vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, en síntesis, que la valoración efectuada por la sentencia recurrida sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por haber sido los productos litigiosos comercializados en el EEE con el consentimiento de Ron Barceló es irracional.

2.- Decisión de la Sala:

Es reiterada la jurisprudencia de esta sala, ahora plasmada positivamente en el art. 477.5 LEC, que el error patente en la valoración de la prueba sólo puede alegarse cuando se trate de un error fáctico -material o de hecho-, que sea patente, evidente e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

En este caso, la valoración sobre si el consentimiento para la comercialización fue expreso o tácito es jurídica y no fáctica. La sentencia recurrida analiza todos los indicios de los que podría desprenderse una prestación tácita del consentimiento (no solo los que propone la parte demandante/recurrente) y llega a la conclusión de que no hubo tal consentimiento.

La Audiencia Provincial, dentro de sus facultades valorativas de la prueba, niega trascendencia probatoria a un documento con tachaduras que se reconoce que tiene una finalidad de ocultación y resalta que se desconoce quién pudo ser el exportador, así como que también se desconoce cómo se gestó la importación de los lotes de ron al EEE. Y con evidente buen sentido, añade que, sobre tales bases, todas las demás alegaciones son inanes para justificar la existencia de consentimiento. Nada de irracional se aprecia en dicha conclusión.

El recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia, como de forma irrestricta parece pretender la parte recurrente al situar a esta sala en una función de revisión probatoria completamente ajena al ámbito casacional.

Como consecuencia de lo cual, no cabe apreciar el error en la valoración probatoria y debe desestimarse este primer motivo de infracción procesal.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal. Carga de la prueba

1.- Planteamiento:

El segundo motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en este caso la carga de la prueba.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia infringe la regla de inversión de la carga de la prueba de la existencia del agotamiento marcario que opera en los casos de distribución en exclusiva, al atribuir a Díaz Cadenas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre el consentimiento a la primera comercialización de los productos en el EEE.

2.- Decisión de la Sala:

Como se desprende de la demanda inicial del procedimiento, las demandantes pretendían que se declarase que la adquisición de ron Barceló a proveedores del EEE por precios inferiores a los fijados por los distribuidores españoles era ajustada a derecho, por lo que debía ordenarse a las demandadas abstenerse de oponer sus derechos de marca contra esos actos, puesto que, al proceder la mercancía del EEE, tales derechos se habrían agotado.

Al enfrentarse a dicha pretensión, reproducida en apelación, la Audiencia Provincial consideró que, aunque la demanda no la denominara así, lo que se ejercitaba en ella era una acción negatoria de infracción de marca registrada o de jactancia, que si bien no está expresamente regulada en la Ley de Marcas (LM), sí lo está en la Ley de Patentes (LP), concretamente el su art. 121.1, aplicable por la remisión prevista en la Disposición Adicional primera. 1 LM («Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma»).

3.-El art. 121 de la Ley de Patentes de 2015 mantiene, con ligeras variantes, la regulación del art. 127 de la Ley de Patentes de 1986, en cuanto a la configuración de una acción negatoria. Esta acción, que la doctrina considera una modalidad de la acción de jactancia, es meramente declarativa, de carácter negativo, en la que se invierten las posiciones habituales de la acción de infracción de patentes, dado que la acción la entabla quien pudiera ser infractor y se dirige contra el titular registral. El demandante debe ostentar un interés legítimo en el sentido de realizar una «actuación» o tener el propósito de llevarla a cabo que pueda invadir el ámbito de protección de la patente. La carga de la prueba de la inexistencia de la infracción incumbe al demandante. Y la Ley admite expresamente que se acumule a la acción negatoria la de nulidad de la patente.

En consecuencia, desde el punto de vista del tipo de acción ejercitada con carácter principal, no hay infracción de la carga de la prueba, por cuanto la prueba del hecho impeditivo en que se basaba la acción negatoria correspondía a los demandantes.

4.-Pero es que, desde la perspectiva estricta del agotamiento de marca, tampoco se ha producido la infracción procesal denunciada.

En atención a los términos en que define territorialmente el agotamiento de la marca el art. 15 RMUE, cuando se pretende evitar la declaración de infracción por el previo agotamiento del derecho al haber sido comercializados los productos en cuestión por el titular o con su consentimiento, resulta clave determinar si tal comercialización tuvo lugar en el EEE o no, pues solo en el primer caso operará el agotamiento y no cabrá apreciar infracción. En principio, que la carga de la prueba del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE o de la previa comercialización en el EEE recaiga sobre la parte que invoca el previo agotamiento como defensa es compatible con el Derecho de la Unión ( sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,C-244/00 ).

No obstante, la aplicación efectiva del derecho de exclusiva unitario que pretende asegurar el agotamiento comunitario tiene que ser conciliado, de acuerdo con el considerando 22 RMUE, con que la libre circulación de mercancías impida que el titular no pueda prohibir el uso por terceros de la marca respecto de productos previamente a comercializado en el EEE. Por ello, la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia había declarado que la protección de la libre circulación de mercancías puede requerir que se adapte ese reparto de la carga de la prueba, en particular cuando la imposición de la carga de la prueba al supuesto infractor permita al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, como en supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema de distribución exclusiva (nuevamente, STJ de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00).

5.-Esta doctrina fue reiterada por la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,C-291/16 , que declaró:

«En este contexto, es preciso señalar que, si bien incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 54), debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204 , apartados 37 y 38)».

6.-A su vez, la STJUE de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard Development Company,C-367/21 , introduce un matiz al establecer que esa adaptación de la carga de la prueba procede también en determinados sistemas de distribución selectiva, así como al constatar cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras esa adaptación.

Esta STJUE, cuyo apartado 56 (con cita de la STJUE de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries,C-175/21 ) declara que la Directiva 2004/48, de 29 de abril, sobre la tutela de la propiedad intelectual, no regula la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca, argumenta que la protección de la libre circulación de mercancías requiere la adaptación de la carga de la prueba del agotamiento también en ciertas situaciones en las que el titular de la marca explota un sistema de distribución selectiva en el EEE, es decir, un sistema en el que el proveedor vende los bienes solo a distribuidores seleccionados y éstos se comprometen a no vender los bienes a distribuidores no oficiales en el territorio en el que opera ese sistema de distribución. En particular, ello es así cuando se trata de un sistema en el que en los productos designados con la marca no figura ningún dato que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados, el titular se niega a comunicar esta información a los terceros y los proveedores no están dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento al supuesto infractor, quien los ha adquirido en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en ese ámbito (apdos. 61, 62 y 67). Las dificultades que previsiblemente tendrá el supuesto infractor para probar el lugar de primera comercialización de los productos por el titular facilitarían que éste pudiera compartimentar los mercados si no se adapta el reparto de la carga de la prueba.

7.-Pero tras esa matización o adaptación para los casos de distribución selectiva, la STJUE de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard Development Company,C-367/21 , vuelve a reproducir el criterio ya sentado desde la mencionada sentencia Van Doren.De tal manera que el titular de la marca tiene la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los productos en cuestión fuera del territorio del territorio del EEE. Si prueba esa circunstancia, corresponde al supuesto infractor probar que esos productos fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

8.-La sentencia recurrida no se aparta de tales criterios, sino que el motivo parte de un presupuesto que no consta en dicha resolución, cual es que la distribución del ron Barceló sea en exclusiva o sea selectiva. La Audiencia Provincial no hace tal afirmación, sino que, al hacer una exposición general sobre la jurisprudencia del TJUE en la materia, hace mención a los supuestos de distribución en exclusiva.

9.-En su virtud, el segundo motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

CUARTO.- Tercer y cuarto motivos de infracción procesal. Principios de aportación de parte, justicia rogada y congruencia

1.- Planteamiento:

1.1.-El tercer motivo de infracción procesal, amparado en el art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción del art. 218.1 LEC y del principio de congruencia (principio de aportación de parte).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida se separa del objeto de litigio delimitado por las partes al desestimar la acción negatoria con fundamento en la inexistencia del requerimiento, cuestión esta que no había sido opuesta por la parte demandada.

1.2.-El cuarto motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción de las normas procesales reguladoras de las sentencias, en concreto el principio dispositivo (justicia rogada), consagrado en el art. 216 LEC,

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que la sentencia recurrida se separa del objeto de litigio delimitado por las partes al desestimar la acción negatoria, cuando no se había opuesto la inexistencia de requerimiento.

1.3.-Habida cuenta la evidente conexión argumental entre ambos motivos, se resolverán conjuntamente, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

2.- Decisión de la Sala:

El principio de justicia rogada se suele identificar como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte y se configura legalmente como una exigencia para el tribunal en el art. 216 LEC, al decir:

«Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales».

La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin que pueda otorgar cosa distinta a la solicitada, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, las sentencias 795/2010, de 29 de noviembre, 132/2020, de 27 de febrero, y 488/2021, de 6 de julio, recordaron la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC) .

Como hemos visto anteriormente, la pretensión principal ejercitada en la demanda fue una acción negatoria de infracción de marca registrada, conforme a la legislación supletoria de patentes y que no se encuentra incluida en la prohibición expresa del art.127.2 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (REMUE), porque aquí no se trata de la invalidez de la marca, sino de la inexistencia de infracción. Y en ambas instancias se advirtió que si en la demanda no se hubiera ejercitado la acción negatoria de infracción de marca, los tribunales de marca comunitaria de Alicante no habrían sido competentes objetivamente para el conocimiento del asunto, conforma el art. 124 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), ya que para el resto de las acciones contrarias al TFUE y de competencia desleal, no lo eran desde un punto de vista territorial, al tener las empresas demandadas sus domicilios en Madrid y en Panamá.

3.-Así las cosas, la Audiencia Provincial constató que la acción negatoria no cumplía los requisitos del art. 121.2 LP, al no haber precedido el requerimiento que exige dicho precepto. Y con ello, no infringió ni el principio de aportación de parte, ni el de congruencia, puesto que para juzgar sobre una acción tenía que pronunciarse necesariamente sobre sus presupuestos constitutivos ( art. 218.2.II LEC) , que en este caso vienen definidos legalmente por el citado precepto LP.

Es cierto que antes de interponer la demanda las demandantes habían dirigido un requerimiento a las demandadas, pero no era el previsto en el art. 121.2 LP, sino una intimación relativa a un supuesto uso fraudulento de las marcas de la demandada.

Por ello, el tercer y el cuarto motivos de infracción procesal también deben ser desestimados.

QUINTO.- Quinto motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento:

El quinto motivo de infracción procesal, formulado a tenor del art. 469.1.4º LEC, denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, por error en la valoración de la prueba.

Al desarrollar el motivo, el recurrente arguye, sintéticamente, que la valoración efectuada por la sentencia respecto de la inexistencia del requerimiento previo previsto en el art. 121.1 LP es ilógica, irracional y errónea.

2.- Decisión de la Sala:

El motivo denuncia como error fáctico lo que, en su caso, se trataría de un error jurídico, combatible en el recurso de casación, en tanto que afecta a los presupuestos legales de ejercicio de la acción.

El art. 121.2 LP dispone:

«El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior».

Del tenor del precepto se desprende que no basta con cualquier requerimiento o intimación, sino que debe tratarse de uno que, específicamente, inste al titular del derecho de propiedad industrial (aquí, la marca) para que se pronuncie sobre una concreta cuestión. Si los documentos que la parte pretende hacer valer para dar por cumplido ese requerimiento, no tienen ese contenido, ninguna tacha de irracionalidad cabe hacer a su rechazo, a estos efectos, por la Audiencia Provincial.

Por el contrario, tras analizarlo, la Audiencia Provincial concluye que el documento esgrimido por la recurrente no cumple esa función, sino que únicamente sirvió para comunicar a la titular de la marca que los letrados de la demandante habían recibido instrucciones para denunciar ciertos hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el caso de que no cesara en prácticas presuntamente contrarias al Derecho de la competencia. Lo cual es muy diferente al requisito de procedibilidad que establece el tan repetido art. 121.2 LP.

Conforme a lo expuesto, el quinto motivo de infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

SEXTO.- Sexto motivo de infracción procesal. Interpretación irracional de los requisitos para el ejercicio de la acción

1.- Planteamiento:

El sexto motivo de infracción procesal, formulado a tenor del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción de los derechos reconocidos en el art. 24 CE.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente arguye, resumidamente, que la sentencia recurrida realiza una interpretación irracional del art. 121.1 LP que cercena su derecho fundamental a obtener una resolución de fondo suficientemente motivada y que deseche cualquier interpretación rigorista y desproporcionada de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio de la acción ante los tribunales.

2.- Decisión de la Sala:

En cuanto que este sexto motivo de infracción procesal constituye una reformulación de los motivos tercero y cuarto, ya desestimados, debe también desestimarse sin necesidad de mayor argumentación, por simple remisión a lo ya expuesto al resolver tales motivos.

SÉPTIMO.-. Séptimo motivo de infracción procesal. Preclusión de alegaciones en los procesos sobre infracción de normas de defensa de la competencia

1.- Planteamiento:

El séptimo motivo de infracción procesal, amparado en el art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que la sentencia recurrida ignora la necesidad de flexibilización del principio de preclusión en los procesos de defensa de la competencia, en los que son de aplicación disposiciones de orden público ( art. 101 TFUE).

2.- Decisión de la Sala:

Una cosa es que la normativa del art. 101.1 TFUE sea de orden público y aplicable de oficio por los tribunales y otra es que la parte a quien se imputa la conducta anticoncurrencial no deba ser oída ni pueda defenderse.

En este caso, la alegación relativa al art. 101 TFUE se introdujo en la fase de conclusiones al finalizar el juicio en primera instancia y la Audiencia Provincial, confirmando el criterio del juez, consideró que esa indefensión no quedaba subsanada porque el argumento se hubiera mencionado en la contestación a la demanda reconvencional, pues no es momento procesal oportuno para hacer nuevas alegaciones.

No se aprecia contradicción en que la Audiencia Provincial aplique el principio iura novit curiarespecto de los requisitos de procedibilidad de la acción negatoria y no admita las alegaciones relativas a la defensa de la competencia, puesto que se trata de supuestos claramente distintos: uno, referido al control de los presupuestos de la acción en la que se basaba la pretensión fundamental de la demanda; y otro a la proscripción de la indefensión por la introducción de una pretensión en un momento procesalmente inhábil.

3.-Además, las menciones a la compartimentación de mercados son ajenas a una supuesta fijación de precios. Y en todo caso, la Audiencia Provincial, con un encomiable sentido protector de la tutela judicial efectiva, amplía la respuesta y dedica tres fundamentos de derecho en su sentencia a rebatir la presunta infracción de los arts. 34 y 101.1 TFUE y de los arts. 4 y 8 (prácticas agresivas) y 15 (violación de normas) de la Ley de competencia desleal (LCD). Por lo que acabó analizando las alegaciones de la parte.

En su virtud, el séptimo motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

Recurso de casación

OCTAVO.- Consideraciones previas sobre el agotamiento del derecho de marca en la normativa y jurisprudencia comunitarias

1.-Antes de entrar en el examen pormenorizado de los distintos motivos de casación que se refieren al agotamiento del derecho de marca, básicamente desde diferentes perspectivas del otorgamiento del consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE, conviene enmarcar el tema mediante una exposición de la configuración del agotamiento de la marca en la legislación y jurisprudencia comunitarias. Tronco común del que partiremos para el análisis posterior de las cuestiones suscitadas por la recurrente.

2.-Desde el punto de vista del Derecho de la Unión, frente a una visión estrictamente formalista, que consideraba que el único legitimado para comercializar el producto era el titular registral del derecho de marca, tanto el art. 7.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el art. 7.1 de la actual Directiva 2015/92436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, optaron por un criterio más amplio. El vigente art. 7.1 de la Directiva establece:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento».

Mientras que, en la misma línea, el art. 15 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización».

3.-Conforme al régimen previsto en el art. 15 RMUE, mientras se cumplan los requisitos del primer párrafo y no concurra lo previsto en el segundo párrafo, se producirán las consecuencias jurídicas del agotamiento del derecho de marca, en tanto que no dependen de la aprobación del titular de la marca para revender los productos marcados en el EEE ( STJCE de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding).Asimismo, el agotamiento se produce en relación con los concretos productos marcados que hayan sido objeto de una primera comercialización, puesto que con respecto a otros ejemplares del mismo producto que no hayan sido objeto de tal primera comercialización en el EEE, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca en méritos del derecho exclusivo que le confiere la Directiva (STJ de 1 de julio de 1999, C-173/98, Sebago y Maison Dubois).

4.-En la sentencia 1222/2023, de 13 de septiembre, recordamos que la jurisprudencia del TJUE, al perfilar el alcance del agotamiento del derecho de marca, pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra parte ( sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros,C-427/93 , C-429/93 y C-436/93; y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes, C-291/16). Esta última STJUE, referida al art. 7 de la Directiva 2008/95, consideró que permitía al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos identificados con su marca, lo que contribuye a preservar el sistema de competencia no falseado que el Derecho de la UE pretende establecer y mantener:

«36. En lo que al derecho de marca se refiere, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad ( sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 13, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado 43 y jurisprudencia citada).

»37. Por consiguiente, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia ( sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 14, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C- 427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado44 y jurisprudencia citada).

»38. Pues bien, podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89 , EU:C:1990:359 , apartados 15 y 16, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261 , apartados 33 a 37)».

En la medida en que el agotamiento del derecho de marca supone un límite al derecho exclusivo de su titular, el Tribunal de Justicia tiende a una interpretación restrictiva de los requisitos que condicionan su aplicación (conclusiones del Abogado General de 12 de septiembre de 2017, en el asunto C-291/16, Schweppes,§ 29).

NOVENO.- Primer motivo de casación. Consentimiento para la comercialización

1.- Planteamiento:

El primer motivo de casación denuncia la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), por oposición a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias 965/2008, de 20 de octubre, y 1190/2006, de 29 de noviembre de 2006).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, sintéticamente, que la sentencia recurrida vulnera el mencionado precepto legal y su jurisprudencia interpretativa que vinculan el agotamiento del derecho de la marca a la existencia de una comercialización de los productos en el territorio relevante del EEE por el titular o con su consentimiento, que puede ser tácito, porque exige, no una primera comercialización por el titular o con su consentimiento, sino que dichos productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento expreso.

2.- Decisión de la Sala:

En primer lugar, debemos advertir que la reconvención se refería a la defensa de dos marcas de la Unión Europea, a las que no resulta de aplicación el art. 36 LM, que cita la parte recurrente como infringido, en vez del art. 15 REMUE, que hubiera sido el correcto.

Para que exista consentimiento es necesario tanto la autorización del titular de la marca, como que las condiciones de comercialización sean las establecidas por él. El consentimiento para introducir el producto en el mercado existe bien cuando se otorga expresamente o cuando se manifiesta implícita pero inequívocamente, a cuyo efecto, el TJUE ha rechazado que exista consentimiento en los casos en los que no existe oposición expresa del titular a que sus distribuidores vendan los productos en el EEE o ausencia de advertencias en los productos de no poder ser comercializados en esa zona, puesto que no basta con una actitud pasiva, sino que deben mediar actos de los que se desprenda el consentimiento aun de forma implícita.

La STJUE de 20 de diciembre de 2017, C-291/16, Schweppes,resalta que a estos efectos del agotamiento de la marca, el consentimiento es el requisito subjetivo que debe cumplirse, constituye un elemento determinante y debe manifestarse de forma que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a su derecho.

3.-Como regla general, el TJUE entiende que el titular otorga su consentimiento de comercializar las mercancías dentro del EEE cuando ha podido controlar la comercialización de los productos por terceros, puesto que el hecho de controlar la comercialización permite salvaguardar la función esencial del signo, que no es otra que identificar el origen empresarial del producto. Una vez que las mercancías se han introducido en el EEE no es necesario que el consentimiento se renueve con cada transmisión. Esto es debido a que en el agotamiento lo que importa es que en la primera comercialización se pueda identificar al titular como fabricante de las mercancías con el fin de que pueda asegurar la calidad de los productos ( STJCE de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding,C-16/03 ). Una vez que los productos son comercializados, el titular marcario no se podrá oponer a la venta de las mercancías sin su consentimiento ( STJCE de 23 de abril de 2009, Copad SA/Christian Dior couture SA,C-59/08 ). No obstante, el agotamiento no es absoluto, ya que, si los productos con derechos de marca agotados sufren alguna alteración en relación con su calidad u origen, el titular podría oponerse a su reventa, como prevé expresamente el art. 15.2 REMUE.

4.-Sobre estas bases, la sentencia recurrida no cuestiona que el consentimiento del titular de la marca pueda ser tácito y de hecho menciona expresamente esta posibilidad. Pero, en correcta aplicación de la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss,C-414/99 a C-416/99), explica que para apreciar el consentimiento tácito deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores de los que poder inferirlo. Y concluye que no solamente no constan tales elementos o circunstancias, sino que, al contrario, lo que medió fue un requerimiento de Barceló a la recurrente para que comprobara la regularidad de las comercializaciones que estaba llevando a cabo. Y lo que es más importante, si cabe, no hay constancia en el procedimiento de que la titular de las marcas consintiera en modo alguno la comercialización de botellas de ron procedentes, en su caso, del EEE.

Para apreciar el consentimiento tácito o implícito los elementos a tomar en consideración deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva; y aquí no se produce esa certeza. Como resume la citada STJ de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99), el consentimiento no debe deducirse: (i) ni del simple silencio; (ii) ni de la circunstancia de que no se hayan establecido reservas contractuales en la transmisión de la propiedad de los productos; (iii) ni de que el titular de la marca no haya comunicado una oposición a la comercialización; (iv) ni de que no se haya indicado en los productos la prohibición de comercialización en el EEE.

5.-En consecuencia, este primer motivo de casación debe ser desestimado.

DÉCIMO.- Segundo motivo de casación. Inversión de la carga de la prueba y compartimentación de mercados

1.- Planteamiento:

El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 36.1 LM, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inversión de la carga de la prueba en relación con la existencia de agotamiento de derechos marcarios (entre otras, la doctrina Van Dorenestablecida por la sentencia de 8 de abril de 2003 , C- 244/00, y la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,C- 291/16 ).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la mencionada jurisprudencia comunitaria, al interpretar el art. 7 de la primera Directiva de Marcas (de 21 de diciembre de 1988), exige una inversión de la carga de la prueba sobre la existencia de agotamiento cuando existe un riesgo de compartimentación del mercado en el EEE. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al atribuir a Díaz Cadenas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre el agotamiento y en particular sobre la existencia de consentimiento a la primera comercialización de los productos en el EEE, en un caso en el que reconocidamente existe riesgo de compartimentación del mercado de la EEE, por existir una distribución en exclusiva de los productos de ron Barceló.

2.- Decisión de la Sala:

Cabe hacer dos advertencias previas. La primera, como en el anterior motivo de casación, que al tratarse de marcas comunitarias no es correcto citar como infringido un precepto de la Ley nacional. Y la segunda, en cuanto que la inversión de la carga de la prueba es, fundamentalmente, una cuestión de orden procesal, nos remitimos a lo expuesto al resolver el segundo motivo de infracción procesal, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

Ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca debe distinguirse según se conozca el lugar de la primera comercialización o no se tenga tal conocimiento, porque de ello depende la distribución de la carga de la prueba.

Si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado ( STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,C-244/00 ).

Por el contrario, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por lo tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE ( STJCE de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff,C-414/99 a C-416/99).

3.-El motivo incurre en una petición de principio (lo que en terminología casacional hemos llamado hacer supuesto de la cuestión) porque ni consta probado que el sistema de distribución del ron Barceló sea en régimen de exclusiva, ni la Audiencia Provincial da por cierto que exista un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, que sería el detonante para la inversión de la carga de la prueba. Es decir, rige la regla general de que la carga de la prueba incumbe a quien reproduce la marca registrada en los productos con los que comercia.

Es más, la sentencia recurrida ni siquiera considera probado el itinerario de importación de los lotes del producto al EEE.

En su virtud, el segundo motivo de casación debe ser desestimado.

DECIMOPRIMERO.- Tercer motivo de casación. Indicio de consentimiento por el etiquetado

1.- Planteamiento:

El tercer motivo de casación alega la infracción del 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que es necesario establecer una jurisprudencia integradora sobre dicho precepto, en relación con el carácter de indicio determinante de consentimiento tácito a la primera comercialización del producto en el EEE el hecho de que en el etiquetado original del producto aparezca identificado un distribuidor del EEE, o que de cualquier otro modo denote que el país de destino pertenece al EEE.

2.- Decisión de la Sala:

La prueba de que los productos se han comercializado fuera del EEE la puede realizar el titular de la marca acudiendo a aspectos como el código de barras o a las etiquetas (en la ropa, es el conocido caso de la marca Lacoste,en la que el fabricante etiquetaba sus productos como chemise Lacosteen el mercado europeo e Izod Lacosteen el mercado estadounidense). Otra forma de probar que las mercancías no van dirigidas al mercado europeo es mediante símbolos o leyendas en las que se indique que está prohibido vender en el EEE.

En este caso, la parte pretende lo contrario: que se deduzca de la etiqueta de un distribuidor la comercialización consentida en el EEE. En todo caso, podría tratarse de un indicio a tener en cuenta, junto con otros, para alcanzar determinado nivel de prueba en relación con el consentimiento. Pero como dato aislado, el etiquetado no puede dar lugar a la declaración jurisprudencial genérica que pretende el recurrente en este motivo.

Precisamente, la Audiencia Provincial no da valor a este indicio de la contraetiqueta porque lo considera contradicho por el resto de las pruebas practicadas en el procedimiento, de cuyo conjunto extrae una conclusión contraria.

Como consecuencia de ello, el tercer motivo de casación también debe ser desestimado.

DECIMOSEGUNDO.- Cuarto motivo de casación. Distribución en exclusiva

1.- Planteamiento:

El cuarto motivo de casación denuncia la vulneración del art. vulneración del art. 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que es necesaria la formación de una jurisprudencia integradora sobre el nivel de certeza exigido, en un contexto de distribución exclusiva y de inversión de la carga de la prueba, para apreciar la existencia de un agotamiento del derecho de marca.

2.- Decisión de la Sala:

Este motivo debe ser directamente desestimado porque incurre en el defecto insubsanable de la petición de principio (en la terminología clásica del tribunal, hace supuesto de la cuestión). Como ya hemos dicho al resolver motivos precedentes, la Audiencia Provincial no considera probado que la comercialización del ron Barceló se haga en régimen de distribución en exclusiva. Por consiguiente, las menciones a la jurisprudencia del TJUE en que establece determinadas conclusiones sobre la prueba del consentimiento y su inversión cuando se trata de distribución en exclusiva son completamente improcedentes, al no concurrir el supuesto de hecho coincidente.

Por lo demás, nos remitimos a lo expuesto al respecto, lo que conduce a la desestimación de este motivo cuarto de casación.

DECIMOTERCERO.- Quinto motivo de casación. Indicios del consentimiento para la comercialización en el EEE

1.- Planteamiento:

El motivo quinto de casación considera infringido el art. 36.1 LM.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que es necesario formar jurisprudencia en relación con la interpretación de cómo debe analizarse la existencia de un conjunto de indicios precisos y concordantes, de los que se pueda inferir la existencia de circunstancias que determinan la existencia de agotamiento de marca.

2.- Decisión de la Sala:

Este motivo es una reformulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal. A lo que se añade, que haciendo nuevamente supuesto de la cuestión, se pretende argumentar que la Audiencia Provincial no respeta la jurisprudencia del TJUE (en particular, la sentencia Schweppes,ya citada) sobre los indicios a tener en cuenta para considerar que hay consentimiento para la comercialización en el EEE.

Los supuestos indicios son analizados por la Audiencia Provincial, precisamente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para llegar a la conclusión de que no demuestran lo que la parte pretende. Con ello no hay ninguna infracción de ley ni de jurisprudencia. Y la recurrente olvida que esta sala no es una tercera instancia.

En su virtud, este motivo de casación también ha de ser desestimado.

DECIMOCUARTO.- Sexto motivo de casación. Libre circulación de mercancías

1.- Planteamiento:

El sexto motivo de casación denuncia la infracción del art. 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente arguye, resumidamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (entre otras, las sentencias de 20 de marzo de 1997, asunto C- 352/95; y de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94), que exige interpretar dicho precepto a la luz del Tratado de Funcionamiento de la UE y de la finalidad de la Directiva de marcas, para conseguir el resultado perseguido por estas normas europeas de promover la libre circulación de mercancías en el EEE.

1.- Decisión de la Sala:

Este motivo es un mero alegato de discrepancia con el resultado de la sentencia que disgusta al recurrente.

La Audiencia Provincial no cuestiona que uno de los pilares de funcionamiento de la Unión Europea, expresamente mencionado en los Tratados, es el de la libre circulación de mercancías. Lo que hace es conjugar dicho principio con la protección del derecho de marcas, que también figura en el ordenamiento comunitario, precisamente en sintonía con la jurisprudencia del TJUE a la que ya hemos referencia. En palabras de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes:

«35. Esta jurisprudencia relativa al principio del agotamiento del derecho de marca, basada en el artículo 36 TFUE, pretende, al igual que el art. 7, apartado 1 de la Directiva 2008/95, conciliar los intereses fundamentalesde la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros C 427/93, c-429/93 y C-436/93, EU:C:196:282, apartado 40)».

Por ello, este motivo de casación también debe decaer.

DECIMOQUINTO.- Séptimo motivo de casación. Libre competencia

1.- Planteamiento:

El séptimo motivo de casación denuncia la infracción del art. 101.1 del Tratado de Fundación (sic) de la Unión Europea.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (entre otras, las sentencias de 6 de junio de 2013, asunto C-536/11, y de 21 de enero de 2016, asunto, C-74/14, y de 12 de diciembre de 2019, asunto C-435/18) sobre los principios de efecto útil y de efectividad de la prohibición establecida en dicha disposición.

2.- Decisión de la Sala:

El motivo, nuevamente, hace supuesto de la cuestión. La Audiencia Provincial no considera probado que haya compartimentación de mercados. Y el motivo ni siquiera identifica cuál es la práctica colusoria que imputa a la demandada, dentro del elenco previsto en el art. 101.1 TFUE.

La conciliación entre la protección de la propiedad industrial y la libre circulación de mercancías generó la regulación sobre la protección de la propiedad industrial y comercial como excepción a la prohibición de las restricciones derivadas de medidas de efecto equivalente, que actualmente se recoge en el art. 36 TFUE. En consecuencia, no puede haber vulneración del art 101 TFUE si una restricción de competencia tiene su fundamento en un supuesto previsto en el propio TFUE, como es la protección de la propiedad industrial, en este caso, el derecho de marcas. Por ello, el Tribunal de Justicia ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones, al declarar que la institución del agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre los derechos de exclusiva y de libre circulación (verbigracia, sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros,C-427/93 , C-429/93 y C-436/93; y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes).

3.-El ejercicio por el titular de la marca de las acciones civiles y penales que le confiere el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos inherentes a dicha titularidad no puede entenderse como una restricción a la libre competencia, que, como hemos visto, debe conciliarse con la protección de la propiedad industrial.

Las menciones a las alegaciones desestimadas por su extemporaneidad no pueden ser atendidas, como ya ha quedado dicho al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal.

En su virtud, el séptimo motivo de casación también debe ser desestimado.

DECIMOSEXTO.- Octavo motivo de casación. Fuentes del Derecho de la UE

1.- Planteamiento:

El octavo motivo de casación denuncia la vulneración del art. 288 del Tratado de Fundación (sic) de la Unión Europea.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige aplicar las Directivas, como es el caso aquí de la Directiva 2014/104/UE de 26 de noviembre de 2014 (relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea) con respeto al principio de efectividad de manera para asegurar el objetivo perseguido por las mismas.

2.- Decisión de la Sala:

La invocación como infringido del art. 288 TFUE, que enumera las fuentes del Derecho de la Unión, carece completamente de sentido y hace inviable sin más el motivo, que debe ser desestimado de plano.

DECIMOSÉPTIMO.- Costas y depósitos

1.-La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación conlleva que deban imponerse a la parte recurrente las costas por ellos causadas, según determinan los artículos 394.1 y 398.1 LEC.

2.-Igualmente, debe ordenarse la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación, tal y como ordena la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-La compañía mercantil Barceló Comercial Internacional S.A. (en lo sucesivo, Bainsa), es titular de las marcas de la Unión Europea núm. 925.636 -Ron Barceló- y núm. 5.117.213 -Ron Barceló Ron Dominicano Añejo-.

2.-Las sociedades Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas S.L. (en adelante, Díaz Cadenas), La Bodega de Ra S.L, Distribuidora de Bebidas L.R. S.L, y Bebidas Córdoba S.A, presentaron una demanda contra Bainsa e Importaciones y Exportaciones Varma S.A (en adelante, Varma), en la que ejercitaron las siguientes acciones: A.- Acción declarativa de ilicitud en el ejercicio de los derechos derivados de la titularidad marcaria; B.- Acción declarativa de licitud de actos de utilización de marca en la importación y comercialización de productos; C.- Acción declarativa de infracción de la normativa de defensa de la competencia; D.-Acción declarativa de competencia desleal; E.- Acción declarativa de daños y perjuicios derivados de las acciones de infracción marcaria; F.- Acciones declarativa de defensa de la competencia y de acciones declarativas de competencia desleal; G.- Acción de condena a la cesación y a la abstención; H.- Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios declarados; I.- Acción de condena a la publicación de la sentencia.

3.-Bainsa y Varma se opusieron a la demanda e interpusieron una demanda reconvencional, en la que intervino como parte adhesiva litisconsorcial la entidad mercantil Rones Fines del Caribe S.A (en adelante Rofica).

4.-El Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España dictó sentencia en la que desestimó íntegramente la demandada y estimó parcialmente la demanda reconvencional.

5.-Las demandantes interpusieron un recurso de apelación que fue estimado en parte por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

6.-Díaz Cadenas interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Primer motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento:

El primer motivo de infracción procesal, formulado al amparo del artículo 469.1.4º LEC, denuncia la vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, en síntesis, que la valoración efectuada por la sentencia recurrida sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por haber sido los productos litigiosos comercializados en el EEE con el consentimiento de Ron Barceló es irracional.

2.- Decisión de la Sala:

Es reiterada la jurisprudencia de esta sala, ahora plasmada positivamente en el art. 477.5 LEC, que el error patente en la valoración de la prueba sólo puede alegarse cuando se trate de un error fáctico -material o de hecho-, que sea patente, evidente e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

En este caso, la valoración sobre si el consentimiento para la comercialización fue expreso o tácito es jurídica y no fáctica. La sentencia recurrida analiza todos los indicios de los que podría desprenderse una prestación tácita del consentimiento (no solo los que propone la parte demandante/recurrente) y llega a la conclusión de que no hubo tal consentimiento.

La Audiencia Provincial, dentro de sus facultades valorativas de la prueba, niega trascendencia probatoria a un documento con tachaduras que se reconoce que tiene una finalidad de ocultación y resalta que se desconoce quién pudo ser el exportador, así como que también se desconoce cómo se gestó la importación de los lotes de ron al EEE. Y con evidente buen sentido, añade que, sobre tales bases, todas las demás alegaciones son inanes para justificar la existencia de consentimiento. Nada de irracional se aprecia en dicha conclusión.

El recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia, como de forma irrestricta parece pretender la parte recurrente al situar a esta sala en una función de revisión probatoria completamente ajena al ámbito casacional.

Como consecuencia de lo cual, no cabe apreciar el error en la valoración probatoria y debe desestimarse este primer motivo de infracción procesal.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal. Carga de la prueba

1.- Planteamiento:

El segundo motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en este caso la carga de la prueba.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia infringe la regla de inversión de la carga de la prueba de la existencia del agotamiento marcario que opera en los casos de distribución en exclusiva, al atribuir a Díaz Cadenas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre el consentimiento a la primera comercialización de los productos en el EEE.

2.- Decisión de la Sala:

Como se desprende de la demanda inicial del procedimiento, las demandantes pretendían que se declarase que la adquisición de ron Barceló a proveedores del EEE por precios inferiores a los fijados por los distribuidores españoles era ajustada a derecho, por lo que debía ordenarse a las demandadas abstenerse de oponer sus derechos de marca contra esos actos, puesto que, al proceder la mercancía del EEE, tales derechos se habrían agotado.

Al enfrentarse a dicha pretensión, reproducida en apelación, la Audiencia Provincial consideró que, aunque la demanda no la denominara así, lo que se ejercitaba en ella era una acción negatoria de infracción de marca registrada o de jactancia, que si bien no está expresamente regulada en la Ley de Marcas (LM), sí lo está en la Ley de Patentes (LP), concretamente el su art. 121.1, aplicable por la remisión prevista en la Disposición Adicional primera. 1 LM («Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma»).

3.-El art. 121 de la Ley de Patentes de 2015 mantiene, con ligeras variantes, la regulación del art. 127 de la Ley de Patentes de 1986, en cuanto a la configuración de una acción negatoria. Esta acción, que la doctrina considera una modalidad de la acción de jactancia, es meramente declarativa, de carácter negativo, en la que se invierten las posiciones habituales de la acción de infracción de patentes, dado que la acción la entabla quien pudiera ser infractor y se dirige contra el titular registral. El demandante debe ostentar un interés legítimo en el sentido de realizar una «actuación» o tener el propósito de llevarla a cabo que pueda invadir el ámbito de protección de la patente. La carga de la prueba de la inexistencia de la infracción incumbe al demandante. Y la Ley admite expresamente que se acumule a la acción negatoria la de nulidad de la patente.

En consecuencia, desde el punto de vista del tipo de acción ejercitada con carácter principal, no hay infracción de la carga de la prueba, por cuanto la prueba del hecho impeditivo en que se basaba la acción negatoria correspondía a los demandantes.

4.-Pero es que, desde la perspectiva estricta del agotamiento de marca, tampoco se ha producido la infracción procesal denunciada.

En atención a los términos en que define territorialmente el agotamiento de la marca el art. 15 RMUE, cuando se pretende evitar la declaración de infracción por el previo agotamiento del derecho al haber sido comercializados los productos en cuestión por el titular o con su consentimiento, resulta clave determinar si tal comercialización tuvo lugar en el EEE o no, pues solo en el primer caso operará el agotamiento y no cabrá apreciar infracción. En principio, que la carga de la prueba del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE o de la previa comercialización en el EEE recaiga sobre la parte que invoca el previo agotamiento como defensa es compatible con el Derecho de la Unión ( sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,C-244/00 ).

No obstante, la aplicación efectiva del derecho de exclusiva unitario que pretende asegurar el agotamiento comunitario tiene que ser conciliado, de acuerdo con el considerando 22 RMUE, con que la libre circulación de mercancías impida que el titular no pueda prohibir el uso por terceros de la marca respecto de productos previamente a comercializado en el EEE. Por ello, la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia había declarado que la protección de la libre circulación de mercancías puede requerir que se adapte ese reparto de la carga de la prueba, en particular cuando la imposición de la carga de la prueba al supuesto infractor permita al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, como en supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema de distribución exclusiva (nuevamente, STJ de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00).

5.-Esta doctrina fue reiterada por la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,C-291/16 , que declaró:

«En este contexto, es preciso señalar que, si bien incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 54), debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204 , apartados 37 y 38)».

6.-A su vez, la STJUE de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard Development Company,C-367/21 , introduce un matiz al establecer que esa adaptación de la carga de la prueba procede también en determinados sistemas de distribución selectiva, así como al constatar cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras esa adaptación.

Esta STJUE, cuyo apartado 56 (con cita de la STJUE de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries,C-175/21 ) declara que la Directiva 2004/48, de 29 de abril, sobre la tutela de la propiedad intelectual, no regula la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca, argumenta que la protección de la libre circulación de mercancías requiere la adaptación de la carga de la prueba del agotamiento también en ciertas situaciones en las que el titular de la marca explota un sistema de distribución selectiva en el EEE, es decir, un sistema en el que el proveedor vende los bienes solo a distribuidores seleccionados y éstos se comprometen a no vender los bienes a distribuidores no oficiales en el territorio en el que opera ese sistema de distribución. En particular, ello es así cuando se trata de un sistema en el que en los productos designados con la marca no figura ningún dato que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados, el titular se niega a comunicar esta información a los terceros y los proveedores no están dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento al supuesto infractor, quien los ha adquirido en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en ese ámbito (apdos. 61, 62 y 67). Las dificultades que previsiblemente tendrá el supuesto infractor para probar el lugar de primera comercialización de los productos por el titular facilitarían que éste pudiera compartimentar los mercados si no se adapta el reparto de la carga de la prueba.

7.-Pero tras esa matización o adaptación para los casos de distribución selectiva, la STJUE de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard Development Company,C-367/21 , vuelve a reproducir el criterio ya sentado desde la mencionada sentencia Van Doren.De tal manera que el titular de la marca tiene la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los productos en cuestión fuera del territorio del territorio del EEE. Si prueba esa circunstancia, corresponde al supuesto infractor probar que esos productos fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

8.-La sentencia recurrida no se aparta de tales criterios, sino que el motivo parte de un presupuesto que no consta en dicha resolución, cual es que la distribución del ron Barceló sea en exclusiva o sea selectiva. La Audiencia Provincial no hace tal afirmación, sino que, al hacer una exposición general sobre la jurisprudencia del TJUE en la materia, hace mención a los supuestos de distribución en exclusiva.

9.-En su virtud, el segundo motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

CUARTO.- Tercer y cuarto motivos de infracción procesal. Principios de aportación de parte, justicia rogada y congruencia

1.- Planteamiento:

1.1.-El tercer motivo de infracción procesal, amparado en el art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción del art. 218.1 LEC y del principio de congruencia (principio de aportación de parte).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida se separa del objeto de litigio delimitado por las partes al desestimar la acción negatoria con fundamento en la inexistencia del requerimiento, cuestión esta que no había sido opuesta por la parte demandada.

1.2.-El cuarto motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción de las normas procesales reguladoras de las sentencias, en concreto el principio dispositivo (justicia rogada), consagrado en el art. 216 LEC,

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que la sentencia recurrida se separa del objeto de litigio delimitado por las partes al desestimar la acción negatoria, cuando no se había opuesto la inexistencia de requerimiento.

1.3.-Habida cuenta la evidente conexión argumental entre ambos motivos, se resolverán conjuntamente, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

2.- Decisión de la Sala:

El principio de justicia rogada se suele identificar como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte y se configura legalmente como una exigencia para el tribunal en el art. 216 LEC, al decir:

«Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales».

La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin que pueda otorgar cosa distinta a la solicitada, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, las sentencias 795/2010, de 29 de noviembre, 132/2020, de 27 de febrero, y 488/2021, de 6 de julio, recordaron la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC) .

Como hemos visto anteriormente, la pretensión principal ejercitada en la demanda fue una acción negatoria de infracción de marca registrada, conforme a la legislación supletoria de patentes y que no se encuentra incluida en la prohibición expresa del art.127.2 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (REMUE), porque aquí no se trata de la invalidez de la marca, sino de la inexistencia de infracción. Y en ambas instancias se advirtió que si en la demanda no se hubiera ejercitado la acción negatoria de infracción de marca, los tribunales de marca comunitaria de Alicante no habrían sido competentes objetivamente para el conocimiento del asunto, conforma el art. 124 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), ya que para el resto de las acciones contrarias al TFUE y de competencia desleal, no lo eran desde un punto de vista territorial, al tener las empresas demandadas sus domicilios en Madrid y en Panamá.

3.-Así las cosas, la Audiencia Provincial constató que la acción negatoria no cumplía los requisitos del art. 121.2 LP, al no haber precedido el requerimiento que exige dicho precepto. Y con ello, no infringió ni el principio de aportación de parte, ni el de congruencia, puesto que para juzgar sobre una acción tenía que pronunciarse necesariamente sobre sus presupuestos constitutivos ( art. 218.2.II LEC) , que en este caso vienen definidos legalmente por el citado precepto LP.

Es cierto que antes de interponer la demanda las demandantes habían dirigido un requerimiento a las demandadas, pero no era el previsto en el art. 121.2 LP, sino una intimación relativa a un supuesto uso fraudulento de las marcas de la demandada.

Por ello, el tercer y el cuarto motivos de infracción procesal también deben ser desestimados.

QUINTO.- Quinto motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento:

El quinto motivo de infracción procesal, formulado a tenor del art. 469.1.4º LEC, denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, por error en la valoración de la prueba.

Al desarrollar el motivo, el recurrente arguye, sintéticamente, que la valoración efectuada por la sentencia respecto de la inexistencia del requerimiento previo previsto en el art. 121.1 LP es ilógica, irracional y errónea.

2.- Decisión de la Sala:

El motivo denuncia como error fáctico lo que, en su caso, se trataría de un error jurídico, combatible en el recurso de casación, en tanto que afecta a los presupuestos legales de ejercicio de la acción.

El art. 121.2 LP dispone:

«El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior».

Del tenor del precepto se desprende que no basta con cualquier requerimiento o intimación, sino que debe tratarse de uno que, específicamente, inste al titular del derecho de propiedad industrial (aquí, la marca) para que se pronuncie sobre una concreta cuestión. Si los documentos que la parte pretende hacer valer para dar por cumplido ese requerimiento, no tienen ese contenido, ninguna tacha de irracionalidad cabe hacer a su rechazo, a estos efectos, por la Audiencia Provincial.

Por el contrario, tras analizarlo, la Audiencia Provincial concluye que el documento esgrimido por la recurrente no cumple esa función, sino que únicamente sirvió para comunicar a la titular de la marca que los letrados de la demandante habían recibido instrucciones para denunciar ciertos hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el caso de que no cesara en prácticas presuntamente contrarias al Derecho de la competencia. Lo cual es muy diferente al requisito de procedibilidad que establece el tan repetido art. 121.2 LP.

Conforme a lo expuesto, el quinto motivo de infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

SEXTO.- Sexto motivo de infracción procesal. Interpretación irracional de los requisitos para el ejercicio de la acción

1.- Planteamiento:

El sexto motivo de infracción procesal, formulado a tenor del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción de los derechos reconocidos en el art. 24 CE.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente arguye, resumidamente, que la sentencia recurrida realiza una interpretación irracional del art. 121.1 LP que cercena su derecho fundamental a obtener una resolución de fondo suficientemente motivada y que deseche cualquier interpretación rigorista y desproporcionada de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio de la acción ante los tribunales.

2.- Decisión de la Sala:

En cuanto que este sexto motivo de infracción procesal constituye una reformulación de los motivos tercero y cuarto, ya desestimados, debe también desestimarse sin necesidad de mayor argumentación, por simple remisión a lo ya expuesto al resolver tales motivos.

SÉPTIMO.-. Séptimo motivo de infracción procesal. Preclusión de alegaciones en los procesos sobre infracción de normas de defensa de la competencia

1.- Planteamiento:

El séptimo motivo de infracción procesal, amparado en el art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que la sentencia recurrida ignora la necesidad de flexibilización del principio de preclusión en los procesos de defensa de la competencia, en los que son de aplicación disposiciones de orden público ( art. 101 TFUE).

2.- Decisión de la Sala:

Una cosa es que la normativa del art. 101.1 TFUE sea de orden público y aplicable de oficio por los tribunales y otra es que la parte a quien se imputa la conducta anticoncurrencial no deba ser oída ni pueda defenderse.

En este caso, la alegación relativa al art. 101 TFUE se introdujo en la fase de conclusiones al finalizar el juicio en primera instancia y la Audiencia Provincial, confirmando el criterio del juez, consideró que esa indefensión no quedaba subsanada porque el argumento se hubiera mencionado en la contestación a la demanda reconvencional, pues no es momento procesal oportuno para hacer nuevas alegaciones.

No se aprecia contradicción en que la Audiencia Provincial aplique el principio iura novit curiarespecto de los requisitos de procedibilidad de la acción negatoria y no admita las alegaciones relativas a la defensa de la competencia, puesto que se trata de supuestos claramente distintos: uno, referido al control de los presupuestos de la acción en la que se basaba la pretensión fundamental de la demanda; y otro a la proscripción de la indefensión por la introducción de una pretensión en un momento procesalmente inhábil.

3.-Además, las menciones a la compartimentación de mercados son ajenas a una supuesta fijación de precios. Y en todo caso, la Audiencia Provincial, con un encomiable sentido protector de la tutela judicial efectiva, amplía la respuesta y dedica tres fundamentos de derecho en su sentencia a rebatir la presunta infracción de los arts. 34 y 101.1 TFUE y de los arts. 4 y 8 (prácticas agresivas) y 15 (violación de normas) de la Ley de competencia desleal (LCD). Por lo que acabó analizando las alegaciones de la parte.

En su virtud, el séptimo motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

Recurso de casación

OCTAVO.- Consideraciones previas sobre el agotamiento del derecho de marca en la normativa y jurisprudencia comunitarias

1.-Antes de entrar en el examen pormenorizado de los distintos motivos de casación que se refieren al agotamiento del derecho de marca, básicamente desde diferentes perspectivas del otorgamiento del consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE, conviene enmarcar el tema mediante una exposición de la configuración del agotamiento de la marca en la legislación y jurisprudencia comunitarias. Tronco común del que partiremos para el análisis posterior de las cuestiones suscitadas por la recurrente.

2.-Desde el punto de vista del Derecho de la Unión, frente a una visión estrictamente formalista, que consideraba que el único legitimado para comercializar el producto era el titular registral del derecho de marca, tanto el art. 7.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el art. 7.1 de la actual Directiva 2015/92436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, optaron por un criterio más amplio. El vigente art. 7.1 de la Directiva establece:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento».

Mientras que, en la misma línea, el art. 15 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización».

3.-Conforme al régimen previsto en el art. 15 RMUE, mientras se cumplan los requisitos del primer párrafo y no concurra lo previsto en el segundo párrafo, se producirán las consecuencias jurídicas del agotamiento del derecho de marca, en tanto que no dependen de la aprobación del titular de la marca para revender los productos marcados en el EEE ( STJCE de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding).Asimismo, el agotamiento se produce en relación con los concretos productos marcados que hayan sido objeto de una primera comercialización, puesto que con respecto a otros ejemplares del mismo producto que no hayan sido objeto de tal primera comercialización en el EEE, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca en méritos del derecho exclusivo que le confiere la Directiva (STJ de 1 de julio de 1999, C-173/98, Sebago y Maison Dubois).

4.-En la sentencia 1222/2023, de 13 de septiembre, recordamos que la jurisprudencia del TJUE, al perfilar el alcance del agotamiento del derecho de marca, pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra parte ( sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros,C-427/93 , C-429/93 y C-436/93; y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes, C-291/16). Esta última STJUE, referida al art. 7 de la Directiva 2008/95, consideró que permitía al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos identificados con su marca, lo que contribuye a preservar el sistema de competencia no falseado que el Derecho de la UE pretende establecer y mantener:

«36. En lo que al derecho de marca se refiere, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad ( sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 13, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado 43 y jurisprudencia citada).

»37. Por consiguiente, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia ( sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 14, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C- 427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado44 y jurisprudencia citada).

»38. Pues bien, podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89 , EU:C:1990:359 , apartados 15 y 16, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261 , apartados 33 a 37)».

En la medida en que el agotamiento del derecho de marca supone un límite al derecho exclusivo de su titular, el Tribunal de Justicia tiende a una interpretación restrictiva de los requisitos que condicionan su aplicación (conclusiones del Abogado General de 12 de septiembre de 2017, en el asunto C-291/16, Schweppes,§ 29).

NOVENO.- Primer motivo de casación. Consentimiento para la comercialización

1.- Planteamiento:

El primer motivo de casación denuncia la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), por oposición a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias 965/2008, de 20 de octubre, y 1190/2006, de 29 de noviembre de 2006).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, sintéticamente, que la sentencia recurrida vulnera el mencionado precepto legal y su jurisprudencia interpretativa que vinculan el agotamiento del derecho de la marca a la existencia de una comercialización de los productos en el territorio relevante del EEE por el titular o con su consentimiento, que puede ser tácito, porque exige, no una primera comercialización por el titular o con su consentimiento, sino que dichos productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento expreso.

2.- Decisión de la Sala:

En primer lugar, debemos advertir que la reconvención se refería a la defensa de dos marcas de la Unión Europea, a las que no resulta de aplicación el art. 36 LM, que cita la parte recurrente como infringido, en vez del art. 15 REMUE, que hubiera sido el correcto.

Para que exista consentimiento es necesario tanto la autorización del titular de la marca, como que las condiciones de comercialización sean las establecidas por él. El consentimiento para introducir el producto en el mercado existe bien cuando se otorga expresamente o cuando se manifiesta implícita pero inequívocamente, a cuyo efecto, el TJUE ha rechazado que exista consentimiento en los casos en los que no existe oposición expresa del titular a que sus distribuidores vendan los productos en el EEE o ausencia de advertencias en los productos de no poder ser comercializados en esa zona, puesto que no basta con una actitud pasiva, sino que deben mediar actos de los que se desprenda el consentimiento aun de forma implícita.

La STJUE de 20 de diciembre de 2017, C-291/16, Schweppes,resalta que a estos efectos del agotamiento de la marca, el consentimiento es el requisito subjetivo que debe cumplirse, constituye un elemento determinante y debe manifestarse de forma que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a su derecho.

3.-Como regla general, el TJUE entiende que el titular otorga su consentimiento de comercializar las mercancías dentro del EEE cuando ha podido controlar la comercialización de los productos por terceros, puesto que el hecho de controlar la comercialización permite salvaguardar la función esencial del signo, que no es otra que identificar el origen empresarial del producto. Una vez que las mercancías se han introducido en el EEE no es necesario que el consentimiento se renueve con cada transmisión. Esto es debido a que en el agotamiento lo que importa es que en la primera comercialización se pueda identificar al titular como fabricante de las mercancías con el fin de que pueda asegurar la calidad de los productos ( STJCE de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding,C-16/03 ). Una vez que los productos son comercializados, el titular marcario no se podrá oponer a la venta de las mercancías sin su consentimiento ( STJCE de 23 de abril de 2009, Copad SA/Christian Dior couture SA,C-59/08 ). No obstante, el agotamiento no es absoluto, ya que, si los productos con derechos de marca agotados sufren alguna alteración en relación con su calidad u origen, el titular podría oponerse a su reventa, como prevé expresamente el art. 15.2 REMUE.

4.-Sobre estas bases, la sentencia recurrida no cuestiona que el consentimiento del titular de la marca pueda ser tácito y de hecho menciona expresamente esta posibilidad. Pero, en correcta aplicación de la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss,C-414/99 a C-416/99), explica que para apreciar el consentimiento tácito deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores de los que poder inferirlo. Y concluye que no solamente no constan tales elementos o circunstancias, sino que, al contrario, lo que medió fue un requerimiento de Barceló a la recurrente para que comprobara la regularidad de las comercializaciones que estaba llevando a cabo. Y lo que es más importante, si cabe, no hay constancia en el procedimiento de que la titular de las marcas consintiera en modo alguno la comercialización de botellas de ron procedentes, en su caso, del EEE.

Para apreciar el consentimiento tácito o implícito los elementos a tomar en consideración deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva; y aquí no se produce esa certeza. Como resume la citada STJ de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99), el consentimiento no debe deducirse: (i) ni del simple silencio; (ii) ni de la circunstancia de que no se hayan establecido reservas contractuales en la transmisión de la propiedad de los productos; (iii) ni de que el titular de la marca no haya comunicado una oposición a la comercialización; (iv) ni de que no se haya indicado en los productos la prohibición de comercialización en el EEE.

5.-En consecuencia, este primer motivo de casación debe ser desestimado.

DÉCIMO.- Segundo motivo de casación. Inversión de la carga de la prueba y compartimentación de mercados

1.- Planteamiento:

El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 36.1 LM, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inversión de la carga de la prueba en relación con la existencia de agotamiento de derechos marcarios (entre otras, la doctrina Van Dorenestablecida por la sentencia de 8 de abril de 2003 , C- 244/00, y la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,C- 291/16 ).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la mencionada jurisprudencia comunitaria, al interpretar el art. 7 de la primera Directiva de Marcas (de 21 de diciembre de 1988), exige una inversión de la carga de la prueba sobre la existencia de agotamiento cuando existe un riesgo de compartimentación del mercado en el EEE. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al atribuir a Díaz Cadenas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre el agotamiento y en particular sobre la existencia de consentimiento a la primera comercialización de los productos en el EEE, en un caso en el que reconocidamente existe riesgo de compartimentación del mercado de la EEE, por existir una distribución en exclusiva de los productos de ron Barceló.

2.- Decisión de la Sala:

Cabe hacer dos advertencias previas. La primera, como en el anterior motivo de casación, que al tratarse de marcas comunitarias no es correcto citar como infringido un precepto de la Ley nacional. Y la segunda, en cuanto que la inversión de la carga de la prueba es, fundamentalmente, una cuestión de orden procesal, nos remitimos a lo expuesto al resolver el segundo motivo de infracción procesal, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

Ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca debe distinguirse según se conozca el lugar de la primera comercialización o no se tenga tal conocimiento, porque de ello depende la distribución de la carga de la prueba.

Si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado ( STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,C-244/00 ).

Por el contrario, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por lo tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE ( STJCE de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff,C-414/99 a C-416/99).

3.-El motivo incurre en una petición de principio (lo que en terminología casacional hemos llamado hacer supuesto de la cuestión) porque ni consta probado que el sistema de distribución del ron Barceló sea en régimen de exclusiva, ni la Audiencia Provincial da por cierto que exista un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, que sería el detonante para la inversión de la carga de la prueba. Es decir, rige la regla general de que la carga de la prueba incumbe a quien reproduce la marca registrada en los productos con los que comercia.

Es más, la sentencia recurrida ni siquiera considera probado el itinerario de importación de los lotes del producto al EEE.

En su virtud, el segundo motivo de casación debe ser desestimado.

DECIMOPRIMERO.- Tercer motivo de casación. Indicio de consentimiento por el etiquetado

1.- Planteamiento:

El tercer motivo de casación alega la infracción del 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que es necesario establecer una jurisprudencia integradora sobre dicho precepto, en relación con el carácter de indicio determinante de consentimiento tácito a la primera comercialización del producto en el EEE el hecho de que en el etiquetado original del producto aparezca identificado un distribuidor del EEE, o que de cualquier otro modo denote que el país de destino pertenece al EEE.

2.- Decisión de la Sala:

La prueba de que los productos se han comercializado fuera del EEE la puede realizar el titular de la marca acudiendo a aspectos como el código de barras o a las etiquetas (en la ropa, es el conocido caso de la marca Lacoste,en la que el fabricante etiquetaba sus productos como chemise Lacosteen el mercado europeo e Izod Lacosteen el mercado estadounidense). Otra forma de probar que las mercancías no van dirigidas al mercado europeo es mediante símbolos o leyendas en las que se indique que está prohibido vender en el EEE.

En este caso, la parte pretende lo contrario: que se deduzca de la etiqueta de un distribuidor la comercialización consentida en el EEE. En todo caso, podría tratarse de un indicio a tener en cuenta, junto con otros, para alcanzar determinado nivel de prueba en relación con el consentimiento. Pero como dato aislado, el etiquetado no puede dar lugar a la declaración jurisprudencial genérica que pretende el recurrente en este motivo.

Precisamente, la Audiencia Provincial no da valor a este indicio de la contraetiqueta porque lo considera contradicho por el resto de las pruebas practicadas en el procedimiento, de cuyo conjunto extrae una conclusión contraria.

Como consecuencia de ello, el tercer motivo de casación también debe ser desestimado.

DECIMOSEGUNDO.- Cuarto motivo de casación. Distribución en exclusiva

1.- Planteamiento:

El cuarto motivo de casación denuncia la vulneración del art. vulneración del art. 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que es necesaria la formación de una jurisprudencia integradora sobre el nivel de certeza exigido, en un contexto de distribución exclusiva y de inversión de la carga de la prueba, para apreciar la existencia de un agotamiento del derecho de marca.

2.- Decisión de la Sala:

Este motivo debe ser directamente desestimado porque incurre en el defecto insubsanable de la petición de principio (en la terminología clásica del tribunal, hace supuesto de la cuestión). Como ya hemos dicho al resolver motivos precedentes, la Audiencia Provincial no considera probado que la comercialización del ron Barceló se haga en régimen de distribución en exclusiva. Por consiguiente, las menciones a la jurisprudencia del TJUE en que establece determinadas conclusiones sobre la prueba del consentimiento y su inversión cuando se trata de distribución en exclusiva son completamente improcedentes, al no concurrir el supuesto de hecho coincidente.

Por lo demás, nos remitimos a lo expuesto al respecto, lo que conduce a la desestimación de este motivo cuarto de casación.

DECIMOTERCERO.- Quinto motivo de casación. Indicios del consentimiento para la comercialización en el EEE

1.- Planteamiento:

El motivo quinto de casación considera infringido el art. 36.1 LM.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que es necesario formar jurisprudencia en relación con la interpretación de cómo debe analizarse la existencia de un conjunto de indicios precisos y concordantes, de los que se pueda inferir la existencia de circunstancias que determinan la existencia de agotamiento de marca.

2.- Decisión de la Sala:

Este motivo es una reformulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal. A lo que se añade, que haciendo nuevamente supuesto de la cuestión, se pretende argumentar que la Audiencia Provincial no respeta la jurisprudencia del TJUE (en particular, la sentencia Schweppes,ya citada) sobre los indicios a tener en cuenta para considerar que hay consentimiento para la comercialización en el EEE.

Los supuestos indicios son analizados por la Audiencia Provincial, precisamente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para llegar a la conclusión de que no demuestran lo que la parte pretende. Con ello no hay ninguna infracción de ley ni de jurisprudencia. Y la recurrente olvida que esta sala no es una tercera instancia.

En su virtud, este motivo de casación también ha de ser desestimado.

DECIMOCUARTO.- Sexto motivo de casación. Libre circulación de mercancías

1.- Planteamiento:

El sexto motivo de casación denuncia la infracción del art. 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente arguye, resumidamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (entre otras, las sentencias de 20 de marzo de 1997, asunto C- 352/95; y de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94), que exige interpretar dicho precepto a la luz del Tratado de Funcionamiento de la UE y de la finalidad de la Directiva de marcas, para conseguir el resultado perseguido por estas normas europeas de promover la libre circulación de mercancías en el EEE.

1.- Decisión de la Sala:

Este motivo es un mero alegato de discrepancia con el resultado de la sentencia que disgusta al recurrente.

La Audiencia Provincial no cuestiona que uno de los pilares de funcionamiento de la Unión Europea, expresamente mencionado en los Tratados, es el de la libre circulación de mercancías. Lo que hace es conjugar dicho principio con la protección del derecho de marcas, que también figura en el ordenamiento comunitario, precisamente en sintonía con la jurisprudencia del TJUE a la que ya hemos referencia. En palabras de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes:

«35. Esta jurisprudencia relativa al principio del agotamiento del derecho de marca, basada en el artículo 36 TFUE, pretende, al igual que el art. 7, apartado 1 de la Directiva 2008/95, conciliar los intereses fundamentalesde la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros C 427/93, c-429/93 y C-436/93, EU:C:196:282, apartado 40)».

Por ello, este motivo de casación también debe decaer.

DECIMOQUINTO.- Séptimo motivo de casación. Libre competencia

1.- Planteamiento:

El séptimo motivo de casación denuncia la infracción del art. 101.1 del Tratado de Fundación (sic) de la Unión Europea.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (entre otras, las sentencias de 6 de junio de 2013, asunto C-536/11, y de 21 de enero de 2016, asunto, C-74/14, y de 12 de diciembre de 2019, asunto C-435/18) sobre los principios de efecto útil y de efectividad de la prohibición establecida en dicha disposición.

2.- Decisión de la Sala:

El motivo, nuevamente, hace supuesto de la cuestión. La Audiencia Provincial no considera probado que haya compartimentación de mercados. Y el motivo ni siquiera identifica cuál es la práctica colusoria que imputa a la demandada, dentro del elenco previsto en el art. 101.1 TFUE.

La conciliación entre la protección de la propiedad industrial y la libre circulación de mercancías generó la regulación sobre la protección de la propiedad industrial y comercial como excepción a la prohibición de las restricciones derivadas de medidas de efecto equivalente, que actualmente se recoge en el art. 36 TFUE. En consecuencia, no puede haber vulneración del art 101 TFUE si una restricción de competencia tiene su fundamento en un supuesto previsto en el propio TFUE, como es la protección de la propiedad industrial, en este caso, el derecho de marcas. Por ello, el Tribunal de Justicia ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones, al declarar que la institución del agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre los derechos de exclusiva y de libre circulación (verbigracia, sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros,C-427/93 , C-429/93 y C-436/93; y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes).

3.-El ejercicio por el titular de la marca de las acciones civiles y penales que le confiere el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos inherentes a dicha titularidad no puede entenderse como una restricción a la libre competencia, que, como hemos visto, debe conciliarse con la protección de la propiedad industrial.

Las menciones a las alegaciones desestimadas por su extemporaneidad no pueden ser atendidas, como ya ha quedado dicho al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal.

En su virtud, el séptimo motivo de casación también debe ser desestimado.

DECIMOSEXTO.- Octavo motivo de casación. Fuentes del Derecho de la UE

1.- Planteamiento:

El octavo motivo de casación denuncia la vulneración del art. 288 del Tratado de Fundación (sic) de la Unión Europea.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige aplicar las Directivas, como es el caso aquí de la Directiva 2014/104/UE de 26 de noviembre de 2014 (relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea) con respeto al principio de efectividad de manera para asegurar el objetivo perseguido por las mismas.

2.- Decisión de la Sala:

La invocación como infringido del art. 288 TFUE, que enumera las fuentes del Derecho de la Unión, carece completamente de sentido y hace inviable sin más el motivo, que debe ser desestimado de plano.

DECIMOSÉPTIMO.- Costas y depósitos

1.-La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación conlleva que deban imponerse a la parte recurrente las costas por ellos causadas, según determinan los artículos 394.1 y 398.1 LEC.

2.-Igualmente, debe ordenarse la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación, tal y como ordena la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-La compañía mercantil Barceló Comercial Internacional S.A. (en lo sucesivo, Bainsa), es titular de las marcas de la Unión Europea núm. 925.636 -Ron Barceló- y núm. 5.117.213 -Ron Barceló Ron Dominicano Añejo-.

2.-Las sociedades Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas S.L. (en adelante, Díaz Cadenas), La Bodega de Ra S.L, Distribuidora de Bebidas L.R. S.L, y Bebidas Córdoba S.A, presentaron una demanda contra Bainsa e Importaciones y Exportaciones Varma S.A (en adelante, Varma), en la que ejercitaron las siguientes acciones: A.- Acción declarativa de ilicitud en el ejercicio de los derechos derivados de la titularidad marcaria; B.- Acción declarativa de licitud de actos de utilización de marca en la importación y comercialización de productos; C.- Acción declarativa de infracción de la normativa de defensa de la competencia; D.-Acción declarativa de competencia desleal; E.- Acción declarativa de daños y perjuicios derivados de las acciones de infracción marcaria; F.- Acciones declarativa de defensa de la competencia y de acciones declarativas de competencia desleal; G.- Acción de condena a la cesación y a la abstención; H.- Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios declarados; I.- Acción de condena a la publicación de la sentencia.

3.-Bainsa y Varma se opusieron a la demanda e interpusieron una demanda reconvencional, en la que intervino como parte adhesiva litisconsorcial la entidad mercantil Rones Fines del Caribe S.A (en adelante Rofica).

4.-El Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España dictó sentencia en la que desestimó íntegramente la demandada y estimó parcialmente la demanda reconvencional.

5.-Las demandantes interpusieron un recurso de apelación que fue estimado en parte por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

6.-Díaz Cadenas interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Primer motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento:

El primer motivo de infracción procesal, formulado al amparo del artículo 469.1.4º LEC, denuncia la vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, en síntesis, que la valoración efectuada por la sentencia recurrida sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por haber sido los productos litigiosos comercializados en el EEE con el consentimiento de Ron Barceló es irracional.

2.- Decisión de la Sala:

Es reiterada la jurisprudencia de esta sala, ahora plasmada positivamente en el art. 477.5 LEC, que el error patente en la valoración de la prueba sólo puede alegarse cuando se trate de un error fáctico -material o de hecho-, que sea patente, evidente e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

En este caso, la valoración sobre si el consentimiento para la comercialización fue expreso o tácito es jurídica y no fáctica. La sentencia recurrida analiza todos los indicios de los que podría desprenderse una prestación tácita del consentimiento (no solo los que propone la parte demandante/recurrente) y llega a la conclusión de que no hubo tal consentimiento.

La Audiencia Provincial, dentro de sus facultades valorativas de la prueba, niega trascendencia probatoria a un documento con tachaduras que se reconoce que tiene una finalidad de ocultación y resalta que se desconoce quién pudo ser el exportador, así como que también se desconoce cómo se gestó la importación de los lotes de ron al EEE. Y con evidente buen sentido, añade que, sobre tales bases, todas las demás alegaciones son inanes para justificar la existencia de consentimiento. Nada de irracional se aprecia en dicha conclusión.

El recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia, como de forma irrestricta parece pretender la parte recurrente al situar a esta sala en una función de revisión probatoria completamente ajena al ámbito casacional.

Como consecuencia de lo cual, no cabe apreciar el error en la valoración probatoria y debe desestimarse este primer motivo de infracción procesal.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal. Carga de la prueba

1.- Planteamiento:

El segundo motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en este caso la carga de la prueba.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia infringe la regla de inversión de la carga de la prueba de la existencia del agotamiento marcario que opera en los casos de distribución en exclusiva, al atribuir a Díaz Cadenas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre el consentimiento a la primera comercialización de los productos en el EEE.

2.- Decisión de la Sala:

Como se desprende de la demanda inicial del procedimiento, las demandantes pretendían que se declarase que la adquisición de ron Barceló a proveedores del EEE por precios inferiores a los fijados por los distribuidores españoles era ajustada a derecho, por lo que debía ordenarse a las demandadas abstenerse de oponer sus derechos de marca contra esos actos, puesto que, al proceder la mercancía del EEE, tales derechos se habrían agotado.

Al enfrentarse a dicha pretensión, reproducida en apelación, la Audiencia Provincial consideró que, aunque la demanda no la denominara así, lo que se ejercitaba en ella era una acción negatoria de infracción de marca registrada o de jactancia, que si bien no está expresamente regulada en la Ley de Marcas (LM), sí lo está en la Ley de Patentes (LP), concretamente el su art. 121.1, aplicable por la remisión prevista en la Disposición Adicional primera. 1 LM («Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma»).

3.-El art. 121 de la Ley de Patentes de 2015 mantiene, con ligeras variantes, la regulación del art. 127 de la Ley de Patentes de 1986, en cuanto a la configuración de una acción negatoria. Esta acción, que la doctrina considera una modalidad de la acción de jactancia, es meramente declarativa, de carácter negativo, en la que se invierten las posiciones habituales de la acción de infracción de patentes, dado que la acción la entabla quien pudiera ser infractor y se dirige contra el titular registral. El demandante debe ostentar un interés legítimo en el sentido de realizar una «actuación» o tener el propósito de llevarla a cabo que pueda invadir el ámbito de protección de la patente. La carga de la prueba de la inexistencia de la infracción incumbe al demandante. Y la Ley admite expresamente que se acumule a la acción negatoria la de nulidad de la patente.

En consecuencia, desde el punto de vista del tipo de acción ejercitada con carácter principal, no hay infracción de la carga de la prueba, por cuanto la prueba del hecho impeditivo en que se basaba la acción negatoria correspondía a los demandantes.

4.-Pero es que, desde la perspectiva estricta del agotamiento de marca, tampoco se ha producido la infracción procesal denunciada.

En atención a los términos en que define territorialmente el agotamiento de la marca el art. 15 RMUE, cuando se pretende evitar la declaración de infracción por el previo agotamiento del derecho al haber sido comercializados los productos en cuestión por el titular o con su consentimiento, resulta clave determinar si tal comercialización tuvo lugar en el EEE o no, pues solo en el primer caso operará el agotamiento y no cabrá apreciar infracción. En principio, que la carga de la prueba del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE o de la previa comercialización en el EEE recaiga sobre la parte que invoca el previo agotamiento como defensa es compatible con el Derecho de la Unión ( sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,C-244/00 ).

No obstante, la aplicación efectiva del derecho de exclusiva unitario que pretende asegurar el agotamiento comunitario tiene que ser conciliado, de acuerdo con el considerando 22 RMUE, con que la libre circulación de mercancías impida que el titular no pueda prohibir el uso por terceros de la marca respecto de productos previamente a comercializado en el EEE. Por ello, la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia había declarado que la protección de la libre circulación de mercancías puede requerir que se adapte ese reparto de la carga de la prueba, en particular cuando la imposición de la carga de la prueba al supuesto infractor permita al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, como en supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema de distribución exclusiva (nuevamente, STJ de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00).

5.-Esta doctrina fue reiterada por la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,C-291/16 , que declaró:

«En este contexto, es preciso señalar que, si bien incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 54), debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204 , apartados 37 y 38)».

6.-A su vez, la STJUE de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard Development Company,C-367/21 , introduce un matiz al establecer que esa adaptación de la carga de la prueba procede también en determinados sistemas de distribución selectiva, así como al constatar cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras esa adaptación.

Esta STJUE, cuyo apartado 56 (con cita de la STJUE de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries,C-175/21 ) declara que la Directiva 2004/48, de 29 de abril, sobre la tutela de la propiedad intelectual, no regula la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca, argumenta que la protección de la libre circulación de mercancías requiere la adaptación de la carga de la prueba del agotamiento también en ciertas situaciones en las que el titular de la marca explota un sistema de distribución selectiva en el EEE, es decir, un sistema en el que el proveedor vende los bienes solo a distribuidores seleccionados y éstos se comprometen a no vender los bienes a distribuidores no oficiales en el territorio en el que opera ese sistema de distribución. En particular, ello es así cuando se trata de un sistema en el que en los productos designados con la marca no figura ningún dato que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados, el titular se niega a comunicar esta información a los terceros y los proveedores no están dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento al supuesto infractor, quien los ha adquirido en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en ese ámbito (apdos. 61, 62 y 67). Las dificultades que previsiblemente tendrá el supuesto infractor para probar el lugar de primera comercialización de los productos por el titular facilitarían que éste pudiera compartimentar los mercados si no se adapta el reparto de la carga de la prueba.

7.-Pero tras esa matización o adaptación para los casos de distribución selectiva, la STJUE de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard Development Company,C-367/21 , vuelve a reproducir el criterio ya sentado desde la mencionada sentencia Van Doren.De tal manera que el titular de la marca tiene la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los productos en cuestión fuera del territorio del territorio del EEE. Si prueba esa circunstancia, corresponde al supuesto infractor probar que esos productos fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

8.-La sentencia recurrida no se aparta de tales criterios, sino que el motivo parte de un presupuesto que no consta en dicha resolución, cual es que la distribución del ron Barceló sea en exclusiva o sea selectiva. La Audiencia Provincial no hace tal afirmación, sino que, al hacer una exposición general sobre la jurisprudencia del TJUE en la materia, hace mención a los supuestos de distribución en exclusiva.

9.-En su virtud, el segundo motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

CUARTO.- Tercer y cuarto motivos de infracción procesal. Principios de aportación de parte, justicia rogada y congruencia

1.- Planteamiento:

1.1.-El tercer motivo de infracción procesal, amparado en el art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción del art. 218.1 LEC y del principio de congruencia (principio de aportación de parte).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida se separa del objeto de litigio delimitado por las partes al desestimar la acción negatoria con fundamento en la inexistencia del requerimiento, cuestión esta que no había sido opuesta por la parte demandada.

1.2.-El cuarto motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncia la infracción de las normas procesales reguladoras de las sentencias, en concreto el principio dispositivo (justicia rogada), consagrado en el art. 216 LEC,

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que la sentencia recurrida se separa del objeto de litigio delimitado por las partes al desestimar la acción negatoria, cuando no se había opuesto la inexistencia de requerimiento.

1.3.-Habida cuenta la evidente conexión argumental entre ambos motivos, se resolverán conjuntamente, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

2.- Decisión de la Sala:

El principio de justicia rogada se suele identificar como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte y se configura legalmente como una exigencia para el tribunal en el art. 216 LEC, al decir:

«Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales».

La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin que pueda otorgar cosa distinta a la solicitada, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, las sentencias 795/2010, de 29 de noviembre, 132/2020, de 27 de febrero, y 488/2021, de 6 de julio, recordaron la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC) .

Como hemos visto anteriormente, la pretensión principal ejercitada en la demanda fue una acción negatoria de infracción de marca registrada, conforme a la legislación supletoria de patentes y que no se encuentra incluida en la prohibición expresa del art.127.2 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (REMUE), porque aquí no se trata de la invalidez de la marca, sino de la inexistencia de infracción. Y en ambas instancias se advirtió que si en la demanda no se hubiera ejercitado la acción negatoria de infracción de marca, los tribunales de marca comunitaria de Alicante no habrían sido competentes objetivamente para el conocimiento del asunto, conforma el art. 124 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), ya que para el resto de las acciones contrarias al TFUE y de competencia desleal, no lo eran desde un punto de vista territorial, al tener las empresas demandadas sus domicilios en Madrid y en Panamá.

3.-Así las cosas, la Audiencia Provincial constató que la acción negatoria no cumplía los requisitos del art. 121.2 LP, al no haber precedido el requerimiento que exige dicho precepto. Y con ello, no infringió ni el principio de aportación de parte, ni el de congruencia, puesto que para juzgar sobre una acción tenía que pronunciarse necesariamente sobre sus presupuestos constitutivos ( art. 218.2.II LEC) , que en este caso vienen definidos legalmente por el citado precepto LP.

Es cierto que antes de interponer la demanda las demandantes habían dirigido un requerimiento a las demandadas, pero no era el previsto en el art. 121.2 LP, sino una intimación relativa a un supuesto uso fraudulento de las marcas de la demandada.

Por ello, el tercer y el cuarto motivos de infracción procesal también deben ser desestimados.

QUINTO.- Quinto motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba

1.- Planteamiento:

El quinto motivo de infracción procesal, formulado a tenor del art. 469.1.4º LEC, denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, por error en la valoración de la prueba.

Al desarrollar el motivo, el recurrente arguye, sintéticamente, que la valoración efectuada por la sentencia respecto de la inexistencia del requerimiento previo previsto en el art. 121.1 LP es ilógica, irracional y errónea.

2.- Decisión de la Sala:

El motivo denuncia como error fáctico lo que, en su caso, se trataría de un error jurídico, combatible en el recurso de casación, en tanto que afecta a los presupuestos legales de ejercicio de la acción.

El art. 121.2 LP dispone:

«El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior».

Del tenor del precepto se desprende que no basta con cualquier requerimiento o intimación, sino que debe tratarse de uno que, específicamente, inste al titular del derecho de propiedad industrial (aquí, la marca) para que se pronuncie sobre una concreta cuestión. Si los documentos que la parte pretende hacer valer para dar por cumplido ese requerimiento, no tienen ese contenido, ninguna tacha de irracionalidad cabe hacer a su rechazo, a estos efectos, por la Audiencia Provincial.

Por el contrario, tras analizarlo, la Audiencia Provincial concluye que el documento esgrimido por la recurrente no cumple esa función, sino que únicamente sirvió para comunicar a la titular de la marca que los letrados de la demandante habían recibido instrucciones para denunciar ciertos hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el caso de que no cesara en prácticas presuntamente contrarias al Derecho de la competencia. Lo cual es muy diferente al requisito de procedibilidad que establece el tan repetido art. 121.2 LP.

Conforme a lo expuesto, el quinto motivo de infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

SEXTO.- Sexto motivo de infracción procesal. Interpretación irracional de los requisitos para el ejercicio de la acción

1.- Planteamiento:

El sexto motivo de infracción procesal, formulado a tenor del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción de los derechos reconocidos en el art. 24 CE.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente arguye, resumidamente, que la sentencia recurrida realiza una interpretación irracional del art. 121.1 LP que cercena su derecho fundamental a obtener una resolución de fondo suficientemente motivada y que deseche cualquier interpretación rigorista y desproporcionada de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio de la acción ante los tribunales.

2.- Decisión de la Sala:

En cuanto que este sexto motivo de infracción procesal constituye una reformulación de los motivos tercero y cuarto, ya desestimados, debe también desestimarse sin necesidad de mayor argumentación, por simple remisión a lo ya expuesto al resolver tales motivos.

SÉPTIMO.-. Séptimo motivo de infracción procesal. Preclusión de alegaciones en los procesos sobre infracción de normas de defensa de la competencia

1.- Planteamiento:

El séptimo motivo de infracción procesal, amparado en el art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que la sentencia recurrida ignora la necesidad de flexibilización del principio de preclusión en los procesos de defensa de la competencia, en los que son de aplicación disposiciones de orden público ( art. 101 TFUE).

2.- Decisión de la Sala:

Una cosa es que la normativa del art. 101.1 TFUE sea de orden público y aplicable de oficio por los tribunales y otra es que la parte a quien se imputa la conducta anticoncurrencial no deba ser oída ni pueda defenderse.

En este caso, la alegación relativa al art. 101 TFUE se introdujo en la fase de conclusiones al finalizar el juicio en primera instancia y la Audiencia Provincial, confirmando el criterio del juez, consideró que esa indefensión no quedaba subsanada porque el argumento se hubiera mencionado en la contestación a la demanda reconvencional, pues no es momento procesal oportuno para hacer nuevas alegaciones.

No se aprecia contradicción en que la Audiencia Provincial aplique el principio iura novit curiarespecto de los requisitos de procedibilidad de la acción negatoria y no admita las alegaciones relativas a la defensa de la competencia, puesto que se trata de supuestos claramente distintos: uno, referido al control de los presupuestos de la acción en la que se basaba la pretensión fundamental de la demanda; y otro a la proscripción de la indefensión por la introducción de una pretensión en un momento procesalmente inhábil.

3.-Además, las menciones a la compartimentación de mercados son ajenas a una supuesta fijación de precios. Y en todo caso, la Audiencia Provincial, con un encomiable sentido protector de la tutela judicial efectiva, amplía la respuesta y dedica tres fundamentos de derecho en su sentencia a rebatir la presunta infracción de los arts. 34 y 101.1 TFUE y de los arts. 4 y 8 (prácticas agresivas) y 15 (violación de normas) de la Ley de competencia desleal (LCD). Por lo que acabó analizando las alegaciones de la parte.

En su virtud, el séptimo motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

Recurso de casación

OCTAVO.- Consideraciones previas sobre el agotamiento del derecho de marca en la normativa y jurisprudencia comunitarias

1.-Antes de entrar en el examen pormenorizado de los distintos motivos de casación que se refieren al agotamiento del derecho de marca, básicamente desde diferentes perspectivas del otorgamiento del consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE, conviene enmarcar el tema mediante una exposición de la configuración del agotamiento de la marca en la legislación y jurisprudencia comunitarias. Tronco común del que partiremos para el análisis posterior de las cuestiones suscitadas por la recurrente.

2.-Desde el punto de vista del Derecho de la Unión, frente a una visión estrictamente formalista, que consideraba que el único legitimado para comercializar el producto era el titular registral del derecho de marca, tanto el art. 7.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el art. 7.1 de la actual Directiva 2015/92436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, optaron por un criterio más amplio. El vigente art. 7.1 de la Directiva establece:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento».

Mientras que, en la misma línea, el art. 15 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización».

3.-Conforme al régimen previsto en el art. 15 RMUE, mientras se cumplan los requisitos del primer párrafo y no concurra lo previsto en el segundo párrafo, se producirán las consecuencias jurídicas del agotamiento del derecho de marca, en tanto que no dependen de la aprobación del titular de la marca para revender los productos marcados en el EEE ( STJCE de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding).Asimismo, el agotamiento se produce en relación con los concretos productos marcados que hayan sido objeto de una primera comercialización, puesto que con respecto a otros ejemplares del mismo producto que no hayan sido objeto de tal primera comercialización en el EEE, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca en méritos del derecho exclusivo que le confiere la Directiva (STJ de 1 de julio de 1999, C-173/98, Sebago y Maison Dubois).

4.-En la sentencia 1222/2023, de 13 de septiembre, recordamos que la jurisprudencia del TJUE, al perfilar el alcance del agotamiento del derecho de marca, pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra parte ( sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros,C-427/93 , C-429/93 y C-436/93; y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes, C-291/16). Esta última STJUE, referida al art. 7 de la Directiva 2008/95, consideró que permitía al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos identificados con su marca, lo que contribuye a preservar el sistema de competencia no falseado que el Derecho de la UE pretende establecer y mantener:

«36. En lo que al derecho de marca se refiere, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad ( sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 13, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado 43 y jurisprudencia citada).

»37. Por consiguiente, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia ( sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 14, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C- 427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado44 y jurisprudencia citada).

»38. Pues bien, podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89 , EU:C:1990:359 , apartados 15 y 16, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261 , apartados 33 a 37)».

En la medida en que el agotamiento del derecho de marca supone un límite al derecho exclusivo de su titular, el Tribunal de Justicia tiende a una interpretación restrictiva de los requisitos que condicionan su aplicación (conclusiones del Abogado General de 12 de septiembre de 2017, en el asunto C-291/16, Schweppes,§ 29).

NOVENO.- Primer motivo de casación. Consentimiento para la comercialización

1.- Planteamiento:

El primer motivo de casación denuncia la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), por oposición a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias 965/2008, de 20 de octubre, y 1190/2006, de 29 de noviembre de 2006).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, sintéticamente, que la sentencia recurrida vulnera el mencionado precepto legal y su jurisprudencia interpretativa que vinculan el agotamiento del derecho de la marca a la existencia de una comercialización de los productos en el territorio relevante del EEE por el titular o con su consentimiento, que puede ser tácito, porque exige, no una primera comercialización por el titular o con su consentimiento, sino que dichos productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento expreso.

2.- Decisión de la Sala:

En primer lugar, debemos advertir que la reconvención se refería a la defensa de dos marcas de la Unión Europea, a las que no resulta de aplicación el art. 36 LM, que cita la parte recurrente como infringido, en vez del art. 15 REMUE, que hubiera sido el correcto.

Para que exista consentimiento es necesario tanto la autorización del titular de la marca, como que las condiciones de comercialización sean las establecidas por él. El consentimiento para introducir el producto en el mercado existe bien cuando se otorga expresamente o cuando se manifiesta implícita pero inequívocamente, a cuyo efecto, el TJUE ha rechazado que exista consentimiento en los casos en los que no existe oposición expresa del titular a que sus distribuidores vendan los productos en el EEE o ausencia de advertencias en los productos de no poder ser comercializados en esa zona, puesto que no basta con una actitud pasiva, sino que deben mediar actos de los que se desprenda el consentimiento aun de forma implícita.

La STJUE de 20 de diciembre de 2017, C-291/16, Schweppes,resalta que a estos efectos del agotamiento de la marca, el consentimiento es el requisito subjetivo que debe cumplirse, constituye un elemento determinante y debe manifestarse de forma que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a su derecho.

3.-Como regla general, el TJUE entiende que el titular otorga su consentimiento de comercializar las mercancías dentro del EEE cuando ha podido controlar la comercialización de los productos por terceros, puesto que el hecho de controlar la comercialización permite salvaguardar la función esencial del signo, que no es otra que identificar el origen empresarial del producto. Una vez que las mercancías se han introducido en el EEE no es necesario que el consentimiento se renueve con cada transmisión. Esto es debido a que en el agotamiento lo que importa es que en la primera comercialización se pueda identificar al titular como fabricante de las mercancías con el fin de que pueda asegurar la calidad de los productos ( STJCE de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding,C-16/03 ). Una vez que los productos son comercializados, el titular marcario no se podrá oponer a la venta de las mercancías sin su consentimiento ( STJCE de 23 de abril de 2009, Copad SA/Christian Dior couture SA,C-59/08 ). No obstante, el agotamiento no es absoluto, ya que, si los productos con derechos de marca agotados sufren alguna alteración en relación con su calidad u origen, el titular podría oponerse a su reventa, como prevé expresamente el art. 15.2 REMUE.

4.-Sobre estas bases, la sentencia recurrida no cuestiona que el consentimiento del titular de la marca pueda ser tácito y de hecho menciona expresamente esta posibilidad. Pero, en correcta aplicación de la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss,C-414/99 a C-416/99), explica que para apreciar el consentimiento tácito deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores de los que poder inferirlo. Y concluye que no solamente no constan tales elementos o circunstancias, sino que, al contrario, lo que medió fue un requerimiento de Barceló a la recurrente para que comprobara la regularidad de las comercializaciones que estaba llevando a cabo. Y lo que es más importante, si cabe, no hay constancia en el procedimiento de que la titular de las marcas consintiera en modo alguno la comercialización de botellas de ron procedentes, en su caso, del EEE.

Para apreciar el consentimiento tácito o implícito los elementos a tomar en consideración deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva; y aquí no se produce esa certeza. Como resume la citada STJ de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99), el consentimiento no debe deducirse: (i) ni del simple silencio; (ii) ni de la circunstancia de que no se hayan establecido reservas contractuales en la transmisión de la propiedad de los productos; (iii) ni de que el titular de la marca no haya comunicado una oposición a la comercialización; (iv) ni de que no se haya indicado en los productos la prohibición de comercialización en el EEE.

5.-En consecuencia, este primer motivo de casación debe ser desestimado.

DÉCIMO.- Segundo motivo de casación. Inversión de la carga de la prueba y compartimentación de mercados

1.- Planteamiento:

El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 36.1 LM, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inversión de la carga de la prueba en relación con la existencia de agotamiento de derechos marcarios (entre otras, la doctrina Van Dorenestablecida por la sentencia de 8 de abril de 2003 , C- 244/00, y la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,C- 291/16 ).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la mencionada jurisprudencia comunitaria, al interpretar el art. 7 de la primera Directiva de Marcas (de 21 de diciembre de 1988), exige una inversión de la carga de la prueba sobre la existencia de agotamiento cuando existe un riesgo de compartimentación del mercado en el EEE. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al atribuir a Díaz Cadenas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre el agotamiento y en particular sobre la existencia de consentimiento a la primera comercialización de los productos en el EEE, en un caso en el que reconocidamente existe riesgo de compartimentación del mercado de la EEE, por existir una distribución en exclusiva de los productos de ron Barceló.

2.- Decisión de la Sala:

Cabe hacer dos advertencias previas. La primera, como en el anterior motivo de casación, que al tratarse de marcas comunitarias no es correcto citar como infringido un precepto de la Ley nacional. Y la segunda, en cuanto que la inversión de la carga de la prueba es, fundamentalmente, una cuestión de orden procesal, nos remitimos a lo expuesto al resolver el segundo motivo de infracción procesal, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

Ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca debe distinguirse según se conozca el lugar de la primera comercialización o no se tenga tal conocimiento, porque de ello depende la distribución de la carga de la prueba.

Si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado ( STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,C-244/00 ).

Por el contrario, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por lo tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE ( STJCE de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff,C-414/99 a C-416/99).

3.-El motivo incurre en una petición de principio (lo que en terminología casacional hemos llamado hacer supuesto de la cuestión) porque ni consta probado que el sistema de distribución del ron Barceló sea en régimen de exclusiva, ni la Audiencia Provincial da por cierto que exista un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, que sería el detonante para la inversión de la carga de la prueba. Es decir, rige la regla general de que la carga de la prueba incumbe a quien reproduce la marca registrada en los productos con los que comercia.

Es más, la sentencia recurrida ni siquiera considera probado el itinerario de importación de los lotes del producto al EEE.

En su virtud, el segundo motivo de casación debe ser desestimado.

DECIMOPRIMERO.- Tercer motivo de casación. Indicio de consentimiento por el etiquetado

1.- Planteamiento:

El tercer motivo de casación alega la infracción del 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que es necesario establecer una jurisprudencia integradora sobre dicho precepto, en relación con el carácter de indicio determinante de consentimiento tácito a la primera comercialización del producto en el EEE el hecho de que en el etiquetado original del producto aparezca identificado un distribuidor del EEE, o que de cualquier otro modo denote que el país de destino pertenece al EEE.

2.- Decisión de la Sala:

La prueba de que los productos se han comercializado fuera del EEE la puede realizar el titular de la marca acudiendo a aspectos como el código de barras o a las etiquetas (en la ropa, es el conocido caso de la marca Lacoste,en la que el fabricante etiquetaba sus productos como chemise Lacosteen el mercado europeo e Izod Lacosteen el mercado estadounidense). Otra forma de probar que las mercancías no van dirigidas al mercado europeo es mediante símbolos o leyendas en las que se indique que está prohibido vender en el EEE.

En este caso, la parte pretende lo contrario: que se deduzca de la etiqueta de un distribuidor la comercialización consentida en el EEE. En todo caso, podría tratarse de un indicio a tener en cuenta, junto con otros, para alcanzar determinado nivel de prueba en relación con el consentimiento. Pero como dato aislado, el etiquetado no puede dar lugar a la declaración jurisprudencial genérica que pretende el recurrente en este motivo.

Precisamente, la Audiencia Provincial no da valor a este indicio de la contraetiqueta porque lo considera contradicho por el resto de las pruebas practicadas en el procedimiento, de cuyo conjunto extrae una conclusión contraria.

Como consecuencia de ello, el tercer motivo de casación también debe ser desestimado.

DECIMOSEGUNDO.- Cuarto motivo de casación. Distribución en exclusiva

1.- Planteamiento:

El cuarto motivo de casación denuncia la vulneración del art. vulneración del art. 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que es necesaria la formación de una jurisprudencia integradora sobre el nivel de certeza exigido, en un contexto de distribución exclusiva y de inversión de la carga de la prueba, para apreciar la existencia de un agotamiento del derecho de marca.

2.- Decisión de la Sala:

Este motivo debe ser directamente desestimado porque incurre en el defecto insubsanable de la petición de principio (en la terminología clásica del tribunal, hace supuesto de la cuestión). Como ya hemos dicho al resolver motivos precedentes, la Audiencia Provincial no considera probado que la comercialización del ron Barceló se haga en régimen de distribución en exclusiva. Por consiguiente, las menciones a la jurisprudencia del TJUE en que establece determinadas conclusiones sobre la prueba del consentimiento y su inversión cuando se trata de distribución en exclusiva son completamente improcedentes, al no concurrir el supuesto de hecho coincidente.

Por lo demás, nos remitimos a lo expuesto al respecto, lo que conduce a la desestimación de este motivo cuarto de casación.

DECIMOTERCERO.- Quinto motivo de casación. Indicios del consentimiento para la comercialización en el EEE

1.- Planteamiento:

El motivo quinto de casación considera infringido el art. 36.1 LM.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que es necesario formar jurisprudencia en relación con la interpretación de cómo debe analizarse la existencia de un conjunto de indicios precisos y concordantes, de los que se pueda inferir la existencia de circunstancias que determinan la existencia de agotamiento de marca.

2.- Decisión de la Sala:

Este motivo es una reformulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal. A lo que se añade, que haciendo nuevamente supuesto de la cuestión, se pretende argumentar que la Audiencia Provincial no respeta la jurisprudencia del TJUE (en particular, la sentencia Schweppes,ya citada) sobre los indicios a tener en cuenta para considerar que hay consentimiento para la comercialización en el EEE.

Los supuestos indicios son analizados por la Audiencia Provincial, precisamente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para llegar a la conclusión de que no demuestran lo que la parte pretende. Con ello no hay ninguna infracción de ley ni de jurisprudencia. Y la recurrente olvida que esta sala no es una tercera instancia.

En su virtud, este motivo de casación también ha de ser desestimado.

DECIMOCUARTO.- Sexto motivo de casación. Libre circulación de mercancías

1.- Planteamiento:

El sexto motivo de casación denuncia la infracción del art. 36.1 LM.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente arguye, resumidamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (entre otras, las sentencias de 20 de marzo de 1997, asunto C- 352/95; y de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94), que exige interpretar dicho precepto a la luz del Tratado de Funcionamiento de la UE y de la finalidad de la Directiva de marcas, para conseguir el resultado perseguido por estas normas europeas de promover la libre circulación de mercancías en el EEE.

1.- Decisión de la Sala:

Este motivo es un mero alegato de discrepancia con el resultado de la sentencia que disgusta al recurrente.

La Audiencia Provincial no cuestiona que uno de los pilares de funcionamiento de la Unión Europea, expresamente mencionado en los Tratados, es el de la libre circulación de mercancías. Lo que hace es conjugar dicho principio con la protección del derecho de marcas, que también figura en el ordenamiento comunitario, precisamente en sintonía con la jurisprudencia del TJUE a la que ya hemos referencia. En palabras de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Schweppes:

«35. Esta jurisprudencia relativa al principio del agotamiento del derecho de marca, basada en el artículo 36 TFUE, pretende, al igual que el art. 7, apartado 1 de la Directiva 2008/95, conciliar los intereses fundamentalesde la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros C 427/93, c-429/93 y C-436/93, EU:C:196:282, apartado 40)».

Por ello, este motivo de casación también debe decaer.

DECIMOQUINTO.- Séptimo motivo de casación. Libre competencia

1.- Planteamiento:

El séptimo motivo de casación denuncia la infracción del art. 101.1 del Tratado de Fundación (sic) de la Unión Europea.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (entre otras, las sentencias de 6 de junio de 2013, asunto C-536/11, y de 21 de enero de 2016, asunto, C-74/14, y de 12 de diciembre de 2019, asunto C-435/18) sobre los principios de efecto útil y de efectividad de la prohibición establecida en dicha disposición.

2.- Decisión de la Sala:

El motivo, nuevamente, hace supuesto de la cuestión. La Audiencia Provincial no considera probado que haya compartimentación de mercados. Y el motivo ni siquiera identifica cuál es la práctica colusoria que imputa a la demandada, dentro del elenco previsto en el art. 101.1 TFUE.

La conciliación entre la protección de la propiedad industrial y la libre circulación de mercancías generó la regulación sobre la protección de la propiedad industrial y comercial como excepción a la prohibición de las restricciones derivadas de medidas de efecto equivalente, que actualmente se recoge en el art. 36 TFUE. En consecuencia, no puede haber vulneración del art 101 TFUE si una restricción de competencia tiene su fundamento en un supuesto previsto en el propio TFUE, como es la protección de la propiedad industrial, en este caso, el derecho de marcas. Por ello, el Tribunal de Justicia ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones, al declarar que la institución del agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre los derechos de exclusiva y de libre circulación (verbigracia, sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros,C-427/93 , C-429/93 y C-436/93; y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes).

3.-El ejercicio por el titular de la marca de las acciones civiles y penales que le confiere el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos inherentes a dicha titularidad no puede entenderse como una restricción a la libre competencia, que, como hemos visto, debe conciliarse con la protección de la propiedad industrial.

Las menciones a las alegaciones desestimadas por su extemporaneidad no pueden ser atendidas, como ya ha quedado dicho al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal.

En su virtud, el séptimo motivo de casación también debe ser desestimado.

DECIMOSEXTO.- Octavo motivo de casación. Fuentes del Derecho de la UE

1.- Planteamiento:

El octavo motivo de casación denuncia la vulneración del art. 288 del Tratado de Fundación (sic) de la Unión Europea.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige aplicar las Directivas, como es el caso aquí de la Directiva 2014/104/UE de 26 de noviembre de 2014 (relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea) con respeto al principio de efectividad de manera para asegurar el objetivo perseguido por las mismas.

2.- Decisión de la Sala:

La invocación como infringido del art. 288 TFUE, que enumera las fuentes del Derecho de la Unión, carece completamente de sentido y hace inviable sin más el motivo, que debe ser desestimado de plano.

DECIMOSÉPTIMO.- Costas y depósitos

1.-La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación conlleva que deban imponerse a la parte recurrente las costas por ellos causadas, según determinan los artículos 394.1 y 398.1 LEC.

2.-Igualmente, debe ordenarse la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación, tal y como ordena la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.