Sentencia Civil 1342/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5848/2021 de 30 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Como antecedentes más relevantes para resolver el recurso pueden recogerse los que la sentencia de la Audiencia Provincial reproduce, contenidos en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil:

«-Diesel, S.P.A. es una empresa italiana fundada en el año 1978 cuyo objeto era inicialmente la fabricación y venta de prendas de ropa vaquera, y que con los años fue ampliando su actividad a la moda, calzado y complementos, y más recientemente también a artículos de joyería, decoración, marroquinería y coches. Desde el año 1993 es titular de la marca internacional núm. 608499, denominativa, "DIESEL", para "prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería" (clase 25).

»- La marca denominativa DIESEL ha alcanzado notoriedad en el sector de la moda juvenil, de estilo denim,consolidándose como marca de jeans y casual premium o de lujo, dado el precio de los productos de la marca DIESEL, que se comercializan en más de 80 países, en más de 10.000 puntos de venta, teniendo en España 26 tiendas propias, pudiéndose adquirir también a través de plataformas on linecomo Amazon o Zalando.

»- La inversión en publicidad de la marca DIESEL ha facilitado su difusión y su repercusión, por su carácter trasgresor, llegando incluso a ser premiada alguna de sus campañas publicitarias, en las que en ocasiones han participado celebritiesnacionales e internacionales. Asimismo, la promoción de la marca DIESEL ha venido facilitada por la organización de eventos y fiestas con la asistencia de personajes famosos y por su presencia en distintas publicaciones de reconocido prestigio en el sector (Elle, Glamour, Men's Health, ...), así como por su participación en desfiles de moda y pasarelas reconocidas a nivel mundial, como las de Milán o Nueva York. También cuenta la marca DIESEL con una considerable presencia en las redes sociales, con casi 5 millones de seguidores en su cuenta de Facebook y 2 millones en su perfil de Instagram, teniendo su propia página web (www.diesel.com ) una media de 25 visitas diarias.

»- Ohbuyshoes, S.L. es una empresa española fundada en el año 2017 cuyo objeto es principalmente la venta de calzado a través de la página web www.odisel.com . Desde el año 2018 es titular de la marca española núm. 3668956, mixta, para "prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería" (clase 25) [ ]. Pese a que la actora se opuso a la solicitud de registro, la OEPM concedió el registro al entender que, pese a la notoriedad de la marca DIESEL, no existe aprovechamiento indebido ni menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad del signo, dadas las diferencias en su conjunto fonético-denominativo y por ser el signo posterior un conjunto mixto característico. Dicha resolución de concesión fue recurrida en alzada por la actora, siendo el recurso desestimado, "por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

»- Los productos, básicamente calzado, identificados con la marca mixta no han tenido presencia en ningún medio de publicidad, ni en eventos, fiestas ni desfiles de reconocido prestigio, limitando su presencia a las redes sociales (Facebook y Twitter) y a su propia página web, que es su único canal de venta, al no disponer de tiendas propias ni de puntos de venta en ningún establecimiento.

»- El día 26 de noviembre de 2018 la actora remitió burofax a la demandada requiriéndole para que retirase el registro de la marca Odisel de la OEPM, cesase en el uso del signo Odisel en sus productos y renunciase al nombre de dominio www.odisel.com».

2.-Diesel, S.P.A. (en lo sucesivo, Diesel) interpuso una demanda de juicio ordinario contra Ohbuyshoes, S.L. (en lo sucesivo, Ohbuyshoes) en la que solicitó los pronunciamientos transcritos en el antecedente de hecho primero de esta resolución, al que nos remitimos para evitar una extensa reiteración.

3.-Ohbuyshoes se opuso a la demanda por considerar que la marca de Diesel no era notoria y que no había riesgo de confusión entre la marca de la demandante y la de la demandada.

4.-El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda por considerar que la notoriedad de la marca Diesel no se extiende al calzado y por descartar que las coincidencias entre las marcas de demandante y demandada generen riesgo de confusión que determinen la nulidad de la marca mixta de la demandada.

5.-Diesel apeló la sentencia de primera instancia. Aunque la Audiencia Provincial consideró que la sentencia recurrida había errado al emplear los mismos criterios en la resolución de la acción de infracción y de la acción de nulidad, desestimó el recurso de apelación.

En primer lugar, la Audiencia Provincial declaró que la redacción de Ley de Marcas aplicable era la que había resultado de la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Respecto de la acción de nulidad por riesgo de confusión, la sentencia recurrida reconoció que existía cierto grado de similitud fonética entre los elementos denominativos de ambas marcas. Pero tras exponer las reglas generales que deben utilizarse en el juicio de confusión en el caso de una marca mixta, declaró:

«En el supuesto de autos, en la marca mixta los elementos gráficos (tipo de letra, color) tienen una incidencia relevante ya que permiten distinguir el signo de otros de carácter exclusivamente denominativos. Además, debe advertirse que el término "Odisel" es una palabra de fantasía, un término que puede evocar elementos marinos (olas) o mitológicos (Odisea), pero que por sí sola no tiene un significado reconocido.

»El término Odisel y el término Diesel tienen el mismo número de letras (6) coincidiendo en 4 de ellas, las tres últimas ordenadas del mismo modo.

»Fonéticamente en español el término "Diesel" se pronuncia literalmente con todas sus letras. La marca de la demandada tiene elementos fonéticos diferenciadores ya que tanto la letra O inicial como la no inclusión de una letra "e" formando diptongo con la "i" suponen elementos fonéticamente significativos para diferenciar la pronunciación en español de una y otra marca., el elemento gráfico de la marca de Ohbuyshoes y su pronunciación minimizan el posible riesgo de confusión.

»En definitiva, puede haber cierto grado de similitud entre los elementos denominativos, pero el elemento gráfico y de la marca de Ohbuyshoes y su pronunciación minimizan el posible riesgo de confusión».

Respecto del renombre de la marca Diesel que alegaba la demandante como fundamento de sus pretensiones, la sentencia recurrida argumentó que, en la medida en la que las marcas en conflicto están concedidas para la misma clase del nomenclátor y demandante y demandado comercializan los mismos productos (zapatos), no sería necesario invocar el renombre de una de las marcas para exigir una mayor protección, en la medida en la que la propia Ley de Marcas establece la posibilidad de anular la marca cuando el grado de similitud pudiera generar confusión, y tal confusión ha sido descartada.

También desestimó la acción de infracción de la marca que se ejercitó con base en el nombre de dominio y el nombre comercial de la demandada, que utilizaba el término «odisel», con sus elementos gráficos en el nombre comercial y sin tales elementos gráficos en el nombre de dominio, pues los elementos diferenciadores entre el término Odisel y Diesel, ya reseñados al pronunciarse sobre la acción de nulidad, se intensifican en lo que se refiere al nombre de dominio ya que se accede al dominio protegido tecleando la palabra en cuestión, que permite diferenciar un término de mera fantasía (Odisel), de un término como el de "Diesel" en el que dos de las 6 letras que componen el término son distintas.

6.-Diesel ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal basado en tres motivos y un recurso de casación basado en cuatro, que han sido admitidos. Las alegaciones de la recurrida sobre la inadmisibilidad de los recursos afectan en realidad a su prosperabilidad.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Motivos primero y segundo

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, Diesel alega la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en particular, del art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incurrir la sentencia recurrida en un defecto de incongruencia omisiva al no resolver la audiencia sobre la pretensión de la recurrente de que la marca de la recurrida debe ser invalidada por constituir un aprovechamiento indebido (ventaja desleal) de la reputación de la marca de la demandante.

En el encabezamiento del motivo segundo alega la vulneración del «derecho fundamental de nuestra representada a una tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 de la Constitución (CE), al no decidir la audiencia sobre uno de los puntos litigiosos, en particular, sobre el aprovechamiento indebido (ventaja desleal) del renombre de la marca de nuestra representada obtenida por la recurrida con su registro. La indefensión material cometida a nuestra representada radica en que se ha dejado sin enjuiciar una de sus pretensiones independientes. Infracción cometida por vez primera en la sentencia recurrida».

En el desarrollo de ambos motivos se argumenta que Diesel solicitó que se declarara nula la marca de Ohbuyshoes no solo por concurrir un riesgo de confusión, sino también porque con la misma, la demandada está obteniendo un aprovechamiento indebido (o ventaja desleal) del renombre de la marca Diesel además de perjudicando su distintividad, pese a lo cual la Audiencia Provincial no se pronuncia sobre si la marca de la recurrida es nula por constituir un aprovechamiento indebido del renombre de la marca de Diesel, lo que le habría causado indefensión.

2.- Decisión de la sala. Estos motivos deben desestimarse por las razones que a continuación se expresan.

La sentencia de la Audiencia Provincial no ha omitido pronunciamiento alguno. Ha desestimado el recurso de apelación, ha argumentado que no procedía estimar la acción de nulidad ni la acción de infracción y ha declarado que, en la medida en que las marcas en conflicto están concedidas para la misma clase del nomenclátor y demandante y demandado comercializan los mismos productos (zapatos), no sería necesario invocar el renombre de una de las marcas para exigir una mayor protección, en la medida en la que la propia Ley de Marcas establece la posibilidad de anular la marca cuando el grado de similitud pudiera generar confusión.

Que la recurrente no esté de acuerdo con este argumento (la innecesariedad de valorar la mayor protección de la marca renombrada cuando la marca cuestionada ampara los mismos productos o servicios) y considere que constituye una infracción de la Ley de Marcas no significa que haya existido una omisión de pronunciamiento, sino que le permite impugnarlo en el recurso de casación, como efectivamente ha hecho.

En definitiva, declarar, como hace la sentencia recurrida, que cuando hay identidad de productos basta con el juicio de confusión y no es necesario valorar si hay aprovechamiento indebido del renombre o perjuicio para su distintividad puede constituir una infracción de los arts. 8.1 y 34.2.c de la Ley de Marcas, según se trate de resolver una acción de nulidad o una acción de infracción, pero no constituye una incongruencia omisiva pues el tribunal se ha pronunciado sobre esa pretensión.

TERCERO.- Motivo tercero

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal, la recurrente alega la vulneración del «derecho fundamental de nuestra representada a una tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 CE, al haberse valorado los hechos de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con error patente, por cuanto, pese a estimar la audiencia que la marca de la recurrente protege el elemento denominativo en que consiste ("diesel"), debiendo hacerse abstracción de cualquier grafía, al comparar los signos de las partes estimó que no se parecen precisamente por la grafía de la marca registrada y utilizada por la recurrida. La indefensión material cometida a nuestra representada radica en que se ha incurrido en contradicción y arbitrariedad al comparar los signos de las partes».

Al desarrollar el motivo, Diesel alega que el argumento de que, al ser la marca de la demandante denominativa, hay que hacer abstracción de la grafía y del color que se utilice en su uso, es contradictorio con manifestar que los elementos gráficos de la marca de la demandada tienen una incidencia relevante que permite distinguir los signos. La abstracción que se predica respecto de la marca de la demandante solo puede tener como consecuencia lógica que los elementos gráficos del signo con el que la misma se compare deban ser igualmente abstraídos o no tenidos en cuenta.

2.- Decisión de la sala. Este motivo del recurso extraordinario por infracción procesal también debe ser desestimado.

Los criterios que la sentencia recurrida ha empleado para realizar el juicio de confusión entre las marcas en conflicto no son irracionales en tanto que contradictorios. Las cuestiones relativas a la corrección o incorrección del juicio de confusión entre una marca denominativa y una marca mixta son de carácter sustantivo y han de ser planteadas en el recurso de casación con alegación de cuál ha sido la infracción legal cometida.

Recurso de casación

CUARTO.- Motivo primero

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo primero del recurso de casación, la recurrente alega la «infracción del art. 34.2 b) LM, al contravenir la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que para valorar si el uso de un signo induce a confusión con una marca de un tercero hay que estar no solo a si los signos comparados son similares, sino también a si identifican productos o servicios idénticos o similares y al principio de interdependencia de tales factores».

Al desarrollar el motivo, la recurrente argumenta que pese a lo estipulado en la norma invocada como infringida, la Audiencia desestimó la acción de infracción por entender simplemente que los signos de las partes presentaban diferencias, haciendo caso omiso a los productos distinguidos con las mismas (los cuales son idénticos), y no aplicó al caso el principio de interdependencia exigido por la jurisprudencia infringida.

2.- Decisión de la sala. El motivo debe desestimarse por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, debe precisarse que este motivo cuestiona el juicio de confusión en relación con la acción de infracción de la marca. En consecuencia, debe tomarse en consideración la marca de la demandante, tal como ha sido registrada, y el uso que la demandada hace del signo cuestionado.

Como resulta de la jurisprudencia del TJUE (entre las últimas, sentencias de 12 de junio de 2019, Hansson,C-705/17 , y 5 de marzo de 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, C-766/2018), la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios para los que la marca de la demandante fue registrada y para los que la demandada utiliza el signo cuestionado: un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Ahora bien, el hecho de que los productos cubiertos por la marca de la demandante y el producto para el que la demandada usa el signo cuestionado sean muy similares o incluso idénticos no significa necesariamente que tal similitud o identidad haga irrelevantes las diferencias existentes entre los signos desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual. Y eso es justamente lo que, al contestar a los motivos de impugnación contenidos en el recurso de apelación ( art. 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , ha hecho la sentencia recurrida: declara que debe analizarse tanto la identidad o semejanza de los productos como la similitud de los signos y, partiendo de la identidad de los productos amparados por la marca de la demandante (los de la clase 25 del nomenclátor, que ampara productos textiles elaborados, en un sentido amplio) y los productos marcados con el signo cuestionado (zapatos, incluidos en la clase 25), ha confirmado la conclusión de la sentencia de primera instancia en el sentido de que las diferencias entre la marca denominativa de la demandante y la marca figurativa utilizada por la demandada desde los puntos de vista fonético, gráfico, y conceptual son tan relevantes que excluyen el riesgo de confusión pese a la identidad de los productos.

QUINTO.- Motivo segundo

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo la recurrente invoca la «infracción del art. 34.2 c) LM, al contravenir la jurisprudencia del TJUE que establece cuáles son los elementos a tomar en consideración para evaluar si concurre un aprovechamiento indebido o ventaja desleal del renombre de una marca ajena, así como el detrimento o perjuicio a la distintividad de dicha marca».

En el desarrollo del motivo se alega que para evaluar el aprovechamiento indebido o ventaja desleal de la reputación de una marca ajena es preciso (i) efectuar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, entre los cuales figuran, (ii) la intensidad del renombre, (iii) la fuerza del carácter distintivo de la marca, (iv) el grado de similitud entre las marcas en conflicto, (v) la naturaleza y (vi) el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. Asimismo, (vii) cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. Por último, (viii) no es precisa la concurrencia de riesgo de confusión, bastando con que el consumidor establezca un vínculo mental entre los signos. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó la infracción atendiendo única y exclusivamente a la comparación de los signos.

2.- Decisión de la sala. El motivo debe desestimarse por las razones que a continuación se expresan.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha declarado que la legislación aplicable es la que resulta de la reforma de Ley de Marcas llevada a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, pues la demanda fue presentada cuando la ley, en su nueva redacción, había entrado en vigor.

Esta reforma de la Ley de Marcas transpone la Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La redacción de la Ley de Marcas que resulta de esta reforma ha superado la tradicional distinción entre marca notoria y renombrada. En distintos preceptos de la ley (y, en concreto, en lo que a este recurso interesa, en los arts. 8 y 34.2.c), donde antes se distinguía entre marcas notorias y marcas renombradas, ahora solo se contempla que se trate de una marca que «goce de renombre en España».

En la anterior redacción de la Ley de Marcas, la distinción entre la marca notoria y la marca renombrada radicaba en el grado de conocimiento de la marca: por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, en el caso de la marca notoria; y por el público en general, en el caso de la marca renombrada.

La Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, General Motors,interpreta la expresión «marca que goce de renombre en el Estado miembro» del artículo 5.2.º de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que por marca renombrada habrá que entender aquella que sea conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (apartado 26).

Por tanto, para interpretar el concepto de «marca que goce de renombre en España» de la nueva redacción de la Ley de Marcas emplearemos los criterios fijados por la jurisprudencia respecto de la notoria del artículo 8.2.º de la Ley de Marcas en su redacción anterior a la reforma de 2018, que se habían inspirado en la jurisprudencia que el TJUE había establecido respecto de las marcas que gozan de renombre en un Estado miembro.

La sentencia de esta sala 382/2016, de 19 de mayo, con cita de otra anterior, declaró:

«[...] a pesar de que ni el Reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas española contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto "notoriamente conocido". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca" (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (ap. 25).

»De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados».

3.-El precepto cuya infracción se alega en este motivo del recurso de casación, art. 34.2.c de la Ley de Marcas, en esta nueva redacción, prevé:

«[...] el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: [...] El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

Ciertamente, la sentencia recurrida incurre en el error de otorgar una menor protección a la marca renombrada cuando existe una similitud o identidad entre los productos protegidos por la marca y los productos para los que se usa el signo cuestionado que cuando tal identidad o similitud no existe. La Audiencia Provincial afirma que «[a]l tratarse de los mismos productos, no sería necesario invocar el renombre de una de las marcas para exigir una mayor protección, en la medida en la que la propia Ley de Marcas establece la posibilidad de anular la marca cuando el grado de similitud pudiera generar confusión», tras lo cual, al descartar el riesgo de confusión por no apreciar una similitud relevante entre los signos, desestima tanto la acción de nulidad como la acción de infracción, al considerar que no es necesario valorar si la demandada ha realizado un aprovechamiento desleal del renombre de la marca Diesel.

Pero la mayor protección que los arts. 8 y 34.2.c de la Ley de Marcas otorgan a la marca que goce de renombre en España, cuando no exista riesgo de confusión, es también aplicable, si cabe con más razón, cuando exista similitud o identidad entre los productos o servicios, para el caso de que, con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

La sentencia del TJCE de 9 de enero de 2003, C-292/00, Davidoff,declaró sobre esta cuestión:

«24. A este respecto, procede señalar de antemano que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto.

»25. Pues bien, en consideración a estos dos últimos elementos no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

»26. A este respecto, no se ha objetado seriamente ante el Tribunal de Justicia nada en contra de que la marca de renombre debe poderse acoger, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, a una protección, al menos, tan amplia como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares».

Por tanto, no es correcto que la sentencia recurrida se limitara a valorar si existía riesgo de confusión y, al descartarlo porque no apreciaba una similitud relevante entre los signos que conllevara ese riesgo de confusión, no entrara a valorar si la demandada obtenía una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Esa mayor protección de la marca renombrada cobra su sentido cuando no existe riesgo de confusión y no puede ser excluida cuando existe una identidad o similitud de productos, por lo que la Audiencia Provincial debió entrar a valorar tal extremo.

En consecuencia, es preciso resolver si existe esa ventaja desleal por un aprovechamiento indebido del renombre de la marca Diesel por parte de la demandada o si el uso por la demandada del signo cuestionado supone un perjuicio para la distintividad o el renombre de la marca, como alega la recurrente.

4.-Existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos identificados por el signo cuestionado. Al intentar situarse en la estela de la marca renombrada, quien emplea el signo cuestionado (el motivo del recurso que se resuelve se ha formulado respecto de la acción de infracción) se beneficia de su poder de atracción, de su renombre y de su prestigio y explota, sin pagar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta. Así lo afirma la sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07, L'Oréal.

Para determinar si del uso del signo supone ese aprovechamiento indebido del renombre de la marca, es necesario efectuar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso en cuestión ( sentencia del Tribunal General de 10 de mayo de 2007, T 47/06, Nasdaq,confirmada por la sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2009, C-320/07 P, Nasdaq;y sentencias del TJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01, Adidas ; 27 de noviembre de 2008, C-252/07, Intel;y 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt).

La obtención de una ventaja desleal del renombre de la marca anterior presupone una asociación o vinculación entre los signos que facilite la transferencia de atractivo y de prestigio al signo cuyo registro se solicita, mediante una evocación. Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior renombrada por el signo cuestionado, mayor será la probabilidad de que el uso actual o futuro de la marca se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ( sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008, C-252/07, Intel-CPM).

A diferencia del juicio de confusión en la acción de nulidad, la apreciación global de los factores pertinentes para resolver una acción de infracción de marca renombrada exige tomar en consideración no solo los términos en que la marca renombrada ha sido registrada (características del signo y productos o servicios amparados por la marca) sino también otros elementos fácticos necesarios para evaluar tanto el renombre de la marca (por ejemplo, por qué sector del público es conocida) como el carácter indebido del uso de su signo y la obtención de una ventaja desleal por parte del demandado (en lo que es fundamental la forma en que es usada la marca, público al que va dirigida y las demás circunstancias concurrentes), de modo que pueda concluirse si se ha producido la transferencia de la imagen de la marca renombrada o de las características que proyecta hacia los productos identificados por el signo cuestionado.

5.-En este caso, la apreciación global de estos factores lleva a la conclusión de que ese aprovechamiento indebido que confiere una ventaja desleal no se ha producido. Como se ha justificado adecuadamente por la sentencia recurrida, que ha confirmado en este extremo la sentencia de primera instancia, los signos en cuestión son muy distintos pues existen acusadas diferencias en el plano fonético y, sobre todo, en los planos gráfico (que en la marca de la demandada tiene unas características muy originales en cuanto a grafía y color que lo convierten en el elemento dominante) y conceptual, lo que dificulta que el uso del signo cuestionado evoque la marca renombrada.

Planteándose esta cuestión en este motivo respecto de la acción de infracción, no se aprecia que exista una evocación de la marca de la demandante por cuanto que, aunque los productos marcados por el signo cuestionado también se encuadran en la clase 25 del nomenclátor, tienen unas características muy diferentes de los amparados por la marca de la demandante y buscan un nicho de mercado también diferente. Mientras que el renombre de la marca Diesel proviene fundamentalmente de su conocimiento y prestigio entre los usuarios de moda juvenil, de estilo denim,como marca premium, y se asocia por lo general con una ropa cara y transgresora, los zapatos marcados con el signo cuestionado buscan una imagen más naive,con unos precios mucho más ajustados y evocaciones de la costa, de viajes por mar (evocación de odisea y color azul). No se observa que concurra esa evocación que pueda producir una transferencia de la imagen de la marca Diesel o de las características que proyecta hacia los productos identificados con el signo utilizado por la demandada:

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La ausencia de ese vínculo evocativo excluye también que pueda producirse un perjuicio para el carácter distintivo de la marca Diesel por el «aguamiento» que pudiera provocar en dicha marca, que diera lugar a un debilitamiento de su capacidad para identificar los productos o servicios para los que está registrada, o un perjuicio para el renombre de la marca de la demandante porque generara en el público pertinente representaciones negativas que menoscabaran su reputación.

SEXTO.- Motivo tercero

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la «infracción del art. 6.1 b) LM, al contravenir la jurisprudencia del TJUE que establece cuáles son los elementos a tomar en consideración para evaluar si concurre un riesgo de confusión a los efectos de la acción de nulidad».

Al desarrollar el motivo, Diesel reproduce en lo esencial los argumentos contenidos en el motivo primero: a la hora de valorar si concurre un riesgo de confusión entre dos marcas es preciso acudir a la interdependencia existente entre, por un lado, el factor de la similitud o identidad entre signos, y, por el otro, al de la identidad o semejanza entre productos y servicios, de modo que una mayor similitud entre productos/servicios puede compensar una menor similitud entre signos y a la inversa, pero la Audiencia Provincial ha olvidado el principio jurisprudencial de interdependencia entre los signos y su campo aplicativo y la identidad de los productos designados con las respectivas marcas.

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

Aunque en este caso la infracción legal denunciada viene referida a la acción de nulidad (en la que el juicio de confusión se realiza en abstracto, entre las marcas tal como han sido registradas, tanto en cuanto al signo como a los productos o servicios amparados), la conclusión debe ser la misma que la alcanzada al resolver el motivo primero. Que, efectivamente, cuando existe una similitud o identidad, como ocurre en este caso, entre los productos o servicios amparados por las marcas, puede existir riesgo de confusión, incluido el de asociación, aunque no se dé una fuerte similitud entre los signos, no impide que el enjuiciamiento llevado a cabo en la sentencia recurrida sea correcto cuando, al realizar una apreciación global de todos los elementos pertinentes, rechaza que concurra ese riesgo.

La identidad de los productos amparados por las marcas es un factor importante pero no es el único relevante pues establecer un riesgo de confusión depende de varios factores entre los que cobra una gran importancia la similitud de los signos. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

Como hemos recordado, por ejemplo, en las sentencias 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo, 26/2017, de 18 de enero, 151/2017, de 2 de marzo, 240/2017, de 17 de abril, 504/2017, de 15 de septiembre, y 860/2025, de 28 de mayo, para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual. El TJUE ha declarado que «el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas» ( sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, China Construction Bank,C-115/19 P, y las que en ella se citan).

Los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples que marcas denominativas complejas, gráficas o mixtas. En el caso de las marcas compuestas o mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( sentencias de esta sala 368/1987, de 10 de junio; 98/2016, de 19 de febrero; y 382/2016, de 19 de mayo), ya que como declaró la sentencia del TJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,«[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

Al comparar una marca denominativa, como es la de la demandante, con una marca mixta (esto es, figurativa con un elemento denominativo), como es la marca de la demandada, esa apreciación global impide que pueda prescindirse de los elementos figurativos de la marca mixta, como parece entender la recurrente al cuestionar el juicio de confusión que realiza la sentencia recurrida. Antes al contrario, es relevante determinar si los elementos figurativos de la marca mixta tienen o no de carácter distintivo (color, fondo, tipografía ordinarios o, por el contrario, fuera de lo común), si son o no dominantes y, en definitiva, si son relevantes en la apreciación global de la marca que determina el recuerdo que de la misma tiene el consumidor.

En el presente caso, el juicio de confusión llevado a cabo por la sentencia recurrida se atiene a las directrices jurisprudenciales. Como resulta de lo declarado en dicha sentencia, tanto el color como la tipografía de la marca de la demandada no pueden considerarse ordinarios, otorgan a la marca una distintividad intrínseca y constituyen el elemento dominante de la marca, fundamental en la impresión de conjunto que tal signo deja en la memoria del público pertinente.

Asimismo, existen claras diferencias conceptuales pues la marca denominativa de la demandante es el nombre de un combustible, que para el público pertinente tiene un significado claro y determinado de forma que dicho público puede captarlo inmediatamente, mientras que el elemento denominativo de la marca de la demandada es de fantasía y, conjuntamente con el elemento gráfico del color, evoca viajes marinos (odisea).

Debe recordarse que estas diferencias conceptuales evidentes pueden neutralizar las similitudes fonéticas. La sentencia del TJUE de 5 de octubre de 2017, Wolf Oil Corp.,C-437/16 P, con cita de otras anteriores, afirma la pertinencia de esta neutralización cuando existen similitudes fonéticas y visuales. Tanto más en un caso como el objeto de este recurso, en el que la marca de la demandada tiene unas características gráficas singulares mientras que la de la demandante es simplemente una marca denominativa, por lo que no solo hay diferencias conceptuales, sino que existen también diferencias visuales.

Estas diferencias visuales, en este caso, restan trascendencia a la similitud fonética que pudiera encontrarse entre el elemento denominativo de dichas marcas. Además, esta similitud fonética no es intensa. Como pone de relieve la sentencia recurrida, son relevantes, en cuanto a las diferencias fonéticas, no solo las diferencias en la primera parte del elemento denominativo de ambos signos; también lo es que mientras que el término que constituye la marca de la demandante se pronuncia en dos sílabas por la existencia de un diptongo, el elemento denominativo de la marca mixta de la demandada se pronuncia en tres sílabas. En todo caso, debe recordarse que «la apreciación de una posible similitud fonética no es más que uno de los factores pertinentes en el marco de la referida apreciación global» ( sentencia del TJUE de 23 de marzo de 2006, Mülhens GmbH,C-206/04 P).

Por último, conviene recordar que la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta Sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable. En este caso, los criterios de enjuiciamiento del riesgo de confusión utilizados en la sentencia recurrida se acomodan a esta jurisprudencia.

SÉPTIMO.- Motivo cuarto

1.-Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo se alega la «infracción del art. 8.1 LM, al contravenir la jurisprudencia del TJUE que establece cuáles son los elementos a tomar en consideración para evaluar si concurre un aprovechamiento indebido o ventaja desleal del renombre de la marca de un tercero, así como la dilución o perjuicio a la distintividad de una marca ajena, a los efectos de la acción de nulidad».

En el desarrollo del motivo, con trascripción parcial de varias sentencias del TJUE, se reprocha a la Audiencia Provincial que no haya valorado si ha existido un aprovechamiento indebido o una ventaja desleal obtenida del renombre de la marca de la demandante o un perjuicio para su distintividad.

2.-Decisión de la sala. Aunque, como ya se expresó al resolver el motivo segundo, la Audiencia Provincial, una vez rechazado el riesgo de confusión, debió haber valorado si había existido un aprovechamiento indebido del renombre de la marca para decidir sobre la aplicación del art. 8.1 de la Ley de Marcas, para estimar el motivo era necesario que, además, la recurrente justificara por qué el registro de la marca de la demandada suponía un aprovechamiento indebido de tal renombre por obtener una ventaja desleal o por qué el registro de la marca mixta de la demandada perjudicaba su carácter distintivo o su renombre. Porque el hecho de que su marca goce de renombre en España no significa que deba estimarse cualquier demanda en la que la demandante impute al titular de una marca posterior esa ventaja desleal o ese perjuicio.

En todo caso, aunque para apreciar la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas el enjuiciamiento no coincida exactamente con el enjuiciamiento de la infracción del art. 34.2.c, los argumentos expuestos al resolver el motivo segundo del recurso de casación sirven mutatis mutandis,para desestimar este motivo. Las circunstancias relativas al renombre de la marca de la demandante y las peculiares características de la marca de la demandada, sobre todo su distintividad intrínseca derivada de su peculiar caligrafía y su acusado cromatismo, y sus diferencias conceptuales con la marca de la demandante (evocación de viajes y del mar), impiden, en opinión de esta sala, que pueda entenderse concurrente ese vínculo evocativo que produzca una transferencia de la marca de la demandante o de las características que proyecta hacia los productos identificados con la marca cuya nulidad se solicita, de modo que su titular pueda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, pese a la identidad de los productos cubiertos por ambas marcas.

OCTAVO.- Costas y depósitos

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.