Sentencia Civil 1065/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6430/2020 de 04 de julio del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

1.1.El Consell Regulador de la denominación de origen Ribera del Xuquer (en adelante el Consell Regulador), al que están adheridas las cooperativas agrícolas Nuestra Señora del Oreto y Sant Bernat, es titular de las siguientes marcas:

i) Marca de la UE núm. 6455174, denominativa «Persimon Kids», solicitada el día 21 de noviembre de 2007 y concedida el 22 de enero del 2008, para designar productos y servicios de la clases 29, 31 y 39.

ii) Marca de la UE colectiva núm. 16455578, figurativa, solicitada el día 10 de marzo del 2017 y concedida el día 24 de agosto de 2017, para designar productos de la clase 31 (caquis), conforme al pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Kaki Ribera del Xúquer, con la siguiente representación gráfica:

iii) Marca de la UE colectiva núm. 17578683, figurativa, solicitada el día 11 de diciembre de 2017 y concedida el día 2 de mayo del 2018, para designar productos de la clase 31 (caquis), conforme con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Kaki Ribera del Xúquer, con la siguiente representación gráfica.

iv) Marca española núm. 2768139, denominativa «Persimon», solicitada el día 23 de abril de 2007 y concedida el día 11 de mayo de 2012, para designar productos de la clase 31.

v) Marca española núm. 2768140, denominativa «Persimon D.O», solicitada el día 23 de abril del 2007 y concedida el día 26 de octubre del 2007, para designar productos de la clase 31.

vi) Marca española núm. 2768142, denominativa «Persimon Ribera», solicitada el día 23 de abril del 2007 y concedida el día 26 de octubre del 2007, para designar productos de la clase 31.

vii) Marca española núm. 2768144, denominativa " Persimon Kakidu", solicitada el día 23 de abril del 2007 y concedida el día 26 de octubre de 2007, para designar productos de la clase 31.

viii) Marca española núm. 2770738, denominativa «Persimon Persweet» solicitada el día 8 de mayo del 2007 y concedida el día 13 de noviembre de 2007, para designar productos de la clase 31.

ix) Marca española núm. 3617160, mixta solicitada el día 2 de junio de 2016, y concedida el día 12 de enero de 2017, para designar productos de la clase 31, caquis acogidos a la denominación de origen Ribera del Xúquer, con siguiente representación gráfica:

1.2.En el año 2017, Fresh Direct Spain S.L., que comercializa caquis, lanzó una campaña publicitaria en Valencia, mediante una cartelería en mobiliario urbano, con esta imagen:

También en aquel tiempo, en el supermercado del Corte Inglés de la calle Pintor Sorolla, de Valencia, se vendían caquis suministrados por Fresh Directo Spain S.L. con la siguiente etiqueta:

2.En octubre de 2018, el Consell Regulador y las cooperativas agrícolas Nuestra Señora del Oreto y Sant Bernat interpusieron la demanda que inició el presente procedimiento, frente a Fresh Direct Spain S.L., en la que acumularon una pluralidad de acciones: i) unas acciones basadas en la infracción de las marcas titularidad de Consell Regulador por el empleo del término «Persimmon» en la reseñada campaña publicitaria; ii) otras acciones basadas en la realización de actos de competencia desleal, en concreto del art. 6 LCD, al generar riesgo de asociación entre los caquis comercializados por las cooperativas demandantes y los caquis comercializados por la demandada; iii) otras acciones basadas en la realización de actos de imitación y de aprovechamiento indebido de la reputación comercial de las marcas titularidad del Consell Regulador y distribuidas por las cooperativas agrícolas Nuestra Señora del Oreto y Sant Bernat; y iv) la declaración de la ilicitud de la publicidad efectuada por Fresh Direct Spain. S.L, por engañosa y desleal. En concreto, junto a las acciones declarativas, se ejercitaban las siguientes acciones de condena: la cesación en las conductas infractoras y de competencia desleal, y en concreto en el empleo de los términos Persimon y Persimmon, junto con la prohibición de usar en el futuro estos términos en las etiquetas y envoltorios; la indemnización de daños y perjuicios; y la publicación de la sentencia.

3.La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. En relación con los hechos denunciados como infractores, sólo consideró acreditada una conducta que pudiera imputarse a la demandada, la campaña publicitaria de cartelería en el mobiliario urbano de Valencia, y rechazó la responsabilidad de la demandada en la colocación de las etiquetas adheridas a los caquis vendidos en el supermercado de El Corte Inglés y la descripción del producto que figura en el ticket de compra. Además, rechazó que las marcas del Consell Regulador fueran marcas renombradas y que existiera riesgo de confusión, pues el uso del término persimon lo había sido para identificar el producto (una variedad de caqui). También rechazó los ilícitos concurrenciales relativos a los actos de confusión ( art. 6 LCD), imitación ( art. 11 LCD) y de aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD), así como la acción de publicidad ilícita.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las demandantes y la Audiencia estima en parte el recurso.

i) La Audiencia revisa en primer lugar los hechos denunciados que podían imputarse a la demandada y concluye que, además de la campaña publicitaria en el mobiliario urbano, también podía imputársele el empleo de las etiqueta con que se presentaban en el Corte Inglés sus caquis, pero no las menciones contenidas en los tickets de compra:

«(...) Acogemos como determinante que en el apartado de la declaración de hechos controvertidos del acto de la audiencia previa el Letrado de la parte demandada reconoció que estas etiquetas eran de su cliente. Además, basta con fijarse en el cartel publicitario que hemos reproducido más arriba y comprobar que en su parte inferior izquierda figura la misma etiqueta con idéntica composición.

»Por el contrario, no puede atribuirse a la demandada su participación en la descripción ("KAKI PERSIMON") del producto que figura en el ticket de compra porque puede obedecer a la nomenclatura interna utilizada por el Supermercado "El Corte Inglés" para identificar el producto sin haber acreditado ninguna intervención de FRESH.

»En conclusión, hemos de estimar esta alegación y considerar que las dos conductas supuestamente infractoras imputables a FRESH son: la campaña publicitaria mediante cartelería en mobiliario urbano y las etiquetas adheridas a los caquis suministrados al Supermercado El Corte Inglés».

ii) Después, la sentencia recurrida rechaza que las marcas del Consell Regulador sean renombradas.

iii) Luego, a partir de la anterior consideración, analiza si existe riesgo de confusión, a la vista del uso que la demandada hizo del signo Persimmon, en su campaña publicitaria, en la que aparecía también la marca de la demandada:

La Audiencia razona por qué considera que existe riesgo de confusión:

«Este signo es utilizado por FRESH tanto en la campaña publicitaria como en las etiquetas adhesivas pero junto con este signo también se incluye el término "PERSIMMON": en el cartel publicitario aparece en la parte central, destacado y muy visible y; en las etiquetas adhesivas, es aún mucho más perceptible que el elemento denominativo "KAKI ESTRELLA" por el grosor de la fuente de letra.

»La inclusión del término "PERSIMMON" junto con la marca compuesta de la demandada, de conformidad con la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal de Justicia en sus Sentencias de 6 de octubre de 2005 (MEDION/THOMSON) y de 8 de mayo de 2014 (DOGHNUTS/BIMBO DOUGHNUTS), no impide que pueda ser percibido de forma autónoma y distintiva al no constar su utilización por otros competidores para designar el mismo producto, por lo que no puede afirmarse que la utilización por la demandada de su marca excluya, por sí solo, la infracción de las marcas con el elemento denominativo "PERSIMON".

»Si tenemos en cuenta que el público pertinente es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, habida cuenta de que estamos en presencia de un producto no oneroso y de adquisición cotidiana como es una clase de fruta, el riesgo de confusión resulta evidente ante la práctica coincidencia del elemento denominativo que solo se diferencian en una letra que no afecta a su pronunciación (PERSIMON/PERSIMMON) y la plena identidad de los productos en liza (en ambos casos se trata de un caqui sometido al tratamiento de desastringentado)».

Y también razona porque, en este caso, no puede rechazarse la existencia de riesgo de confusión aduciendo que el uso del término «PERSIMMON» no se realiza a título de marca sino para identificar una variedad de caqui:

«En primer lugar, respecto de las MUE's rige la presunción de validez según el artículo 127.1 RMUE y no consta que se haya impugnado la validez de las marcas por la vía de la demanda reconvencional de nulidad absoluta por su carácter genérico. En consecuencia, su ius prohibendi sigue plenamente operativo.

»En segundo lugar, esta limitación actúa siempre que el uso del signo infractor sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. (...) En nuestro caso, cuando FRESH incluye el término "PERSIMMON" trata de presentar su producto como una imitación del identificado con el signo "PERSIMON", por lo que su uso es contrario a las prácticas leales».

iv) La Audiencia rechaza las acciones de competencia desleal basadas en los actos de confusión:

«En aplicación del principio de complementariedad relativa, una vez declarada la infracción marcaria por riesgo de confusión ya no procede entrar a examinar los actos de confusión como ilícito anticoncurrencial porque no se aportan elementos fácticos distintos de los considerados en la infracción marcaria ni tampoco se aprecia un desvalor en la conducta de FRESH ajeno y distinto al que ya ha sido objeto de la infracción marcaria».

v) También rechaza las acciones de competencia desleal basadas en actos de aprovechamiento de la reputación ajena, actos de imitación y de publicidad ilícita.

«En primer lugar, no puede acogerse el tipo previsto en el artículo 12 LCD sobre actos de explotación de la reputación ajena porque la STS de 11 de marzo de 2014 exige para su apreciación: " iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC) ." En la medida en que ya hemos dicho que no se ha acreditado la condición de renombradas de las marcas de la parte actora ni tampoco la transmisión de unas especiales características positivas que le confieran un prestigio especial en el mercado no es posible tipificar la conducta de la demandada como subsumible en este ilícito anticoncurrencial.

»En segundo lugar, tampoco puede acogerse el tipo previsto en el artículo 11.2 LCD porque el objeto de este litigio no es la imitación confusoria de la prestación, esto es, el caqui variedad "Rojo Brillante" duro, desastringentado, sino el uso en el mercado del signo de identificación del producto que puede confundir a los consumidores en la información sobre la empresa del que procede.

»En tercer lugar, no se acoge la alegación del recurso que denuncia la incongruencia omisiva por haber preterido la Sentencia cualquier razonamiento sobre estas dos ilícitos porque la parte final de su parágrafo 25 explica de manera breve el motivo de su desestimación, que coincide sustancialmente con los argumentos expresados en la presente resolución.

»Por último, en cuanto la referencia a la acción declarativa de la publicidad ilícita y, en concreto, basada en el artículo 3.e LGP, no procede su examen al reconocer la misma apelante que se remite a la Ley de Competencia Desleal».

5.Frente a la sentencia de apelación, la demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de tres motivos, y recurso de casación, articulado en dos motivos.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto la contenida en el art. 218.2 LEC. Se denuncia que la sentencia recurrida, respecto a los elementos fácticos que tomó en consideración, omitió que había quedado acreditado por el recurrente la utilización por los competidores del término «Persimmon» en la denominación de sus productos. Esta circunstancia se había acreditado mediante prueba documental.

2.Valoración del tribunal. Procede desestimar el motivo porque con él se pretende, por un cauce inadecuado, revisar la valoración de la prueba practicada por el tribunal de instancia. Esta valoración solo puede ser revisada si se denuncia un error notorio o una valoración arbitraria, y al amparo del motivo previsto en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC. Lo que presupone, primero, que se denuncie y, luego, que se constate de forma palmaria la existencia de un error notorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba realizada para concluir sobre los hechos objeto de enjuiciamiento. Además, es preciso justificar la relevancia del error notorio o la arbitrariedad, en cuanto que hubiera determinado un cambio de sentido en la resolución recurrida.

TERCERO. Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC y denuncia la infracción de los artículos 460, 464 y 286.1º de la LEC. El recurrente denuncia que la demandante, en su escrito de apelación, introdujo una alegación nueva (hecho nuevo) al presentar documentos fotográficos. Circunstancia que fue mencionada por el propio recurrente en su contestación al recurso de apelación. Pese a ello, a la hora de determinar la identificación de Persimmon con una variedad de caqui, la sentencia de apelación ha hecho uso de ella (de la imagen), sin que por otra parte se hubiera solicitado la admisión de esa fotografía como prueba.

En concreto la sentencia de apelación se refiere a esta imagen en el fundamento jurídico quinto de la sentencia, cuando aporta seis razones por las que no puede acogerse la alegación de la demandada de que con el término "PERSIMMON" se estaba refiriendo al nombre con el que se conoce al caqui en la lengua de varios países, para justificar que su finalidad era identificar el producto con una palabra que pudiera ser conocida por los consumidores de diferentes Estados:

«(...) En sexto lugar, el uso del término "PERSIMMON" no puede servir para contribuir a identificar el producto porque, de un lado, en el cartel aparece con claridad el producto a que se refiere y, de otro lado, la etiqueta está pegada al mismo producto».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Propiamente, como se advierte en el escrito de oposición al recurso, la demandante/apelante no aportó con su recurso de apelación ningún documento. El recurso lo que hizo fue ilustrar el texto con algunas imágenes que ya obraban en los autos. Amén de que la eventual irregularidad de tener en consideración una imagen no aportada correctamente al proceso carece de la relevancia necesaria para estimar el motivo, pues con esa imagen se ilustra una entre las varias razones aportadas por el tribunal de apelación para justificar que el empleo del término Persimmon no se hizo para referirse a una variedad de caqui.

CUARTO. Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, en relación con los artículos 24 y 120 CE o, alternativamente, al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC. Se denuncia la infracción del art. 218.2 LEC, al realizar una valoración de la prueba parcial, irracional e ilógica, concretamente cuando la sentencia afirma que «el uso del término Persimmon no obedecía a la necesidad de identificar un producto concreto, porque en los diferentes anuncios- carteles- ya aparecía el término Kaki».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Constituye jurisprudencia constante de la sala que la valoración de la prueba es función de instancia, y tan sólo cabe, excepcionalmente, justificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. La valoración de la prueba susceptible de impugnación sería la que se refiere a la determinación de los hechos, de la base fáctica, pero no la valoración jurídica de los hechos acreditados ( sentencias 418/2012, de 28 de junio; 262/2013, de 30 de abril; 44/2015, de 17 de febrero; 303/2016, de 9 de mayo; 411/2016, de 17 de junio; y 1033/2023, de 27 de junio, entre otras muchas).

El error que se denuncia afecta a la valoración realizada por la Audiencia al concluir que «el uso del término Persimmon no obedecía a la necesidad de identificar un producto concreto, porque en los diferentes anuncios- carteles- ya aparecía el término Kaki». No se trata, propiamente, de un error en la valoración encaminada a determinar unos hechos concretos y determinados. A estos efectos, el error denunciado afecta a una valoración jurídica en cuanto que se refiere a la relevancia jurídica de un hecho concreto, el empleo del término Persimmon, tal y como de factoera usado. Es una valoración que excede a la mera existencia del hecho y versa sobre la relevancia jurídica de ese uso, que se entiende no lo era para identificar un concreto producto, una variedad. Esta valoración jurídica solo podría impugnarse, en su caso, por el recurso de casación, pero no por esta vía del recurso extraordinario por infracción procesal.

QUINTO. Recurso de casación

1. Formulación de los motivos. El motivo primerose funda en la infracción «[...] del art. 8 de la Ley de Marcas, en relación al art. 12 del Reglamento UR 1151/2012, de 21 de noviembre, sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentarios de conformidad [...]»

En el curso de sus manifestaciones, el recurrente advierte que la sentencia recurrida, después de haber confirmado que la marca Persimmon de la demandante no es una marca renombrada, al analizar el riesgo de confusión de las marcas, basa sus conclusiones en la STJUE de 8 de mayo del 2014, cuando dicha resolución aborda la cuestión relativa a marca renombrada mientras que en el caso que nos ocupa ninguna de las marcas reúnen dicha condición. Con ello lo que se impugna en este motivo es el juicio de confusión.

Además, el recurso razona que la sentencia recurrida no valora, en cuanto al riesgo de confusión, los arts. 12 y 13 Reglamento UE 1151/2012, de 21 de noviembre, sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentarios, en relación con la denominación de origen Kaki Ribera del Xuquer, e invoca la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 611/2019, de 14 de noviembre, en relación con la generalidad de los términos empleados dentro de un Denominación de Origen. Y después de transcribir los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de esta sentencia, concluye que las demandantes, «cuya marca denominativa contiene el nombre del producto que comercializan bajo una D.O., no pueden pretender, de conformidad con la sentencia transcrita (núm. 611/2019), la protección marcaria del término que designa el producto, cuando ese producto se cultiva y produce en lugares geográficos diversos y distantes de la zona del Xuquer».

El segundo motivose basa en la infracción «[...] de los arts. 5, 6 1.b), 34.2 b) y 37.1 b) de la Ley de Marcas y del art. 14.1.b) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, en relación a las prohibiciones -absolutas y relativas-, a los derechos del titular de la marca y a las limitaciones del mismo, así como en relación al art. 12 del Reglamento UE 1151/2012 de 21 de noviembre, sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentarios [...]» .

El recurrente entiende que la sentencia recurrida reconoce que el riesgo de confusión deviene porque el uso del término Persimmon no se realiza para identificar el producto que se comercializa (una variedad de caqui, rojo brillante), sino a título de marca. Y añade que «por el mero hecho de no instar la demanda reconvencional en orden a acreditar la nulidad de la marca dado el carácter genérico que representa el término Persimon (regulación de las prohibiciones absolutas y relativas) no signifique que otorgue criterios útiles para determinar judicialmente el ámbito de protección de la marca».

Luego aduce que el derecho de exclusiva que invocan las actoras en base a sus marcas registradas con el término Persimon, no lo hacen recaer sobre un signo indicativo de su producto, sino sobre el producto en sí, por lo que las marcas registradas no les otorgan la exclusiva sobre el producto (variedad de caqui, rojo brillante).

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo primero y estimar el motivo segundo, por las razones que exponemos a continuación.

El motivo primerodebe ser desestimado porque denuncia la infracción de dos preceptos que no han sido aplicados, ni resultaban de aplicación. Por una parte, la sentencia recurrida no aplica el art. 8 LM que regula las marcas renombradas (antes las marcas notorias y renombradas), al estimar la infracción de la marca, pues entiende que las marcas del Consell Regulador que contienen las denominación Persimon no son ni renombradas ni notorias, en sentido previsto en el art. 8 LM. Tampoco puede considerarse infringido este precepto poniéndolo en relación con el art. 12 del Reglamento UE 1151/2012, de 21 de noviembre, porque la acción ejercitada no se basa en la infracción de los derechos derivados de una denominación de origen, sino que la acción ejercitada es marcaria. Si se pretendía impugnar al juicio de confusión realizado por la Audiencia, debía denunciarse la infracción de los preceptos relativos al ius prohibendique confiere el registro de la marca y, en su caso, los relativos a los límites a la protección de la marca.

Tampoco cabe basar el recurso de casación en la infracción de los preceptos relativos a las prohibiciones absolutas de registro de marca, cuando no se han aplicado por la sentencia recurrida, ni deberían haberlo sido porque la demandada no había pedido la nulidad de las marcas de la demandante, y además al contestar a la demanda expresamente manifestó que no iba a pedirla. Por lo que el recurso está introduciendo una cuestión nueva, en relación con la denunciada infracción de los artículos de la Ley de Marcas relativos a las prohibiciones de registro de marca ( arts. 5, 6 1.b) LM).

En realidad la oposición a la demanda se basó en que la demandada estaba usando el término Persimmon para indicar un producto, una variedad de caqui, por lo que ese uso estaba amparado por los preceptos que regulan los límites del derecho de marca: el art. 14.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, respecto de las marcas de la UE; y el art. 37 b) LM, respecto de las marcas nacionales. Preceptos que se denuncian infringidos en el motivo segundo de casación, y en los que nos centraremos.

El art. 14.1.b) del Reglamento de la marca de la UE dispone lo siguiente:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: [...]

»b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio. [...]

Y en su apartado 2, advierte que «el apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

En el caso de la normativa nacional, al tiempo en que se realizaron los actos infractores, en el año 2017, regía el art. 37 LM, que regula los límites a la protección de la marca, pero en la versión anterior a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. El contenido del precepto, a los efectos que ahora interesa, es muy similar:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

«(...) b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; (...)».

3.De este modo, partiendo de la base de la identidad de productos (caquis) y la gran similitud de los signos, en atención a la práctica coincidencia de las denominaciones («persimon» y «persimmon»), lo que justifica para la sentencia recurrida la infracción marcaria al amparo del art. 34.2.b) LM, por existir riesgo de confusión, la controversia en casación gira en torno a si concurre el límite invocado, de que el uso del término Persimmon empleado por la demandada lo fue para identificar una determinada variedad de caqui.

Como deja constancia la sentencia de primera instancia, y no ha sido contradicho por la de apelación, existe una variedad de caqui, de color rojo brillante, no astringente y que puede consumirse directamente sin necesidad de esperar a que madure, que se identifica con el término «persimon».

Si nos fijamos en la cartelería empleada en la campaña publicitaria en mobiliario urbano de Valencia, se usa el término Persimmon dentro de una frase: «PERSIMMON LISTO PARA COMER!», con el mismo tipo y tamaño de letra, junto a las imágenes de varios caquis de la variedad Persimon y un niño sonriente que tiene en la mano un caqui. La frase empleada identifica el producto (Persimmon) con una alusión a una de sus características (listo para comer), de una forma que no se aprecia sea contraria a las prácticas leales en el comercio; máxime cuando se resalta además la marca de la propia demandada (mixta con la denominación Estrella, Fresh Direct).

El segundo uso consiste en una etiqueta pequeña, redonda, unida al producto, en la que aparece, por un lado, la marca de la demandada (Kaki Estrella) y, por otro, el término persimmon. Aunque podría generar mayor duda, por el tipo de letra uniforme aplicado a ambas menciones y la ubicación aislada del término persimon, la sala entiende que puede ser percibido por un consumidor medio de este producto (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz), como una indicación de esa variedad de caqui. No se aprecia que este uso contraríe las prácticas leales, pues además de que los caquis a los que se añade la etiqueta son de esta variedad, la manera en que aparece la denominación persimon, junto con la marca de la demandada, contribuye a pensar que no se persigue generar un riesgo de confusión en relación con los caquis de esta variedad de la denominación de origen de la demandante, cuyas marcas ha quedado acreditado que no son renombradas ni notorias.

Ambos usos pueden ser incluidos dentro del límite al derecho de marca previsto tanto en el art. 14.1.b) del Reglamento de la Marca de la UE como del art. 37 b) LM. En su consecuencia, procede estimar el motivo, revocar la sentencia de apelación y confirmar la de primera instancia.

No contradice lo anterior la circunstancia de que no se haya pedido y declarado, previamente, la nulidad de las marcas de la demandante en las que se emplea de la denominación Persimon. Al margen del curso que pudiera tomar una acción de nulidad, en relación con cada una de las marcas de la demandante, en cualquier caso por lo que respecta a la denominación Persimon presentan una escasa distintividad, en la medida en que no pueden impedir que otros empleen este término para describir la variedad del producto que comercializan o publicitan, siempre que se haga de acuerdo con las prácticas leales en el comercio. Dicho de otro modo, al margen de si algunas de ellas o todas se llegan a considerar genéricas y por ello se anulan, en cualquier caso tienen escaso carácter distintivo, en cuanto que no pueden impedir que se use la denominación Persimon para describir o identificar el producto (la variedad de caqui).

SEXTO. Costas

1.Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede imponer a la recurrente las costas ocasionadas con su recurso, en aplicación del art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, en aplicación del art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.Desestimado el recurso de apelación de los demandantes, procede imponerles las costas ocasionadas con su recurso, en aplicación del art. 398.1 LEC.