Sentencia Civil Nº 560/1995, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 538/1992 de 12 de Junio de 1995

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Junio de mil novecientos noventa y cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, en fecha 4 de diciembre de 1.991, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia número dos de Inca ; cuyo recurso fue interpuesto por Hotels D'Or, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Bonifacio Fraile Sánchez, no compareciendo su Letrado al acto de la vista, en el que es parte recurrida la entidad mercantil Royaltur España S.A., que estuvo representada por el Procurador don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, bajo la defensa de la Letrada doña María Moncada Ozonas.

Antecedentes

PRIMERO.- 1.- El Procurador , en nombre y representación de Royaltur España S.A., interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de 1ª Instancia , en la que, tras exponer antecedentes de hecho y fundamentaciones de derecho, se vino a suplicar: "Que previos los demás trámites legales a que hubiere lugar se declare: 1.- Que Royaltur España S.A. es dueña por disponer de los Títulos de propiedad a su favor nº 152.487 y 1.105.886 expedidos por el Registrador de la Propiedad Industrial en relación al Rótulo de Establecimiento y Marca con la denominación "HOTEL ROYAL MEDITERRANEO". 2.- Que al estar debidamente registrados tales títulos de propiedad, Royaltur España S.A. tiene derecho al uso exclusivo de "HOTEL ROYAL MEDITERRANEO" y dicha entidad mercantil viene explotando un Hotel con la expresada denominación. 3.- Que, en su consecuencia, la demanda Hotels D'Or S.A. viene obligada inmediatamente de ser firme la sentencia que recaiga en estos autos, a retirar el Rótulo y letreros de su establecimiento con la denominación de "HOTEL REIAL MEDITERRANI". 4.- Que, dicha demanda debe abstenerse de utilizar y comercializar en lo sucesivo su negocio hotelero, ya personalmente ya a través de terceras personas, bajo la denominación de "Hotel Reial Mediterrani", así como debe proceder inmediatamente a retirar, de su cuenta y cargo, todos cuantos impresos, facturas, folletos postales, documentos, propaganda, etc..., así como a no utilizar o realizar propaganda por la radio, por telefax, por la prensa, etc... o sea, en definitiva, por ninguna de las maneras ni por ninguno de los medios, tanto si es eléctrico como químico, mecánico, óptico, de grabación y demás, en la que aparezca la denominación y frase de "HOTEL REIAL MEDITERRANI", aún-que fuere adicionada a dicha denominación cualesquiera palabra o palabras o frases. 5.- Que dicha demandada ha sido expresa ha sido expresa y reiteradamente requerida para que dejara de utilizar tanto los letreros y rótulos como la denominación "HOTEL REIAL MEDITERRANI", en impresos y propaganda en general, y al haber hecho caso omiso a tales requerimientos, en consecuencia, viene obligada a tener que pagar cuantos daños y perjuicios ha irrogado y está irrogando con su proceder a la actora, cuyo importe será cuantificado bien en periodo probatorio bien en ejecución de sentencia. 6.- Se condene a dicha demandada a estar y pasar por tales declaraciones y al pago de las costas por ser preceptivas. OTROSI DIGO: Que sin perjuicio de lo que en definitiva resulte, señalo en Indeterminada la cuantía de este proceso".

2.- El Procurador , en nombre y representación de , contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que desestimando la demanda se absuelva a mi representada del petitum de la misma".

3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de 1ª Instancia dictó sentencia con fecha doce de abril de 1.991 cuya parte dispositiva es como sigue:" Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por don Antonio Serra Llull en nombre y representación de Royaltur España S.A. contra Hotels D'Or S.A., representada por el Procurador don Juan Balaguer Bisellach debo declarar y declaro: 1) Que Royaltur España S.A. es dueña por disponer de títulos de propiedad registrado del rótulo de establecimiento "Hotel Royal Mediterráneo" teniendo su uso exclusivo en Palma de Mallorca. 2) Que Royaltur España S.A. es dueña por disponer de títulos de propiedad registrador de la marca "Hotel Mediterráneo", teniendo derecho al uso exclusivo de la misma. 3) Que Hotels D'Or S.A. debe retirar el rótulo y letrero de sus establecimientos con la mención "Hotel Reial Mediterrani".

4) Que Hotel D'Or S.A. ha violado el derecho de marca de Royaltur España S.A. 5) Que Hotels D'Or S.A. no puede utilizar como marca "Hotel Reial Mediterrani" por lo que no puede con tal denominación identificar sus servicios, ni utilizarla a efectos publicitarios, debiendo retirar del tráfico el material publicitario y cualquier documento en que se haya materializado la violación del derecho de marca. 6) Que Hotels D'Or S.A., debe satisfacer a Royaltur España S.A. la indemnización de daños y perjuicios a cuantificar en ejecución de sentencia, condenando al demandado a estar y pasar por tales declaraciones. 7) Se realiza expresa condena en costas a Hotels D'Or S.A.".

SEGUNDO.- La parte demandante planteó contra la anterior resolución recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma, Sección 3ª, que tramitó el rollo número 478/91, en el que recayó sentencia, pronunciada en fecha 4 de diciembre de 1.991, cuya parte dispositiva dice:

"Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Juan Balaguer Bisellach, en nombre y representación de "Hotels D'Or S.A." contra la sentencia dictada el día 12 de abril del año en curso por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ibiza en el juicio declarativo de menor cuantía del que el presente rollo dimana. En consecuencia, se confirma, en todos sus extremos, dicha resolución, con expresa imposición al apelante de las costas de esta alzada""

TERCERO.- 1.- El Procurador de los Tribunales, don Bonifacio Fraile Sánchez, en nombre y representación de la entidad Hotels D'Or, S.A., formuló recurso de casación ante esta Sala contra la sentencia del grado de apelación, que integró en los siguientes motivos:

Uno: Al amparo del art. 1692-4, error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Dos: Por la vía del número 5 del artículo 1692 de la L.E.C.

CUARTO.- Debidamente convocadas partes personadas en el recurso, la vista oral y pública del recurso ha tenido lugar el pasado día veinticinco de Mayo de 1.995, con asistencia e intervención del Letrado de la parte recurrida, no compareciendo la representación letrada de la recurrente pese a haber sido citado en forma.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA Y MARTÍNEZ-PARDO

Fundamentos

PRIMERO.- El motivo primero del recurso se apoya en el número 4 del artículo 1692, por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Como documentos señala el nº 1 de los acompañados al escrito de contestación a la demanda en la que se lee el nombre Reial Mediterrani Hotel y se observan un círculo con paloma, una A mayúscula y la corona sobre la I de Reial y tres estrellas. De dicho documento, dice el recurrente, que no ha tomado en cuenta la sentencia los signos que acompañan a la dicción.

Cita también los documentos 2, 3 y 4, certificados del Registro de la Propiedad Industrial en los que consta que no aparece ningún rótulo como el solicitado por el hoy recurrente. Y que por ello, aunque las decisiones de la administración no vinculan ésta dió "Lyz verde" a la denominación del Hotel Reial. Por ello concluye, no hay mala fe en sus actos.

Cita también el documento número 5 en el que aparecen además del anagrama colores que en su criterio hacen distinguir ambas denominaciones en litigio.

Toda esta exposición, dice también en el cuerpo del motivo, no es merecedora de la condena a indemnizar; no deben imponérsele las costas; los anagramas y colores y los rótulos son diferentes; los términos genéricos y los geográficos no son monopolizables y la fonética es distinta por lo que no se confunde la clientela; la prueba pericial no vincula a los tribunales.

Tras esta reproducción resumida de los argumentos del motivo se advierte claramente que debe perecer: Mezcla cuestiones de hecho, con cuestiones jurídicas, como la condena a indemnizar o al pago de las costas.

Cita como documentos los ya valorados por la Audiencia; habla de la prueba pericial que nada tiene que ver con el antiguo nº 4 del artículo 1692; pretende convertir la casación en instancia a través de una nueva valoración de las pruebas hecha por la parte intentando sustituir el criterio objetivo e imparcial del Tribunal de instancia por el propio. Y sobre todo para nada alude al verdadero hecho en que funda la sentencia para estimar la demanda como es que la semántica y la fonética de las marcas y rótulos de los establecimientos permiten apreciar su similitud, tal como lo ha entendido la Audiencia y no se ha dado razón alguna para desvirtuar tal afirmación.

SEGUNDO.- El motivo segundo por el cauce del número 5 del artículo 1692, denuncia la infracción de normas jurídicas. Como preceptos infringidos señala una abigarrada mezcla de artículos tales como el art, 523 de la L.E.C., y los 1, 2, 11, 37 y 82 de la Ley de marcas, así como a la doctrina jurídica.

Comienza sosteniendo que no fueron estimadas todas las pretensiones de la demanda y que la sentencia "Creó confusiones al no especificar en el fallo si mi representada puede hacer uso del rótulo Mediterrani Reial Hotel con los colores y signos que lo acompañan", y que ello debe impedir la condena en costas. El argumento es fútil porque la sentencia de primera instancia estimó totalmente la demanda y fué luego confirmada por la Audiencia. La confusión de que habla además de inexistente es ajena a la cuestión planteada en el motivo.

Se dice que la Audiencia infringe el artículo 37 de la Ley de Marcas por imponer la condena a indemnizar por el uso indebido de una marca cuando la recurrente lo "único que ha hecho ha sido seguir las indicaciones favorables que le fueron indicadas por el Registro en su día...", y debe saberse que para eludir la condena al pago de los daños y perjuicios habría que haber entrado a analizar, si en la demanda se alegó su existencia, si en la prueba se acreditaron, pero a nada de ello se refiere ningún motivo del recurso, por lo que no cabe casar la sentencia en cuanto condena al pago de daños a determinar su cuantía en ejecución de sentencia, aunque difícilmente se puedan cuantificar daños indeterminados.

Las definiciones de los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas, por su carácter genérico no permiten por sí solas plantear un motivo de casación por infracción de ley, ni cabe hablar de infracción de los artículos 11 y 82, por cuanto probada la confusión del nombre del hotel del recurrente con el reconocido como marca del recurrido, no cabe otra conclusión que entender bien aplicados los preceptos y desestimar el motivo, además de por motivos formales por su carencia de base jurídica.

TERCERO.- Las costas y pérdida del depósito son impuestas al recurrente, como dispone el artículo 1715 de la L.E.C.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Fallo

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de HOTELS D'OR S.A., contra la sentencia de fecha 4 de diciembre de 1991 dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, la que se confirma en todos sus pronunciamientos condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina y Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.