Última revisión
09/02/2023
Sentencia Civil Nº 489/2013, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1261/2011 de 24 de Julio de 2013
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Orden: Civil
Fecha: 24 de Julio de 2013
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: FERRANDIZ, JOSE RAMON GABRIEL
Nº de sentencia: 489/2013
Núm. Cendoj: 28079110012013100471
Núm. Ecli: ES:TS:2013:4420
Núm. Roj: STS 4420/2013
Encabezamiento
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Julio de dos mil trece.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Radio Pública de Canarias, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Teixeira Ventura, contra la sentencia dictada, el cuatro de febrero de dos mil once, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña Adela Cano Lantero, en representación de Radio Pública de Canarias, SA, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Editorial Prensa Canaria, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García.
Antecedentes
En dicho escrito, la representación procesal de Editorial Prensa Canaria, SA, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha sociedad, dedicada a actividades editoriales e informativas en general, editaba diversos periódicos en el archipiélago canario - entre ellos, La Provincia y La Opinión de Tenerife - y que, además, era titular de la concesión administrativa que le habilitaba para la emisión radiofónica, por FM, lo que hacía con el nombre '
Añadió que la demandada Radio Pública de Canarias, SA, íntegramente participada por la entidad pública Radio Televisión Canaria, SA, había comenzado a emitir el treinta de mayo de dos mil ocho, para diversas zonas de Gran Canaria, una programación radiofónica, con el signo '
Que, tal actuación de Radio Pública de Canarias, SA implicaba la comisión de actos Ilícitos en el ámbito publicitario, por el empleo en la publicidad del signo denominativo '
Añadió que había requerido a la demandada de cese en la ilícita actividad descrita, el veintiséis de mayo de dos mil ocho, sin resultado.
Con esos antecedentes, la representación procesal de Editorial de Prensa Canaria, SA invocó los artículos 3.c ) y 6.b) de la Ley 34/1988 , de publicidad, así como los artículos 5 y 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , e interesó del Juzgado de Primera Instancia al que se repartiera la demanda una sentencia que condenase a la demandada a que '
Radio Pública de Canarias, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Teixeira Ventura, el cual contestó la demanda.
En el escrito de contestación la representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que el ente público Radio y Televisión Canaria era titular de la marca española número 2 800 152, '
Añadió que, al utilizar Radio Pública de Canarias, SA, con el consentimiento de su titular, una marca que su sociedad matriz tenía registrada, la cuestión planteada era propia del derecho de marcas y, por lo tanto, debería quedar sometida a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, no a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Que, en conclusión, no podía incurrir en competencia desleal cuando usaba, con consentimiento de la titular, una marca registrada, cuya validez nadie había discutido.
En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA, interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria una sentencia '
Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que se turnaron a la Sección Cuarta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 793/2009, y dictó sentencia con fecha cuatro de febrero de dos mil once , con la siguiente parte dispositiva: '
Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintiocho de febrero de dos mil doce , decidió: '
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
Fundamentos
Editorial Prensa Canaria, SA alegó en la demanda que operaba como entidad de radiodifusión con el nombre '
Aunque Editorial Prensa Canaria, SA era titular, entre otras, de la marca número 1 001 743, '
Radio Pública de Canarias, SA se defendió de tales imputaciones sin negar los hechos en que se basaban, sino oponiendo un dato impeditivo, tendente a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por la demandante con sus alegaciones: alegó que no hacía otra cosa que utilizar, con el consentimiento de quien era su titular, la marca española número 2 800 152, denominativa, '
En las dos instancias fueron estimadas las acciones declarativas y de condena ejercitadas en la demanda por Editorial Prensa Canarias, SA, con el mencionado apoyo normativo.
En concreto, el Tribunal de apelación negó fundamento a la excepción sustantiva opuesta por la demandada y apelante, por dos razones: (1ª) Editorial Prensa Canaria, SA había interpuesto recurso contencioso administrativo contra la concesión de la marca 2 800 152, '
Contra la sentencia de apelación interpuso Radio Pública de Canarias recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación.
Denuncia Radio Pública de Canarias, SA, con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , al considerar que lesionaba su derecho a la tutela judicial efectiva la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación.
Se refiere la recurrente a su alegación, reproducida en la segunda instancia, de que el uso que hacía de la marca número 2 800 152 debía ser considerado lícito, por estar amparado por un asiento registral cuya validez no había sido negada por órgano jurisdiccional alguno.
Añade que a ese planteamiento respondió el Tribunal de apelación - como se apuntó antes - negando que la mencionada regla de cobertura fuera aplicable al caso, por razón de que Editorial Prensa Canaria, SA había interpuesto recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que el registro del signo había sido concedido.
Afirma la ahora recurrente que constituía el resultado de una valoración arbitraria de la prueba, que no superaba el test de racionalidad constitucionalmente exigido por el artículo 24, atribuir la mencionada especialidad al caso enjuiciado, respecto de la repetida regla, tanto más si - como en la propia sentencia se declaraba claramente - el recurso contencioso administrativo, interpuesto después del emplazamiento de la demandada, había sido inadmitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por no haber agotado la recurrente la vía administrativa previa.
Con reiteración hemos puesto de manifiesto que el recurso extraordinario por infracción procesal no permite fiscalizar la correcta aplicación de las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba - sentencias 198/2010, de 5 de abril , 973/2011, de 10 de enero de 2012 , 758/2011, de 27 de octubre , entre otras muchas -, dado que, en nuestro sistema, dicha valoración constituye función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no revisable por medio de este recurso extraordinario, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española .
Sin embargo, lo que en este motivo se expone no es un juicio crítico sobre la valoración hecha por el Tribunal de apelación de la prueba que se había practicado en el proceso al fin de lograr su convencimiento sobre la existencia o inexistencia de un hecho afirmado o negado, sino sobre la atribución a un proceso contencioso administrativo de efectos sobre el derecho de la recurrente a usar la marca número 2 800 152, siendo que el correspondiente recurso había resultado inadmitido a trámite.
Realmente, no encuentra apoyo el motivo en la norma utilizada para introducirlo. De ahí que se desestime, mas no sin entender que la marca a que se refiere dicho recurso, esto es, la usada por la ahora recurrente, sigue vigente y produce los efectos que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, atribuye a los registros constitutivos no anulados o caducados.
Radio Pública de Canarias, SA, con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la infracción del apartado 1 del artículo 218 de la misma Ley .
Considera que la sentencia de apelación había incurrido en vicio de incongruencia, como consecuencia de haber negado al alegado uso del signo '
Alega Radio Pública de Canarias, SA, a la vista de los escritos fundamentales de las dos partes y de la sentencia de la primera instancia, que dicha supuesta alteración de la forma con la que la marca fue registrada, no había sido un dato introducido en el proceso oportunamente. Razón por la que el Tribunal de apelación, al tomarlo en consideración para decidir el recurso, había incurrido en incongruencia '
El Tribunal de apelación declaró que Radio Pública Canarias, SA había usado la marca número 2 800 152 con una forma distinta de aquella con la que había sido registrada.
Como ese dato, fundamental para la decisión del litigio entablado, no había sido introducido oportunamente en el proceso ni siquiera fijado en la sentencia de la primera instancia, el Tribunal de apelación incurrió, como se afirma en el motivo, en vicio de incongruencia en la medida en que estimó la demanda al considerar probado un hecho que enervaba la excepción sustantiva opuesta por la demandada.
Por afirmar ese hecho fundamental, que no había llegado a integrar el supuesto fáctico del conflicto tal como lo habían determinado las partes, se alejó de la '
Los variados matices que, en el derecho de marcas, ofrece la comparación del uso de una marca con la forma con la que hubiera sido registrada - al respecto, sentencia de 15 de enero de 2009 (número 1230/2008 ) - y la significación y trascendencia que una alteración tiene en el reconocimiento y protección del derecho del usuario, hacían necesario que la ahora recurrente hubiera tenido la posibilidad de alegar al respecto, en algún momento del proceso.
Como recuerda la sentencia 921/1998, de 10 de octubre , la congruencia impone un absoluto respeto a los hechos, relevantes o fundamentales, puesto que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes - aunque sin perjuicio de la facultad del juzgador de fijar los alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas -.
Procede, por lo expuesto, estimar el motivo, declarar la infracción procesal y asumir las funciones de Tribunal de instancia, para dictar nueva sentencia teniendo en cuenta '
Dichas alegaciones aparecen contenidas en los motivos primero y segundo, dado que el tercero se interpuso sólo para el caso de que no fuera estimado el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.
Al contestar la demanda no negó Radio Pública de Canarias, SA que usara el signo '
Siendo cierto lo anterior - y habiendo quedado fuera del debate la cuestión de si el uso de la marca por la ahora recurrente coincide o no con la forma dada a la misma en el registro -, hay que concluir que la demanda debe ser desestimada.
En efecto, declaramos en la sentencia de 15 de enero de 2009 (1230/2008 ), tras la 717/2006, de 7 de julio, que el uso por el titular de su marca registrada no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de su registro por ser contrario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación y salvo que los asientos correspondientes no amparen dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros distintos - a lo que ya nos hemos referido en la vertiente procesal -. En el mismo sentido la sentencia 470/1994, de 23 de mayo , con respecto al nombre comercial.
La expuesta doctrina, que - a diferencia de lo que sucede con otros títulos de propiedad industrial - no encuentra impedimento en la norma positiva, se inspira en la conveniencia de dotar de la mayor eficacia al registro y de lograr que el mismo refleje, lo más fielmente posible, la realidad extratabular. Realmente, completada con la atribución legal de efectos retroactivos a la declaración de nulidad de las marcas - artículo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -, la exigencia de pretenderla, previamente o a la vez que la declaración de la infracción, se convierte en una especial manifestación de la petición de rectificación del registro, exigida en otros ámbitos.
De conformidad con lo expuesto, al no haber interesado la demandante la anulación del registro de marca que da cobertura a la utilización de la número 2 800 152, procedía desestimar las acciones ejercitadas en la demanda. Y así corresponde declararlo.
Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandante, en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
No procede el mismo pronunciamiento respecto de las costas de la segunda instancia y del recurso extraordinario por infracción procesal, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.
Fallo
Declaramos haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Radio Publica de Canarias, SA, contra la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil once, por la Sección Cuarta de la audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria .
Dejamos sin efecto la sentencia recurrida y, en su lugar, estimamos el recurso de apelación interpuesto por Radio Pública de Canarias, SA, contra la sentencia dictada en fecha nueve de junio de dos mil nueve, por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria , la cual también dejamos sin efecto y, en lugar de ella, desestimamos la demanda interpuesta por Editorial Prensa Canaria, SA, contra Radio Pública de Canarias, SA.
Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandante.
No ha lugar a pronunciar condena en costas de la segunda instancia y de los recursos extraordinarios interpuestos.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

