Sentencia Contencioso-Administrativo 94/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 769/2022 de 15 de febrero del 2024

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de septiembre de 2022, por la que, con parcial estimación del recurso de alzada entablado por Centro Libros Papf, S.L. frente a la dictada el 29 de noviembre de 2021, de concesión de la marca núm. núm. 4.086.608 ("DEUSTOBIO") para distinguir productos o servicios en clases 9, 16, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con la marca previa M2462901 ("DEUSTO"), inscrita a favor de la oponente en la clase 41 del Nomenclátor, interpuesto, acuerda la denegación del signo para los servicios solicitados en la clase 41, manteniendo su concesión tanto para los productos y servicios solicitados en las clases 9 y 42, como para los productos de la clase 16 según la limitación efectuada en la meritada resolución administrativa [esto es, sólo para libros, publicaciones de educación, publicaciones periódicas y revistas (publicaciones)].

La precitada resolución estima que, con las indicadas excepciones, no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios y sin haber quedado acreditado el carácter renombrado de la marca oponente.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que " (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Como pone de manifiesto la STS (Sala de lo Civil) de 9 de mayo de 2016 (rec. 28/2014) " Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )".

Cuarto.- Pues bien, como así se reconoce en la propia resolución administrativa impugnada, no nos ofrece duda la existencia de un alto grado de similitud o semejanza entre los signos distintivos en comparación, habida cuenta que la marca solicitada ("DEUSTOBIO") no viene sino a integrar en el vocablo que la conforma, reproduciéndolo, el único del que se compone el elemento denominativo de las prioritarias ("DEUSTO"), con la adición de la terminación "BIO", de modo que la coincidencia se produce en seis de las nueve letras que integran la denominación de la nueva marca y, además, en el inicio del vocablo, que es el que presenta más relevancia, provocando un mayor impacto en el consumidor destinatario de los productos o servicios reivindicados.

Así lo hemos apreciado igualmente en un análisis comparativo entre otras solicitudes de marca efectuadas por la aquí codemandada, en las que se incorpora el referido vocablo "DEUSTO" acompañado de otros complementarios de escasa distintividad.

Este es el caso de la Sentencia dictada por esta misma Sala y Sección en fecha 22 de marzo de 2012 (rec. 1195/2008) que, a propósito del análisis comparativo entre la marca solicitada "DEUSTO BUSINESS SCHOOL" en clases 9, 16, 38, 41 y 42 y las prioritarias "DEUSTO BUSINESS REVIEW" de la clase 16, "DEUSTO" de las clases 9, 16 y 38, "DEUSTO FORMACIÓN" de la clase 41 y "DEUSTO SISTEMA" de la clase 42, concluíamos que " (...) el principal y dominante vocablo "Deusto" es coincidente en los signos enfrentados. Si a ello se añade que la coincidencia aplicativa es prácticamente total, no puede considerarse que la marca solicitada goce de una distintividad propia que impida el riesgo de asociación o confusión en el consumidor que debe ser evitado".

En la dictada el 3 de febrero de 2020 (rec. 309/2020), a que hace mención la parte actora en su escrito de demanda, se declara la improcedencia de conceder el registro de la marca núm. 3.721.369 ("DEUSTO ON LINE") para distinguir los productos o servicios de las clases 41 y 42, argumentado que " En un análisis comparativo de los signos en conflicto, por otra parte, es de apreciar similitud o semejanza entre los mismos, al compartir el principal vocablo distintivo "DEUSTO" (único que conforma las marcas prioritarias de las que es titular la recurrente), el cual debe considerarse, en el caso de la nueva marca, el elemento individualizador más característico y distintivo, sin gozar de carácter diferenciador el término "ONLINE" como expusimos en nuestra Sentencia de 4 de septiembre de 2015 (rec. 1204/2013 ), lo que conduce a apreciar la existencia del riesgo de confusión que proscribe el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , conclusión que se refuerza teniendo en cuenta que este juicio ponderativo ya ha sido así examinado en ocasiones similares".

Por su parte el Tribunal Supremo, en Sentencia de 30 de septiembre de 2008 (rec. 474/2006) afirma, igualmente, para supuesto en el que se impugnaba en la instancia la resolución denegatoria de la inscripción de las marcas números 2.287.792, 2.287.793, 2.287.794, "IT DEUSTO" (mixtas) y del nombre comercial de idéntica denominación, sustentándose la oposición en las prioritarias "DEUSTO SOFTWARE" y "DEUSTO SISTEMAS" que " no hay duda de que el elemento definidor de ambas marcas es el término "deusto", pues será en él, en el que se fije el consumidor para valorar la procedencia empresarial del producto que adquiere y podrá confundirse sobre si tiene su origen en una u otra empresa. Al llegar a esta conclusión la Sala de instancia ha valorado en su conjunto el signo, conforme exige reiterada jurisprudencia, descartando que los restantes elementos tuvieran fuerza identificadora suficiente. No se trata, por tanto, de un examen fraccionado, sino de elegir entre todo el conjunto cual es el elemento más incisivo frente al consumidor. Ello es de extraordinaria importancia en supuestos como el presente en que los productos y servicios amparados por las marcas actúan en el mismo campo aplicativo de la informática y de las telecomunicaciones, lo que hace aún más extremo el peligro de confusión".

En parecidos términos se pronuncia la posterior STS 6 febrero 2015 (rec. 165/2013), con ocasión de la impugnación por Planeta de Agostini Formación, S.L. de la resolución de concesión de la marca "DEUSTO IDIOMAS", para amparar productos y servicios en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas solicitada por Universidad de la Iglesia de Deusto, que comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo concerniente a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante con la marca obstaculizadora "ESTUDIOS DE DEUSTO", por apreciar " (...) desde una visión global o de conjunto de los signos en conflicto, la existencia de un elevado grado de similitud denominativa y fonética e identidad aplicativa, debido a la posición destacada del término "Deusto" en la configuración de la marca solicitada, que constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce al consumidor, y a que los productos reivindicados por la marca novel coinciden con los designados por la marca prioritaria, lo que origina confusión en el público sobre la procedencia empresarial", al inducir a la errónea identificación de la institución prestadora de los servicios.

Quinto.- Desde la perspectiva de los ámbitos aplicativos respectivos, como se expone en el escrito de demanda y ha quedado incuestionado, la marca solicitada pretende distinguir productos o servicios consistentes en: "software; publicaciones descargables; publicaciones electrónicas descargables; gráficos descargables; vídeos descargables; medios educativos descargables; programas informáticos para educación", en clase 9 del Nomenclátor; "libros, publicaciones de educación, publicaciones periódicas y revistas (publicaciones)", en clase 16, tras la limitación verificada en el expediente por la solicitante; "educación; formación en medicina; dirección de seminarios educativos relacionados con la medicina; provisión de cursos de medicina de formación continuada; publicación de revistas libros y manuales en el ámbito de la medicina; publicaciones electrónicas (no descargables); edición de publicaciones; servicios de publicaciones; servicios de publicaciones educativas; publicaciones por medios electrónicos; publicación de publicaciones electrónicas; edición de publicaciones medicas; facilitación de publicaciones electrónicas; publicaciones de libros de texto; servicios de publicaciones y reportajes; publicación multimedia de publicaciones electrónicas; publicaciones electrónicas (no descargables electrónicamente);facilitación de publicaciones en línea (online); facilitación de publicaciones electrónicas (no descargables); suministro de publicaciones electrónicas en línea; facilitación de publicaciones electrónicas en línea; suministro de información relacionada con publicaciones; facilitación de publicaciones en línea (no descargables); suministro de publicaciones en línea (no descargables); bibliotecas de referencia de publicaciones y registros documentales; publicación de periódicos, publicaciones periódicas, catálogos y folletos; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o internet; suministro de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o internet; publicación electrónica de libros y de publicaciones periódicas en línea (online); suministro de publicaciones electrónicas en línea, que no sean descargables; publicación electrónica en línea (online) de libros y publicaciones periódicas; facilitación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o internet", en clase 41; y los de "investigación relacionada con la medicina; facilitación de uso temporal, de software no descargable, a través de internet; programación informática", en clase 42 del Nomenclátor Internacional.

Por su parte la marca prioritaria marca núm. 2.462.899 "DEUSTO" protege, en clase 9, "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos; ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos; discos compactos (audiovideo); distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. La marca previa núm. 2.462.900 ("DEUSTO") se encuentra escrita para distinguir, en clase 16, "Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés; publicaciones)". Y la marca núm. 2.462.901, de idéntica denominación, protege en clase 41 "Servicios de educación y esparcimiento; servicios de organización de actividades deportivas y culturales; servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos; servicios de edición de textos (que no sean textos publicitarios)".

Asiste, en consecuencia, razón a la recurrente cuando afirma en su escrito de demanda que nos encontramos ante productos y servicios coincidentes y/o muy relacionados, pertenecientes a un mismo sector comercial.

Debemos añadir que, aun de no se entenderse debidamente acreditado por la oponente el uso de las marcas prioritarias en las clases 9, 16 y 42 del Nomenclátor, como se concluye en la resolución administrativa combatida en la litis y de tenerse en cuenta, en exclusiva, los servicios de la clase 41 indicados (servicios de educación o formación y de edición de libros), por más que pudiéramos apreciar una disparidad aplicativa -en tal sentido nos pronunciábamos en nuestra Sentencia de 3 de febrero de 2020, dictada en el fundamento de derecho que antecede-, atendido el elevado grado de similitud del elemento denominativo, cobra plena vigencia en el supuesto concreto aquí examinado el principio de interdependencia a que hace mención, entre otras muchas, la STS 26 septiembre 2016 (rec. 2751/2015), en la que se expone que " (...) esta Sala del Tribunal Supremo viene afirmando de modo constante que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina que no necesariamente supondrá aceptar o rechazar el registro de una marca más o menos próxima a otra ya registrada para productos idénticos, sino la necesidad de que el órgano jurisdiccional extreme el cuidado -y lo refleje así en su razonamiento- al comparar los signos".

Consecuentemente con todo ello estimamos que la coexistencia de las marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen o, como mínimo, a un riesgo de asociación determinante de la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Sexto.- En lo que concierne al argumento de que, al ser la solicitante titular de otras marcas previas que incluyen en su configuración denominativa el vocablo "DEUSTO", que comporta que la marca aspirante deba ser considerada continuadora de la prioridad registral, no cabe sino dar por reproducido cuanto aducíamos en nuestra Sentencia de 3 de febrero de 2020, a que se ha hecho anteriormente mención, en la que exponíamos lo que sigue: " (...) como afirma la STS 6 noviembre 2015 (rec. 965/2013 ) para idéntico alegato, en recurso en el que intervinieron como litigantes otra empresa del grupo de la aquí recurrente (Planeta de Agostini Formación, S.L.) y la codemandada Universidad de la Iglesia de Deusto y con cita de diversos precedentes del mismo Alto Tribunal, no se produce una vulneración del criterio jurisprudencial basado en el principio de "continuidad registral" cuando la Sala de instancia considera, como es el caso, aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, debido a la apreciación de la existencia de similitud denominativa entre los signos confrontados -en el supuesto examinado en la Sentencia citada, la marca aspirante "DEUSTO SALUD" y la marca prioritaria oponente "DEUST TECH" y otras en las que resulta dominante el vocablo "DEUSTO"-, y a la constatación de identidad de los productos y servicios designados, que genera riesgo de confusión sobre el origen empresarial, pues " (...) la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativo en el Derecho de Marcas" que, conforme doctrina reiterada de esa Sala Tercera, no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Dicha declaración lo fue en el marco de un procedimiento en el que, precisamente, la prioridad registral la detentaba la marca titularidad de la Fundación Deusto estimando el Tribunal Supremo que, al coincidir los productos reivindicados por la marca novel con los designados por las marcas prioritarias, ello origina confusión en el público sobre la procedencia empresarial, " (...) ya que les induce a identificar erróneamente que la institución prestadora de los estudios de educación y enseñanza, amparada en el registro de la marca solicitada, es la Universidad de Deusto, que goza de un reconocido prestigio en el ámbito de la educación y las enseñanzas técnicas y humanistas", por lo que la inscripción de la nueva marca comportaría que se diluyera el valor distintivo de su familia de marcas que incorporan el término "DEUSTO" de su titularidad, siendo para que resulte aplicable el aludido criterio jurisprudencial cabe partir del presupuesto de que el titular de una marca prioritaria pretenda registrar nuevas marcas, lo que " se supedita a que se respete la protección de que gocen las marcas intermedias registradas por terceros". En el mismo sentido se pronuncia la STS 6 febrero 2015 (rec. 165/2013 ) citada en el fundamento de derecho que antecede.

La STS 3 diciembre 2009 (rec. 4239/2007 ) se refiere el ámbito de aplicación limitado del principio de continuidad registral en los siguientes términos: " (...) En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas "intermedias", esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."

La respuesta que hemos dado a esta cuestión atiende a la necesaria protección registral de las marcas "intermedias" cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquéllas) pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Hemos afirmado que no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las " marcas primitivas" en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro.

Las nuevas marcas que sobre la base de las "primitivas" pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican. Si, como aquí ocurre, la marca intermedia número 2.491.962 "Torre Vilana" protegía servicios hospitalarios, simplemente no podrá admitirse el registro de una nueva marca "Torre Vilana" (esto es, idéntica en su denominación) también para servicios hospitalarios. La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta este punto".

Debemos destacar, además, la falta de virtualidad del principio de continuidad registral que invoca la codemandada cuando son de apreciar diferencias tanto desde el punto de vista fonético y denominativo como del ámbito aplicativo entre las marcas de que la misma es titular y a que se hace mención de contestación (todas integradas por el vocablo "DEUSTO" acompañado de diversos sustantivos -"UNIVERSIDAD", "UNIVERSIDAD COMERCIAL", "LETRAS", "FUNDACION", "BUSINESS SCHOOL", "TECH", "SALUD", "DIGITAL" y "ALUMNI", con la única excepción de las marcas 9248659 y 10311942) y la aquí solicitada "DEUSTOBIO".

Séptimo.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo sin necesidad de abordar el análisis de la cuestión atinente al invocado renombre de las marcas prioritarias, con imposición de las costas procesales a las demandadas, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima para cada uno de los demandados, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,