Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 122/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 789/2018 de 05 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2018/0020648

Procedimiento Ordinario 789/2018

RECURSO 789/2018

SENTENCIA NÚMERO 122/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos. Señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dña. Mª Soledad Gamo Serrano

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En la villa de Madrid, a cinco de junio de dos mil veinte.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 789/2018, interpuesto por la Entidad Pública Empresarial Enaire, representada por Dª. Lucía Agulla Lanza y defendida por Dª. María Covadonga Fernández-Vega Feijóo en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 19 de septiembre de 2018 Dª. Lucía Agulla Lanza, en representación de la Entidad Pública Empresarial Enaire, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 20 de febrero de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 25 de septiembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 1 de noviembre de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 26 de julio de 2017 Enginy Automática, S.L. presentó solicitud de marca 'NLAIRA' (mixta) en la clase 38 para distinguir servicios de acceso a Internet y otras redes de comunicación, servicios de telefonía fija, móvil y por Internet, servicios de acceso a contenidos multimedia en línea y de transmisión de flujo continuo de datos, formulándose oposición por la Entidad Pública Empresarial Enaire, en base a los registros previos 'ENAIRE' (mixta) en clase 38 y siendo finalmente concedida la marca solicitada, por resolución de 20 de febrero de 2018, confirmada en vía de alzada; la resolución de concesión no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ni a la doctrina jurisprudencial que, reiteradamente, ha señalado los criterios que se han de seguir en la comparación entre las marcas enfrentadas, por concurrir las circunstancias exigidas, cuales son una cuasi identidad denominativa y fonética e identidad gráfica y aplicativa que comporta la existencia de un efectivo riesgo de confusión en el mercado; la marca posterior 'NLAIRA' también incurre en la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas puesto que si se registrara se aprovecharía del prestigio de las marcas notorias y públicas del grupo 'ENAIRE', empresa pública que se encarga de la gestión del tráfico aéreo en España; para un supuesto que guarda innegable paralelismo como es el de la pretensión de inscripción de la marca 'nlaire' en case 38 la solicitud fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, siendo que, ante situaciones análogas dentro de la legalidad deben adoptarse criterios análogos o, cuando menos, justificarse el cambio de criterio adoptado.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declare la nulidad de la resolución recurrida y, en su lugar, declare que procede la denegación del registro de la marca núm. 3.677.351 'NLAIRA' (mixta) en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre los signos en comparación que, junto con las diferencias tanto gráficas como de impacto visual, determinan la inexistencia de un riesgo de confusión, pese a la relación aplicativa existente, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Cuarto.- Reputándose improcedente el recibimiento del pleito a prueba, por las razones expuestas en el Auto de fecha 15 de enero de 2019, fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 5 de marzo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 20 de febrero de ese mismo año, de concesión de la marca núm. 3.677.351, 'NLAIRA' (mixta) por su compatibilidad con las marcas previas 'ENAIRE' (mixta), inscritas a favor de la recurrente en alzada, en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo prácticamente idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 38 no apreciamos que concurra, sin embargo, un grado de similitud o semejanza entre los signos en liza que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos no evocan ideas semejantes, al conformarse las marcas prioritarias por la conjunción de la preposición 'EN' y el sustantivo 'AIRE', con una significación gramatical concreta perfectamente identificable, pese a la yuxtaposición o unión de ambos vocablos ('ENAIRE'), en tanto que la marca solicitada es meramente figurativa ('NLAIRA'), sin significado alguno en la gramática española.

Desde el punto de vista fonético y denominativo existen, asimismo, importantes diferencias entre el signo prioritario y el que pretende registrarse, al venir este último precedido de una consonante y finalizar con vocal abierta, en tanto que las marcas prioritarias comienzan y finalizan con la vocal cerrada 'E', diferencia que se traduce en un impacto auditivo netamente diferenciado, pues o bien se pronuncian conjuntamente las letras 'NL' con las que comienza la marca cuya concesión ha sido cuestionada en el presente recurso o, aún de admitirse la tesis de la recurrente y entender que la dificultad de la conjunción oral de las letras 'N' y 'L' llevará al consumidor a pronunciar la letra 'N' aisladamente considerada, no se daría la coincidencia a que alude la demandante en su escrito rector: se trataría de pronunciar aisladamente la letra 'N' ('ene') y no el prefijo 'EN' con el que comienza el signo prioritario, por lo que tampoco se daría la coincidencia fonética pretendida por dicha litigante.

Por otra parte la reproducción gráfica de una y otra palabra es también distinta. Tratándose de las marcas oponentes se representan en letras mayúsculas y la que pretende registrarse en minúsculas, con grafía completamente diferente.

En suma, los respectivos conjuntos son denominativa, fonética, gráfica y visualmente distintos. Por ello y pese a la coincidencia de campos aplicativos y al invocado carácter notorio de las prioritarias, dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen ni que exista un aprovechamiento del prestigio de la marca previa.

Quinto.- Resta por significar, atendidas las alegaciones vertidas en el escrito de demanda, que la conclusión anteriormente alcanzada no puede quedar enervada en base a la anterior denegación de otra solicitud de marca no coincidente con la este caso solicitada por reputar la Oficina Española de Patentes y Marcas concurrente un riesgo de confusión determinante de la imposibilidad de coexistencia pacífica en el mercado de dicha marca y las aquí invocadas como prioritarias, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...]

Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Lucía Agulla Lanza, en nombre de la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 20 de febrero de ese mismo año, imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0789-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido Dña. Mª Soledad Gamo Serrano