Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 143/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 798/2018 de 05 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0021015
Procedimiento Ordinario 798/2018
RECURSO 798/2018
SENTENCIA NÚMERO 143/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
-----------
Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
------------------------------
En la villa de Madrid, a cinco de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 798/2018, interpuesto por
Bacardi & Company Limited, representada por Dª. Francisca Amores Zambrano y defendida por D. Luis
Polo Flores en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de
Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por la Abogacía
del Estado y La Fée LLP, representada por Dª. Ana Isabel Colmenares Jover y defendida por D. Emilio Alonso
Langle, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 24 de septiembre de 2018 Dª. Francisca Amores Zambrano, en representación de Bacardi & Company Limited, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por La Fée LLP contra la dictada el 14 de diciembre de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 1 de octubre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 16 de noviembre de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 5 de abril de 2017 Bacardi & Company Limited solicitó el registro de la marca 'ANGEL`S ENVY' (denominativa) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos en clase 33 del Nomencátor, formulándose oposición por la entidad La Fée LLP, titular de la marca de la Unión Europea 'ENVY' (denominativa), también inscrita en clase 33, siendo inicialmente concedida la marca e interponiéndose por la indicada mercantil recurso de alzada, que fue finalmente estimado; el presente conflicto marcario ha sido ya resuelto por las oficinas de la propiedad industrial de Francia y de Portugal que, en sintonía con el inicial criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, descartaron la oposición formulada por la titular de la marca previa 'ENVY', precedentes que, aun no siendo vinculantes, deben ser tomados en consideración por exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, que imponen una interpretación autónoma y uniforme de la normativa aplicable; la apreciación de la semejanza entre las dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta sino que debe llevarse a cabo considerando cada una de las marcas en su conjunto y siendo que, en este caso, existen diferencias morfosintácticas y fonológicas entre las marcas, globalmente consideradas, que excluyen la posibilidad de confusión; aunque los productos pertenezcan a la misma clase 33, por otra parte, no deben considerarse similares, protegiendo la marca prioritaria 'espirituosos; Licor de absenta; Bebidas alcohólicas con espirituosos; Bebidas alcóholicas que contienen absenta', en tanto que la solicitud viene referida, dentro de la clase 33, a 'whisky norteamericano, bebidas alcohólicas a base de whisky norteamericano o con sabor a whisky norteamericano'; es muy usual, por lo demás, encontrar en el mercado marcas registradas y en vigor relativas a sentimientos o que reflejan emociones tanto en español como con términos foráneos en registros nacionales o de la Unión Europea o internacionales con efectos en España, circunstancia que obedece a que hay estudios que demuestran que a la hora de tomar decisiones sobre una marca la gente confía más en las emociones que en la información.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin valor ni efecto legal la resolución recurrida, con imposición de las costas procesales a la Administración de oponerse a la pretensión deducida por la recurrente.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogada del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria -pues en ambos el elemento nuclear es el término 'ENVY', sin que el término 'ANGEL' sea suficientemente singular- que, atendida la identidad o semejanza entre los productos identificados por los signos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada La Fée LLP, a través de su representación procesal.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día de 12 de marzo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2018 por la que, con estimación del recurso de alzada entablado por La Fée LLP contra la dictada el 14 de diciembre de 2017, que concedió el registro de la marca núm. 3.662.088, 'ANGEL`S ENVY' para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, denegó el referido registro, por incompatibilidad con la marca europea núm. 13711321 'ENVY', inscrita a favor de la recurrente en alzada en clase 33.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Bacardi & Company Limited.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria, al referirse ambas a productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, por más que la solicitud de registro denegada que aquí se combate se centre en un determinado tipo de bebidas alcohólicas ('whisky norteamericano, bebidas alcohólicas a base de whisky norteamericano o con sabor a whisky norteamericano') y que la oponente venga dedicándose a la producción y elaboración de Licor de absenta -según se afirma en el escrito de demanda y ha quedado incuestionado- cuando, como es el caso, la marca de la que es titular la entidad codemandada fue registrada para distinguir dentro de esa clase 33 tanto dicha bebida como, en general 'Bebidas alcohólicas con espirituosos', lo cierto es que sí estimamos concurrente un grado de similitud o semejanza entre los signos que puede comportar riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan, globalmente considerados, ideas similares y existen, asimismo, importantes semejanzas desde el punto de vista fonético y denominativo determinadas por la circunstancia de que el signo prioritario -'ENVY'- viene a incorporarse íntegro en el que pretende registrarse sin que el vocablo añadido 'ANGEL' tenga suficiente fuerza distintiva para excluir un riesgo de confusión e, incluso, de asociación entre los signos en comparación. Ninguna de las dos palabras que conforman el signo que pretende inscribirse domina la impresión de conjunto, convirtiendo a la otra en secundaria, pudiendo inducir al público en la creencia de que los productos provienen de empresas vinculadas económicamente y ello máxime teniendo en cuenta que nos encontramos ante consumidores de habla no inglesa, por lo que los pequeños matices que puedan existir entre una y otra expresión, puestos de manifiesto en el escrito de demanda, no resultan accesibles para ellos, de forma y manera que la expresión 'ANGELS ENVY' se presenta como mera variación o derivación de la prioritaria 'ENVY'.

Como puntualiza la STS 3 octubre 2016 (rec. 2140/2016) citada por la codemandada en su escrito de contestación, conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera de dicho Alto Tribunal, de la que sirve de ejemplo la sentencia de 26 de febrero de 2009 (recurso 3239/2015) ' un vocablo extranjero debe ser considerado ' como nombre o signo caprichoso o de fantasía, sin que se pueda tener en cuenta su significado en el idioma original a menos que dicho vocablo haya pasado a integrarse en el idioma castellano en el común consenso'.

Atendida la similitud o semejanza del elemento denominativo, además, cobra plena vigencia en el supuesto concreto aquí examinado el principio de interdependencia a que hace mención, entre otras muchas, la STS 26 septiembre 2016 (rec. 2751/2015), en la que se expone que ' (...) esta Sala del Tribunal Supremo viene afirmando de modo constante que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina que no necesariamente supondrá aceptar o rechazar el registro de una marca más o menos próxima a otra ya registrada para productos idénticos, sino la necesidad de que el órgano jurisdiccional extreme el cuidado -y lo refleje así en su razonamiento- al comparar los signos'.

Quinto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la entidad actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima (1.000 euros para cada demandada) por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- En fecha 24 de septiembre de 2018 Dª. Francisca Amores Zambrano, en representación de Bacardi & Company Limited, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por La Fée LLP contra la dictada el 14 de diciembre de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 1 de octubre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 16 de noviembre de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 5 de abril de 2017 Bacardi & Company Limited solicitó el registro de la marca 'ANGEL`S ENVY' (denominativa) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos en clase 33 del Nomencátor, formulándose oposición por la entidad La Fée LLP, titular de la marca de la Unión Europea 'ENVY' (denominativa), también inscrita en clase 33, siendo inicialmente concedida la marca e interponiéndose por la indicada mercantil recurso de alzada, que fue finalmente estimado; el presente conflicto marcario ha sido ya resuelto por las oficinas de la propiedad industrial de Francia y de Portugal que, en sintonía con el inicial criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, descartaron la oposición formulada por la titular de la marca previa 'ENVY', precedentes que, aun no siendo vinculantes, deben ser tomados en consideración por exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, que imponen una interpretación autónoma y uniforme de la normativa aplicable; la apreciación de la semejanza entre las dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta sino que debe llevarse a cabo considerando cada una de las marcas en su conjunto y siendo que, en este caso, existen diferencias morfosintácticas y fonológicas entre las marcas, globalmente consideradas, que excluyen la posibilidad de confusión; aunque los productos pertenezcan a la misma clase 33, por otra parte, no deben considerarse similares, protegiendo la marca prioritaria 'espirituosos; Licor de absenta; Bebidas alcohólicas con espirituosos; Bebidas alcóholicas que contienen absenta', en tanto que la solicitud viene referida, dentro de la clase 33, a 'whisky norteamericano, bebidas alcohólicas a base de whisky norteamericano o con sabor a whisky norteamericano'; es muy usual, por lo demás, encontrar en el mercado marcas registradas y en vigor relativas a sentimientos o que reflejan emociones tanto en español como con términos foráneos en registros nacionales o de la Unión Europea o internacionales con efectos en España, circunstancia que obedece a que hay estudios que demuestran que a la hora de tomar decisiones sobre una marca la gente confía más en las emociones que en la información.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin valor ni efecto legal la resolución recurrida, con imposición de las costas procesales a la Administración de oponerse a la pretensión deducida por la recurrente.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogada del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria -pues en ambos el elemento nuclear es el término 'ENVY', sin que el término 'ANGEL' sea suficientemente singular- que, atendida la identidad o semejanza entre los productos identificados por los signos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada La Fée LLP, a través de su representación procesal.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día de 12 de marzo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2018 por la que, con estimación del recurso de alzada entablado por La Fée LLP contra la dictada el 14 de diciembre de 2017, que concedió el registro de la marca núm. 3.662.088, 'ANGEL`S ENVY' para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, denegó el referido registro, por incompatibilidad con la marca europea núm. 13711321 'ENVY', inscrita a favor de la recurrente en alzada en clase 33.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Bacardi & Company Limited.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria, al referirse ambas a productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, por más que la solicitud de registro denegada que aquí se combate se centre en un determinado tipo de bebidas alcohólicas ('whisky norteamericano, bebidas alcohólicas a base de whisky norteamericano o con sabor a whisky norteamericano') y que la oponente venga dedicándose a la producción y elaboración de Licor de absenta -según se afirma en el escrito de demanda y ha quedado incuestionado- cuando, como es el caso, la marca de la que es titular la entidad codemandada fue registrada para distinguir dentro de esa clase 33 tanto dicha bebida como, en general 'Bebidas alcohólicas con espirituosos', lo cierto es que sí estimamos concurrente un grado de similitud o semejanza entre los signos que puede comportar riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan, globalmente considerados, ideas similares y existen, asimismo, importantes semejanzas desde el punto de vista fonético y denominativo determinadas por la circunstancia de que el signo prioritario -'ENVY'- viene a incorporarse íntegro en el que pretende registrarse sin que el vocablo añadido 'ANGEL' tenga suficiente fuerza distintiva para excluir un riesgo de confusión e, incluso, de asociación entre los signos en comparación. Ninguna de las dos palabras que conforman el signo que pretende inscribirse domina la impresión de conjunto, convirtiendo a la otra en secundaria, pudiendo inducir al público en la creencia de que los productos provienen de empresas vinculadas económicamente y ello máxime teniendo en cuenta que nos encontramos ante consumidores de habla no inglesa, por lo que los pequeños matices que puedan existir entre una y otra expresión, puestos de manifiesto en el escrito de demanda, no resultan accesibles para ellos, de forma y manera que la expresión 'ANGELS ENVY' se presenta como mera variación o derivación de la prioritaria 'ENVY'.

Como puntualiza la STS 3 octubre 2016 (rec. 2140/2016) citada por la codemandada en su escrito de contestación, conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera de dicho Alto Tribunal, de la que sirve de ejemplo la sentencia de 26 de febrero de 2009 (recurso 3239/2015) ' un vocablo extranjero debe ser considerado ' como nombre o signo caprichoso o de fantasía, sin que se pueda tener en cuenta su significado en el idioma original a menos que dicho vocablo haya pasado a integrarse en el idioma castellano en el común consenso'.

Atendida la similitud o semejanza del elemento denominativo, además, cobra plena vigencia en el supuesto concreto aquí examinado el principio de interdependencia a que hace mención, entre otras muchas, la STS 26 septiembre 2016 (rec. 2751/2015), en la que se expone que ' (...) esta Sala del Tribunal Supremo viene afirmando de modo constante que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina que no necesariamente supondrá aceptar o rechazar el registro de una marca más o menos próxima a otra ya registrada para productos idénticos, sino la necesidad de que el órgano jurisdiccional extreme el cuidado -y lo refleje así en su razonamiento- al comparar los signos'.

Quinto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la entidad actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima (1.000 euros para cada demandada) por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª.

Francisca Amores Zambrano, en nombre de Bacardi & Company Limited, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2018, imponiendo a la demandante el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0798-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido Dña. Mª Soledad Gamo Serrano