Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 153/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1019/2017 de 27 de Febrero de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2017/0022203
Procedimiento Ordinario 1019/2017
RECURSO 1019/17
SENTENCIA NÚMERO 153/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
Dña. Natalia de la Iglesia Vicente
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En la villa de Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 1019/2017,
interpuesto por Agroinnova, S.L., representada por D. Javier Ungría López y defendida por D. Angel Luis
Pedrero Márquez en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de
Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado
del Estado y siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero .- En fecha 10 de noviembre de 2017 D. Javier Ungría López, en representación de Agroinnova, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 27 de marzo del mismo año, el cual fue admitido a trámite, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo .- En la demanda, formalizada en tiempo y forma, venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: la marca cuya inscripción fue solicitada es un signo de naturaleza mixta, consistente en una etiqueta en la que, como elemento denominativo, figura la expresión 'DE LA HUERTA' reivindicada, en minúsculas y con un especial tipo de letra y, como elemento gráfico, un especial diseño de un campo labrado con un árbol al fondo; la marca fue solicitada en clases 5, 29, 31, 35, 39 y 43 del Nomenclátor Internacional; la recurrente es titular de otras marcas que incorporan en su denominación la expresión 'LA HUERTA', como son las marcas 2.206.748/5, 2.396.766/8 y 2.538.554/2 ('La Huerta del Abuelo'), todas mixtas y registradas en clase 29 del Nomenclátor Internacional, la núm. 2.580.663/7 ('LA HUERTA DEL ABUELO'), denominativa, registrada en clases 35 y 43, el nombre comercial 'La Huerta del Abuelo' registrado en clases 29, 31, 35 y 43, la marca denominativa 2.607.238/6 ('LA HUERTA DEL DUERO'), registrada en clases 29, 31, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional y las marcas núm. 3.564.893/7 y 3.615.914/X ('Patatas de la Huerta'), mixtas, registradas en clases 31 y 35, respectivamente, del Nomenclátor, identificadas por un distintivo prácticamente idéntico al de la marca del expediente objeto del recurso, siendo la única diferencia la supresión en este último del vocablo genérico 'patatas'; en el expediente fue formulada oposición por terceros prioritarios, titulares de marcas anteriores, siendo finalmente denegada la marca para las clases 29 y 31 y concedida en las restantes por entender que la marca resultaba compatible en las mismas con las oponentes al diferir en su ámbito de aplicación, en tanto que en la clase 29 resultaba incompatible con la marca oponente 'LA HUERTA' y en la clase 31 resultaba igualmente incompatible con la marca 'LA HUERTA MALTE' Y 'LA HUERTA' por semejanza denominativa y aplicativa, generando en el mercado riesgo de confusión y asociación; no puede fundamentarse, sin embargo, la incompatibilidad entre los signos por producirse coincidencia en un término no monopolizable por su carácter descriptivo como es 'la huerta', existiendo diferencias gráficas y denominativas suficientes para permitir su compatibilidad, atendidos los especiales elementos de diseño que se incluyen en la marca solicitada; la resolución administrativa impugnada, por tanto, infringe, por aplicación indebida, la norma prohibitiva del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial interpretativa de la misma.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declare no ajustado a Derecho el acto administrativo, anulándolo y, en su lugar, declarando procedente la concesión de la marca 3.615.925/5 'DE LA HUERTA', mixta, en clases 29 y 31 del Nomenclátor Internacional.

Tercero .- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir evidente identidad entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria, cuyo registro se solicita para las mismas clases para las que está reconocido el signo previo, por lo que resulta evidente la concurrencia de un riesgo de confusión que obliga, conforme al artículo 6.1 de la Ley de Marcas , a denegar el registro como marca del signo aportado por la recurrente.

Cuarto .- No estimando necesario el Tribunal la apertura del procedimiento a prueba ni la celebración de vista fue concedido trámite de conclusiones escritas, que ambas partes evacuaron en tiempo y forma con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 21 de febrero de 2019.

Quinto .- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero .- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 27 de marzo del mismo año, por la que se denegó la inscripción de la marca núm. 3.615.925/5 'DE LA HUERTA', mixta, en clases 29 y 31 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Agroinnova, S.L..

Segundo .- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular '.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible '.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París .

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015 ) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015 ), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero .- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ), 27 enero 2010 (casación 4306/2008 ) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992 ) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares ', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

Cuarto .- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y dos de sus oponentes tratándose de los servicios del Nomenclátor Internacional 29 y 31 -a los que se circunscribe la resolución denegatoria y, en consecuencia, el presente recurso- aplicando los criterios enunciados en los fundamentos precedentes al supuesto concreto sometido a nuestra consideración habrá que convenir en la identidad o alta semejanza denominativa, fonética y conceptual entre los términos de las marcas enfrentadas 'La Huerta'/'De la Huerta' que, supuesta la coincidencia total del campo aplicativo, ha de conducir necesariamente a la confirmación de la resolución denegatoria, pues el riesgo de confusión o asociación en el consumidor derivado de las antedichas circunstancias no resulta eliminado o atenuado por las posibles diferencias entre los gráficos respectivos por más que, ciertamente, desde un punto de vista gráfico las marcas enfrentadas presenten diferencias de impacto visual, tal como se pone de manifiesto en la resolución desestimatoria del recurso de alzada.

Frente a lo anterior no cabe invocar el supuesto carácter meramente genérico de la denominación utilizada, pues ello abunda, precisamente, en la improcedencia de su registro.

En efecto, es reiterada la doctrina de la Sala Tercera que ha puesto de manifiesto que, con arreglo al Diccionario de la Real Academia, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos bien de personas o bien de cosas que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades y que para que tal denominación no pueda ser inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial como marca es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretende distinguir, de forma que si estas no guardan relación con aquéllas es posible el acceso registral de la misma [por todas, SSTS 28 junio y 18 julio 1996 ( apelación núm 8885/1992 y 8586/1992 , respectivamente)].

Como expone la STS 11 julio 2007 (casación 10447/2004 ), en su fundamento de derecho tercero, las prohibiciones establecidas en los apartados a ) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas tienen como finalidad evitar que un determinado empresario se apropie de modo exclusivo de un término descriptivo, ya sea del producto o de su origen, impidiendo al resto de los empresarios del sector utilizarlo. Se trata de dejar a la libre disposición de todos ellos el uso en la designación, descripción, etiquetaje o publicidad de sus productos, estos signos que son necesarios para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos, añadiendo la Sentencia comentada que estos signos, en si mismos considerados no tienen, además, el carácter de distintividad que exige el artículo 1º de la Ley de Marcas para dar esta consideración a los que se trata de inscribir, pues ' (...) es evidente que la protección administrativa de la propiedad industrial tiene como fundamento la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes o comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, lo que no ocurre cuando los términos usados carecen de toda novedad y además significan un concepto de uso común, y como tal, no apropiable por nadie, que no puede monopolizarlo para su particular utilización ', como acontece en el supuesto concreto aquí examinado, al no incluir el conjunto denominativo ningún elemento de fantasía que lo haga distintivo frente a su propia genericidad.

Quinto .- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009 ) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016 )].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004 ) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas '.

Sexto .- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero .- En fecha 10 de noviembre de 2017 D. Javier Ungría López, en representación de Agroinnova, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 27 de marzo del mismo año, el cual fue admitido a trámite, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo .- En la demanda, formalizada en tiempo y forma, venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: la marca cuya inscripción fue solicitada es un signo de naturaleza mixta, consistente en una etiqueta en la que, como elemento denominativo, figura la expresión 'DE LA HUERTA' reivindicada, en minúsculas y con un especial tipo de letra y, como elemento gráfico, un especial diseño de un campo labrado con un árbol al fondo; la marca fue solicitada en clases 5, 29, 31, 35, 39 y 43 del Nomenclátor Internacional; la recurrente es titular de otras marcas que incorporan en su denominación la expresión 'LA HUERTA', como son las marcas 2.206.748/5, 2.396.766/8 y 2.538.554/2 ('La Huerta del Abuelo'), todas mixtas y registradas en clase 29 del Nomenclátor Internacional, la núm. 2.580.663/7 ('LA HUERTA DEL ABUELO'), denominativa, registrada en clases 35 y 43, el nombre comercial 'La Huerta del Abuelo' registrado en clases 29, 31, 35 y 43, la marca denominativa 2.607.238/6 ('LA HUERTA DEL DUERO'), registrada en clases 29, 31, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional y las marcas núm. 3.564.893/7 y 3.615.914/X ('Patatas de la Huerta'), mixtas, registradas en clases 31 y 35, respectivamente, del Nomenclátor, identificadas por un distintivo prácticamente idéntico al de la marca del expediente objeto del recurso, siendo la única diferencia la supresión en este último del vocablo genérico 'patatas'; en el expediente fue formulada oposición por terceros prioritarios, titulares de marcas anteriores, siendo finalmente denegada la marca para las clases 29 y 31 y concedida en las restantes por entender que la marca resultaba compatible en las mismas con las oponentes al diferir en su ámbito de aplicación, en tanto que en la clase 29 resultaba incompatible con la marca oponente 'LA HUERTA' y en la clase 31 resultaba igualmente incompatible con la marca 'LA HUERTA MALTE' Y 'LA HUERTA' por semejanza denominativa y aplicativa, generando en el mercado riesgo de confusión y asociación; no puede fundamentarse, sin embargo, la incompatibilidad entre los signos por producirse coincidencia en un término no monopolizable por su carácter descriptivo como es 'la huerta', existiendo diferencias gráficas y denominativas suficientes para permitir su compatibilidad, atendidos los especiales elementos de diseño que se incluyen en la marca solicitada; la resolución administrativa impugnada, por tanto, infringe, por aplicación indebida, la norma prohibitiva del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial interpretativa de la misma.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declare no ajustado a Derecho el acto administrativo, anulándolo y, en su lugar, declarando procedente la concesión de la marca 3.615.925/5 'DE LA HUERTA', mixta, en clases 29 y 31 del Nomenclátor Internacional.

Tercero .- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir evidente identidad entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria, cuyo registro se solicita para las mismas clases para las que está reconocido el signo previo, por lo que resulta evidente la concurrencia de un riesgo de confusión que obliga, conforme al artículo 6.1 de la Ley de Marcas , a denegar el registro como marca del signo aportado por la recurrente.

Cuarto .- No estimando necesario el Tribunal la apertura del procedimiento a prueba ni la celebración de vista fue concedido trámite de conclusiones escritas, que ambas partes evacuaron en tiempo y forma con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 21 de febrero de 2019.

Quinto .- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero .- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 27 de marzo del mismo año, por la que se denegó la inscripción de la marca núm. 3.615.925/5 'DE LA HUERTA', mixta, en clases 29 y 31 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Agroinnova, S.L..

Segundo .- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular '.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible '.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París .

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015 ) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015 ), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero .- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ), 27 enero 2010 (casación 4306/2008 ) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992 ) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares ', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

Cuarto .- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y dos de sus oponentes tratándose de los servicios del Nomenclátor Internacional 29 y 31 -a los que se circunscribe la resolución denegatoria y, en consecuencia, el presente recurso- aplicando los criterios enunciados en los fundamentos precedentes al supuesto concreto sometido a nuestra consideración habrá que convenir en la identidad o alta semejanza denominativa, fonética y conceptual entre los términos de las marcas enfrentadas 'La Huerta'/'De la Huerta' que, supuesta la coincidencia total del campo aplicativo, ha de conducir necesariamente a la confirmación de la resolución denegatoria, pues el riesgo de confusión o asociación en el consumidor derivado de las antedichas circunstancias no resulta eliminado o atenuado por las posibles diferencias entre los gráficos respectivos por más que, ciertamente, desde un punto de vista gráfico las marcas enfrentadas presenten diferencias de impacto visual, tal como se pone de manifiesto en la resolución desestimatoria del recurso de alzada.

Frente a lo anterior no cabe invocar el supuesto carácter meramente genérico de la denominación utilizada, pues ello abunda, precisamente, en la improcedencia de su registro.

En efecto, es reiterada la doctrina de la Sala Tercera que ha puesto de manifiesto que, con arreglo al Diccionario de la Real Academia, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos bien de personas o bien de cosas que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades y que para que tal denominación no pueda ser inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial como marca es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretende distinguir, de forma que si estas no guardan relación con aquéllas es posible el acceso registral de la misma [por todas, SSTS 28 junio y 18 julio 1996 ( apelación núm 8885/1992 y 8586/1992 , respectivamente)].

Como expone la STS 11 julio 2007 (casación 10447/2004 ), en su fundamento de derecho tercero, las prohibiciones establecidas en los apartados a ) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas tienen como finalidad evitar que un determinado empresario se apropie de modo exclusivo de un término descriptivo, ya sea del producto o de su origen, impidiendo al resto de los empresarios del sector utilizarlo. Se trata de dejar a la libre disposición de todos ellos el uso en la designación, descripción, etiquetaje o publicidad de sus productos, estos signos que son necesarios para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos, añadiendo la Sentencia comentada que estos signos, en si mismos considerados no tienen, además, el carácter de distintividad que exige el artículo 1º de la Ley de Marcas para dar esta consideración a los que se trata de inscribir, pues ' (...) es evidente que la protección administrativa de la propiedad industrial tiene como fundamento la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes o comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, lo que no ocurre cuando los términos usados carecen de toda novedad y además significan un concepto de uso común, y como tal, no apropiable por nadie, que no puede monopolizarlo para su particular utilización ', como acontece en el supuesto concreto aquí examinado, al no incluir el conjunto denominativo ningún elemento de fantasía que lo haga distintivo frente a su propia genericidad.

Quinto .- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009 ) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016 )].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004 ) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas '.

Sexto .- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Javier Ungría López, en nombre de Agroinnova, S.L. contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 27 de marzo del mismo año, imponiendo a la recurrente el abono de las costas procesales causadas, con el límite máximo indicado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial , que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-1019-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. Mª Soledad Gamo Serrano Dña. Natalia de la Iglesia Vicente