Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 191/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 979/2018 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0026547
Procedimiento Ordinario 979/2018
RECURSO 979/2018
SENTENCIA NÚMERO 191/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
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En la villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 979/2018, interpuesto por
Aktieselskabet af 21. November 2001, representada por Dª. Almudena Galán González y defendida por D. Jose
Ignacio Sanmartín Santamaría en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina
Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por

el Abogado del Estado y Dª. María Inmaculada , representada por D. Ginés Saura García y defendida por Dª.
Carlota García Riera, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 16 de noviembre de 2018 Dª. Almudena Galán González, en representación de Aktieselskabet af 21. November 2001, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de marzo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 29 de noviembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 14 de enero de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 30 de junio de 2017 Dª. María Inmaculada solicitó el registro de la marca 'ONLY MINE' (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir servicios en clases 25 y 35, formulándose oposición por Aktieselskabet af 21. November 2001, titular de las marcas prioritarias 'ONLY', y siendo finalmente dictada resolución de concesión de la marca solicitada, resolución contra la que se interpuso recurso de alzada, que fue desestimado, sin hacerse referencia en ninguna de dichas resoluciones a los numerosos precedentes existentes en los que la misma Oficina había denegado otras solicitudes de marcas que incluían la misma palabra 'ONLY' en base, precisamente, a la existencia de la marca prioritaria de la entidad actora; resulta de aplicación en este caso la prohibición contenida en el apartado 1.b) de la Ley de Marcas, al reproducir la marca solicitada íntegramente los signos distintivos de la recurrente 'ONLY' a los que se añade la expresión genérica 'MINE', por lo que cualquier consumidor podría creer, erróneamente, que la nueva marca 'ONLY MINE' no es sino una versión personalizada de la prioritaria, estando ambas destinadas, exactamente, al mismo tipo de productos y servicios, por lo que existe un claro riesgo de asociación.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida y, en su lugar, se proceda a la denegación de la marca solicitada.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por insertar los signos enfrentados las mínimas diferencias que son necesarias para que sean percibidos por el consumidor medio como realidades diferencias, insertando el registro que nos ocupa una especial grafía de las letras que lo conforman, así como una reivindicación cromática característica frente al carácter meramente denominativo de los registros prioritario, además de existir también diferencias desde un punto de vista denominativo, al incorporarse en el conjunto solicitado el término 'MINE', derivándose de ello que, pese a la identidad aplicativa para la clase 25 y relacionada con la clase 35, el consumidor medio percibirá realidades diferenciadas en relación a los orígenes empresariales respectivos, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Dª. María Inmaculada , a través de su representación procesal.

Cuarto.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y no estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de marzo de ese mismo año, de concesión de la marca núm. 3.673.575, 'ONLY MINE' (mixta) para la distinción de productos o servicios de las clases 25 y 35 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de las clases 25 (productos de vestido, calzado y artículos de sombrerería) y relacionado en el caso de los de la clase 35 (servicios de venta al por mayor y/o al menor en comercio a través de las redes mundiales de informática de ropa de baño y bañadores deportivos y de natación) y debiendo, en consecuencia, extremarse el rigor comparativo entre los signos en liza, lo cierto es que sí apreciamos la existencia en este caso de un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, en el análisis comparativo entre los signos prioritarios que se invocan por la recurrente en la presente litis y la previa solicitud de la marca 'ONLY MAN' -cuyas similitudes con la ahora examinada resultan evidentes, al incorporar a la palabra que conforma la marca prioritaria de la mercantil actora 'ONLY' otro vocablo de origen inglés (en nuestro caso 'MINE') que, por sí solo, no aporta distintividad- alcanzamos idéntica conclusión sobre la base de la argumentación expuesta en la Sentencia de 5 de julio de 2017, dictada en el recurso 109/2016 a que se hace mención en los fundamentos de derecho del escrito rector y que resulta aquí plenamente extrapolable: ' (...) ciertamente la similitud denominativa existe con riesgo de confusión en el consumidor acerca de un mismo origen empresarial, pues la marca solicitada está conformada por una denominación que incorpora en su integridad y parte inicial el único vocablo que compone las marcas prioritarias 'ONLY'; sin que el resto de la denominación, compuesta por la terminación o vocablo 'MAN' aporte al conjunto una distintividad suficiente que no genere error en el consumidor, pues como se afirma por el codemandado y se comparte por este órgano sentenciador, dado que dicho vocablo en inglés ha alcanzado en el tráfico comercial un significado de general y extendido conocimiento por cualquier consumidor medio equivalente en el idioma español a la palabra hombre o referido a lo masculino, que puede inducir al público a la errónea creencia de que la marca solicitada es un derivado o subespecie de las marcas prioritarias en su línea de productos masculina. Y a fin de evitar tal riesgo de error y asociación debe desestimarse este recurso pues la resolución impugnada se considera ajustada a Derecho' a lo que añadíamos que, como aquí también acontece, el hecho de que la marca concedida sea mixta no aporta un elemento diferenciador relevante, al ser las prioritarias denominativas y consistir el elemento figurativo, además, en una determinada grafía de la denominación y el uso de un determinado color, por lo que el aludido elemento no aporta, por sí solo, diferencias a los efectos de obviar las relevantes similitudes antes expuestas.

Quinto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a las demandadas, por mitad, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- En fecha 16 de noviembre de 2018 Dª. Almudena Galán González, en representación de Aktieselskabet af 21. November 2001, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de marzo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 29 de noviembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 14 de enero de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 30 de junio de 2017 Dª. María Inmaculada solicitó el registro de la marca 'ONLY MINE' (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir servicios en clases 25 y 35, formulándose oposición por Aktieselskabet af 21. November 2001, titular de las marcas prioritarias 'ONLY', y siendo finalmente dictada resolución de concesión de la marca solicitada, resolución contra la que se interpuso recurso de alzada, que fue desestimado, sin hacerse referencia en ninguna de dichas resoluciones a los numerosos precedentes existentes en los que la misma Oficina había denegado otras solicitudes de marcas que incluían la misma palabra 'ONLY' en base, precisamente, a la existencia de la marca prioritaria de la entidad actora; resulta de aplicación en este caso la prohibición contenida en el apartado 1.b) de la Ley de Marcas, al reproducir la marca solicitada íntegramente los signos distintivos de la recurrente 'ONLY' a los que se añade la expresión genérica 'MINE', por lo que cualquier consumidor podría creer, erróneamente, que la nueva marca 'ONLY MINE' no es sino una versión personalizada de la prioritaria, estando ambas destinadas, exactamente, al mismo tipo de productos y servicios, por lo que existe un claro riesgo de asociación.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida y, en su lugar, se proceda a la denegación de la marca solicitada.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por insertar los signos enfrentados las mínimas diferencias que son necesarias para que sean percibidos por el consumidor medio como realidades diferencias, insertando el registro que nos ocupa una especial grafía de las letras que lo conforman, así como una reivindicación cromática característica frente al carácter meramente denominativo de los registros prioritario, además de existir también diferencias desde un punto de vista denominativo, al incorporarse en el conjunto solicitado el término 'MINE', derivándose de ello que, pese a la identidad aplicativa para la clase 25 y relacionada con la clase 35, el consumidor medio percibirá realidades diferenciadas en relación a los orígenes empresariales respectivos, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Dª. María Inmaculada , a través de su representación procesal.

Cuarto.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y no estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de marzo de ese mismo año, de concesión de la marca núm. 3.673.575, 'ONLY MINE' (mixta) para la distinción de productos o servicios de las clases 25 y 35 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de las clases 25 (productos de vestido, calzado y artículos de sombrerería) y relacionado en el caso de los de la clase 35 (servicios de venta al por mayor y/o al menor en comercio a través de las redes mundiales de informática de ropa de baño y bañadores deportivos y de natación) y debiendo, en consecuencia, extremarse el rigor comparativo entre los signos en liza, lo cierto es que sí apreciamos la existencia en este caso de un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, en el análisis comparativo entre los signos prioritarios que se invocan por la recurrente en la presente litis y la previa solicitud de la marca 'ONLY MAN' -cuyas similitudes con la ahora examinada resultan evidentes, al incorporar a la palabra que conforma la marca prioritaria de la mercantil actora 'ONLY' otro vocablo de origen inglés (en nuestro caso 'MINE') que, por sí solo, no aporta distintividad- alcanzamos idéntica conclusión sobre la base de la argumentación expuesta en la Sentencia de 5 de julio de 2017, dictada en el recurso 109/2016 a que se hace mención en los fundamentos de derecho del escrito rector y que resulta aquí plenamente extrapolable: ' (...) ciertamente la similitud denominativa existe con riesgo de confusión en el consumidor acerca de un mismo origen empresarial, pues la marca solicitada está conformada por una denominación que incorpora en su integridad y parte inicial el único vocablo que compone las marcas prioritarias 'ONLY'; sin que el resto de la denominación, compuesta por la terminación o vocablo 'MAN' aporte al conjunto una distintividad suficiente que no genere error en el consumidor, pues como se afirma por el codemandado y se comparte por este órgano sentenciador, dado que dicho vocablo en inglés ha alcanzado en el tráfico comercial un significado de general y extendido conocimiento por cualquier consumidor medio equivalente en el idioma español a la palabra hombre o referido a lo masculino, que puede inducir al público a la errónea creencia de que la marca solicitada es un derivado o subespecie de las marcas prioritarias en su línea de productos masculina. Y a fin de evitar tal riesgo de error y asociación debe desestimarse este recurso pues la resolución impugnada se considera ajustada a Derecho' a lo que añadíamos que, como aquí también acontece, el hecho de que la marca concedida sea mixta no aporta un elemento diferenciador relevante, al ser las prioritarias denominativas y consistir el elemento figurativo, además, en una determinada grafía de la denominación y el uso de un determinado color, por lo que el aludido elemento no aporta, por sí solo, diferencias a los efectos de obviar las relevantes similitudes antes expuestas.

Quinto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a las demandadas, por mitad, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Almudena Galán González, en nombre de Aktieselskabet af 21. November 2001, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de marzo de ese mismo año, revocando y dejando sin efecto la referida resolución administrativa y declarando la procedencia de denegar el registro de la marca núm. 3.673.575 'ONLY MINE' para los productos o servicios de las clases 25 y 35 solicitados, imponiendo a las demandadas el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia, de 1.500 euros para cada uno de los demandados.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0979-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido Dña. Mª Soledad Gamo Serrano