Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 192/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 999/2018 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2018/0026953

Procedimiento Ordinario 999/2018

RECURSO 999/2018

SENTENCIA NÚMERO 192/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos. Señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dña. Mª Soledad Gamo Serrano

En la villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 999/2018, interpuesto por Fundación Endesa, representada por D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld y defendida por Dª. Laura Montoya Terán en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado; JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A.U. y Savia Asset Management, S.L., representadas por D. Alejandro Escudero Delgado y defendidas por D. Marcos Vicario Trinidad; y Savia Proyectos y Mantenimientos, S.L., representada por D. Jaime Gafas Pacheco y defendida por Dª. Anna Figuerola; siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 12 de noviembre de 2018 D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld, en representación de Fundación Endesa, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada contra la dictada el 11 de abril de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 27 de noviembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 10 de enero de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 31 de julio de 2017 Fundación Endesa solicitó el registro de la marca 'SAVIA' (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir servicios en clases 35, 38, 41 y 42, formulándose oposición por varios titulares de signos anteriores y siendo finalmente dictada resolución de concesión parcial de la marca solicitada para servicios de la clase 38, en exclusiva, por apreciar para el resto semejanza en el conjunto y ámbito aplicativo, resolución contra la que se interpuso recurso de alzada, que fue desestimado; la resolución administrativa impugnada interpreta erróneamente el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, no habiéndose ponderado adecuadamente las diferencias de conjunto existentes entre los signos ni habiéndose tenido en cuenta la convivencia en el mercado de los signos oponentes entre sí ni el uso del término coincidente 'SAVIA' como parte de otros distintivos, así como las diferencias entre los servicios que se pretenden distinguir en las clases 35, 41 y 42 y los cubiertos por las marcas oponentes, ostentando las marcas enfrentadas suficientes diferencias entre sí como para convivir en el mercado sin riesgo alguno de confusión y/o asociación; al no poder considerarse, por tanto, las marcas idénticas o similares no sería de aplicación la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, estando descartado cualquier riesgo de confusión incluso de existir alguna coincidencia aplicativa en relación con los servicios incluidos en las clases 35 y 41.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución recurrida, ordenando la concesión de la inscripción de la marca solicitada en las clases 35, 41 y 42.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por bastar una mera visualización de las marcas para observar que la similitud entre las mismas es evidente, dándose una cuasi-identificación entre los signos cuando se desdeñan los vocablos descriptivos, además de existir relaciones aplicativas entre los servicios de las clases 35, 41 y 42, lo que justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vinieron a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, las codemandadas JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A.U. y Savia Asset Management, S.L. y Savia Proyectos y Mantenimientos, S.L., a través de sus representaciones procesales respectivas.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida prueba documental, en exclusiva, evacuando las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada contra la dictada el 11 de abril de ese mismo año y por cuya virtud el registro de la marca núm- 3.678.078 'SAVIA' (mixta) fue denegado para las clases 35, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional, por su incompatibilidad con las marcas previas oponentes, concediéndolo, en exclusiva, para los productos/servicios originariamente solicitados en la clase 38.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Fundación Endesa.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, lo primero que debemos notar es que existen, en efecto, diferencias apreciables entre los campos aplicativos de la marca que pretende registrarse y las prioritaria tratándose de servicios de las clases 35 y 42, habida cuenta que la marca solicitada lo es para servicios relacionados con el empleo, el emprendimiento, la formación y servicios científicos, de consultaría y tecnológicos, en tanto que las prioritarias cubren servicios netamente distintos, por más que incluidos en la misma clase del Nomenclátor Internacional: servicios de diseño y asesoramiento en la construcción y elaboración de planos, así como de elaboración de proyectos para la construcción de áreas de ocio, instalaciones de madera y equipamientos deportivos, tratándose de la marca anterior 'SAVIA PROYECTOS'; servicios de administración y gestión de negocios comerciales, publicidad, seguros, operaciones financieras y monetarias, negocios inmobiliarios y servicios jurídicos y de seguridad para la protección de bienes y personas, en síntesis, en el caso de las prioritarias 'SAVIA FINANCIACION' y 'SAVIA ASSETMANAGEMENT'.

No obstante lo anterior es de tener en cuenta no solo la estrecha relación entre los servicios indicados y los que cuentan con la cobertura de las prioritarias 'ISAVIA CONSULTORES' e 'ISAVIA PASION Y TALENTO' en el caso de los incluidos en la clase 35 (entre los que se incluyen los de asesoría y consultoría en materia de dirección de negocios y empresas y recursos humanos y de gestión de negocio comerciales) y la identidad entre los de educación y formación que incluyen las referidas marcas prioritarias en la clase 41 del Nomenclátor y los que pretende amparar la maca solicitada sino que, ademas de ello y en cualquier caso, devendría aquí aplicable el que viene denominándose principio de reciprocidad o interdependencia a que hace mención, entre otras muchas, la STS 26 septiembre 2016 (rec. 2751/2015), en la que se expone que ' (...) esta Sala del Tribunal Supremo viene afirmando de modo constante que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina que no necesariamente supondrá aceptar o rechazar el registro de una marca más o menos próxima a otra ya registrada para productos idénticos, sino la necesidad de que el órgano jurisdiccional extreme el cuidado -y lo refleje así en su razonamiento- al comparar los signos'.

Siendo esto así lo cierto es que, frente a lo que aduce la apelante, sí apreciamos la existencia de un grado de similitud o semejanza entre los signos enfrentados que comporta riesgo de confusión en los consumidores, habida cuenta la completa coincidencia denominativa, fonética y conceptual entre el término que goza con evidencia de mayor capacidad distintiva, que es el sustantivo 'SAVIA', por más que dicho vocablo, siendo el único que conforma la marca cuyo registro se solicita, forme parte de un conjunto denominativo en las prioritarias, que añaden a la anterior palabras con muy escaso valor distintivo al ser meramente evocativas de servicios que ofrecen las respectivas titulares ('PROYECTOS', 'FINANCIACION' y 'ASSETMANAGEMENT'), sin que las diferencias gráficas que pueden apreciarse entre los signos 'SAVIA' cuya inscripción pretende la entidad actora y las prioritarias 'SAVIA FINANCIACION' Y 'SAVIA ASSETMANAGEMENT' (pues tratándose de la marca previa 'SAVIA PROYECTOS', también hay gran similitud entre las distintas grafías, dimanante de la coincidencia del vocablo dominante y cuasi identidad del tipo de letra con el que el mismo aparece insertado -en minúsculas, en ambos casos- en la grafía en cuestión) tengan entidad suficiente como para excluir el aludido riesgo.

Quinto.- Resta por significar que, conforme es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para todos los demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld, en nombre de Fundación Endesa, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada contra la dictada el 11 de abril de ese mismo año, imponiendo a la demandante el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0999-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dña. Mª Soledad Gamo Serrano