Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 230/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 138/2019 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2019/0003906

Procedimiento Ordinario 138/2019

RECURSO 138/2019

SENTENCIA NÚMERO 230/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos. Señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dña. Mª Soledad Gamo Serrano

En la villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 138/2019, interpuesto por Google, LLC, representada por D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri y defendida por Dª Mónica Lucía Polo Carreño, en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 14 de diciembre de 2019 D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri, en representación de Google, LLC, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Comercial de Festes i Revetlles, S.L.. contra la dictada el 31 de mayo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 19 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 28 de marzo de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 19 de septiembre de 2017 Comercial de Festes i Revetlles, S.L. solicitó el registro de la marca 'PIRO TUBERS' (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos en clase 13 de la Clasificación de Niza, formulándose oposición por Google, LLC, titular de signos anteriores y siendo finalmente dictada resolución denegatoria de la marca solicitada por coincidencia en el triángulo indicativo de 'play' contenido en el distintivo y en el color empleado con la familia de marcas comunitarias encabezada por A 005225271 YOU TUBE y siguientes mencionadas en el acuerdo de suspenso; contra dicha resolución Comercial de Festes i Revetlles, S.L. interpuso recurso de alzada, que fue estimado; con la concesión de la marca que nos ocupa se han aplicado incorrectamente las prohibiciones prevenidas en los artículos 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas, debiendo tenerse en cuenta al respecto que la comparación de signos para evaluar el riesgo de confusión no puede aplicarse automáticamente al motivo de denegación relativo del artículo 8.1 del referido Cuerpo legal, que no exige la concurrencia de un riesgo de confusión sino de que para el consumidor medio, que está razonablemente bien informado y es razonablemente observador y perspicaz, la marca posterior le recuerde a la anterior y que esta última tenga una reputación en el territorio relevante, de modo que el uso del signo solicitado supone aprovecharse indebidamente de, o ser perjudicial para, la reputación o el carácter distintivo de la marca anterior sin justa causa; acreditando los documentos presentados que las marcas anteriores son renombradas para una parte significante del público, el signo solicitado incluye una serie de elementos de las marcas oponentes, destacando la individualidad del término 'TUBERS', que se representa en una línea diferenciada del término no distintivo 'PIRO', asociándose las letras añadidas al final del término 'r' y 's' por los consumidores con el oponente, ya que identificarán el final 'RS' del mismo como 'perteneciente a' o 'de' YouTube; teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas en conflicto y la gran reputación de las marcas anteriores, existe el riesgo de que el público pueda creer que los productos pirotécnicos 'PIRO TUBERS' tienen su origen en o que la marca se utiliza con el consentimiento del oponente, disminuyendo el uso de la marca impugnada la capacidad de las marcas reputadas YouTube de despertar una asociación inmediata con la empresa del oponente y, por tanto, provocando un perjuicio al carácter distintivo de los signos prioritarios; además y desde la perspectiva de la prohibición relativa que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas las diferencias entre los signos son claramente insuficientes para evitar el riesgo de confusión/asociación y el vínculo entre los signos comparados, existiendo un riesgo elevado de que el público relevante pueda creer que los productos para los que la marca impugnada ha sido solicitada provienen del oponente, o, en su caso, de una empresa vinculada económicamente con la recurrente, lo que constituye un riesgo de confusión.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, se acuerde la denegación de la marca núm. 3.683.083 'PIRO TUBERS' por incompatibilidad con las marcas de la mercantil actora.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir cierto parecido entre uno y otro signo pero no la suficiente identidad y semejanza requerida para aplicar la prohibición contenida en el artículo 6.1 Ley de Marcas toda vez que conforme a SSTS de 25 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2011, las letras y los números son elementos de uso común y no son susceptibles de ser utilizados por nadie en exclusiva, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Cuarto.- Reputándose improcedente el recibimiento del pleito a prueba, por las razones expuestas en el Auto de fecha 30 de mayo de 2019, fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 28 de mayo de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Comercial de Festes i Revetlles, S.L.. contra la dictada el 31 de mayo de ese mismo año, que había denegado el registro de la marca núm. 3.683.083, 'PIRO TUBERS' (mixta) por su incompatibilidad con las marcas previas de la Unión Europea 'YOU TUBE', en la clase 13 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- Comenzando con el análisis del defecto formal consistente en la falta de motivación de la resolución administrativa que denuncia la entidad actora cabe comenzar constatando cómo existe una obligación legal de motivar las resoluciones administrativas, pues el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas incluye, con carácter general, entre los requisitos de los actos administrativos el de motivación, con ' sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho', tratándose de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y de los resolutorios de recursos administrativos (en el mismo sentido artículo 88.3 del referido Cuerpo legal y artículos 54.1 y 89.3 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

En principio y como destaca la STC 72/1986, de 2 de junio ' es necesario decir que no es doctrina de este Tribunal imputar en todo caso indefensión a los actos administrativos no sancionadores por causa de inmotivación de los mismos, dada su naturaleza y la exigencia de operatividad y eficacia propios de aquéllos, hasta el punto de predicarse de los mismos una presunción de legitimidad. Lo que sí se ha exigido, y así la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1981, de 17 de julio , es que la Administración en los supuestos de actos o disposiciones limitativos de derechos fundamentales reconocidos en la C.E. debe justificarlos suficientemente y 'explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó' el derecho cuestionado'.

Por su parte el Tribunal Supremo, en reiterada doctrina jurisprudencial, ha puesto de manifiesto que, con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos, aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa, al ser el conocimiento de los mismos la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican,ex artículo 106.1 de la Constitución [ SSTS 5 abril 2017 (casación 1717/2015), 18 junio 2018 (casación 1161/2016) y 31 enero 2019 (casación 1306/2016), entre otras muchas].

El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 48.2 de la citada Ley.

Ahora bien, como puntualiza la STS 5 abril 2017 citada ' esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad, en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa' lo que, proyectado al caso concreto de las resoluciones administrativas denegatorias de autorizaciones o licencias, se traduce en el conocimiento suficiente por parte del interesado de las razones por las que se rechaza su solicitud, haciéndose explícita la razón de la denegación.

En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial estima la Sala que la motivación que contiene la resolución estimatoria del recurso de alzada posibilita a la interesada un perfecto conocimiento de las razones tomadas en consideración por la Administración demandada para adoptar semejante decisión, por cuanto contiene una específica mención a las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican en el caso concreto la concesión del registro y sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que no se haga específico análisis o referencia a la prohibición contenida en el artículo 8 de la Ley de Marcas a que hace mención la recurrente en la articulación del motivo de impugnación que estanos examinando, pues, como recuerda la STS 8 mayo 2015 (rec. 1056/2014), es jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera de dicho Alto Tribunal en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del referido precepto legal la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca, lo que es lógico, puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas.

Tercero.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Cuarto.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta'(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Quinto.- Pues bien, siendo netamente distintos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse (para distinguir productos de la clase 13 del Nomenclátor Internacional) y la prioritaria (que protege productos o servicios de las clases 9, 16, 21, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 42 43 y 45) tampoco apreciamos la existencia de un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, ni desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan ideas semejantes ni existen semejanzas desde el punto de vista fonético y denominativo entre los signos prioritarios y el que pretende registrarse que determinen un riesgo confusión en los destinatarios de los productos o servicios que, respectivamente, distinguen pues si este último está conformado por dos palabras y la segunda de ellas ('TUBERS'), ciertamente, coincide en lo sustancial con el segundo vocablo de los signos precedentes de los que es titular la aquí demandante ('TUBE') -con la excepción de las marcas prioritarias de la Unión Europea núms. 13019071 y 14493753, a las que luego haremos mención, en las que prima el elemento gráfico-, conformando un vocablo que podría evocar al usuario de 'YOU TUBE', dicho segundo vocablo viene precedido de otro ('PIRO'), prefijo evocativo del tipo de servicios que tratan de distinguirse (fuegos artificiales y productos pirotécnicos) y que provoca que, en un análisis del conjunto desde la perspectiva fonética y denominativa, no exista semejanza entre los signos en liza.

Pero es que a lo anterior se añaden las diferencias apreciables desde el punto de vista de la representación gráfica. Los sinos prioritarios de los que es titular la demandante 'YOU TUBE' presentan, exclusivamente, peculiaridades en cuanto a la presentación gráfica de los vocablos que conforman tales signos y a la inclusión del segundo de los vocablos en un rectángulo de distinto color (gris, tratándose de las marcas de la Unión Europea núm. 5227251 y 10311132; negro, en el caso de la marca prioritaria de la Unión núm. 12177317; y rojo en el de la marca núm. 12177366). Por su parte la marca solicitada, como se expone en la resolución estimatoria del recurso de alzada, se encuadra con un rectángulo empleando tonos rojos, morados y negros de distinta intensidad y en cuyo interior hay diversos motivos estampados (rayas, líneas rectas, semicírculos, rectángulos), ocupando la parte central el elemento denominativo 'PIRO TUBERS' reproducido con tipografía característica e integrándose en la secuencia un rectángulo rojo en cuyo interior se sitúa un triángulo isósceles en horizontal, evocando el universalmente conocido símbolo de 'play', único elemento en el que la marca solicitante, desde esta perspectiva de su representación gráfica, coincide con las prioritarias de la Unión Europea núms. 13019071 y 14493753 que, pese a representar idéntico rectángulo con un triángulo isósceles en su interior, presentan una disposición de colores y un impacto visual completamente diferenciado.

En suma, los respectivos conjuntos son denominativa, fonética, gráfica y visualmente distintos, por lo que no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen, debiendo añadirse que, por más que se tengan por renombradas las marcas oponentes y la adición de las letras 'r' y 's' al final del segundo de los vocablos que conforma el elemento denominativo del signo que pretende registrarse evoque el concepto de usuario de 'YOU TUBE' ello no autoriza, en absoluto, a concluir que el consumidor percibirá una y otras marcas como provenientes del mismo empresario o grupo, lo que excluye la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas, que invoca la parte actora en los fundamentos de derecho de su escrito rector, no estimándose que exista aquí un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o la reputación de las marcas oponentes ni que la nueva marca debilite, en absoluto, la capacidad de las prioritarias para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado.

Como afirmábamos en nuestra Sentencia de 6 de febrero de 2020 (rec. 744/2018), en la que se combatía la concesión del registro de la marca española núm. 3.661.506 'BOLILLOTUBER' (denominativa) en clase 41, para servicios de 'Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales' (y, por tanto, para uno de los productos o servicios que, asimismo, distinguen los signos prioritarios que en ambos procesos trataban de hacerse valer) ' (...) En realidad el término 'TUBER' no deja de ser una simplificación del término común en español 'YUTUBER' cuya versión inglesa 'YOUTUBER' está agregada al Oxford English Dictionary en el que se le define como 'usuario frecuente del sitio web para compartir videos You Tube, especialmente alguien que produce y aparece en los videos'. La frecuencia en el uso del término ha conllevado su generalización, al ser de uso habitual y común y sin que al recurrente tenga inscrito dicho término, y determina que, en sí mismo, ni tenga un significado excluyente ni constituya una mera derivación de la marca en beneficio de la recurrente por el mero hecho de utilizar el canal 'YOU TUBE', y ello por carecer, aquél, de sustantividad propia al no dejar de ser un término común, no apropiable, que alcanzará la protección registral en combinación con otros signos o términos de suerte que pueda formar parte de una marca cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; aunque, en tales casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo nombre genérico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas a pesar de la identidad del nombre genérico.

Así, si se tiene en cuenta que en la comparación entre los signos enfrentados resultan evidentes las diferencias denominativas y fonéticas entre ellos si no se descomponen en los términos que se realiza en demanda, no se puede establecer que la notoriedad de la marca 'YOU TUBE' se esté generalizando por la definición de quien utiliza el canal, como tampoco se puede establecer que el riesgo de asociación al que se alude pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de dicha notoriedad habida cuenta la finalidad propia del sitio web que no es otra que los usuarios la utilicen para la finalidad pretendida como la de quien obtuvo el registro de la marca'.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri, en nombre de Google, LLC, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2018, imponiendo a la entidad actora el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0138-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dña. Mª Soledad Gamo Serrano

PO 138/2019

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA:

Que la anterior fotocopia, compuesta de folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a .