Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 260/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 258/2019 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2019/0008821
Procedimiento Ordinario 258/2019
RECURSO 258/2019
SENTENCIA NÚMERO 260/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 258/2019, interpuesto por D.
Roman , representado por Dª. Virginia Camacho Villar y defendido por Dª. María Encarnación Robles Rodríguez
en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y D.
Severiano , representado por D. Pablo José Trujillo Castellano y defendido por Dª. Diana Garrido Jiménez,
siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 5 de abril de 2019 Dª. Virginia Camacho Villar, en representación de D. Roman , interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de julio de 2018, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 17 de abril, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 7 de junio de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 9 de enero de 2018 D. Severiano solicitó el registro de la marca nacional núm. 3.698.586 'PUZZLE INTERNATIONAL CLUB' (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos o servicios en clases 25 y 41, formulándose oposición por D. Roman , titular de la marca previa núm. 2.731.647 ('PUZZLE'), en clases 41 y 43 y dictándose finalmente resolución de concesión parcial (en la clase 25), que fue confirmada en vía de alzada; la propia resolución impugnada afirma la existencia de suficientes semejanzas fonéticas y denominativas, de conjunto, gráficas como de impacto visual y conceptualmente que hace que los signos sean incompatibles, concurriendo la prohibición de registro que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; habiendo establecido la jurisprudencia que no es necesaria una identidad entre las marcas para que no pueda concederse una nueva cuando hay otra más antigua para distinguir el mismo producto sino que basta que entre ellas exista un parecido suficiente para que el error pueda producirse en este caso la identidad en la denominación de las marcas enfrentadas, unida a la identidad parcial en el elemento gráfico y a la complementariedad existente en el campo aplicativo en el que ambas operan, determina la incompatibilidad entre las marcas en pugna, ante el evidente riesgo de confusión o de asociación que pudiera generarse en el mercado, además de atentar contra la marca núm. 2.219.982 'PUZZLE', registrada en clase 25; debe tenerse en cuenta, además, que los productos y servicios que una y otra marca distinguen pueden concurrir en un mismo mercado, lo que contribuye aún más a la incompatibilidad de los signos enfrentados.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se acuerde la denegación de la marca núm. 3.698.586 'PUZZLE INTERNATIONIAL CLUB' en clase 25 y, en consecuencia, se ordene la cancelación del registro de la referida marca, con expresa condena en costas.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria pero no la exigible identidad o semejanza entre los bienes, servicios o actividades identificados por los signos, segundo requisito que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas para la aplicación del referido precepto legal, no siendo de apreciar la invocada complementariedad en los ámbitos aplicativos respectivos por lo que, al referirse a bienes o servicios diferenciados, no existe riesgo de confusión o asociación, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, el codemandado D. Severiano , a través de su representación procesal, poniendo de manifiesto, asimismo, dicho litigante en su escrito de contestación que, en realidad, fue la sociedad Rimalpa, S.L. -en la que prestó laboralmente sus servicios el recurrente desde 1998 hasta el 2003- la creadora y explotadora tanto de la marca como de los logos que la acompañan y que el demandante se ha atribuido para simular una titularidad que en realidad no le pertenece.

Cuarto.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio se evacuó por demandante y demandadas trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y se señaló para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 4 de junio de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de julio de 2018, de concesión parcial de la marca núm. 3.698.586 'PUZZLE INTERNATIONAL CLUB' (mixta) para distinguir productos o servicios de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con la marca previa núm. 2.731.647 ('PUZZLE'), inscrita a favor de D. Roman para distinguir productos o servicios de las clases 41 y 43 del Nomenclátor, denegando la solicitud de registro del aludido signo distintivo en la clase 41.

La precitada resolución estima que, tratándose de productos o servicios de la clase 25 del Nomenclátor Internacional no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración si, ciertamente, existen semejanzas claramente apreciables en el análisis comparativo de los elementos denominativos y gráficos de los signos enfrentados lo que no concurre es identidad ni relación entre los ámbitos aplicativos de las marcas en conflicto, habida cuenta que la resolución de concesión parcial que aquí se combate circunscribe la nueva marca a productos o servicios de la clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), en tanto que la prioritaria distingue productos o servicios de las clases 41 [servicios de discotecas, clubes nocturnos (cabarets, salas de fiestas); servicios de organización, producción y representación de toda clase de espectáculos; music-hall (espectáculos de variedades); servicios de orquestas; organización de bailes; organización de concursos de música y baile] y 43 [servicios de restauración (alimentación); servicios de bar, cafetería, restaurante; hospedaje temporal; servicios hoteleros], falta de coincidencia y de relación entre ámbitos aplicativos que excluye directamente la aplicación postulada de la prohibición prevenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Y es que, frente a lo que aduce la demandante en su escrito rector, no cabe extraer relación de complementariedad alguna entre los ámbitos aplicativos concernidos con sustento en la mera circunstancia de que la utilización de la marca estampada en prendas de vestir sea uno de los posibles medios de publicidad de las actividades recreativas y de ocio, a lo que se añade la consideración de no venir incluidos los servicios de publicidad, precisamente, entre los amparados por la marca prioritaria.

Quinto.- Resta por significar que, conforme es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros, como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para ambos demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- En fecha 5 de abril de 2019 Dª. Virginia Camacho Villar, en representación de D. Roman , interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de julio de 2018, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 17 de abril, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 7 de junio de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 9 de enero de 2018 D. Severiano solicitó el registro de la marca nacional núm. 3.698.586 'PUZZLE INTERNATIONAL CLUB' (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos o servicios en clases 25 y 41, formulándose oposición por D. Roman , titular de la marca previa núm. 2.731.647 ('PUZZLE'), en clases 41 y 43 y dictándose finalmente resolución de concesión parcial (en la clase 25), que fue confirmada en vía de alzada; la propia resolución impugnada afirma la existencia de suficientes semejanzas fonéticas y denominativas, de conjunto, gráficas como de impacto visual y conceptualmente que hace que los signos sean incompatibles, concurriendo la prohibición de registro que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; habiendo establecido la jurisprudencia que no es necesaria una identidad entre las marcas para que no pueda concederse una nueva cuando hay otra más antigua para distinguir el mismo producto sino que basta que entre ellas exista un parecido suficiente para que el error pueda producirse en este caso la identidad en la denominación de las marcas enfrentadas, unida a la identidad parcial en el elemento gráfico y a la complementariedad existente en el campo aplicativo en el que ambas operan, determina la incompatibilidad entre las marcas en pugna, ante el evidente riesgo de confusión o de asociación que pudiera generarse en el mercado, además de atentar contra la marca núm. 2.219.982 'PUZZLE', registrada en clase 25; debe tenerse en cuenta, además, que los productos y servicios que una y otra marca distinguen pueden concurrir en un mismo mercado, lo que contribuye aún más a la incompatibilidad de los signos enfrentados.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se acuerde la denegación de la marca núm. 3.698.586 'PUZZLE INTERNATIONIAL CLUB' en clase 25 y, en consecuencia, se ordene la cancelación del registro de la referida marca, con expresa condena en costas.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria pero no la exigible identidad o semejanza entre los bienes, servicios o actividades identificados por los signos, segundo requisito que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas para la aplicación del referido precepto legal, no siendo de apreciar la invocada complementariedad en los ámbitos aplicativos respectivos por lo que, al referirse a bienes o servicios diferenciados, no existe riesgo de confusión o asociación, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, el codemandado D. Severiano , a través de su representación procesal, poniendo de manifiesto, asimismo, dicho litigante en su escrito de contestación que, en realidad, fue la sociedad Rimalpa, S.L. -en la que prestó laboralmente sus servicios el recurrente desde 1998 hasta el 2003- la creadora y explotadora tanto de la marca como de los logos que la acompañan y que el demandante se ha atribuido para simular una titularidad que en realidad no le pertenece.

Cuarto.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio se evacuó por demandante y demandadas trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y se señaló para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 4 de junio de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de julio de 2018, de concesión parcial de la marca núm. 3.698.586 'PUZZLE INTERNATIONAL CLUB' (mixta) para distinguir productos o servicios de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con la marca previa núm. 2.731.647 ('PUZZLE'), inscrita a favor de D. Roman para distinguir productos o servicios de las clases 41 y 43 del Nomenclátor, denegando la solicitud de registro del aludido signo distintivo en la clase 41.

La precitada resolución estima que, tratándose de productos o servicios de la clase 25 del Nomenclátor Internacional no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración si, ciertamente, existen semejanzas claramente apreciables en el análisis comparativo de los elementos denominativos y gráficos de los signos enfrentados lo que no concurre es identidad ni relación entre los ámbitos aplicativos de las marcas en conflicto, habida cuenta que la resolución de concesión parcial que aquí se combate circunscribe la nueva marca a productos o servicios de la clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), en tanto que la prioritaria distingue productos o servicios de las clases 41 [servicios de discotecas, clubes nocturnos (cabarets, salas de fiestas); servicios de organización, producción y representación de toda clase de espectáculos; music-hall (espectáculos de variedades); servicios de orquestas; organización de bailes; organización de concursos de música y baile] y 43 [servicios de restauración (alimentación); servicios de bar, cafetería, restaurante; hospedaje temporal; servicios hoteleros], falta de coincidencia y de relación entre ámbitos aplicativos que excluye directamente la aplicación postulada de la prohibición prevenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Y es que, frente a lo que aduce la demandante en su escrito rector, no cabe extraer relación de complementariedad alguna entre los ámbitos aplicativos concernidos con sustento en la mera circunstancia de que la utilización de la marca estampada en prendas de vestir sea uno de los posibles medios de publicidad de las actividades recreativas y de ocio, a lo que se añade la consideración de no venir incluidos los servicios de publicidad, precisamente, entre los amparados por la marca prioritaria.

Quinto.- Resta por significar que, conforme es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros, como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para ambos demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª.

Virginia Camacho Villar, en representación de D. Roman contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de enero de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de julio de 2018, imponiendo al recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia (1.500 euros para cada uno de las demandados).

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0258-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido Dña. Mª Soledad Gamo Serrano