Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 290/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 378/2019 de 25 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2019/0012198
P.O. 378/2019
SENTENCIA Nº: 290/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
lustrísimos Señores:
Presidente:
D. JOSÉ DANIEL SANZ HEREDERO
Magistrados:
D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR
D. JOSÉ RAMÓN CHULVI MONTANER
D. ENRIQUE GABALDON CODESIDO
Dña. MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO
En la villa de Madrid, a veinticinco de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 378/2019, interpuesto por
Five Link 2005, S.L., representada por Dª. Ana Isabel Colmenarejo Jover y defendida por Dª. María Jesús
Sanmartín Sanmartín en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española
de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado
del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 20 de mayo de 2019 Dª. Ana Isabel Colmenarejo Jover, en representación de Five Link 2005, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de junio de 2018, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 30 de mayo, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 11 de noviembre de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: solicitada en España la validación de la marca internacional 'BLUNNY' fue formulada oposición por la demandante con base a la existencia de los signos prioritarios 'TITTO BLUNI' y 'TITTOBLUNI', siendo finalmente validada la referida marca sin contenerse en la resolución desestimatoria del recurso de alzada ni en la ulterior rectificación de la misma razonamiento alguno sobre las supuestas diferencias gráficas ni sobre las diferencias conceptuales existentes, siendo que el término 'BLUNNY' consiste en un término fonéticamente idéntico al vocablo 'BLUNI'; no se expone por la Oficina Española de Patentes y Marcas ni se motivan someramente, conforme a razonamientos específicos aplicables al caso concreto, las resoluciones impugnadas, como tampoco se toman en consideración las pautas interpretativas del riesgo de confusión dadas por los Tribunales Comunitarios o de la Unión Europea que el propio organismo considera de aplicación analógica; la comparación de los signos enfrentados presenta una completa cuasi identidad susceptible de generar duda y error en el mercado, lo que evidencia que la posibilidad de coexistencia pacífica entre ellos en el mercado resulta totalmente imposible, siendo de plena aplicación al caso la norma prohibitiva que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; existe semejanza, rayana en la identidad, entre las denominaciones, porque el elemento preponderante o único de las denominaciones de las marcas a considerar es fonéticamente idéntico; la resolución recurrida infringe, además, las normas relativas a la protección de la notoriedad de las marcas 'TITTO BLUNI' y las señas de identidad de su titular y la doctrina jurisprudencial relativa al concepto, requisitos y protección de la marca notoria.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución impugnada por no ser conforme a Derecho decretando, consecuentemente, que sea revocada la concesión y el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca 'BLUNNY' para todos los productos de la clase 25 del Nomenclátor para los que fue concedida, imponiendo a la Administración demandada las costas procesales causadas.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por resultar de la mera confrontación de las marcas enfrentadas, único criterio correcto de contraste, la inexistencia de toda posibilidad de error o confusión en el mercado, dadas las evidentes diferencias entre ambos signos, siendo la resolución administrativa impugnada plenamente conforme a Derecho.



CUARTO.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio, se concedió, conforme a lo solicitado por la recurrente, trámite de conclusiones escritas, que caducó para ambas litigantes y se señaló para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 11 de junio de 2020.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de junio de 2018, de concesión de la validación en España de la marca internacional núm. 1.369.357, 'BLUNNY' (denominativa) para distinguir productos en la clase 25 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con las marcas previas A957936 ('TITTO BLUNI') y M1226176 ('TITTOBLUNI').

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y las prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 25 (con carácter general prendas de vestir y calzado) apreciamos que concurre un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores pues, como aduce la recurrente en los fundamentos de derecho de su escrito rector, siendo la marca cuya validación en España se pretende denominativa, su único vocablo ('BLUNNY') viene a coincidir sustancialmente con el término distintivo y autónomo 'BLUNI' contenido en los signos prioritarios, diferenciándose tan solo en la circunstancia de añadir una 'N' y utilizar la letra 'Y' en lugar de la 'I', lo que no añade la suficiente diferenciación desde el punto de vista de la composición, en tanto que desde el punto de vista fonético la pronunciación es idéntica.

En suma, los respectivos signos son denominativa y fonéticamente similares, imponiendo el principio de interdependencia, al ser coincidentes los ámbitos aplicativos respectivos, como hemos dicho, un especial rigor en el análisis comparativo, a lo que se añade igualmente la especial protección de que es merecedora la marca prioritaria que se hace mención en el escrito de demanda y que ha quedado aquí incuestionada.



QUINTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 20 de mayo de 2019 Dª. Ana Isabel Colmenarejo Jover, en representación de Five Link 2005, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de junio de 2018, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 30 de mayo, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 11 de noviembre de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: solicitada en España la validación de la marca internacional 'BLUNNY' fue formulada oposición por la demandante con base a la existencia de los signos prioritarios 'TITTO BLUNI' y 'TITTOBLUNI', siendo finalmente validada la referida marca sin contenerse en la resolución desestimatoria del recurso de alzada ni en la ulterior rectificación de la misma razonamiento alguno sobre las supuestas diferencias gráficas ni sobre las diferencias conceptuales existentes, siendo que el término 'BLUNNY' consiste en un término fonéticamente idéntico al vocablo 'BLUNI'; no se expone por la Oficina Española de Patentes y Marcas ni se motivan someramente, conforme a razonamientos específicos aplicables al caso concreto, las resoluciones impugnadas, como tampoco se toman en consideración las pautas interpretativas del riesgo de confusión dadas por los Tribunales Comunitarios o de la Unión Europea que el propio organismo considera de aplicación analógica; la comparación de los signos enfrentados presenta una completa cuasi identidad susceptible de generar duda y error en el mercado, lo que evidencia que la posibilidad de coexistencia pacífica entre ellos en el mercado resulta totalmente imposible, siendo de plena aplicación al caso la norma prohibitiva que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; existe semejanza, rayana en la identidad, entre las denominaciones, porque el elemento preponderante o único de las denominaciones de las marcas a considerar es fonéticamente idéntico; la resolución recurrida infringe, además, las normas relativas a la protección de la notoriedad de las marcas 'TITTO BLUNI' y las señas de identidad de su titular y la doctrina jurisprudencial relativa al concepto, requisitos y protección de la marca notoria.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución impugnada por no ser conforme a Derecho decretando, consecuentemente, que sea revocada la concesión y el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca 'BLUNNY' para todos los productos de la clase 25 del Nomenclátor para los que fue concedida, imponiendo a la Administración demandada las costas procesales causadas.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por resultar de la mera confrontación de las marcas enfrentadas, único criterio correcto de contraste, la inexistencia de toda posibilidad de error o confusión en el mercado, dadas las evidentes diferencias entre ambos signos, siendo la resolución administrativa impugnada plenamente conforme a Derecho.



CUARTO.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio, se concedió, conforme a lo solicitado por la recurrente, trámite de conclusiones escritas, que caducó para ambas litigantes y se señaló para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 11 de junio de 2020.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de junio de 2018, de concesión de la validación en España de la marca internacional núm. 1.369.357, 'BLUNNY' (denominativa) para distinguir productos en la clase 25 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con las marcas previas A957936 ('TITTO BLUNI') y M1226176 ('TITTOBLUNI').

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y las prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 25 (con carácter general prendas de vestir y calzado) apreciamos que concurre un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores pues, como aduce la recurrente en los fundamentos de derecho de su escrito rector, siendo la marca cuya validación en España se pretende denominativa, su único vocablo ('BLUNNY') viene a coincidir sustancialmente con el término distintivo y autónomo 'BLUNI' contenido en los signos prioritarios, diferenciándose tan solo en la circunstancia de añadir una 'N' y utilizar la letra 'Y' en lugar de la 'I', lo que no añade la suficiente diferenciación desde el punto de vista de la composición, en tanto que desde el punto de vista fonético la pronunciación es idéntica.

En suma, los respectivos signos son denominativa y fonéticamente similares, imponiendo el principio de interdependencia, al ser coincidentes los ámbitos aplicativos respectivos, como hemos dicho, un especial rigor en el análisis comparativo, a lo que se añade igualmente la especial protección de que es merecedora la marca prioritaria que se hace mención en el escrito de demanda y que ha quedado aquí incuestionada.



QUINTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Ana Isabel Colmenarejo Jover, en nombre de FIVE LINK 2005, S.L., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de junio de 2018, anulando y dejando sin efecto el acto administrativo impugnado y decretando, en consecuencia, la procedencia de denegar la validación en España de la marca internacional 1.369.357 'BLUNNY' para los productos de la clase 25 a que viene referida la solicitud e imponiendo a la demandada el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0378-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto ley 16/2010, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. JOSÉ DANIEL SANZ HEREDERO D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR D. JOSÉ RAMÓN CHULVI MONTANER D. ENRIQUE GABALDON CODESIDO Dña. MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO