Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 306/2018, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 215/2015 de 03 de Mayo de 2018

Encabezamiento

Recurso nº 215 /2015
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Primera
Sentencia número 306/2.018
Ilmos. Sres. Presidente: Don Mariano Ferrando Marzal. Magistrados/as: Don Carlos Altarriba Cano,
Doña Desamparados Iruela Jiménez, Doña Laura Alabau Martí y Doña Estrella Blanes Rodríguez.
En la Ciudad de Valencia 3 de mayo del 2018
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso- administrativo número 215 /2015 interpuesto
por ESCOLA SUPERIOR D#ART I TECNOLOGIA SLL ESAT, contra la Resolucion de la Oficina Española
de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de fecha 31.8.2015 que inadmitió el
recurso interpuesto por la actora y confirmó la resolución de fecha 19.11.2014, que inadmitió la oposición
formulada por la actora por estar presentada fuera del plazo legal y en consecuencia acordó al concesión total
del registro solicitado por Aula Forma AM SL de la Marca ESSAT ,habiendo sido parte, como demandada la
Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y como codemandada
AULA FORMA AM SL.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Estrella Blanes Rodríguez

Antecedentes

PRIMERO .- La recurrente interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolucion de fecha 31.8.2015, que inadmitió el recurso interpuesto por la actora y confirmó la resolución de fecha 19.11.2014, que inadmitió la oposición formulada por la actora por estar presentada fuera del plazo legal y en consecuencia acordó la concesión total del registro solicitado por Aula Forma AM SL de la Marca ESSAT, por haber sido presentado fuera de plazo el escrito de oposición, al haber sido presentado por correo administrativo el 19 de septiembre, habiendo finalizado el plazo el 17 de septiembre por haber sido publicada la solicitud el 17.8.2014.

Recibido el expediente la actora formalizó escrito de demanda en el que solicitó la anulación de la resolución impugnada, la declaración de nulidad del procedimiento y de la resolución de concesión de marca, así como de todos los actos dimanantes o consecuentes a la misma con las consecuencias derivadas del tal reconocimiento, dejando sin efecto la resolución y demás actos retrotrayendo las actuaciones y procedimiento al momento inicial y tramites omitidos, teniendo en cualquier caso por formulada en tiempo y forma la oposición presentada frente a la solicitud de marca en sede administrativa, así como 'ad cautelam' en caso de desestimación de los motivos alegados frente a la resolución impugnada se declare la propia nulidad de la marca solicitada .



SEGUNDO.- Las representaciones de la demandadas contestaron a la demanda, mediante escrito en el que solicitaron que fuera dictada sentencia desestimando el recurso.



TERCERO.- Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, fue practicado con el resultado que obra en autos y tras la presentación de conclusiones, quedaron los autos pendientes para deliberación, votación y fallo.



CUARTO.- Fue señalado la deliberación, votación y fallo el día 25 de abril del 2018.



QUINTO.- En la tramitación del presente proceso han sido observadas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO: La actora expone los hechos que considera relevantes, en particular que la codemandada presentó su solicitud de registro de la marca ESSAT en fecha 23 junio 2014, que la administracion dictó la resolución el 19 de noviembre del mismo año, concediéndole la marca nacional en la clase 41 para los servicios de educación y formación siendo la actora titular previa y pacífica de sendas marcas comunitaria y nacional ESAT, para la misma clase de servicios desde su constitución y objeto social.

Expone que nunca recibió notificación de incoación de expediente como titular de la marca nacional 2867573 y anterior A004752581 con idéntica denominación registradas en la clase 41, conforme exige el artículo 18.4 de la ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas, añade que habiendo tenido conocimiento oficioso, sobre la incoación del expediente precitado presentó en tiempo y forma oposición a la misma, habiendo emitido la Oficina española la comunicación de la existencia de la solicitud y habiendo incurrido la solicitante de la marca en prohibición con la marca registrada por la actora lo que debió haber producido, a su juicio, el rechazo de oficio de la Oficina española de marcas de patentes y marcas .

En consecuencia dada la inexistencia de comunicación previa preceptiva como titular de la marca previamente registrada, alega la nulidad de actuaciones por infracción de normas y garantías básicas del procedimiento, vulneración de los principios constitucionales de legalidad seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e invoca el derecho de igualdad la interdicción de la indefensión y la tutela administrativa y judicial efectiva, insistiendo en que no recibió notificación alguna respecto de la solicitud de la marca no constando en el expediente remitido por la oficina la notificación, vulnerando por tanto el artículo 18.4 de la ley de Marcas y el art 15 del reglamento de ejecución aprobado invocando la jurisprudencia que considera de aplicación.

Añade que presentó en tiempo y forma oposición, considera un error de la administración la inadmisión del recurso por lo que la resolución dictada es nula por infracción de normas garantías básicas y vulneración de los principios constitucionales ya invocados anteriormente, exponiendo que presentó la oposición en fecha 17/9/2014 en la oficina de correos de Valencia por correo certificado con acuse de recibo , que recibió dos días después de la Oficina de patentes habiendo aportado todos los documentos que acreditan su presentación con el escrito de oposición que fue formulada en tiempo y forma .

Por último expone que la marca solicitada por el codemandado incurre en causa de prohibición absoluta de forma evidente por la identidad o similitud fonética gráfica y conceptual de la marca de la actora, así como por la identidad o similitud de los productos o servicios designados, lo que imposibilita legalmente el acceso su registro y concesión de conformidad con el art. cinco y el art. seis de la ley de Marcas y el artículo 13 Reglamento de ejecución, invoca la jurisprudencia del Tribunal supremo, exponiendo que no se ha procedido al examen de fondo por lo que se ha producido un infracción legal de las normas y garantías básica del procedimiento administrativo.

El Abogado del Estado se opone, alegando que el escrito de oposición se presentó fuera del plazo de dos meses que exige el art. 19 y 17 del Reglamento de marcas, por haber sido presentado el 19 de septiembre considerando que no son ciertas las alegaciones de la demandante acerca de que la administración, no cumplió sus obligaciones porque la oficina realizó conforme dispone el artículo 18.4 de la ley una búsqueda informática de anterioridades, la comunicación de publicación de la solicitud a los titulares de los derechos que resultan de la búsqueda se hace a efectos simplemente informativos, sin que el procedimiento del expediente hecha la búsqueda resultara registro alguno en las circunstancias que exige la ley para su comunicación Por su parte la codemandada alega excepción procesal de falta de legitimación activa 'ad procesum' del artículo 51.1 b ) y e) de de la ley de la jurisdicción , por haber sido presentado el escrito de oposición fuera de plazo.

Expone los hechos que a su juicio resultan de la resolución recurrida de la ficha pública y del expediente administrativo, considerando que el actor no ha acreditado que la administracion no actuará correctamente, porque no ha justificado que presentara su escrito de oposición conforme exige el art. 31 del RD 1829/1999 que regula la prestación de servicios postales y art.38 de la ley 30/92 . Añade las características de la marca que le ha sido concedida con el número 2.590.526, que fue solicitada previa comprobación de que la denominación era única, que la actora presentó su oposición fuera de plazo, que consta en la ficha. que si hubo la comunicación a terceros prevista en el artículo 18.4 de la Ley de marcas el 11 de julio de forma automática por el departamento de informática, constando este extremo en la ficha informática.

Considera la tramitación de la marca correcta y sujeta al reglamento, la pretensión del recurrente ha sido desestimada por razones objetivas, la comunicación a terceros tuvo lugar según consta en la ficha el 11 de junio, la codemandada es titular y registró los derechos de la marca, no hay una prohibición de Registro absoluta del art. 5 de la ley de marcas , siendo en todo caso una prohibición relativa, no puede pretenderse un examen de oficio, sobre el fondo del asunto porque no se cumple el art. 19 y el art. 20 de la ley y la pretensión del recurrente ha sido extemporánea.



SEGUNDO: En primer lugar procede la desestimación de la inadmisibilidad formulada por la codemandada de falta de legitimación activa 'ad procesum' el del artículo 51.1 b ) y e) de de la ley de la jurisdicción , por haber sido presentado el escrito de oposición fuera de plazo, por estar legitimada la recurrente al ser titular de una marca registrada ESAT, registro anterior prioritario en la misma clase 41 educción y formación, para oponerse a la marca obtenida por la codemandada ESSAT y en segundo lugar por ser precisamente el objeto del recurso, la inadmisibilidad de la oposición a la marca, debiendo resolver este Tribunal precisamente si la citada oposición estaba o no dentro de plazo.

Constan en el expediente administrativo los siguientes extremos: 1º.-Solicitud de registro de marca de Aula Forma AM SL presentado el 23 de junio del 2014, para marca de productos o servicios ESSAT tipo distintivo denominativo y gráfico en rojo 172 C y blanco.

2º.- La actora presentó oposición a la solicitud constando en dicha Oposición la fecha de la publicación de la marca el 17 de julio del 2014 y sello de entrada en la oficina española de Marcas y patentes de 19 de setiembre del 2014 exponiendo los registros de marca en que se basa la oposición y el producto o servicio a los que se formula oposición.

3º.-La administracion dictó resolucion, inadmitiendo la oposición por estar presentada fuera del plazo y formulado recurso por la actora contra la citada resolucion en el que fue alegada la inexistencia de comunicación preceptiva como titular de marca previamente registradas y la presentación en tiempo y forma de la oposición formulada en fecha 17 de septiembre del 2014 acompañando a los documentos de correos que acrediten su presentación en la citada fecha en particular a envío de correo de carta certificada con fecha de emisión el día 17 de septiembre y recepción del correo certificado por la Oficina de patentes el día diecinueve .

4º.-La administracion dictó resolucion de recurso de alzada inadmitiendo la oposición por considerar que ésta, había sido interpuesta fuera del plazo previsto de dos meses en concreto el 19 de setiembre, siendo por tanto extemporáneo y considerando que en todo caso la previsión de búsqueda de informática de anterioridades y la comunicación en su caso, resultan efectos simplemente informativos no apareciendo en la búsqueda ningún registro en las circunstancias que le ley exige para su comunicación Ha sido probado en la tramitación de los presentes autos en periodo probatorio mediante el CD remitido por Correos y telégrafos, con código, fecha de admisión, Identidad y domicilio del remitente y destinatario que la recurrente presentó el escrito de oposición en correos el 17 de setiembre del 2014, siendo recibido dicho escrito el día diecinueve del mismo mes en la Oficina de patentes y marcas.

Por ello, aun cuando no conste, ni haya sido justificado por la recurrente la presentación de su escrito de oposición conforme dispone el art. 31 del RD 1829/199 y 38 de la ley 30/92 , lo cierto es que la recurrente ha acreditado de forma indubitada que presentó su escrito de oposición el día 17 de septiembre del 2014, es decir dentro del plazo de dos meses desde la fecha de la publicación de la solitud de la marca ESSAD.

Asimismo no constando en el expediente la comunicación a la actora de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la ley de marcas y habiendo sido aportado por la codemandada carta de la oficina de patentes a la recurrente de fecha 11 de julio del 2014, no puede ser tenida en consideración esta comunicación, puesto que no ha sido aportado, ni consta en el expediente acuse de recibo de dicha carta.

En lo referente a la captura de pantalla de email de fecha 28.6.2016 de comunicación a titulares de expedientes prioritarios en particular al titular de la marca 2867 573, de la que resulta titular la actora, adjuntando copia de la carta de 11 de julio de 2014, resulta irrelevante a los efectos que nos ocupa hacer a puesto que todo caso el citado correo electrónico, es de fecha junio del 2016, es decir muy posterior a la fecha en la que fue concedida el registro de marca a la codemandada y posterior a la fecha en la que la actora formuló oposición .

Así las cosas procede la estimación del recurso de la actora declarando nula la resolucion impugnada, de conformidad con lo previsto en el articulo 62 .e ) y 63.2 de la ley 30/92 , que inadmitió ,generando indefensión a la opositora, la oposición al registro de la marca estando dicha oposición, como hemos dicho dentro del plazo legal de dos meses previsto en el art. 17.1 y art. 191 1 del Reglamento de Marcas y dado que la publicación de la solicitud tuvo lugar el 17 de agosto del 2014 y que la actora acreditó tanto en la interposición del recurso( documento número cuatro del expediente) como en la prueba practicada en estos autos, que presentó el escrito de oposición el 17 de setiembre del 2014, dentro plazo de dos meses previsto en el citado reglamento.

Por el contrario, ni la administración, ni la codemandada han justificado de forma fehaciente que fuera notificado a la recurrente conforme exige el artículo 18.4 de la ley de Marcas mediante carta de 11 de julio del 2014, la comunicación a efectos informativos de la solicitud de registro de marca, para que pudiera oponerse al Registro de marca solicitado, dado que era titular de signo anterior inscrito el registro de marcas, careciendo por tanto de sentido que se afirme en la resolucion declarada nula que, en el expediente de referencia hecha la búsqueda no apareció registro alguno en las circunstancias que la ley exige para su comunicación ya que por el contrario coste en la documentación aportada por el codemandado consat la citada carta, sin acuse de recibo y el correo electrónico remitido en fecha 28 de junio del 2016 en el que se afirma haber remitido a la recurrente la citada carta.

Por lo expuesto declarada la nulidad de la resolución impugnada procede tener a la actora por opuesta y resolver la conformidad a derecho de la concesión de la marca ESSAT a AULA FORMA AM SL, teniendo en consideración contrariamente a lo afirmado en la Resolucion que declaramos nula y dejamos sin efecto de fecha de 31 de agosto del 2014 ,que a ESCOLA SUPERIOR D# ART I TECNOLOGIA SLL ESAT, no le fue comunicada la existencia de la solicitud de la marca ESSAT, conforme dispone el artículo 18.4 de la ley de marcas estando acreditado que la actora es titular de la Marca 2 687 573 .

Así las cosas, tanto si nos encontramos ante una prohibición absoluta del articulo 5 y 6 de la ley de Marcas en la que procede la revisión de 0ficio por parte de la Oficina de patentes de acuerdo con el art. 13 del Reglamento y Marcas , como relativa al haber formulada la actora oposición, siendo tercera legitimada, por tener registrada marca anterior que pudiera gozar de mejor derecho, lo cierto es que una vez formulada oposición en tiempo y forma al registro de la marca ESSAT, procede resolver sobre el fondo del asunto considerando la Sala que la marca solicitada y concedida a la codemandada incurre en prohibición relativa del articulo 6.1.a ) y b) de la ley de Marcas 17 /2001 por ser idéntica o al menos semejante a la marca prioritaria de la actora ( art. 6.2 de la misma ley ) y designar los mismo productos y servicios existiendo un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior . Y es que en efecto la actora es titular de la Marca ESAT registrada M2867573, para clase 41 para educación , formación esparcimiento, actividades deportivas y culturales otorgada el 4.3 2009, extremo no contradicho por la administración, ni por la codemandada y la marca solicitada y concedida por esta y a ésta última ESSAT para la misma clase y mismos servicios de educación y formación, resultan signos formados por una palabra idéntica fonéticamente y semejante en escritura al diferenciarse solo en la doble SS, sin que el distintivo en el que aparece la palabra ESSAT en rojo y blanco, confiera a esta última, a juicio de esta Sala la suficiente distinción para que no exista riesgo de confusión en el público ni de asociación con la marca anterior y prioritaria registrada por la actora.

Por lo expuesto procede estimar en este extremo el recurso por infringir la concesión de la marca ESSAT a AULA FORMA AM SL, el art. 6 de la Ley de Patentes 17 /2001 debiendo ser denegad el registro de la nueva marca por poder perjudicar a la actora , titular de marca similar ya registrada y por tanto con mejor derecho.



TERCERO : De conformidad con el art. 139.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa redactado por el apartado once del artículo tercero de la ley 37/2011, de 10 de octubre , de medidas de agilización procesal («BOE» 11 octubre). vigencia: 31 octubre 2011 , en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho y el Tribunal haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.3 de la misma ley , fija el importe de las costas atendiendo a la actividad procesal despegada la índole del asunto y su especial dificultad. Y del artículo 243.2 de al LEC redactado por el apartado veintiocho del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre). Vigencia: 7 octubre 2015.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimamos el recurso número 215 /2015 interpuesto por ESCOLA SUPERIOR D#ART I TECNOLOGIA SLL ESAT, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de fecha 31.8.2015, que inadmitió el recurso interpuesto por la actora y confirmó la resolución de fecha 19.11.2014, que inadmitió la oposición formulada por la actora por estar presentada fuera del plazo legal y acordó al concesión total del registro solicitado por Aula Forma AM SL de la Marca ESSAT declarando estas resoluciones nulas y dejándolas sin efecto, sin pronunciamiento en costas .

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretario de la misma, certifico,